Trademark owner's damages claim reduced to 5% of infringer's net profit as appeal dismissed; injunction upheld

Şedinţa publică din data de 12 decembrie 2023

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 06.06.2019 sub nr. x/2019, reclamanta A. S.R.L. a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L. obligarea pârâtei la: abţinerea de la folosire a semnului "A." în activitatea sa comercială, inclusiv, dar nelimitat la aplicarea semnului pe documente, comunicaţii şi orice materiale publicitare, inclusiv sub forma casetelor şi firmelor luminoase sau neluminoase aplicate pe sau în interiorul sediului pârâtei din Bucureşti, str. x, precum şi pe sau în interiorul oricăror alte sedii, puncte de lucru ale pârâtei sau oricăror imobile în care pârâta îşi desfăşoară activitatea; înlăturarea denumirii "A." inscripţionată pe sau în interiorul sediului pârâtei din Bucureşti, Str. x, precum şi pe sau în interiorul oricăror alte sedii, puncte de lucru ale pârâtei sau oricăror imobile în care pârâta îşi desfăşoară activitatea; abţinerea de la folosirea numelui de domeniu www.x.ro sau a oricărui alt nume de domeniu conţinând sintagma "A.", inclusiv, fără a se limita la, prin luarea măsurilor necesare pentru a face domeniul www.x.ro, precum şi orice alte domenii conţinând sintagma "A." inaccesibile publicului; abţinerea de la utilizarea sintagmei "A." în mediul on-line, inclusiv, fără o se limita la, în scopuri publicitare; la plata de despăgubiri estimate cu titlu provizoriu la echivalentul în RON al sumei de 5.000 euro, din care daune materiale în cuantum estimat provizoriu la echivalentul în RON al sumei de 4.000 euro, respectiv, daune morale în cuantum estimat provizoriu la echivalentul în RON al sumei de 1.000 euro, în vederea reparării prejudiciului suferit de reclamanta ca urmare a conduitei ilicite a pârâtei constând în contrafacerea mărcii "A." şi în acte de concurenţă neloială, potrivit celor detaliate în cuprinsului prezentei cereri de chemare în judecata, în ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii şi la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de litigiu, inclusiv taxa judiciară de timbru.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 1766/15.11.2021, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a admis în parte cererea de chemare în judecată, a obligat pârâta la abţinerea de la folosirea semnului "A." în activitatea sa comercială, inclusiv, dar nelimitat la aplicarea semnului pe documente, comunicaţii şi orice materiale publicitare, inclusiv sub forma casetelor şi firmelor luminoase sau neluminoase aplicate pe sau în interiorul sediului pârâtei, a obligat pârâta la înlăturarea denumirii "A." inscripţionată pe sau în interiorul sediului pârâtei din Bucureşti, Str. x, precum şi pe sau în interiorul oricăror alte sedii, puncte de lucru ale pârâtei sau oricăror imobile în care pârâta îşi desfăşoară activitatea, a obligat pârâta la abţinerea de la utilizarea sintagmei "A." pentru pagina web şi cea de C. a acesteia cât şi în mediul on-line, inclusiv, fără o se limita la scopuri publicitare, a obligat pârâta la plata daunelor interese în cuantum de 69.740 RON şi a daunelor morale în cuantum de 17.435 RON şi a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 10.074,75 RON.

3. Hotărârea pronunţată în apel.

Prin decizia nr. 1881 A din 8 decembrie 2022 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins apelul declarat de apelanta reclamantă A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 1766/15.11.2021, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în dosarul nr. x/2019, în contradictoriu cu apelanta pârâtă B. S.R.L..

A admis apelul declarat de apelanta pârâtă B. S.R.L. împotriva aceleiaşi sentinţe.

A schimbat în parte sentinţa, în sensul că a obligat pârâta la plata unor daune interese de 13.121 RON către reclamantă şi a respins solicitarea privind daunele morale, ca neîntemeiată.

A obligat pârâta la plata sumei de 11.745 RON către reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată în primă instanţă.

4. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei nr. 1881 A din 8 decembrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs recurenta-reclamantă A. S.R.L..

A menţionat că recursul este îndreptat atât împotriva soluţiei de respingere a apelului declarat de reclamantă împotriva sentinţei civile nr. 1766/15.11.2021, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă şi a soluţiei de admitere a apelului declarat de pârâtă împotriva aceleiaşi sentinţe, pe care instanţa de apel a schimbat-o în parte în sensul obligării pârâtei la plata unor daune interese de 13.121 RON către reclamantă şi a respins solicitarea privind daunele morale, ca neîntemeiată, cât şi împotriva considerentelor care stau la baza acestor soluţii.

Suplimentar, a arătat că recursul vizează şi considerentele instanţei de apel cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 în sensul că repararea prejudiciilor în temeiul acestor prevederi legale este condiţionată de existenţa condiţiei săvârşirii faptelor de contrafacere cu rea-credinţă, respectiv considerentele prin care a apreciat în mod nelegal că atitudinea subiectivă a intimatei în perioada anterioară lunii martie 2018 ar fi afectată de un caz fortuit, şi anume:

"Curtea este de acord că pârâta a început să utilizeze cu bună credinţă, încă din anul 2015, semnul reclamat, anterior înregistrării mărcii reclamantei şi că situaţia este rezultatul probabil al unor acţiuni ale părţilor independente una de cealaltă şi a ajungerii în mod întâmplător şi coincidental la folosirea unor semne asemănătoare, dintre care cel utilizat de reclamantă a fost şi înregistrat ca marcă".

"Curtea face menţiunea că, în principiu, calculul despăgubirilor prin aplicarea procentului de 5% la profitul net obţinut de pârâtă ar fi trebuit făcut nu pentru întreaga perioadă de 3 ani, cu privire la care expertul a calculat profitul net, ci numai pentru anul 2018 şi prima jumătate a anului 2019, întrucât anterior lunii martie 2018 pârâta nu a acţionat cu intenţie, ba chiar se afla în afara oricărei culpe în activitatea de contrafacere (semnul reclamat era utilizat dinaintea înregistrării mărcii reclamantei, iar continuarea utilizării după înregistrarea acesteia şi anterior notificării era urmarea unui caz fortuit), iar pentru perioadă ulterioară primei jumătăţi a anului 2019 nu au existat pretenţii ale reclamantei".

Susţine că menţinerea acestor considerente şi intrarea lor în puterea lucrului judecat ar fi de natură să o prejudicieze pe recurentă, care, în eventualitatea unei rejudecări, ar putea fi pusă în situaţia de a nu mai putea contesta aceste aspecte.

Pe cale de consecinţă, prezentul recurs nu vizează soluţiile date de instanţa de apel prin care a fost reţinută existenţa faptelor de contrafacere prin care intimata a încălcat drepturile recurentei asupra mărcii "A." (p. 8 din decizia recurată), respectiv prin care a fost reţinut că perioada relevantă pentru calcularea prejudiciului este cea constând în ultimii 3 ani anterior formulării cererii de chemare în judecată (p. 10 din Decizia recurată).

În dezvoltarea motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., s-a arătat că instanţa de apel a considerat în mod eronat că nu sunt aplicabile prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005; deşi reclamanta şi-a manifestat în mod neechivoc opţiunea de a-şi întemeia în principal cererea formulată pe dispoziţiile acestui text de lege, prin decizia recurată instanţa de judecată a stabilit următoarele:

"(...) spre deosebire de ceea ce pretinde reclamanta, aceste despăgubiri nu pot fi contorizate după criteriile art. 14 lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005" (parag. 7, pag. 9 a Deciziei recurate)."

"Cu toate acestea, Curtea observa că această contradicţie se rezolvă nu în sensul aplicării art. 14 lit. a) (acordarea beneficiului injust, în mod integral), cum doreşte reclamanta, ci în sensul înlăturării acestui text şi utilizării numai a art. 14 lit. b) ca fundament al acordării despăgubirilor."

Arată că modalităţile de determinare a întinderii prejudiciului prevăzute de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 sunt alternative, titularul dreptului de proprietate industrială încălcat fiind cel care are opţiunea de a alege maniera de calcul care poate conduce la repararea prejudiciului suferit. Astfel, manifestarea de voinţă expresă a titularului dreptului încălcat de a alege una dintre aceste variante nu poate fi cenzurată de către instanţă (a se vedea Decizia nr. 337/2021 şi Decizia nr. 1059/2018 ale ICCJ, secţia I civilă).

În al doilea rând, coroborând prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 100/2005, reiese că modalitatea de calcul prevăzuta în cadrul lit. b) priveşte ipoteze în care prejudiciul nu poate fi determinat prin raportare Ia criteriile prevăzute de lit. a) din acest text de lege:

"cu titlu de alternativă, atunci când este cazul (...)".

Or, în prezentul litigiu, reclamanta a dedus judecăţii dreptul său la despăgubiri pentru prejudiciile materiale şi morale suferite în urma faptelor de contrafacere săvârşite de intimată.

În acest sens, aşa cum a arătat şi în cadrul apelului formulat (parag. 17-19) prin capătul de cerere de la lit. e), astfel cum acesta a fost precizat pe data de 12.07.2021, reclamanta a solicitat obligarea intimatei la plata de despăgubiri materiale în cuantum de 348.700,13 RON şi daune morale în cuantum de 34.870 RON în vederea reparării prejudiciului suferit ca urmare a conduitei ilicite a acesteia constând în contrafacerea mărcii "A." şi în acte de concurenţă neloială, potrivit celor detaliate în cuprinsului cererii de chemare în judecată, în ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii de chemare în judecată.

Cererea reclamantei a fost întemeiată în principal pe dispoziţiile art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, iar cu titlu subsidiar, pentru ipoteza în care consecinţele economice negative suferite de reclamantă ca urmare a actelor de încălcare nu ar fi putut să fie determinate, inclusiv ca urmare a unei atitudini potrivnice din partea intimatei, recurenta a solicitat stabilirea prejudiciilor la care este îndreptăţită prin fixarea unei sume forfetare, inclusiv prin raportare la valoarea unei licenţe pentru marca încălcată, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005.

Faţă de aceasta, în vederea calculării întinderii prejudiciului, instanţa de apel ar fi trebuit să verifice incidenţa criteriilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, apoi, în măsura în care ar fi identificat că unul dintre criteriile prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 este aplicabil, să procedeze la calcularea prejudiciului suferit prin faptele de contrafacere raportându-se la acest criteriu, iar doar cu titlu subsidiar, în măsura în care nu ar fi fost posibil să determine întinderea prejudiciului utilizând art. 14 alin. (2) lit. a), instanţa ar fi putut să recurgă la aplicarea criteriilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005.

Susţine recurenta astfel că instanţa de apel a aplicat în mod eronat noţiunea de beneficiu injust prevăzută în cadrul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

Astfel, cu privire la acest aspect, instanţa de apel (p. 10) a considerat că în prezenta cauză nu se poate determina întinderea unui "beneficiu comercial al pârâtei decurgând din utilizarea semnului similar mărcii reclamantei", reţinând existenţa unei "prezumţii de imposibilitate a producerii unui prejudiciu reclamantei".

Recurenta susţine că noţiunea de beneficiu injust are un conţinut stabilit cu claritate de jurisprudenţa constantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii de Apel Bucureşti (Decizia nr. 2072/2014 şi Decizia nr. 909/2021 ale ICCJ şi Decizia nr. 969/2019 CAB).

Susţine că "beneficiul injust" este un criteriu de determinare a prejudiciului suferit de titularul mărcii şi este egal cu beneficiul obţinut de contrafăcător din activitatea de contrafacere. Or, activitatea de contrafacere nu presupune existenţa unei confuzii concrete, ci doar a unui risc de confuzie. Altfel spus, considerând că existenţa unui "beneficiu injust" este condiţionată de existenţa unei confuzii concrete în rândul consumatorilor, instanţa de apel a aplicat greşit noţiunea de "beneficiu injust" şi, implicit, şi noţiunea de contrafacere.

În prezenta cauză, intimata B. derulează o singură activitate comercială - şi anume, operează o clinică stomatologică. Totodată, aşa cum rezultă din probele administrate în faţa primei instanţei, aceasta şi-a desfăşurat activitatea în perioada relevantă sub brandul "A." atât în mediul on-line (prin intermediul website-ului www.x.ro), cât şi în cadrul clinicii operate, prin aplicarea logoului, inclusiv prin folosirea de firme luminoase şi neluminoase aplicate atât în exteriorul, cât şi în interiorul sediului clinicii (aceasta în condiţiile în care denumirea societăţii pârâte este B. SRL).

În cazul prestării de servicii sub o marcă, nu putem vorbi despre aplicarea fizică a mărcii pe fiecare serviciu prestat, ci de utilizarea mărcii pentru a informa clienţii şi potenţialii clienţi despre identitatea prestatorului de servicii. Or, tocmai aceasta este conduita ilicită de contrafacere imputată intimatei, conduită ilicită din care aceasta a obţinut venituri care reprezintă un beneficiu injust.

Apoi, în justificarea tezei conform căreia în speţă intimata nu a obţinut un beneficiu injust prin faptele de contrafacere (dovedite si constatate ca atare inclusiv de instanţă), instanţa de apel (p. 10) instituie o prezumţie judiciară în contradicţie cu funcţia esenţială a mărcii de a indica originea comercială a serviciilor prestate sub marcă:

"(...) este vorba despre două cabinete/clinici stomatologice ce operează în localităţi diferite şi îndepărtate, una în Bucureşti, cealaltă în Sibiu, clientela fiind ghidată nu atât de marcă, cât fie de recomandările ce urmează medicilor sau faimei locale, fiind improbabil ca potenţialii clienţi ai clinicii din Bucureşti sa solicite serviciile cabinetului din Sibiu în considerarea mărcii".

Or, funcţia esenţială a unei mărci este aceea de a indica originea comercială a unor produse şi/sau servicii, ghidând astfel consumatorii spre un anumit agent economic. În acest sens, în doctrina de dreptul mărcilor s-a reţinut că:

"Marca îndeplineşte o funcţie de individualizare a produselor (şi a serviciilor) pe piaţă, punând pe producător la adăpostul posibilităţii ca marca să fie utilizată de concurenţii săi. Acest aspect al funcţiei de diferenţiere transformă marca într-un instrument de atragere a clientelei, în măsura în care dobândeşte o valoare pe piaţă prin aprecierea de care se bucură la cumpărători produsul care poartă acea marcă (...)".

Lipsind marca reclamantei de această funcţie a sa, instanţa de apel a negat, în mod nelegal, caracterul distinctiv ai mărcii, prezumat până la răsturnarea prezumţiei de validitate a înregistrării prin anularea mărcii pentru lipsă de distinctivitate.

Faţă de aceasta, în mod evident, prin instituirea prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a), legiuitorul pleacă de la premisa existenţei unei prezumţii că veniturile obţinute prin comercializarea de produse şi/sau servicii sub un semn ce contraface o marcă reprezintă un beneficiu injust al titularului respectivelor fapte ilicite.

Suplimentar, în fata primei instanţe a fost dispusă o expertiză care a permis determinarea efectivă a cuantumului beneficiului injust obţinut de intimată (a se vedea raportul de expertiză şi răspunsul la obiecţiuni întocmite de expert contabil judiciar D. în faţa primei instanţe).

Astfel, în ceea ce priveşte despăgubirile materiale, astfel cum a arătat şi în cadrul apelului formulat (para. 29) având în vedere concluziile raportului de expertiză contabilă depus în faţa instanţei de fond, beneficiul injust obţinut de intimată din activitatea de prestare de servicii stomatologice sub marca A. trebuia calculat ca suma dintre profitul net (indicat în p. 3 din răspunsul la obiecţiuni formulat de dna. expert contabil judiciar D., depus la dosarul cauzei la data de 29.06.2021, în continuare "răspunsul la obiecţiuni") obţinut de intimată din această activitate la care se adaugă, dintre cheltuieli, acelea care reprezintă, de fapt, achiziţii care au îmbogăţit patrimoniul intimatei cu anumite valori/beneficii/câştiguri (respectiv, cheltuielile din conturile 603, 611, 613, 615, 6811 aşa cum sunt precizate în Anexa nr. 2 la raportul de expertiză contabilă, respectiv în paginile 2-3 din răspunsul la obiecţiuni).

Precizează că întinderea totală a beneficiului injust este de 348.700,13 RON. Aceasta deoarece intimata a înregistrat profit ca urmare a tuturor serviciilor medicale stomatologice prestate sub brandul "A.", în mod nelegitim, prin încălcarea dreptului de proprietate intelectuală al reclamantei, beneficiul injust constând aşadar în profitul obţinut de intimată în ultimii 3 ani anteriori introducerii cererii de chemare în judecată.

Astfel, faţă de faptul că determinarea efectivă a unui criteriu prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 a fost în mod evident posibilă (beneficiul injust obţinut de intimată), instanţa ar fi trebuit să se raporteze la acesta şi să calculeze cuantumul daunelor interese prin raportare la aceste dispoziţii legale.

Instanţa de apel a aplicat în mod eronat prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005.

În măsura în care s-ar fi decis în mod just (ceea ce nu este cazul) că ar fi fost aplicabile în prezenta cauză doar prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, instanţa de apel a aplicat în mod eronat aceste prevederi legale.

Astfel, instanţa a procedat la aplicarea unui procent de 5% la profitul net (262.415 RON) obţinut de intimată în perioada relevantă prin faptele de contrafacere săvârşite. însă o astfel de modalitate de calcul încalcă în mod vădit dispoziţiile art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005 faţă de următoarele motive.

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, în vederea cuantificării prejudiciului cauzat în urma săvârşirii unor fapte de contrafacere instanţa poate proceda la "cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză".

Mai întâi, din trimiterea la un procent din profitul obţinut de intimată din activitatea de contrafacere, instanţa de apel pare, de fapt, să modifice, în mod nepermis, criteriul prevăzut de lit. a) a art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005. Cu alte cuvinte, ar părea că instanţa de apel, a apreciat, pentru raţiuni contrare legii, că nu poate aplica criteriul beneficiului injust prevăzut de lit. a), dar a decis că poate acorda o fracţiune (foarte redusă) din acesta, pretins în aplicarea literei b). Apoi, în interpretarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, instanţa ar fi trebuit să se raporteze la toate veniturile obţinute de intimată în perioada relevantă. Cu alte cuvinte, instanţa ar fi trebuit să se raporteze la cifra de afaceri a intimatei. Cu privire la acest aspect, invocă decizia nr. 969/2019 CAB şi decizia nr. 1618/2017 ICCJ).

Astfel, în cuantificarea prejudiciului suferit de reclamantă, instanţa ar fi trebuit să procedeze la aplicarea unui procent asupra veniturilor obţinute de intimată în perioadă relevantă, astfel cum acestea au fost determinate prin expertiza realizată în faţa primei instanţe, cu atât mai mult cu cât întreaga activitate a intimatei a constat în prestarea de servicii cu semnul A..

Aplicând procentul de 5% la suma de 1.534.049,31 RON, rezultă că întinderea prejudiciului suferit de reclamantă prin faptele de contrafacere realizate de intimată se ridică la suma de 76.702,46 RON.

Cu titlu subsidiar, instanţa de apel ar fi trebuit să aibă în vedere, inclusiv în situaţia aplicării prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b), cel puţin totalitatea câştigurilor ilicite obţinute de intimată prin faptele de contrafacere săvârşite (întinderea acestor venituri este de 348.700,13 RON). Aplicând procentul de 5% la suma de 348.700,13 RON, rezultă că întinderea prejudiciului suferit prin faptele de contrafacere realizate de intimată ar fi în valoare de 17.435 RON.

Decizia recurată este insuficient motivată - motivele de casare prevăzute de art. 488 pct. 6 C. proc. civ., respectiv de art. 488 pct. 5 C. proc. civ.

Consideră recurenta că instanţa de apel a procedat la aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005 motivând maniera în care a ales să calculeze prejudiciul suferit de astfel:

"Din acest punct de vedere, tribunalul a procedat corect orientându-se către o sumă forfetară corespunzătoare unui procent din profitul net obţinut de pârâtă, doar că prima instanţă a ales un procent exagerat - 20% - când un procent de 5%, acceptat de altminteri şi de pârâtă, este unul mai în acord cu practica uzuală şi mai apropiat de nivelul scăzut de afectare a mărcii şi activităţii comerciale a reclamantei în circumstanţele concrete expuse".

Astfel, aşa cum reiese din considerentele instanţei de apel citate mai sus: nu este precizat în mod clar şi precis modul în care instanţa a determinat că în această cauză este necesară aplicarea unui procent de 5% asupra profitului net în vederea calculării prejudiciului cauzat de intimată. Instanţa de apel a combinat, în mod nelegal, criteriile prevăzute la cele două litere ale art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, perpetuând eroarea săvârşită de prima instanţă.

Nu este precizat în mod clar şi precis motivul pentru care instanţa de apel a înţeles să aplice procentul de 5% asupra profitului net obţinut de intimată în perioada relevantă (iar nu asupra cifrei de afaceri ori asupra unor alte elemente patrimoniale).

Or, lipsa aspectelor de mai sus afectează legalitatea deciziei recurate şi posibilitatea recurentei de a formula critici de nelegalitate cu privire la aceasta.

Motivele de recurs îndreptate împotriva considerentelor:

Instanţa de apel a încălcat regula prevăzută de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 cu privire la condiţia vinovăţiei - Motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.

Instanţa de apel a considerat în mod eronat că în vederea cuantificării prejudiciului conform art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 ar fi necesară verificarea condiţiei relei-credinţe a titularului faptelor de contrafacere.

O.U.G. nr. 100/2005 reprezintă transpunerea Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în dreptul naţional.

Astfel, prevederile art. 14 alin. (1) O.U.G. nr. 100/2005 trebuie interpretate în lumina prevederilor art. 13 alin. (1) din Directiva 2004/48/EC:

În conţinutul noţiunii de intenţie prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 se regăsesc două situaţii: titularul faptei ilicite a acţionat (i) ştiind că încalcă drepturile de proprietate industrială ale unei persoane ori (ii) trebuind să cunoască acest fapt chiar dacă nu l-a avut în vedere în mod efectiv.

În al doilea rând, conţinutul noţiunii de "intenţie" astfel cum a fost indicat în prezenta secţiune a fost conturat în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi a Curţii de Apel Bucureşti (decizia nr. 3447/2018 ICCJ, decizia nr. 337/2021 ICCJ şi decizia nr. 1620/2018 CAB).

Considerentele din decizia recurată prin care instanţa de apel a indicat că în vederea reparării prejudiciului în urma unor fapte de contrafacere este necesar ca titularul faptei ilicite să nu fi fost de bună-credinţă sunt, în mod evident, nelegale, standardul legal fiind cel al existenţei vinovăţiei, inclusiv în cea mai uşoară formă de culpă. Pentru aceste motive, se impune înlocuirea acestor considerente.

Instanţa de apel a încălcat regulile prevăzute de art. 1351 alin. (3) C. civ., art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art. 19 alin. (4) C. civ., art. 20 alin. (1) C. civ. - Motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.

Prin Decizia recurată, instanţa de apel recurge la următorul raţionament: (i) în măsura în care o persoană A foloseşte un semn, (ii) ulterior o altă persoană B înregistrează respectivul semn ca marcă, (iii) utilizarea de către persoana A a respectivului semn ulterior depunerii cererii de înregistrare este realizată fără vinovăţie, aflându-ne în faţa unui caz fortuit. O astfel de calificare a elementului subiectiv cu privire la faptele de contrafacere nu poate fi primită, încălcând în mod evident prevederile art. 1351 alin. (3) C. civ., art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art. 19 alin. (4) C. civ., art. 20 alin. (1) C. civ.

În primul rând, potrivit dispoziţiilor art. 1351 alin. (3) C. civ., cazul fortuit "este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs." Aşadar, în materia proprietăţii intelectuale, pentru a califica un eveniment drept caz fortuit, este necesar ca acesta să nu poată fi prevăzut de titularul faptei de contrafacere.

În al doilea rând, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, drepturile cu privire la o marcă se nasc prin înregistrare. De asemenea, cererea de înregistrare (şi ulterior înregistrarea în sine) se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, formalitate de publicitate necesară în vederea parcurgerii procedurii de înregistrare a unei mărci.

În al treilea rând, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (1) C. civ. "Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum şi a oricărui alt raport juridic supus publicităţii, stabileşte rangul acestora şi, daca legea prevede în mod expres, condiţionează constituirea sau efectele lor juridice" iar, potrivit art. 19 alin. (4) C. civ. "Nimeni nu poate invoca faptul câ nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicităţii, dacă formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită".

Faţă de textele legale indicate, în mod evident, de la momentul îndeplinirii condiţiilor de publicitate, intimata ar fi putut şi ar fi trebuit să cunoască existenţa drepturilor de proprietate intelectuale ale reclamantei, putând consulta Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală. Or, având în vedere aceste aspecte, calificarea unei pretinse neglijenţe a intimatei drept a se afla în sfera cazului fortuit nu poate fi permisă întrucât intimata nu era împiedicată de niciun eveniment să consulte oricând Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală.

Cele reţinute de instanţa de apel cu privire la condiţia bunei-credinţe în contextul acordării de daune-interese pentru contrafacere, cât şi cu privire la incidenţa unui pretins caz fortuit sunt irelevante pentru soluţionarea prezentei cauze.

5. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă B. S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat să se respingă recursul ca nefondat, cu obligarea recurentei-reclamante la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de intimata-pârâtâ în recurs.

Recurenta-reclamantă A. S.R.L. a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat înlăturarea apărărilor formulate prin întâmpinare de intimata-pârâtă B. şi admiterea recursului A..

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Împrejurările de fapt relevante pentru soluţionarea recursului, astfel cum au fost reţinute de instanţele de fond în cauza de faţă, sunt următoarele:

Reclamanta este titulara mărcii naţionale combinate nr. x A. cu dată de depozit 29.09.2016, înregistrată pentru servicii din clasele Nisa 44 (Servicii ale cabinetelor şi clinicilor stomatologice; servicii de radiologie şi tomografie dentară), 40 (Servicii pentru tehnicieni dentari) şi 35 (Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; regruparea în avantajul terţilor a produselor farmaceutice, consumabile spitaliceşti şi de igienă personală, materiale dentare, aparatură şi instrumentar medical şi de laborator (cu excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod).

Pârâta a deschis în anul 2015 în Bucureşti o clinică stomatologică în Bucureşti sub denumirea A., folosind semnul în asociere cu serviciile stomatologice pe care le oferea.

Reclamanta a cerut prin acţiunea formulată în anul 2019 încetarea folosirii de către pârâtă a semnului A., apreciind că drepturile sale exclusive asupra mărcii sus-amintite sunt încălcate. Pentru repararea prejudiciului pretins cauzat prin actele de încălcare a cerut obligarea pârâtei la plata de despăgubiri materiale şi morale aferente perioadei de 3 ani anterior sesizării instanţei, indicând în acest sens că solicită calcularea acestora prin raportare la criteriile prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, respectiv beneficiul nedrept realizat de pârâtă şi în subsidiar prin raportare la art. 14 alin. (2) lit. b) din acelaşi act normativ.

Prima instanţă a constatat că activitatea pârâtei încalcă marca reclamantei şi a admis acţiunea în contrafacere, interzicând folosirea semnului astfel cum reclamanta a solicitat. Apelul pârâtei care privea această măsură a tribunalului a fost respins ca nefondat de Curtea de apel, soluţie nerecurată.

Cererea reclamantei privind plata despăgubirilor a fost considerată întemeiată în parte de tribunal, care a apreciat că totalitatea beneficiilor rezultate din activitatea pârâtei (calculate prin expertiza contabilă efectuată în această etapă procesuală) nu echivalează cu un beneficiu injust în sensul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, deoarece activitatea unei clinici stomatologice este una care poate fi dezvoltată cu succes urmărind mai multe elemente şi nu doar folosirea semnului ataşat serviciilor; în acest context, a considerat că prejudiciul (în principal) de imagine rezultat din folosirea pe nedrept a semnului A. poate fi reparat adecvat prin acordarea unor despăgubiri cuantificate la 20% din profitul net al activităţii pârâtei, în sumă de 69.740 RON.

Alăturat, a obligat pârâta şi la plata sumei de 17.435 RON cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin contrafacere, sumă ce reprezintă 5% din profitul societăţii autoare a contrafacerii.

Soluţionând apelurile prin care ambele părţi au criticat această parte a sentinţei, Curtea de apel a respins calea de atac declarată de reclamantă (care tindea la redimensionarea prejudiciului în sensul acordării cu titlu de despăgubiri materiale a sumei reprezentând profitul net obţinut de pârâtă) şi a admis în parte apelul pârâtei, obligând-o pe aceasta la plata sumei de 13.121 RON reprezentând 5% din profitul net al pârâtei, cu respingerea cererii privind plata de despăgubiri pentru prejudiciul moral pretins suferit.

Instanţa de apel a reţinut, în fundamentarea acestei soluţii, că în realitate soluţia tribunalului este fundamentată pe criteriile de cuantificare a despăgubirilor cuprinse în art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanţă, nu pe cele de la lit. a) ale textului, cum a consemnat formal prima instanţă; că determinarea despăgubirilor prin raportare la beneficiul pe nedrept realizat de pârâtă nu este adecvată în speţă, deoarece nu s-a făcut în mod suficient dovada că beneficiul realizat prin folosirea semnului este întreg profitul societăţii pârâte, consemnând în acest sens:

"(…) prejudiciul ce poate fi reţinut în speţă, aşa cum s-a stabilit mai sus, este unul legat de diluarea mărcii şi de afectarea acesteia prin crearea de confuzie în rândul publicului care ar fi putut accesa una sau alta dintre concurente, după marcă, prin motoare de căutare etc.; nu s-a dovedit, însă, că a existat în mod concret un beneficiu comercial al pârâtei decurgând din utilizarea semnului similar mărcii reclamantei, că întreaga, sau fie şi numai o parte a clientelei pârâtei i-ar fi solicitat acesteia din urmă serviciile pentru că ar fi confundat-o cu reclamanta, după marcă, sau pentru că ar fi fost ghidată de prestigiul mărcii reclamantei.

Nu doar că nu s-a făcut această dovadă - la urma urmei domeniul contrafacerii în proprietatea intelectuală este susceptibil şi de o utilizare largă a prezumţiilor, nu numai a dovezilor directe - dar prezumţiile ce se pot extrage din situaţia de fapt şi din împrejurările specifice ale speţei conduc la o concluzie opusă: este vorba despre două cabinete/clinici stomatologice ce operează în localităţi diferite şi îndepărtate, una în Bucureşti, cealaltă în Sibiu, clientela fiind ghidată nu atât de marcă, cât fie de recomandările ce urmează medicilor sau faimei locale, fie de proximitate, fiind improbabil ca potenţialii clienţii ai clinicii din Bucureşti să solicite serviciile cabinetului din Sibiu în considerarea mărcii. Fiind improbabil un astfel de tip de confuzie concret apărută, o susţinere contrară ar fi trebuit să se bazeze pe un probatoriu mai concret care să înlăture această prezumţie de improbabilitate a producerii unui prejudiciu reclamantei costând în pierderea unui câştig sau în obţinerea unui beneficiu injust de către pârâtă, pentru a deveni operante criteriile art. 14 lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

În consecinţă, în raport de natura prejudiciului suferit de reclamantă, numai dispoziţiile art. 14 lit. b), oferite ca alternativă de legiuitor, pot ajuta la cuantificarea despăgubirilor.

Din acest punct de vedere, tribunalul a procedat corect orientându-se către o sumă forfetară corespunzătoare unui procent din profitul net obţinut de pârâtă, doar că prima instanţă a ales un procent exagerat - 20% - când un procent de 5%, acceptat de altminteri şi de pârâtă, este unul mai în acord cu practica uzuală şi mai apropiat de nivelul scăzut de afectare a mărcii şi activităţii comerciale a reclamantei în circumstanţele concrete expuse."

Cu privire la cererea de reparare a prejudiciului moral suferit, Curtea de apel a consemnat în decizia recurată:

"În fine, va fi respinsă cererea reclamantei privitoare la daunele morale, întrucât, chiar dacă acestea pot fi, în funcţie de context, prezumate, ele trebuie în primul rând, să fie identificate şi indicate ca atare; reclamantul trebuie să descrie în ce constă prejudiciul moral suferit şi abia apoi, în funcţie de circumstanţele speţei, se poate verifica dacă acesta este dovedit fie prin mijloace directe de probă, fie prin prezumţii.

Or, în speţă, nu s-a reliefat în ce anume constă în concret prejudiciul moral, pentru a putea fi verificată şi/sau cenzurată existenţa şi întinderea sa, ba, mai mult, presupusul prejudiciu de imagine sau aspectele ce ţin de diluarea mărcii au fost deja surprinse şi cuprinse în daunele materiale acordate, mai ales că, îndeobşte, în cazul societăţilor comerciale, prejudiciile de imagine şi de marcă se regăsesc cel mai adesea în zona pagubelor materiale, chiar dacă mai greu determinabile, decât în cele pur morale.

În orice caz, reclamanta nu a indicat un anume prejudiciu moral concret, nu l-a dovedit, iar ceea ce Curtea a recunoscut ca prejudiciu suferit de reclamantă ce poate fi dedus din probatoriu, a reparat deja, pe calea despăgubirilor acordate pentru daune materiale."

Primul motiv de recurs formulat priveşte - în contextul invocării cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. - greşita aplicare a prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 100/2005 la momentul cuantificării despăgubirilor cuvenite reclamantei pentru încălcarea drepturilor sale exclusive asupra mărcii.

Una dintre criticile circumscrise acestui motiv valorifică o pretinsă ignorare a opţiunii reclamantului titular al dreptului încălcat, care este suveran în configurarea modului de calcul al despăgubirilor solicitate, instanţa urmând a soluţiona cauza numai în limitele astfel trasate de iniţiatorul acţiunii.

O atare critică nu poate fi însă încadrată în cazul de casare invocat, ce priveşte nesocotirea normelor de drept substanţial, deoarece, chiar dacă art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 este o astfel de normă, acest motiv de recurs se referă în realitate la încălcarea sau ignorarea limitelor învestirii, ceea ce poate face obiectul analizei în recurs sub cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., cu trimitere la art. 9 şi art. 22 alin. (6) C. proc. civ., ce obligă judecătorul să se pronunţe (numai) cu privire la ceea ce s-a cerut.

Argumentele aduse de reclamanta recurentă cu privire la modul în care urmează a se desfăşura operaţiunea concretă de cuantificare a despăgubirilor sunt, de principiu, corecte; s-a arătat în jurisprudenţa constantă a instanţei supreme că reclamantul, titular al dreptului încălcat, este primul chemat a arăta în ce mod apreciază că trebuie să se facă repararea prejudiciului, care dintre criteriile prevăzute de lege să fie avute în vedere la cuantificarea despăgubirilor, iar instanţa se va raporta la aceste criterii, cu observarea subsidiarităţii celor cuprinse la art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanţă, aspecte care rezultă din modul de formulare a textului:

"Art. 14. (2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză."

În speţă, cum a arătat însăşi recurenta-reclamantă, aceasta a cerut prin acţiune ca la repararea prejudiciului suferit prin fapta ilicită a pârâtei să se aibă în vedere beneficiul injust realizat de aceasta din urmă (apreciat de reclamantă a fi constituit din profitul net realizat în perioada de referinţă şi cheltuielile societăţii identificate de expert şi despre care reclamanta a apreciat că reprezintă un beneficiu); în subsidiar, au fost invocate criteriile de cuantificare prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005.

Instanţa de apel, analizând legalitatea sentinţei tribunalului, a considerat pe de-o parte că în substanţa sa argumentarea hotărârii a avut în vedere prevederile subsidiare ale lit. b) din art. 14 alin. (2); pe de altă parte, analizând probatoriul administrat, a considerat că în speţă nu se poate determina cuantumul despăgubirilor folosind regulile cuprinse în art. 14 alin. (2) lit. a), astfel încât a făcut, de asemenea, aplicarea criteriilor subsidiare.

În acest context, fără temei se reproşează prin motivul de recurs analizat că opţiunea reclamantei a fost ignorată; dimpotrivă, instanţa de apel a evaluat teza invocată în principal prin acţiune, a considerat că ea nu poate fundamenta în speţă admiterea pretenţiei, astfel încât a examinat solicitarea prin prisma temeiului subsidiar invocat, faţă de care a admis în parte cererea de despăgubiri.

În consecinţă, critica este nefondată.

Conex, se impune şi înlăturarea criticii - fundamentate pe art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 C. proc. civ. - relative la absenţa unei argumentări adecvate în decizia recurată cu privire la inaplicabilitatea art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă, deoarece din fragmentul reprodus în cele ce preced rezultă că instanţa de apel a justificat care sunt motivele care îi fundamentează alegerea variantei subsidiare de calcul al despăgubirilor.

Din perspectiva exigenţelor motivării hotărârii judecătoreşti, astfel cum rezultă ele din art. 425 C. proc. civ., dar şi din art. 6 din Convenţia EDO, notând că esenţială este calitatea şi nu cantitatea expunerii, Înalta Curte observă că raţionamentul este clar, silogismul logico-juridic este expus astfel încât el permite înţelegerea sa şi nu se identifică vicii care să atragă incidenţa cazurilor de casare invocate de recurenta-reclamantă.

Cu referire la această argumentare, ea a fost criticată şi din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta considerând că instanţa de apel a înlăturat în mod nelegal aplicarea art. 14 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, deoarece în speţă a dovedit posibilitatea determinării întinderii despăgubirilor în forma beneficiului realizat pe nedrept de pârâtă.

Sub acest aspect, se reţine că în speţă a fost administrată proba cu expertiză judiciară în specialitatea contabilitate, care a determinat care a fost profitul net rezultat din activitatea pârâtei în perioada de 3 ani anterioară sesizării instanţei.

Cu toate acestea, instanţa de apel a apreciat că în speţă nu se identifică o legătură suficient de clară între acest profit şi activitatea de contrafacere; de altfel, acest argument se regăseşte şi în sentinţa primei instanţe, care a consemnat că beneficiile obţinute din activitatea de prestare de servicii stomatologice rezultă din atingerea mai multor obiective şi nu au legătură numai cu semnul sub care aceste servicii sunt prestate (ci şi cu calitatea serviciilor, igiena şi siguranţa cabinetelor, recomandările clienţilor, etc).

Recurenta-reclamantă a arătat că în aprecierea sa modul de formulare a art. 14 alin. (2) din Ordonanţă cuprinde o prezumţie în sensul că totalitatea beneficiilor obţinute de autorul faptei de contrafacere de pe urma acestei activităţi intră în conţinutul noţiunii de beneficiu realizat pe nedrept.

Or, chiar acceptând această teză, prezumţia legală la care se referă recurenta nu poate avea natura unei prezumţii absolute, în absenţa unei indicaţii exprese a legiuitorului, caz în care ea putea fi contrazisă de celelalte probe administrate în cauză.

Ambele instanţe de fond au arătat în acest context că elementele faptice ale cauzei conduc la înlăturarea tezei conform căreia tot profitul obţinut de pârâta intimată ar proveni din faptul utilizării fără drept a semnului A., Curtea de apel subliniind în acest sens că ceea ce rezultă din probaţiune este că atingerea adusă mărcii constă în speţă într-un prejudiciu de imagine, ceea ce poate conduce la diluţia mărcii, dar că nu sunt indicii suficiente că beneficiile rezultate din activitatea pârâtei sunt toate derivate din faptul ilicit asociat acestei activităţi. Dimpotrivă, elementele faptice enumerate de instanţa de apel au fundamentat concluzia acesteia că nu tot beneficiul activităţii pârâtei este datorat folosirii fără drept a semnului A. şi de aceea criteriul cuprins în art. 14 alin. (2) lit. a) nu poate fi folosit, el nefiind dovedit cu certitudine.

În acelaşi context, nu este nelegală aprecierea instanţei de apel în sensul că aspectele analizate dau naştere unei prezumţii de imposibilitate ca întreg profitul net al pârâtei să fie rezultatul contrafacerii, deoarece prezumţiile (invocate de însăşi recurenta reclamantă) sunt un mijloc de probă permis în procesul civil şi care nu au un regim juridic aparte în cauze ca cea de faţă.

De aceea, deşi jurisprudenţa evocată de recurentă cu privire la configurarea noţiunii de "beneficiu injust" este pertinentă, ea nu exclude obligaţia instanţei de a verifica în concret dacă câştigurile realizate de autorul contrafacerii sunt rezultatul acestei activităţi.

O atare operaţiune are în vedere faptul că instituţia reparării prejudiciului pentru încălcarea dreptului la marcă nu este fundamental diferită de noţiunea gen - a răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin orice altă faptă ilicită, iar una dintre cerinţele din dreptul comun ale acestui tip de răspundere este legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

Or, legea specială - art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 - nu derogă sub acest aspect de la legea generală - C. civ. - şi chiar dacă s-ar accepta teza că art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 include o prezumţie a existenţei unei legături de cauzalitate între fapta de contrafacere şi caracterul injust al beneficiilor realizate de autorul contrafacerii, o atare prezumţie nu poate fi absolută, cum s-a arătat, şi poate fi răsturnată.

Se impune a sublinia în cadrul prezentei analize că ceea ce poate face obiectul analizei instanţei de recurs este legalitatea deciziei recurate, ceea ce presupune, în contextul motivelor de recurs invocate, verificarea corectei aplicări a normelor de drept substanţial şi procedural, iar analiza concretă a valorii probatorii a dovezilor administrate, interpretarea faptelor deduse judecăţii, rămân în atributul exclusiv al instanţelor de fond.

De aceea, în prezenţa unei argumentări adecvate a soluţiei, care se raportează la probele administrate şi în absenţa unor încălcări ale normelor evocate, temeinicia soluţiei scapă controlului judiciar al instanţei de recurs.

Se poate observa astfel că o mare parte dintre argumentele expuse de recurenta-reclamantă în cadrul motivului de recurs întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi care priveşte greşita aplicare a art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 se referă în realitate la îndeplinirea condiţiilor specifice acestui text prin prisma afirmaţiei că în speţă exista identitate între noţiunea de beneficiu injust şi totalitatea profitului realizat de societatea pârâtă.

Or, chestiunea calificării beneficiului injust prin raportare la situaţia de fapt a speţei constituie parte din mecanismul specific aprecierii faptelor şi probatoriului mai sus menţionat, astfel că susţinerea recurentei nu poate fi încadrată în cazul de casare privitor la greşita aplicare a normelor de drept material.

În privinţa criticii - subsidiare - în sensul greşitei aplicări şi a art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, recurenta-reclamantă a susţinut că, şi dacă această ipoteză ar fi incidentă, ea a fost greşit aplicată în substanţa sa, deoarece instanţa de apel trebuia să aplice procentul la care s-a oprit cifrei de afaceri a intimatei-pârâte, ce totalizează veniturile acesteia, nu doar profitului net.

Instanţa de recurs constată, în primul rând, că de vreme ce a apreciat (după cum s-a arătat, în mod legal) că nu se pot aplica în speţă criteriile de cuantificare a despăgubirilor cuprinse în lit. a) a art. 14 alin. (2), instanţa de apel era chemată - în limitele solicitării reclamantei, fireşte - a recurge la modalitatea de evaluare a despăgubirilor prevăzută de art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005.

Contrar susţinerilor recurentei reclamante, aceste din urmă prevederi nu sunt aplicabile exclusiv în ipoteza în care nu este posibilă efectuarea unei expertize contabile referitoare la operaţiunile financiare ale societăţii pârâte, inclusiv din cauza conduitei acesteia, ci subsidiaritatea la care se referă legea are în vedere orice ipoteză în care determinarea cu certitudine a beneficiului injust al autorului contrafacerii sau a câştigului nerealizat de titular nu este posibilă, o atare situaţie fiind constatată în cauză de instanţele de fond.

Norma în discuţie prevede că se poate dispune, cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.

În vederea acoperirii tuturor situaţiilor practice care s-ar putea ivi în acest domeniu, legiuitorul a ales o formulare generoasă pentru ipoteza când criteriile enumerate în prima parte a textului nu sunt aplicabile, astfel încât să se realizeze întotdeauna o reparaţie cât mai adecvată pentru diferitele încălcări ce pot fi întâlnite, iar în acest context, referirea la valoarea redevenţei care ar fi fost datorată dacă autorul încălcării ar fi cerut autorizaţia de a folosi marca are doar semnificaţia unui reper minimal şi nu este limitativă.

În acelaşi timp însă, la edictarea acestui text nu s-au stabilit alte repere obligatorii, care să impună instanţei raportarea la anumite elemente contabile sau de altă natură, astfel încât nu se poate reţine ca fiind o critică de nelegalitate susţinerea privind omisiunea de a avea în vedere cifra de afaceri în loc de profitul societăţii în discuţie, chiar dacă în alte cauze instanţele au procedat în acest fel, în exerciţiul dreptului de apreciere cu privire la modul concret de reparare a prejudiciului în această ipoteză.

Dacă este uzual ca valoarea redevenţei (pragul minim la care se referă legea) să fie determinată în practică, în mod uzual, prin raportare la valoarea cifrei de afaceri a societăţii care primeşte licenţa (sau dreptul de a folosi un semn protejat) şi nu a profitului, această chestiune putea face obiectul analizei instanţei de apel dacă se formula un motiv de apel în acest sens care să fie susţinut de probatoriul adecvat; în acest context, este relevant că reclamanta a formulat apelul cunoscând că prima instanţă a repudiat teza sa privind acordarea integrală a profitului şi stabilind despăgubirile la un procent din profit, ceea ce justifica o conduită diligentă a părţii ce se considera prejudiciată de o asemenea statuare.

De aceea, în absenţa unor motive de apel şi elemente probatorii corespunzătoare referitoare la modul de calcul al redevenţei care să fi fost ignorate de instanţa de apel, instanţa de recurs nu poate primi o astfel de critică de nelegalitate.

În fine, dintre chestiunile care privesc cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina intimatei pârâte se mai observă pe cea care pare să indice un calcul eronat al acestora (5% din suma de 348.700 RON înseamnă 17.435 RON şi nu 13.121 RON, cum a scris instanţa de apel în dispozitivul deciziei recurate), dar această chestiune nu poate fi cenzurată în recurs; apare ca fiind utilă verificarea eventualei existenţe a unei erori materiale în decizie, dar o atare atribuţie revine instanţei care a pronunţat hotărârea în discuţie.

S-a arătat mai sus de ce se apreciază nefondată critica recurentei privind insufici9enta motivare a deciziei sub aspectul înlăturării aplicării prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă; aceeaşi critică este formulată şi cu privire la argumentarea opţiunii instanţei de apel de a aplica 5% la profitul net al intimatei pârâte.

Înalta Curte observă că, aşa cum s-a reprodus mai sus, decizia recurată cuprinde - chiar dacă succint, dar cu claritate - argumentele avute în vedere şi care au avut în vedere ceea ce instanţa a considerat a fi o practică uzuală în această materie, dar şi circumstanţele concrete ale cauzei, acolo enumerate.

De aceea, răspunzând acestui motiv de recurs, întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 C. proc. civ., Înalta Curte apreciază că argumentarea expusă este suficientă pentru înţelegerea raţionamentului avut în vedere, dat fiind inerentul grad de subiectivism al aprecierii în ipoteza de la lit. b) a art. 14 alin. (2); chiar dacă este de dorit ca repararea prejudiciului să se facă după criterii obiective, nu poate fi evitată contribuţia subiectivă a celui care face aprecierea, mai ales în condiţiile în care întreaga activitate de protecţie a drepturilor avute în vedere de O.U.G. nr. 100/2005 se desfăşoară sub umbrela principiului proporţionalităţii, care transpare din economia reglementării (art. 11 alin. (3), art. 15).

În consecinţă, şi acest motiv de recurs este nefondat.

În privinţa motivelor recursului ce privesc considerentele deciziei referitoare la buna credinţă a pârâtei anterior notificării sale cu privire la existenţa mărcii înregistrate a reclamantei, Înalta Curte observă că instanţa de apel a consemnat în hotărârea recurată că, deşi apreciază că o atare bună-credinţă ar fi putut fi valorificată în planul întinderii dreptului reclamantei la despăgubire pentru perioada respectivă (în sensul că se cuvenea reparat doar prejudiciul rezultat din utilizarea semnului după ce pârâtei i s-a adus la cunoştinţă că faptele sale încalcă marca), însăşi Curtea de apel observă că această problemă nu face obiectul căii de atac declarate de pârâta ce ar fi putut fi interesată în reducerea perioadei pentru care se acordă despăgubirile.

În consecinţă, nefiind criticată această chestiune, analiza sa excedea limitelor devoluţiunii în calea de atac a apelului astfel cum sunt ele determinate de art. 477 alin. (1) C. proc. civ., astfel încât consideraţiile respective nu au fost valorificate.

În condiţiile acestea, văzând şi dispoziţiile art. 430 alin. (2) C. proc. civ., este vădit că aceste argumente nu au valoarea unor considerente decizorii - fiind de altfel calificate ca indiferente chiar de instanţa de apel - şi nu se identifică în plan procesual interesul urmărit de recurenta reclamantă pentru criticarea lor.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte apreciază că nu se impune aplicarea art. 461 alin. (2) C. proc. civ., chestiunea bunei sau relei credinţe a pârâtei şi a posibilităţii exonerării sale de la plata de despăgubiri nefiind cu adevărat dezlegată în cauză prin decizie.

În fine, se mai remarcă - aşa cum a arătat şi intimata pârâtă - că, deşi recursul este îndreptat formal şi împotriva acelei părţi din decizie prin care a fost respinsă cererea reclamantei privind plata de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit, memoriul cuprinzând motivele căii de atac extraordinare nu se referă în mod expres şi la această soluţie.

De aceea, în privinţa respingerii despăgubirilor pentru prejudiciul de natură morală, recursul apare a fi nemotivat; în absenţa unor critici concrete de nelegalitate şi faţă de dispoziţiile art. 489 alin. (1) C. proc. civ., chestiunea nu poate face obiectul învestirii instanţei de recurs.

Urmând a respinge recursul ca nefondat, potrivit art. 496 C. proc. civ., instanţa va face aplicarea art. 453 C. proc. civ. şi va obliga recurenta căzută în pretenţii la plata sumei de 5950 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, sumă ce reprezintă onorariul avocaţial achitat de intimată în etapa recursului, potrivit dovezilor depuse la dosar .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1881 A din 8 decembrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B. S.R.L..

Obligă pe recurenta-reclamantă A. S.R.L. la plata sumei de 5950 RON către intimata-pârâtă B. S.R.L., cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 decembrie 2023.