Trademark infringement dismissed; plaintiff failed to prove use of distinct elements despite partial non-use.

Jugement commercial II No 2020/14

Audience publique du vendredi, dix-sept octobre deux mille quatorze.

Numéro 157977 du rôle

Composition :

MAGISTRAT1.), 1er vice-président; MAGISTRAT2.), 1er juge; MAGISTRAT3.), 1er juge; GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à E-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce de (…), page C-(...), feuillets (...) et suivants du volume (...), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.) avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, susdit, e t :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), défenderesse, comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________ F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg, en date du 7 novembre 2013, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le 22 novembre 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 157 977 du rôle pour l’audience publique du 22 novembre 2013 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 17 septembre 2014, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT1.), donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître AVOCAT3.) répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

La société anonyme SOCIETE2.) SA est titulaire de la marque Benelux suivante :

(image)

Cette marque a été enregistrée le 5 septembre 2008 sous le numéro NUMERO1.) et couvre des produits de la classe 30, pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage. Elle constitue la base de l’enregistrement international numéro NUMERO2.) du 7 novembre 2008.

La société est également titulaire des marques suivantes :

- N°NUMERO3.) marque figurative « pasta PRODUIT1.) », classe 30, pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage, enregistrée le 25 juillet 1989 ;

(image)

- N°NUMERO4.) marque figurative « pasta PRODUIT1.) », classe 30, pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage, enregistrée le 22 août 1988.

(image)

La société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.) ») est notamment active dans le domaine de l’habillement et de l’ameublement et décoration intérieur et utilise depuis un certain nombre d’années à l’échelle mondiale le signe « PRODUIT1.) » comme nom de domaine et enseigne. Elle exploite 57 magasins PRODUIT1.) sur le territoire du Benelux. Elle utilise également le signe « PRODUIT1.) »

comme marque et détient de nombreuses marques communautaires, Benelux et internationales comprenant le signe PRODUIT1.).

Elle a notamment déposé le 5 mars 2010 une marque communautaire (n°NUMERO5.)) PRODUIT1.) visant tous les produits et services de toutes les classes. Ce dépôt fait actuellement l’objet de plusieurs procédures d’opposition auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

Par décision de la chambre d’opposition de l’OHMI du 30 janvier 2014, les droits d’SOCIETE1.) en relation avec la marque communautaire PRODUIT1.) (n°NUMERO6.)), enregistrée le 13 octobre 2005, ont été révoqués notamment pour les produits de la classe 30.

Procédure

Par exploit d’huissier du 7 novembre 2013, SOCIETE1.) a assigné SOCIETE2.) devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) demande au tribunal de constater que la marque Benelux « pasta PRODUIT1.) Sublime » n°NUMERO1.) n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits qu’elle désigne en classe

30 et de prononcer la déchéance des droits de SOCIETE2.) sur cette marque pour l’ensemble des produits qu’elle désigne en classe 30. Elle demande que la présente décision soit inscrite sur le Registre Benelux des Marques de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle.

Elle demande encore que le tribunal ordonne la radiation de la marque internationale n°NUMERO2.) du Registre International des Marques de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Elle sollicite finalement une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.

La demande en déchéance est basée sur l’article 2.26 alinéa 2 sous a) de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).

Quant au moyen du défaut d’intérêt à agir, SOCIETE1.) fait valoir qu’il n’est pas exigé que l’intéressé au sens de l’article 2.27 de la CBPI soit titulaire d’une marque. Par ailleurs en vertu du droit commun, une personne aurait intérêt à agir lorsque l’action est susceptible de lui procurer un avantage, ce qui serait le cas en l’espèce.

Au fond, elle fait valoir que la marque litigieuse n’est pas utilisée par SOCIETE2.) sur le territoire du Benelux depuis une période ininterrompue de cinq ans. Elle serait dès lors en droit de demander la déchéance de cette marque Benelux. Sur base de l’article 6.3) de l’Arrangement de Madrid, prévoyant que le sort de l’enregistrement international suit celui de l’enregistrement de base, elle sollicite également la radiation de la marque internationale.

Quant à la preuve de l’usage normal, elle fait valoir que toutes les factures versées sont établies par une société italienne, dont le seul lien avec SOCIETE2.) est un contrat de licence qui ne porte même pas sur des marques précises. Or, en l’espèce des marques déterminées seraient en cause. Par ailleurs, les factures en cause ne mentionneraient même pas la marque « pasta PRODUIT1.) Sublime ». SOCIETE2.) serait effectivement en aveu de ne pas faire usage au Benelux de la marque telle que déposée. Il ne saurait dès lors avoir usage normal de la marque.

La défenderesse invoque l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt d’SOCIETE1.) à contester la marque « pasta PRODUIT1.) Sublime », enregistrée pour les seuls produits de la classe 30.

Au fond, elle sollicite que la demande soit déclarée non fondée et réclame une indemnité de 5.000,- sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Bien que SOCIETE2.) reconnaisse que la marque litigieuse n’est pas utilisée en tant que telle par son licencié sur le territoire Benelux, elle fait valoir, en se référant à l’article 15 paragraphe 1er , alinéa 2 a) du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, que l’usage des marques n° NUMERO3.) et NUMERO4.) constitue un usage sérieux de la marque actuellement mise en cause.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 2.26 alinéa 2 sous a) de la CBPI « Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l’article 2.27, dans la mesure où, après la date de l’enregistrement : il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant un période ininterrompue de cinq années ; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque ».

On entend également par usage de la marque notamment l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ainsi que l’usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque (article 2.26.3. a et c de la CBPI).

La CBPI précise à l’article 2.27 que tout intéressé peut invoquer l’extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l’article 2.26 alinéa 2.

En droit commun, l’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur.

Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt personnel, né et actuel. Le droit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance ; il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de quelqu’un.

Il est admis que la notion de « tout intéressé » repris dans les articles 2.27 précité et 2.28 relatif aux nullités est à interpréter de façon identique (voir dans ce sens Th. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Larcier, p. 498, n°611).

La notion d’intéressé au sens des articles précités de la CBPI est à interpréter dans le sens le plus large. L’existence d’un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante (A. BRAUN, Précis des marques, 4e édition, Larcier, n°534, p. 559). Cette notion doit être interprétée dans son sens commun et elle vise toute personne qui peut avoir intérêt à ce que soit constatée la déchéance de l’enregistrement (E. CORNU, note sous la décision du Président du Tribunal de commerce, cess., 16 avril 2012, Ing. Cons., 2012, 411).

Dans la mesure où SOCIETE1.) utilise le signe PRODUIT1.) à très grande échelle et qu’elle en a développé une renommée dans le Benelux, elle doit être considérée comme ayant intérêt à agir en déchéance de toute marque incluant le signe PRODUIT1.).

Il convient partant de retenir qu’SOCIETE1.) est à considérer comme intéressée au sens de l’article 2.27 de la CBPI et que sa demande est recevable.

Au fond, la notion d’usage normal, qui a la même portée que la notion d’usage sérieux utilisée par la Directive 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (ci-après la « Directive »), a été précisée par la Cour de Justice Benelux comme suit : « on ne vise certainement pas un usage étendu à l’ensemble du Benelux, ni un usage notoire, c’est-à-dire connu du public, ni tout autre usage intensif de la marque dans le dessein d’acquérir dans le Benelux un débouché pour l’article marqué ; l’usage normal ne vise rien d’autre que l’activité sincère du titulaire de la marque, dans les détails prévus par la loi, en vue de vendre l’article marqué, compte tenu de toutes les circonstances propres à la cause, y compris la nature du produit ou le comportement du titulaire ; il faut qu’il y ait eu une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué (Cour de Justice Benelux,

27 janvier 1980, affaire 80/1).

Le tribunal ne peut pas tenir compte d’un usage minime manifestement effectué pour les seuls besoins de la cause (A. BRAUN, op.cit., p.533, n°513).

La Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que la notion d’usage sérieux doit s’entendre d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

Il résulte de cette notion d’«usage sérieux» que la protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposable aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises. Il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles, de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe (C.J.U.E., 15 janvier 2009, C-495/07, n°17 à 19).

La demanderesse argumente qu’aucun usage de la marque par la société SOCIETE2.) ne serait constaté et que le contrat de licence versé ne serait pas assez précis quant au territoire visé et quant aux marques couvertes. Or, l’article 2.27 de la CBPI, cité ci-dessus, précise expressément qu’un usage par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque est à considérer comme usage de la marque. Ainsi, le tiers qui fait l’usage ne doit même pas être licencié (A. BRAUN, op. cit., p. 357, n°516) et SOCIETE2.) peut valablement se prévaloir de l’usage, même par des tiers, de sa marque sur le territoire Benelux. Les arguments tirés par SOCIETE1.) de l’imprécision du contrat de licence versé sont dès lors sans pertinence.

La demanderesse fait plaider qu’il n’est pas fait usage de la marque, telle que déposée. Il est dans ce contexte admis en doctrine qu’une certaine modernisation de la marque est toujours possible sous le couvert d’un dépôt plus ancien sans qu’il y ait pour autant déchéance (A. BRAUN, op. cit., p. 539, n°518).

De même, comme relevé ci-dessus, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage (CBPI et article 10 paragraphe 2 point a) de la Directive).

Dans ce contexte, il a été jugé que la Directive, en évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (C.J.U.E., 25 octobre 2012, C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, C-252/12 ).

Le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Ce caractère distinctif d’une marque enregistrée peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (C.J.U.E., 18 avril 2013, C-12/12 ; C.J.U.E.,

18 juillet 2013, C-252/12).

En l’espèce, il résulte des factures versées, couvrant les années 2008 à 2013, qu’il y a une utilisation combinée et constante, quoique légèrement différente au fil des années, de l’image de la femme portant un bouquet de blé et de l’ovale avec l’inscription « pasta PRODUIT1.) ». En particulier, l’élément combiné de la femme avec le bouquet de blé et l’ovale « pasta PRODUIT1.) », tel qu’utilisé sur les factures jusqu’en octobre 2011, est identique à celui figurant à la marque. Ce n’est qu’en octobre 2011 que l’apparence de la femme et surtout de l’arrière-fond ont légèrement évolué dans le sens où l’existence du cercle n’apparaît plus aussi clairement.

Il est vrai que les pièces versées n’établissent pas un quelconque usage au Benelux du terme « Sublime », ni de la marque litigieuse avec tous ses éléments composants. Néanmoins, le terme « Sublime », contrairement à la combinaison de la femme et de l’ovale « pasta PRODUIT1.) », ne constitue pas un élément distinctif de la marque mais est plutôt descriptif du goût ou de la qualité des produits couverts par la marque. Ce sont clairement la femme avec le bouquet de blé et l’ovale « pasta PRODUIT1.) » qui constituent les éléments distinctifs de la marque. Les personnes confrontées à la marque en question identifieront l’origine des pâtes et les distingueront d’autres produits similaires par l‘identification de la combinaison de ces deux éléments.

Dès lors, le fait que la marque n’est pas utilisée telle qu’elle a été déposée ne porte pas à conséquence dans la mesure où ses éléments distinctifs le sont régulièrement. Il en découle que le caractère distinctif de la marque n’a pas été altéré, la marque gardant son pourvoir d’identification.

Ainsi, l’usage normal de la marque est-il établi et la demande en déchéance est partant à rejeter.

Au vu du sort réservé à sa demande, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de cet article.

La demande de SOCIETE2.) en allocation d’une telle indemnité est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500,- EUR.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit la demande recevable ;

la déclare non fondée ;

déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société SOCIETE2.) SA une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.