Belgian court partially quashes appeal ruling on procedural costs, rejecting Mars's argument that Nestlé's conduct was unreasonable.

N° C.09.0425.N

1. MARS NEDERLAND B.V., société de droit néerlandais,

2. MARS BELGIUM, société anonyme,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

NESTLE BELGILUX, société anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

Il ressort de l'arrêt que la première demanderesse, Mars Nederland bv, est titulaire d'une marque figurative Benelux déposée sous le numéro 80154 pour des produits de classe 30 (chocolat, produits en chocolat et snacks). La seconde demanderesse, Mars Belgium société anonyme, fait partie du même groupe international et distribue, avec la première demanderesse, des produits alimentaires, parmi lesquels des biscuits ronds enrobés de chocolat prêts à croquer dans des emballages portant notamment la marque figurative précitée. Ces emballages portent la marque verbale « Maltesers ».

La défenderesse, Nestlé Belgilux société anonyme, commercialise, dans le Benelux, des biscuits ronds enrobés de chocolat sous la marque verbale Kitkat, dans un emballage dont les demanderesses prétendent qu'il contient des éléments identiques à ceux de la marque figurative précitée.

Seule la marque figurative fait l'objet de l'instance. La cour d'appel décide notamment que la marque figurative des demanderesses est dépourvue de tout caractère distinctif et est, dès lors, nulle et que l'action en cessation introduite par les demanderesses doit être rejetée.

III. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent six moyens.

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Conformément à l'article 2.28.1 de la Convention Benelux relative à la propriété intellectuelle, tout intéressé peut invoquer la nullité:

« (...)

b. de l'enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif ;

c. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

d. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

(...) ».

Conformément à l'article 2.28.2 de la Convention Benelux du 25 février 2005, les tribunaux peuvent décider que les marques visées à l'alinéa 1, sous b, c et d, ont acquis, après l'enregistrement, un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.

En ce qui concerne l'article 3, alinéa 3, de la Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (actuellement : Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) - qui permet qu'une marque susceptible d'être déclarée nulle peut néanmoins acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en est fait -, il ressort d'un arrêt du 7 juillet 2005 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il y a lieu d'apprécier globalement tous les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné et que, dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (Nestlé, C-353/03, Jur.I - 1635, n° 31). La Cour de justice confirme ce point de vue dans un arrêt du 22 juin 2006 dans lequel elle considère que le caractère distinctif peut être acquis par l'usage après un processus d'intégration normal auprès des consommateurs en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont confrontés à la marque (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, Jur. I-5677, n° 70 et 71).

La précision apportée par la Cour de justice qu'une marque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage même si elle est utilisée en combinaison avec une marque verbale ou figurative (voir à ce propos arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, Jur. I-5677, n° 59; arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C - 353/03, Jur.I - 1635, n° 30) ne déroge pas à sa jurisprudence suivant laquelle, en ce qui concerne l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que telle (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, Jur. I-5677, n° 61 ; arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, Jur.I - 1635, n° 26 et arrêt du 18 juin 2002, Philips, C - 299/99, Jur. I-5475, n° 64).

2. Le juge du fond apprécie souverainement si la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, mais la Cour peut examiner si le juge du fond a pu déduire cette appréciation des faits invoqués devant lui.

3. En examinant le caractère suffisant de l'usage constant de la marque figurative spécifique en tant que partie de la marque verbale et figurative complexe « Maltesers », les juges d'appel ont examiné plus spécifiquement si la marque litigieuse a, en l'espèce, été utilisée suffisamment intensivement et longtemps pour acquérir un caractère distinctif.

A cet égard, les juges d'appel ont constaté qu'en raison du fait que la marque figurative invoquée est toujours utilisée avec l'élément verbal Maltesers dans la publicité et l'emballage, le public cible ne conçoit plus la marque figurative de manière distincte mais uniquement comme une partie d'un tout indivisible. En outre, les juges d'appel ont considéré que la marque figurative disparaît à l'arrière-plan parce que le public interprète l'élément verbal comme une indication claire de la provenance en raison de son pouvoir distinctif dominant. Les juges d'appel n'ont ainsi pas nié que ladite marque ne doit pas nécessairement être utilisée de manière indépendante pour qu'elle soit prise en considération pour l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

Ils ont toutefois considéré que le produit n'est pas identifié comme provenant d'une entreprise déterminée par le public cible sur la base de l'usage de la marque.

Ils ont considéré en outre qu'il n'est pas dérogé aux constatations qu'ils ont faites par les études de marché effectuées et invoquées par les demanderesses.

4. Sur la base des faits qu'ils ont indiqués, les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision qu'un usage constant suffisant, qui est la condition d'une marque figurative spécifique en tant que partie d'une marque figurative et verbale complexe « Maltesers », fait défaut.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

5. Les juges d'appel ont fondé leur décision que la marque figurative litigieuse n'a pas acquis de caractère distinctif après un processus d'intégration, non seulement sur la considération visée par le moyen, en cette branche, qu'il ressort de l'évolution reproduite par les demanderesses dans les conclusions de synthèse (entre 1991 et aujourd'hui) de l'emballage qu'elle a utilisé pour le produit Malteser que la marque figurative invoquée en tant que telle, c'est-à-dire avec la disposition, nombre et densité bien connus invoqués, n'est pas utilisée comme partie d'un tout pour l'emballage. Les juges d'appel ont aussi déduit cette décision du motif distinct, critiqué en vain par le moyen, en sa seconde branche, suivant lequel le produit n'est pas identifié comme provenant d'une entreprise déterminée par le public cible en raison de l'usage de la marque figurative.

Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.

6. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne quant à l'interprétation de l'article 3, alinéa 3, de la Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1998 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Sur le deuxième moyen :

7. Le moyen, qui critique la décision des juges d'appel concernant le danger de confusion, alors que les juges d'appel, tel qu'il ressort de la réponse au premier moyen, ont considéré à juste titre que la marque figurative invoquée est nulle, est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt et est, dès lors, irrecevable.

Sur le troisième moyen :

8. Le moyen, qui critique la décision des juges d'appel suivant laquelle la défenderesse n'a pas tiré d'avantage illicite d'un caractère distinctif ou de la réputation que la « marque Maltesers », alors que les juges d'appel, tel qu'il ressort de la réponse au premier moyen du présent arrêt, considèrent légalement que la marque figurative invoquée est nulle, est dirigé contre un motif surabondant et est, dès lors, irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

9. En se référant, sous le point VI de l'arrêt attaqué « aux considérations précitées », les juges d'appel se sont référés aux considérations de leur arrêt qui sont à la base de la nullité de la marque litigieuse et à celles qui fondent leur décision concernant le caractère non fondé d'une infraction éventuelle au droit des marques.

Les juges d'appel ont considéré, en outre, sous le même point VI, qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne la commercialisation en Belgique du projet litigieux, la défenderesse ne s'est pas rendue coupable d'une imitation servile ni de concurrence parasitaire et que « les pratiques commerciales trompeuses et malhonnêtes à l'égard du consommateur » invoquées par les demanderesses, en ordre subsidiaire, ne sont pas établies.

10. En décidant ainsi, les juges d'appel ont suffisamment précisé les constatations sur la base desquelles ils ont considéré qu'une infraction à la loi sur les pratiques commerciales n'était pas fondée dans le chef de la défenderesse et ont précisé les motifs permettant à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

11. Par les considérations reproduites à la réponse au moyen, en sa première branche, les juges d'appel ont rejeté et répondu à la défense visée par les demanderesses en cette branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

12. Tel qu'il ressort de la réponse donnée au moyen en sa première branche, les juges d'appel n'ont pas déclaré non fondée la demande basée par les demanderesses sur la loi sur les pratiques du commerce parce que leur marque est nulle ou parce que la défenderesse n'a pas commis d'infraction. Par ces considérations, ils ont uniquement indiqué les constatations de fait sur la base desquelles ils ont rejeté cette demande.

Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une thèse contraire, se base sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et, dès lors, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

13. En se référant, sous le point VI de l'arrêt attaqué, aux constatations de fait qui sont à la base de la nullité de la marque litigieuse et à celles qui fondent leur décision concernant le caractère non fondé d'une infraction éventuelle au droit des marques, les juges d'appel n'ont pas subordonné l'application de la loi sur les pratiques du commerce aux conditions applicables en matière du droit des marques ;

Le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et, dès lors, manque en fait.

Sur le cinquième moyen :

Quant à la première branche :

14. Les juges d'appel ont considéré, sous le point II de l'arrêt attaqué, que « La convention Benelux relative à la propriété intellectuelle s'oppose à ce qu'une action en cessation du chef d'infraction aux marques soit introduite par une personne qui n'est pas 'titulaire de la marque' (...) » et que « c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en cessation introduite par la seconde demanderesse sur la base d'une infraction aux marques, en se fondant sur des motifs judicieux qui n'ont pas été réfutés par les demanderesses et qui ont été repris par la cour ».

15. Les juges d'appel indiquent ainsi de manière claire que la demande de la seconde demanderesse est irrecevable dans la mesure où elle a été introduite sur la base d'une infraction aux marques.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxième et troisième branches :

16. Le moyen qui, en ces branches, suppose que les juges d'appel ont déclaré la demande de la seconde demanderesse irrecevable aussi en ce qui concerne l'infraction à la loi sur les pratiques du commerce invoquée par cette partie, tel qu'il ressort du numéro de marge 15, manque en fait.

Sur le sixième moyen :

17. En vertu de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, à la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.

L'article 1022 précité dispose notamment que dans son appréciation, le juge tient compte :

- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;

- de la complexité de l'affaire ;

- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;

- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Il ressort des travaux parlementaires qu'il s'agit de critères précis qui doivent baliser la décision judiciaire aux fins de garantir que l'accès au juge sera conservé et facilité. L'attitude au procès d'une des parties dans d'autres instances ne relève pas des éléments dont le juge peut tenir compte lors de l'appréciation du montant de l'indemnité de procédure, sauf comme élément d'une situation déraisonnable.

18. Les juges d'appel ont accordé à la défenderesse l'indemnité de procédure maximum pour des biens qui ne sont pas évaluables en argent. Ils ont fondé leur décision non seulement sur la complexité du dossier, tant en fait qu'en droit, mais aussi sur l'attitude entêtée des demanderesses au cours du procès qui ont déjà saisi différents tribunaux en Belgique afin d'obtenir une décision sur des faits fondamentalement identiques, fût-ce fondée sur d'autres motifs de droit. Ils n'ont ainsi pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les demanderesses à payer à la défenderesse une indemnité de procédure de 10.000 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demanderesses aux cinq sixièmes des dépens ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100624.5