Det tidligere registrerede varemærke DINO-SAURUS ikke forveksleligt med varemærket DINO-IOLI

Det tidligere registrerede varemærke DINO-SAURUS ikke forveksleligt med varemærket DINO-IOLI

År 1996, den 30. oktober afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 6/94

Klage fra Toms Chokolade A/S, Bagsværd, v/Advokatfirmaet Plesner & Lunøe København

over

Patentdirektoratets afgørelse af 21. december 1993 vedrørende gyldigheden af varemærkeregi-strering VR 2115 1993 DINO-IOLI for Société des Produits Nestlé S.A. Schweiz, v/Hofman-Bang & Boutard A/S.

Den 3. april 1991 indleverede Société des Produits Nestlé S.A., Frankrig v/Hofman-Bang & Boutard A/S en ansøgning om registrering af varemærket DINO-IOLI for nærmere angivne varer i klasserne 29 og 30.

Varemærket blev registreret den 12. marts 1993.

Den 14. april 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 10. juni 1993 nedlagde klageren, TOMS CHOKOLADE A/S indsigelse mod registreringens gyldighed. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

"Indsigelsen sker på baggrund af forvekslingsrisikoen med vores registrerede varemærke DINO-SAURUS nr. 2128 1962.

Ligesom vores mærke består anmelders mærke af 2 led, der er adskilt af en bindestreg. Første led i de 2 mærker DINO er identiske. Vores mærke er bl.a. registreret for hele klasse 29 og hele klasse 30, hvorfor der er varemærkesammenfald mellem vores og anmelders mærke.

Endvidere skal det bemærkes, at vores mærke igennem en lang årrække er blevet stærkt indarbejdet for et sukker/-konfektureprodukt.

På ovennævnte grundlag mener vi således ikke, at en endelig registrering af anmelders mærke bør finde sted."

I skrivelse af 18. oktober 1993 fremkom Patentbureauet Hofmann-Bang & Boutard på vegne mærkeindehaver med følgende kommentarer i anledning af den nedlagte indsigelse

"Det bestrides selvsagt ikke, at de første to stavelser er identiske, men tredje og fjerde stavelse i de to mærker er helt forskellige, hvilket nedenstående opstilling klart viser

-IOLI

-SAURUS

Det fremgår heraf med stor tydelighed, at der ingen ligheder er. Denne manglende lighed har selvfølgelig afsmittende virkning på mærkernes helhedsudseende.

Dertil kommer, at indsigernes mærke er et begreb (kæmpeøgler), som tilmed p.,t. er et modebegreb. Der er ingen tvivl om, at netop begrebet DINO-SAURUS har en individualiserende virkning, mens det anmeldte mærke ikke har en sådan betydning.

Der erindres om, at også begrebsgrundlaget er en væsentlig del af baggrunden for at statuere forvekslelighed, og denne er ikke tilstede her.

Det bemærkes endvidere, at der er andre varemærker, hvori indgår bestanddelen DINO- i klasse 30. Der henvises således til registreringsnummer VR 01.739 1990 DINO LOLLY, hvor bestanddelen DINO tilmed er fremhævet på bekostning af endestavelsen LOLLY.

På denne baggrund ser vi ikke rettere, end at de her omhandlede mærker kan sameksistere, og vi skal derfor henstille, at indsigelsen afslås."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 21. december 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

"I medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling med et ældre varemærke, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

For at der kan anses for at være risiko for forveksling, skal der således foreligge både mærkelighed og varesammenfald eller vareartslighed.

Der er varesammenfald, og det afgørende for, om mærkerne er forvekslelige, er derfor, om der er mærkelighed. Direktoratet mener ikke, at dette er tilfældet. Det forhold, at mærkerne begge består af to led, adskilt med en bindestreg, hvor det første led DINO er identisk i de to mærker, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at der er mærkelighed. Mærkernes andet led er meget forskellige, både synsmæssigt og lydligt. Endvidere er ordet DINO-SAURUS - ganske vist normalt skrevet i ét ord - et kendt begreb, som ikke let forveksles med kunstord.

De har anført, at Deres mærke DINO-SAURUS er stærkt indarbejdet for sukker/-konfektureprodukter. I den anledning skal det bemærkes, at selv om mærket DINO-SAURUS er stærkt indarbejdet, kan det ikke anses for forveksleligt med mærket DINO-IOLI."

Denne afgørelse har klageren repræsenteret ved advokatfirmaet Plesner & Lunøe ved skrivelse af 18. februar 1994 indbragt for Patentankenævnet og anført følgende

"Som advokat for Toms Fabrikker A/S påanker jeg herved Patentdirektoratets afgørelse af 21. december 1993.

Mine klienter er indehavere af det registrerede varemærke DINO-SAURUS (VR 2128/1962). Det gøres gældende, at dette mærke er til hinder for registrering af DINO-IOLI. De relevante klasser er 29 og 30.

Mine klienter er tillige indehavere af varemærket DINO. Varemærkeretten til DINO er baseret på brug og indarbejdelse siden 1962. Varemærket er brugt for en lakridsvare. Udførlig dokumentation for indarbejdelsen vil blive fremsendt snarest.

Toms Fabrikker A/S fik i efteråret 1993 ved Retten i Århus nedlagt fogedforbud mod betegnelserne DINOSAUR PLANET (tyggegummi), DINO-LAND (tyggegummi-cigaret) og DINO FIZZ (popping candy). Justifikationssag verserer for Sø- og Handelsretten. Også relevant materiale herom vil blive fremsendt snarest.

Til yderligere orientering vedlægges kopi af Direktoratets afgørelse af 29. maj 1989 i sagen DINO LOLLY.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Patentdirektoratet ikke er gjort opmærksom på indsigerens selvstændige varemærkeret til mærkebestanddelen DINO."

Mærkeindehaveren har ved skrivelse af 15. juli 1994 nedlagt påstand om stadfæstelse af Direktoratets afgørelse og har bl.a. udtalt som følger

"Efter offentliggørelse i Registreringstidende indleverede Toms Chokolade A/S den 10.06.93 indsigelse mod mærkets endelige registrering, jfr. bilag B. Indsigelsen støttedes på påstået forvekslelighed mellem mærkerne DINO-IOLI og DINO-SAURUS, hvilken sidste varemærkeregistrering VR 02.128 1962 omfatter samtlige varer i klasse 29 og 30. Dertil hævdedes det i øvrigt, at mærket var stærkt indarbejdet for et sukker/-konfektureprodukt.

Ved brev af 18. oktober 1993 bestred varemærkekonsulenterne for anmelderne dette og påpegede, at endestavelserne var så forskellige, at det med stor tydelighed fremgik, at der ikke var tale om mærkelighed, jfr. bilag C.

Dertil kommer, at betegnelsen DINO-SAURUS i øvrigt er et begreb, der også har adskillende betydning. Ved afgørelse af 21. december 1993 afslog Patentdirektoratet indsigelsen under henvisning til, at der ikke var mærkelighed. Direktoratet fandt, at skønt der er tale om to identiske forstavelser, er dette ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere mærkelighed, når endestavelserne er så forskellige, som tilfældet er i nærværende sag. Dertil fandt Patentdirektoratet, at DINO-SAURUS tillige er et kendt begreb, som ikke let forveksles med et kunstord. Endvidere tilføjer Patentdirektoratet, at selv om betegnelsen DINO-SAURUS var et stærkt indarbejdet ord for sukker/-konfektureprodukter - og det er i øvrigt udokumenteret -, er dette ikke i sig selv nok til at statuere mærkelighed. Indsigelsen blev derfor ikke taget til følge.

Patentdirektoratets afgørelse er i fuld overensstemmelse med den praksis, der foreligger om tostavelsesord.

Som det fremgår af klageskrivelsen af 18. februar 1994, har der været kontakt mellem parterne om en forligsmæssig løsning af sagen. Indklagede mener imidlertid ikke at kunne indgå på en aftale, da der hverken er dokumenteret brug eller indarbejdelse af noget som helst, endsige for de lakridsvarer, som mærket DINO-SAURUS (DINO?) hævdes at være måske endog indarbejdet for. Der ses ikke at være behov for, at indklagedes varefortegnelse skal indskrænkes, eftersom der ikke foreligger nogen mærkelighed."

Klageren har i skrivelse af 29. september 1994 principalt påstået VR 2115 1993 DINO-IOLI ophævet, subsidiært, at registreringen ophæves for så vidt angår chokolade, konfekturevarer og slik (sukkervarer). Klageren anfører endvidere følgende

"SAGSFREMSTILLING

1

I slutningen af begyndelsen af 1960'erne påbegyndte Toms Fabrikker A/S varemærkebrug for betegnelsen DINO SALTSTÆNGER. Saltlakridsstængerne blev markedsført i firkantede papæsker, jf. bilag 1.

I 1962 fik Toms Fabrikker A/S registreret varemærket DINO-SAURUS for klasserne 5, 16, 18, 29, 30 og 32, jf. bilag 2. I forbindelse med fornyelse af varemærket er registreringen indskrænket, så den gælder for klasserne 5 og 30, jf. bilag 3. Registreringen omfatter alle varer i klasserne 5 og 30.

Fra 1962 og fremefter har udformningen af mærket set ud som udvist af bilag 4 og 5 (DINO-SAURUS). I de næstfølgende 30 år er mærket DINO-SAURUS indarbejdet på det danske marked. Fra august/september 1993 har Toms Fabrikker A/S udformet en ny etikette til produktet DINO-SAURUS, jf. bilag 6. Som bilag 7 fremlægges promotion vedrørende markedsføring af den nye emballage. Som bilag 8 fremlægges eksempel på en ny pose med et aftageligt klistermærke ligeledes markedsført fra dette tidspunkt. Det bemærkes, at selve varemærket i hele perioden har været udformet på samme måde.

2

Sideløbende med brug af mærket DINO-SAURUS har Toms Fabrikker A/S på det danske marked brugt og indarbejdet mærket DINO for saltlakridser. Som dokumentation herfor fremlægges som bilag 9-18 eksempler på grossist-, henholdsvis detailprislister, for perioden 1972-1993. Til yderligere dokumentation fremlægges som bilag 19 "ferietilbud 1976" og som bilag 20 "Pingvinsortiment nr. 1" fra 1981. Endelig fremlægges som bilag 21 ordreseddel.

3

I efteråret 1993 fik Toms Fabrikker A/S ved Retten i Århus nedlagt fogedforbud mod betegnelsen DINOSAUER PLANET (tyggegummi), DINO-LAND (tyggegummicigaret) og DINO FIZZ (popping candy), jf. bilag 22. Sikkerhed stor kr. 1 mio. blev stillet, jf. bilag 23, og fogedforbuddet er i kraft. Justifikationsstævning blev indleveret ved Sø- og Handelsretten den 4. oktober 1993, og sagen verserer fortsat ved Sø- og Handelsretten.

ANBRINGENDER

Til støtte for den principale påstand gøres det gældende, at varemærkerne DINO-SAURUS og DINO-IOLI er forvekslelige, idet ordet DINO indgår som et selvstændigt ord i DINO-IOLI. Begge ordmærker er opdelt ved en bindestreg, hvilket bestyrker forvekslingsrisikoen. Hertil kommer, at ordet DINO igennem de sidste 30 år har været brugt med større og fremhævede bogstaver i forhold til ordet SAURUS. DINO er dominerende, mens SAURUS er brugt med mindre fremhævede typer. Med baggrund i den omfattende indarbejdelse, der har fundet sted, kan det ikke komme Toms Fabrikker A/S til skade, at øgler er blevet et modefænomen i 1990'erne. Toms Fabrikker A/S har længe inden "øglebølgen" registreret, ibrugtaget og kontinuerligt brugt mærket DINO-SAURUS på det danske marked. Det gøres gældende, at varemærket DINO-SAURUS nyder beskyttelse som et Kodak-mærke, og beskyttelsesområdet må fastlægges i overensstemmelse hermed.

Som bilag 24 fremlægges til støtte for påstanden Patentdirektoratets afgørelse af 29. maj 1989 vedrørende mærket DINO-SAURUS over for DINO-LOLLY. Som det fremgår, er Direktoratet enig med Toms Fabrikker A/S i, at ordene DINO-LOLLY og DINO er forvekslelige.

Varemærkeregistrering 2128/1962 vedrører alle varer i klasserne 5 og 30, og kriteriet om vareartslighed er derfor opfyldt.

Subsidiært gøres det gældende, at Toms Fabrikker A/S har selvstændig varemærkeret til ordet DINO, som kontinuerligt er brugt på det danske marked i hvert fald fra 1972, jf. bilagene 9-21. Varemærket DINO er helt indeholdt i mærket DINO-IOLI, og mærkerne er på denne baggrund forvekslelige. Indarbejdelsen er sket i relation til chokolade, sukkervarer og konfekture (slik), og mærket DINO-IOLI må følgelig begrænses til ikke at angå disse varer."

Mærkeindehaveren har i skrivelse af 9. januar 1995 fastholdt sin påstand om stadfæstelse og har som begrundelse herfor anført, at "der som anført i Patentdirektoratets afgørelse af 21. december 1993 (bilag D) ganske enkelt ikke foreligger mærkelighed. Der henvises her til Patentdirektoratets afgørelse p. 2 og 3, hvor dette punkt præcist beskrives. Først og fremmest er mærkernes andet led meget forskellige, både synsmæssigt og lydligt. Dernæst er DINO-SAURUS et kendt begreb, som ikke let forveksles med et kunstord.

Det fremsendte bilagsmateriale giver indklagede anledning til følgende kommentarer

Desuagtet bilagsmaterialet ifølge teksten i brev af 29. september 1994 skulle understøtte indarbejdelse og endog Kodak-status for betegnelsen DINO-SAURUS, belyser dokumentationsmaterialet i bilagene 1 til 21 ikke andet end, at en betegnelse, hhv. DINO, DINO-SAURUS eller PINGVIN DINO-saurus, er eller har været anvendt for lakrids (lakridssaltstænger).

Materialet er interessant, dels fordi det viser, at betegnelsen DINOSAURUS ikke anvendes således som indiceret i klagerens brev af 29. september 1994 p. 3, hvori det hedder

"Det gøres gældende, at varemærket DINO-SAURUS nyder beskyttelse som et Kodak-mærke, og beskyttelsesområdet må fastlægges i overensstemmelse hermed."

Det, det de facto anvendes for, er følgende

Bilag 1: DINO saltstænger

Bilag 4: PINGVIN DINO- saltlakridsstænger

Bilag 5: DINO-saurus saltstænger PINGVIN lakrids.

Bilag 6: PINGVIN DINO-saurus saltlakrids.

Bilag 7: PINGVIN DINO-saurus saltlakrids.

Bilag 8: PINGVIN DINO-saurus lakrids.

Bilag 9-18

Bilag 9 indeholder under betegnelsen BLØD LAKRIDS betegnelsen DINO.

Bilag 10 indeholder under betegnelsen DIVERSE LAKRIDSVARER alene betegnelsen Dino.

En gennemgang af dette materiale viser med tydelighed, at betegnelsen DINO-SAURUS ikke er anvendt entydigt, og der kan med andre ord ikke være tale om, at dette materiale på nogen måde beviser eller blot sandsynliggør, at der er tale om indarbejdelse af betegnelsen, endsige at den pågældende betegnelse har Kodak-status. Ved indarbejdelse erindres der om, at det pågældende produkt inden for omsætningskredsen skal være almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer. Hvad angår omsætningskredsen, bemærkes, at det drejer sig om omsætningen på landsplan, og at det drejer sig om fødevarer. Der stilles relativt høje krav til, at dokumentere indarbejdelse, når det drejer sig om sådanne almindelige varer som fødevarer.

Om Kodak-status kan der selvsagt slet ikke blive tale, dels fordi det som sagt ikke er dokumenteret på nogen måde, dels fordi den grundlæggende er noget, der skulle indicere, at betegnelsen kunne gøre krav på beskyttelse for alle varearter end blot andre føde- og andre dermed ligeartede varer. Der består ganske enkelt ikke risiko for, at forbrugeren vil opfatte varer mærket med DINO-IOLI som hidrørende fra Toms Fabrikker A/S. Dertil er det væsentligt at notere sig, at der som indledningsvis anført slet ikke består mærkelighed.

Når klageren taler om, at Toms Fabrikker A/S længe inden "øgle-bølgen" tog fat, havde registreret, ibrugtaget og kontinuerligt brugt betegnelsen DINO-SAURUS, må dette nødvendigvis kommenteres. Den første "øglebølge" kom i slutningen af 1950'erne, da Hanna-Barbera Productions Inc. introducerede Flintstones i Danmark, hvor hovedfiguren Fred Flintstones hund Dino blev et yders populært indslag, og A/S J. Høegh Lakrids- og Sukkervarefabrikker, nu Toms Fabrikker A/S, lod betegnelsen DINO-SAURUS indregistrere. Med dette in mente må udtalelsen om, at det ikke bør komme Toms Fabrikker A/S til skade, at øgler er blevet et modefænomen, tages med forbehold. Som det klart fremgår af bilag 1, tilbyder Fred Flintstone netop sin hund (lille øgle) lakridsstænger under betegnelsen DINO, deraf ses, at betegnelsen DINO-SAURUS ikke anvendes i sin helhed, men alene ordet DINO.

Til de anførte kommentarer om den verserende sag ved Sø- og Handelsretten, ses det ikke, hvilken betydning denne kan have for nærværende. For det første drejer det sig om tyggegummi i relation til lakridsvarer, og dernæst tilføjes det udtrykkeligt i fogedrettens afgørelse ved retten i Århus, at spørgsmålet om forvekslelighed mellem de her omhandlede mærker i særlig grad må bedømmes på ordenes typografi, produkternes art og måden, hvorpå de sælges. Der mangler ganske dokumentation i materialet om, hvorledes sagsøgte/rekvisitus i den pågældende sag anvendte betegnelserne DINOSAUR PLANET, DINO-FIZZ og DINO-LAND. Nærværende sag drejer sig alene om den mærkemæssige lighed, således som det kommer til udtryk i Patentdirektoratets afgørelse af 21. december 1993. Her skal vi blot afslutningsvis påpege, at når mærkernes andetled er meget forskellige, således som det er tilfældet her, -SAURUS over for -IOLI, foreligger der ikke mærkelighed.

Sammenfattende skal vi herefter konkludere,

- at der ikke foreligger mærkelighed pga. de meget forskellige endestavelser.

- at der ikke er dokumenteret nogen form for indarbejdelse af begrebet DINO-SAURUS, da det fremlagte materiale først og fremmest påpeger brugen af betegnelsen DINO- i forbindelse med andre beskrivende elementer.

- at der heller ikke foreligger nogen form for Kodak-status for betegnelsen DINO-SAURUS, og

- at der ikke kan tillægges den verserende retssag mellem klageren og tredjemand nogen som helst betydning, ikke mindst da betegnelserne her drejer sig om klagerens betegnelse DINO-SAURUS mod betegnelsen DINOSAUR etc., hvorfor der er tale om en ganske anden mærkeretlig problematik."

Klageren har i skrivelse af 2. marts 1995 anmodet om berostillelse af sagen med henvisning til en verserende sag ved Sø- og Handelsretten.

Klageren skriver

"Idet jeg henviser til, at der i øjeblikket verserer en Sø- og Handelsretssag vedrørende mærkerne DINOSAUR PLANET, DINO-FIZZ og DINO-LAND over for DINO-SAURUS (H 217/93), anmoder jeg høfligst om, at ovennævnte sag stilles i bro afventende udfaldet af Sø- og Handelsretssagen. Den verserende retssag er en justifikationssag af et fogedforbud nedlagt mod Scandinavian Sweet Center ApS. Sagen forventes klar til berammelse inden for et par måneder.

Baggrunden for anmodningen er, at Toms Fabrikker A/S forventer, at retssagen vil kunne få præjudikatsværdi, som kunne være ønskelig at inddrage i sagsbehandlingen for Patentankenævnet. Sø- og Handelsretten skal afgøre, om bl.a. mærket DINO-FIZZ og mærket DINO-LAND er forvekslelige med det af Toms Fabrikker A/S registrerede varemærke DINO-SAURUS. Under Sø- og Handelsretssagen er det - på linie med nærværende sag - gjort gældende, at Toms Fabrikker A/S har indarbejdet varemærket DINO gennem brug. Det er således gjort gældende, at varemærket DINO-SAURUS, henholdsvis varemærket DINO, er forveksleligt med DINOSAUR PLANET, DINO-FIZZ og DINO-LAND. Nærværende sag frembyder identiske juridiske betragtninger, idet det er mærkerne DINO-SAURUS, henholdsvis DINO, overfor DINO-IOLI."

I skrivelse af 28. marts 1995 har mærkeindehaveren udtalt følgende

"Vi kan desværre ikke acceptere, at nærværende ankesag stilles i bero på udfaldet af en Sø- og Handelsretssag nedlagt af Scandinavian Sweet Center ApS og henstiller derfor, at ankesagen behandles uafhængigt af den omtalte Sø- og Handelsretssag."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 7. maj 1996.

Ingen af parterne gav møde.

Ankenævnet skal udtale

Som sagen er forelagt for nævnet, ses det registrerede varemærke DINO-SAURUS ikke særligt indarbejdet, ligesom det ikke er dokumenteret, at bestanddelen DINO er indarbejdet som varemærke.

Herefter og idet mærkerne DINO-SAURUS og DINO-IOLI ikke i sig selv er forvekslelige

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen

Hans Chr. Thomsen

Finn Mikkelsen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse. Direktoratet havde ikke fundet de to mærker forvekslelige. Ankenævnet udtalte bl.a., at som sagen er forelagt for nævnet, ses det registrerede varemærke DINO-SAURUS ikke særligt indarbejdet, ligesom det ikke er dokumenteret, at bestanddelen DINO er indarbejdet som varemærke.