Ansøgning om registrering af varemærket WINGS afslået efter gentagne fristanmodninger fra ansøger for at afslutte forhandlinger med indehaveren af varemærket WING om samtykke

Ansøgning om registrering af varemærket WINGS afslået efter gentagne fristanmodninger fra ansøger for at afslutte forhandlinger med indehaveren af varemærket WING om samtykke

År 1996, den 30. oktober afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen) følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 58/94

Klage fra Giorgio Beverly Hills, Inc., USA, v/Giersing & Stellinger Patentbureau A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 9. august 1994 af varemærkeansøgning nr. 1351 1992.

Den 25. februar 1992 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket WINGS (ordmærke) for alle varer i klasse 3.

I skrivelse af 13. juli 1992 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede/ansøgte varemærker

1. VG 0759 1961 WING

2. VA 7022 1991.

Efter flere anmodninger om forlængelse af svarfristen, senest i skrivelse af 12. juli 1993, skrev klageren den 4. oktober 1993 følgende til direktoratet

"Vi skal herefter høfligst anmode Direktoratet om at stille den ovenfor anførte varemærkeansøgning i bero, idet vi, som det fremgår af vedlagte skrivelse fra indehaveren af den modholdte registrering, ikke kan påregne en stillingtagen til vor anmodning om samtykke før tidligst i foråret 1994."

Direktoratet afslog derefter i skrivelse af 14. oktober 1993 ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, idet mærket kan forveksles med VG 0759 1961.

Klageren gjorde i skrivelse af 18. oktober 1993 direktoratet opmærksom på, at der i direktoratets skrivelse af 13. juli 1993 var givet klageren frist til 13. november 1993, og at direktoratet derfor burde afvente denne frists overskridelse, før der meddeltes afslag.

I skrivelse af 21. april 1994 skrev klageren som følger

"Vi har for 4. gang fulgt FDB's opfordring og henvendt os med henblik på at opnå det af Direktoratet fordrede samtykke til registrering af ovennævnte varemærkeansøgning. FDB har for 4. gang afslået vor anmodning med den samme begrundelse; at på grund af interne overvejelser vedrørende anvendelsen af varemærket, kan man ikke give samtykke, men at vi er velkommen til at vende tilbage til sagen på et senere tidspunkt. Dette tidspunkt plejer at være 6 måneder efter. FDB kan således sidde på et varemærke, som de ikke aner hvad de skal bruge til og forhindre andre, der har varer til deres mærke, i at opnå registrering. Det tangerer misbrug af en dominerende stilling på markedet og er i en sådan situation uacceptabel.

FDB har registreret "WING" i et utal af klasser og har intet at bruge varemærket til, derimod har vor klient begrænset deres ansøgning til kun at vedrøre; "sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand" Dertil er vor klients varemærke allerede kendt, der reklameres for vor klients produkter i forskellige internationale magasiner som eksempelvis "Vogue" og "Town and Country", som også kan købes her i landet, ligesom vor klients produkter også er i handel i udlandet.

Selvom om brugspligten endnu ikke er indført, bør brug i et tilfælde som det foreliggende have fortrinsret fremfor en "tom" registrering som tilfælde er med FDB's. Vi skal herefter høfligst anmode Direktoratet om at tage ovennævnte synspunkter med i overvejelserne og publicere ansøgningen om registreret."

Patentdirektoratet afslog i skrivelse af 9. august 1994 igen ansøgningen og skrev som følger

"De har i brev hertil af 21 apr 1994 indsendt kopier af Deres korrespondance med FDB, der er indehaver af VG 0759 1961 "Wing".

De kan tilsyneladende ikke få samtykke fra FDB. Under hensyn til, at det nu er over to år siden De først fik brev om, at det ansøgte mærke er forveksleligt med VG 0759 1961, afslår vi hermed Deres ansøgning.

Vi har truffet afgørelsen i henhold til varemærkelovens §15 stk. 1."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 10. oktober 1994 indbragt for Patentankenævnet.

I ankebegrundelse af 18. januar 1995 har klageren nedlagt påstand om, at ansøgningen tilbagesendes til Patentdirektoratet med henblik på registrering, subsidiært til videre behandling, og endnu mere subsidiært at ansøgningen stilles i bero under afventning af samtykke. Klageren skriver endvidere

"Ansøger indleverede 25 feb 1992 en ansøgning om registrering VA 01.351 1992 af ordmærket "WINGS" for alle varer i klasse 3. Denne anmeldelse skete på baggrund af en af ansøger gennemført, verdensomspændende identitetsundersøgelse, som ikke havde afsløret identiske mærker i klasse 3.

Med skrivelse af 13 JUL 1992 modholdt Patentdirektoratet registrering nr. VG 00.759 1961 "WING" samt varemærkeansøgning nr VA 07.022 1991 "WINGS" for varer i klasserne 5 og 10 til inkontinensbrug. Det har ikke været muligt at påvise nogen som helst brug fra registreringhavers side af ordmærket "WING" eller hermed forvekslelige mærker i den modholdte registrering.

Som et første forsøg på at gennemføre en registrering af det ansøgte mærke har vi, som bl.a. foreslået af Rigmor Carlsen, NIR 1976, pg. 196-197, henvendt os til registreringhaver med henblik på opnåelse af samtykke.

Med breve af 06 JUL 1993 og 16 SEP 1993 modtog vi svar fra registreringhaver, hvori det fremførtes, at interne overvejelser hindrede en medgivelse af samtykke, men samtidig blev vi opfordret til at vende tilbage til sagen i foråret 1994.

Under dette i sig selv ikke usædvanlige sagsforløb meddelte Patentdirektoratet os med en skrivelse af 14 OKT 1993 et afslag, uanset vi med brev af 13 JUL 1993 havde fået fristen til indgivelse af svar forlænget til 13 NOV 1993. Foranlediget heraf måtte vi endnu engang rykke for svar hos registreringhaver, som endnu engang henviste til henvendelse i foråret 1994.

Med vor henvendelse af 12 APR 1994 til registreringhaver begrænsede vi varefortegnelsen til det ansøgte mærke til "sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand", hvilket senere er meddelt Patentdirektoratet. Denne henvendelse blev atter besvaret med et henholdende svar, hvor vi blev opfordret til en fornyet henvendelse i efteråret 1994. En telefonisk forespørgsel har ikke kastet nyt lys over samtykket, og nu kan vi snart forespørge i foråret 1995. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at registreringhaver på intet tidspunkt har søgt at drage økonomisk fordel af registreringen ved fx. at kræve en økonomisk kompensation for et eventuelt samtykke.

Med skrivelse af 09 AUG 1994 afslog Patentdirektoratet nærværende ansøgning, idet man anførte: "De kan tilsyneladende ikke få samtykke fra FDB. Under hensyn til, at det nu er to år siden ¼ ¼ afslår vi hermed Deres ansøgning."

De henholdende svar fra registreringhaver udgør ikke nogen endelig stillingtagen til vor forespørgsel om samtykke, men inviterer blot til yderligere henvendelser og henviser til, at der ikke er taget stilling til vor forespørgsel endnu. Ved en klar stillingtagen skal der her forstås et Ja eller et Nej, hvorimod et Måske, hvor rungende det end kan være, ikke klarlægger nogen stillingtagen. Det er derfor en noget forhastet konklusion, som Patentdirektoratet kommer frem til, især da det ikke er usædvanligt, at en varemærkeansøgning strækker sig over flere år. Det er tidligere sket, at Patentdirektoratet har stillet en ansøgning i bero under afventning af fx. registreringen af en modholdt ansøgning, hvorfor dette også må være muligt i den foreliggende ansøgning. Patentdirektoratets afslag må betragtes som en forhastet beslutning, som ikke er begrundet i usædvanlige forhold. Endvidere afventes registreringen af den modholdte varemærkeansøgning VA 07.022 1991 "WINGS", om hvilken der endnu ikke foreligger noget nyt. Med den anførte begrænsning af varefortegnelsen ses der ikke at foreligge vareartslighed mellem de to ansøgte mærker, hvorfor der ikke mere foreligger forvekslelighed.

Ansøgers mærke benyttes i udlandet, og det har opnået en position, som ikke kan negligeres. Således reklameres der for vor klients produkter i forskellige internationale magasiner, som eksempelvis "Vogue" og "Town and Country", som også kan købes her i landet, ligesom vor klients produkter også er i handlen i de såkaldte Tax-Free areas i Københavns Lufthavn. Ansøger har hermed yderligere vist, at man agter at gøre aktiv brug af mærket her i landet."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 7. maj 1996.

Klageren gav ikke møde.

Ankenævnet skal udtale

Det tiltrædes, at ansøgningen er afslået, som den forelå for Direktoratet.

Idet der ikke findes anledning til yderligere at udsætte sagen på indhentelse af eventuel samtykkeerklæring

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen

Hans Chr. Thomsen

Finn Mikkelsen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter ansøgning om registrering af WINGS var afslået på grund af et tidligere registreret varemærke WING