Registreringen af varemærket JULIA for alle varer i klasse 31 måtte begrænses af hensyn til tidligere registrerede identisk mærke for færdigvarer i form af kiks, vafler og biscuits i klasse 30

Registreringen af varemærket JULIA for alle varer i klasse 31 måtte begrænses af hensyn til tidligere registrerede identisk mærke for færdigvarer i form af kiks, vafler og biscuits i klasse 30

År 1998, den 22. juni afsagde Patentankenævnet (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, J.C. Warnich-Hansen) følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 47/96

Klage fra Göteborgs Kex AB, Sverige, v/Jette Sandel Trademarks

over

Patentdirektoratets afgørelse af 12. juli 1996 vedrørende gyldigheden af varemærkeregistrering VR 0485 1996 for A/S Arovit Petfood, Danmark, v/ patentbureauet Markment.

Den 22. december 1995 indleverede A/S Arovit Petfood, Esbjerg, en ansøgning om registrering af varemærket JULIA for alle varer i klasse 31.

Varemærket blev registreret den 19. januar 1996.

Den 14. februar 1996 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 26. februar 1996 nedlagde klageren, Göteborg Kex AB, v/Jette Sandel Trademarks, indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes

"I henhold til bestemmelsen i Varemærkelovens § 15 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

1) det er identisk med et ældre varemærke og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre mærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art.

Da der er tale om identiske mærker vil vi koncentrere os om spørgsmålet om varer af samme eller lignende art.

Efter vor vurdering er der tale om direkte varesammenfald, idet der ikke er forskel på de kiks m.v., der konsumeres af mennesker og de der konsumeres af dyr, især kæledyr at kiks til menneskeføde henføres til klasse 30 og kiks til dyr henføres til klasse 31 er ikke afgørende, idet klasseinddelingen alene er sket af praktiske grunde. Der har været megen omtale i dagspressen af, at en del mennesker køber mad til kæledyr, men selv spiser det. Der er i alt fald ikke tvivl om, at næringsmidler til dyr må anses for ligeartede med næringsmidler til mennesker, idet der ofte er tale om samme varer eller næsten samme varer. Det er også således, at næringsmidler til husdyr sælges i samme butikker som næringsmidler til mennesker.

Når der er tale om identiske varemærker, og her gør vi gældende at JULIA er et stærkt, særpræget mærke, der må tillægges et ikke ringe beskyttelsesomfang, er det således, at der meget let kan opstå forveksling mellem mærkerne og ikke mindst kan forbrugerne antage, at der er en forbindelse til det ældre mærke.

Det er derfor ganske uheldigt og der vil let kunne opstå fejltagelser, hvis to identiske mærker kan eksistere side om side i supermarkedet, hvorved man i stedet for at købe menneskeføde kommer til at købe næringsmidler til dyr, her særligt til kæledyr, da disse produkter sælges i samme butik.

Vi gør derfor principalt gældende, at registreringen erklæres ugyldig i dens helhed, idet der er tale om identiske mærker, hvorfor mærkerne ikke alene vil kunne forveksles overfor varer af samme art, men også for ligeartede varer, der må omfatte alle varer i klasse 31.

Subsidiært gør vi gældende, at registreringen erklæres delvis ugyldig, idet der er direkte varesammenfald i alt fald med kiks, vafler og biscuits til dyr og nærliggende ligeartethed med alle former for tørkost til dyr.

Vi skal henvise til en tidligere afgørelse vedrørende vareartslighed, der er helt parallel til denne sag, blot er varemærket JULIA et stærkt mærke, medens BUFFET må anses for et svagt mærke. Det hedder i afgørelsen som bekendtgjort i tillæg til Registreringspraksis

"Da adskillige næringsmidler til dyr forhandles ad samme kanaler og i samme form (i form af konserves og dybfrosne produkter) som varer i klasse 29, må visse næringsmidler til dyr, som f.eks. næringsmidler til kæledyr, hunde og katte, anses for at kollidere med varer i klasse 29." Afgørelsen er stadfæstet af Industriministeriet.

Denne afgørelse kunne på det konkrete tilfælde direkte overføres ved at skrive

Da adskillige næringsmidler til dyr forhandles af samme kanaler og i samme form (i form af kiks, biscuits, tørkost i kikselignende faconer etc.) som varer i klasse 30, må visse næringsmidler til kæledyr, hunde og katte, anses for at kollidere med varer i klasse 30.

Med henvisning til det anførte tillader vi os at gå ud fra, at Direktoratet vil erklære registreringen for ugyldig."

I skrivelse af 22. marts 1996 begrænsede mærkeindehaveren registreringen til alene at angå klasse 31: Næringsmidler til dyr.

Mærkeindehaver anførte endvidere

"Da mærkerne er identiske, bliver det således afgørende for, om der kan statueres forvekslighed, at der er tale om varer af samme eller lignende art.

I denne forbindelse skal vi indføre følgende

Vi må afvise, at der er tale om direkte varemærkesammenfald, idet "næringsmidler til dyr" i klasse 31 bestemt ikke er identisk med "kiks, vafler og biscuits til mennesker" i klasse 30. Dette understreges da også af, at de pågældende varer henføres til forskellige klasser. Klassifikationen er bl.a. begrundet med, at de respektive varer har vidt forskellige formål, netop som næringsmidler til henholdsvis mennesker og dyr.

Det forhold, at vor klients varer samt "kiks, vafler og biscuits", som omfattet af indsigers registrering, forhandles ad samme kanaler, altså hovedsageligt i supermarkeder, mener vi ikke er tilstrækkelig til, at de pågældende varer er ligeartede.

Det forhold, at en del mennesker "køber mad til kæledyr, men selv spiser det" kan ikke medføre, at de pågældende varer bliver ligeartede. De mennesker, der spiser dyremad, er udmærket godt klar over, at de spiser dyremad og ikke fødevarer beregnet til mennesker. Disse mennesker vil naturligvis godt være klar over, at der er tale om forskellige producenter. Det synes således højst utænkeligt, at man "i stedet for at købe menneskeføde kommer til at købe næringsmiddel til dyr". Disse varer står jo ikke side om side i supermarkedet, men tværtimod i hver sin afdeling.

I forbindelse med den manglende vareartslighed henviser vi til, at der findes andre registreringer bestående af ordet JULIA registreret i fødevareklasserne. Vi henviser således til registreringen VR 1918-1958, registreret for MD Foods amba for varerne "mejeriprodukterne i klasse 29" samt Tom s Fabrikkers registrering JULIA, registreret for en lang række varer i klasse 5, 29 og 30.

Os bekendt, blev i hvert fald MD Foods registreringen ikke fremdraget som værende til hinder for registrering af indsigers mærke i sin tid.

Indsiger henviser endelig til en tidligere afgørelse, der ikke synes at være relevant, idet denne vedrører varer i klasse 29 overfor "næringsmidler til dyr", hvorfor denne konkrete afgørelse ikke direkte kan overføres til nærværende, som anførte indsiger.

Endelig skal vi henvise til, at indsigers registrering ikke har været fremdraget under Patentdirektoratets behandling af ansøgningen om registrering af JULIA.

Vi skal derfor henstille, at indsigelsen nedlagt af Göteborg Kex AB, Sverige afvises i sin helhed."

I den anledning skrev klageren den 9. maj 1996 følgende til direktoratet

"Med skrivelse af 17. april 1996 har Direktoratet fremsendt svarskrift fra Markment på vegne Arrovit Petfood, hvori bl.a. varefortegnelsen er begrænset til

Klasse 31: Næringsmidler til dyr.

Det er herefter anført, at der ikke skulle kunne være tale om forveksling mellem mærkerne, idet der ikke er tale om varesammenfald eller lighed.

Vi skal opretholde indsigelsen, idet der er tale om varesammenfald eller i alt fald om vareartslighed mellem "kiks, vafler og biscuits" og "næringsmidler til dyr".

Der kan ikke være tvivl om, at der er tale om varer, der kan erstatte hinanden, idet det ikke kan bestrides, at dyr og her især kæledyr spiser "kiks, vafler og biscuits". At det ene produkt hovedsageligt er til menneskeføde, medens det andet er til dyr, kan ikke medføre at der ikke er tale om ligeartede varer.

Der henvises til, at der er tale om varemærker der henføres til forskellige klasser, og at det skulle være afgørende for om mærker er forvekslelige. Der er ikke tvivl om, hverken i praksis eller i litteraturen, at klassificeringen alene er vejledende og ingen indflydelse har på spørgsmålet om, hvorvidt mærker er forvekslelige.

Vi skal henvise til, at der i andre lande med samme klassificering (Nice-klassificeringen) stilles andre krav. Vi vedlægger kopi af tysk varemærkeregistrering, hvor der udtrykkeligt i klasse 30 er anført: "Kekse und Kuchen (mit Ausnahme von Hundekuchen)".

Det anførte om at varerne ikke står side om side i supermarkederne, men i hver sin afdeling, kan vi ikke tilslutte os, idet det ofte er således, at de omtalte produkter vil kunne findes tæt på hinanden.

Der henvises til, at der findes andre registreringer af JULIA i klasse 29 og 30. Det skal vi ikke bestride, men blot tillade os at henvise til, at der er meget stor forskel på de enkelte varer i klasse 29 og 30. Det er vel næppe tænkeligt at man vil kunne forveksle "buddingepulver" og lignende med "næringsmidler til dyr".

Alle indsigelsesafgørelser og Ankenævnsafgørelser er konkrete afgørelser, men der kan ikke ses bort fra den præjudikatvirkning tidligere afgørelser har, og her (Buffet) er der tale om et helt parallelt tilfælde. Vi skal også henvise til en helt ny afgørelse fra Ankenævnet, hvor MD Foods fik medhold i en indsigelse om at mælk og ost er ligeartede varer og i det konkrete tilfælde var der end ikke tale om identiske mærker, men SILHOUTTE Yoplait overfor SILHOUT, jfr. V58/93.

Vi (kan) endvidere i det hele henholde os til det i indsigelsen anførte og fastholde vor påstand."

Mærkeindehaveren oplyste den 5. juni 1996, at man ikke ønskede at udtale sig i anledning af det fremsendte brev fra klageren.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 12. juli 1996 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

"To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 4 stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer af samme eller lignende art.

Der foreligger identitet mellem indsigers mærke og den foreliggende registrering. Det er derimod direktoratets opfattelse, at vareartslighed ikke er tilstede.

Det foreliggende tilfælde adskiller sig væsentligt fra omstændighederne i den henviste afgørelse, der vedrørte vareartslighed mellem visse næringsmidler i klasse 30 og visse næringsmidler til dyr i klasse 29. Afgørelsen var baseret på den nære sammenhørighed mellem råvarerne til visse næringsmidler til mennesker og til visse næringsmidler til hunde og katte.

Indsigermærket omfatter færdigvarer i form af kiks, vafler og biscuits i klasse 30.

Der findes ikke at foreligge vareartslighed mellem disse produkter, og de produkter der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 31, nemlig næringsmidler til dyr.

Der findes således ikke at være en risiko for at forbrugeren antager, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og påstanden i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 kan ikke tages til følge."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 29. august 1996 indbragt for Patentankenævnet med følgende påstand og ankebegrundelse

"Påstand

Principalt, at VR 00.485 1996 udslettes

Subsidiært, at VR 00.485 1996 begrænses til at angå konkrete næringsmidler til dyr, der ikke kolliderer med eller er ligeartede med de varer der er omfattet af VR 01.029 1962

Göteborgs Kex AB er indehaver af VR 01.029 1962 ordmærkeregistrering JULIA. Denne registrering omfatter "kiks, vafler og biscuits" i klasse 30.

A/S Arrovit Petfood s angrebne registrering VR 00.485 1996 består af det identiske ord JULIA. Denne registrering omfatter "næringsmidler til dyr" i klasse 31.

I henhold til bestemmelsen i Varemærkelovens § 15 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

1) det er identisk med et ældre varemærke og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre mærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

Da der er tale om identiske mærker vil vi koncentrere os om spørgsmålet om varer af samme eller lignende art.

Efter vor vurdering er der tale om direkte varesammenfald, idet der ikke nødvendigvis er forskel på de kiks m.v., der konsumeres af mennesker og de der konsumeres af dyr, især kæledyr at kiks til menneskeføde henføres til klasse 30 og kiks m.v. til dyr henføres til klasse 31 er ikke afgørende, idet klasseinddelingen alene er sket af praktiske grunde. Det der er afgørende er, at forbrugeren vil kunne forveksle mærkerne, herunder få den opfattelse, at der er en sammenhæng mellem mærkerne. Der er ikke tvivl om, hverken i praksis eller i litteraturen, at klassificeringen alene er vejledende og ingen indflydelse har på spørgsmålet, om mærker er forvekslelige.

Vi skal henvise til, at man i andre lande med samme klassificering (Nice-klassificeringen) netop anser kiks og kager i klasse 30 som kolliderende med hundekiks/kager. Vi vedlægger kopi af tysk varemærkeregistrering, hvor der udtrykkeligt i klasse 30 er anført: "Kekse und Kuchen (mit Ausnahme von Hundekuchen)". Denne begrænsning er sket efter anmodning fra myndighederne.

At der er tale om ligeartede varer og varer der kan erstatte hinanden kan ikke bestrides, idet dyr og her især kæledyr spiser "kiks, vafler og biscuits". At det ene produkt hovedsageligt er til menneskeføde, medens det andet er til dyr, kan ikke medføre at der ikke er tale om ligeartede varer. Den megen omtale i dagspressen af, at en del mennesker køber mad til beregnet for kæledyr, men selv spiser det, understreger det anførte.

Der er derfor i alt fald ikke tvivl om, at næringsmidler til dyr må anses for ligeartede med næringsmidler til mennesker, idet der ofte er tale om samme varer eller næsten samme varer.

Samlet vurdering af mærkerne, hvor der både tages hensyn til mærkelighed og varelighed.

Når der er tale om identiske varemærker, og her gør vi gældende at JULIA er et stærkt, særpræget mærke, må der i henhold til praksis tillægges den ældre registrering et ikke ringe beskyttelsesomfang, idet der er større risiko for forveksling af identiske mærker overfor ligeartede varer, end der er, hvis mærkerne ikke er identiske. Dette har lovkoncipisterne også været enig i, idet der i den nye varemærkelov er tilføjet: "herunder, at det antages, at der er en forbindelse mellem varemærkerne".

Det er derfor ganske uheldigt og der vil let kunne opstå fejltagelser, hvis to identiske mærker for ligeartede varer kan eksistere side om side i supermarkedet, hvorved man i stedet for at købe menneskeføde kommer til at købe næringsmidler til dyr, her særligt til kæledyr, da disse produkter sælges side om side i supermarkedet.

Vi skal henvise til en tidligere afgørelse vedrørende vareartslighed, der er helt parallel til denne sag, blot er varemærket JULIA et stærkt mærke, medens BUFFET må anses for et svagt mærke. Det hedder i afgørelsen som bekendtgjort i tillæg til Registreringspraksis

"Da adskillige næringsmidler til dyr forhandles ad samme kanaler og i samme form (i form af konserves og dybfrosne produkter) som varer i klasse 29, må visse næringsmidler til dyr, som f.eks. næringsmidler til kæledyr, hunde og katte, anses for at kollidere med varer i klasse 29. Afgørelsen er stadfæstet af Industriministeriet."

Denne afgørelse kunne på det konkrete tilfælde direkte overføres ved at skrive

Da adskillige næringsmidler til dyr forhandles af samme kanaler og i samme form (i form af kiks, biscuits, tørkost i kikselignende faconer etc.) som varer i klasse 30, må visse næringsmidler til kæledyr, hunde og katte, anses for at kollidere med varer i klasse 30.

Direktoratet anfører i indsigelsesbegrundelsen, at der i den tidligere afgørelse var lagt vægt på "den nære sammenhæng mellem råvarerne til visse næringsmidler til mennesker og til visse næringsmidler til dyr. Indsigermærket omfatter færdigvarer i form af kiks, vafler og biscuits i klasse 30." Vi skal blot hertil konstatere, at dette ikke fremgår af kommentarerne i Registreringspraksis. Kopi af side 105 fra Tillæg til Registreringspraksis vedlægges til orientering.

Vi skal også henvise til en helt ny afgørelse fra Ankenævnet, hvor MD Foods fik medhold i en indsigelse om at mælk og ost er ligeartede varer og i det konkrete tilfælde var der end ikke tale om identiske mærker, men SILHOUTTE Yoplait overfor SILHOUT, jfr. V58/93.

Vi gør derfor principalt gældende, at registreringen erklæres ugyldig i dens helhed, idet der er tale om identiske mærker, hvorfor mærkerne ikke alene vil kunne forveksles overfor varer af samme art, men også for ligeartede varer, der må omfatte alle næringsmidler til dyr i klasse 31.

Subsidiært gør vi gældende, at registreringen erklæres delvis ugyldig, idet der er direkte varesammenfald i alt fald med kiks, vafler og biscuits til dyr og nærliggende ligeartethed med i alt fald alle former for tørkost til dyr."

Mærkeindehaveren har ved skrivelse af 12. november 1996 nedlagt påstand om stadfæstelse og anført

"Patentankenævnet har ved brev af 14. oktober 1996 fremsendt klage af 29. august 1996 til Jette Sandel Trademarks A/S i sagen vedrørende varemærkeregistrering nr. 485 1996 JULIA til udtalelse.

Da vi fortsat ikke finder, at klagerens registrerede varemærke JULIA er forveksleligt med vor klients mærke, skal vi hermed fastholde registreringen.

Da mærkerne er identiske, bliver det således ifølge varemærkelovens § 15 afgørende for om vor klients varemærke er udelukket fra registrering, om der er tale om varer af samme eller lignende art.

De respektive registreringer omfatter følgende varer

Klasse 31: Næringsmidler til dyr.

Klasse 30: Kiks, vafler og biscuits.

Vi må afvise klagerens påstand om at der er tale om sammenfald mellem "kiks, vafler og biscuits" i klasse 30 og "hundekiks" i klasse 31. Disse varer er ikke identiske. Dette understreges da også af, at de pågældende varer henføres til forskellige klasser og til at "hundekiks" specifikt nævnes som en selvstændig vareart i den internationale klassifikation af varer og tjenesteydelser.

Den forskellige klassifikation er bl.a. begrundet med, at de pågældende varer har vidt forskellige formål, netop som næringsmidler til mennesker og til dyr.

Ej heller mener vi at de pågældende varer er ligeartede. Det forhold, at varerne muligvis kan "erstatte hinanden" gør i dette tilfælde ikke varerne for ligeartede. Vi vil påstå, at de ikke erstatter hinanden, idet valget som regel ikke står mellem fx "butter cookies" og "hundekiks" til kaffen. Varerne har vidt forskellige anvendelsesområder. At mennesker kan spise hundekiks og hunde kan spise kager kan ikke være afgørende for om varerne varemærkeretligt er ligeartede.

At en del mennesker køber mad beregnet til hunde, men selv spiser det må jo stå for egen regning, og disse mennesker vil naturligvis være klar over, at den vare de spiser var tiltænkt et dyr.

Der synes således højst utænkeligt, at man "i stedet for at købe menneskeføde kommer til at købe næringsmidler til dyr". Varerne står på supermarkedets hylder i helt forskellige afdelinger. Reel forveksling af varerne vil således ikke forekomme.

Vedrørende klassificeringen skal vi bemærke, at de pågældende varers forskellige klassifikation blot understreger, at varerne ikke har noget med hinanden at gøre.

Hvad andre varemærkeregistreringsmyndigheder, herunder Patentamt stiller af krav til ordlyden af varefortegnelser synes ikke at være relevant for spørgsmålet om sammenfald/ligeartethed af varer i Danmark.

Der synes ingen grund til at antage, at der er en forbindelse mellem varemærkerne (vml. §15). Der vil ikke ske misforståelser med hensyn til de pågældende varers kommercielle oprindelse, idet der normalt ingen forbindelse er mellem producenter af næringsmidler til mennesker og til dyr. Endvidere er der ikke tale om konkurrerende producenter her.

Klagerens henvisning til BUFFET-afgørelsen finder vi fortsat er irrelevant, idet denne vedrører varer i klasse 29 overfor "næringsmidler til dyr", hvorfor denne konkrete afgørelse ikke direkte kan overføres til nærværende, som anført af klageren. Patentdirektoratet har da også fundet i indsigelsesafgørelsen, at "det foreliggende tilfælde adskiller sig væsentligt fra omstændighederne i den henviste afgørelse".

Ankenævnets afgørelse i SILHOUTTE Yoplait / SILHOUT (V58/93) vedrørende mælk overfor smør synes ej heller relevant, da de pågældende varer henførtes til samme klasse og begge henføres under samme overbegreb "mejeriprodukter" og optræder på de samme hylder i supermarkeder.

Da nærværende registreringer ikke omfatter sammenfaldende eller ligeartede varer er mærkerne efter vor opfattelse ikke forvekslelige hvilket Patentdirektoratet da også har udtalt i sin indsigelsesafgørelse og vi skal derfor henstille, at klagen afvises i sin helhed."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 3. juni 1998.

For klageren (indsiger) mødte advokat Jette Sandel.

For indklagede (mærkeindehaver) mødte cand.jur. Eva Borgen.

Parterne procederede sagen i det væsentlige under henvisning til de til Patentdirektoratet og ankenævnet afgivne skriftlige indlæg, som nærmere blev uddybet.

Ankenævnet skal udtale

Kiks og biscuits fremstilles både til mennesker og til kæledyr (hunde og katte), og det må antages, at der i et vist omfang kan forekomme et blandingsbælte. Næringsmidler til kæledyr indgår ofte i husstandens dagligvareindkøb i et og samme supermarked. Da de pågældende varemærker er helt identiske, vil der ved næringsmidler af kiks og biscuits være risiko for, at forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Varefortegnelsen for det foreløbigt registrerede varemærke bør derfor begrænses på følgende måde: "Klasse 31: Næringsmidler til dyr undtagen kiks og biscuits til kæledyr (hunde og katte).

Med denne begrundelse tages klagerens subsidiære påstand delvist til følge, hvorfor bestemmes

Sagen tilbagesendes til Patentdirektoratet til fortsat behandling.

Hans Chr. Thomsen

Michael Dorn

J.C. Warnich-Hansen

Ankenævnet omgjorde Patentdirektoratets afgørelse og udtale

"Kiks og biscuits fremstilles både til mennesker og til kæledyr (hunde og katte), og det må antages, at der i et vist omfang kan forekomme et blandingsbælte. Næringsmidler til kæledyr indgår ofte i husstandens dagligvareindkøb i et og samme supermarked. Da de pågældende varemærker er helt identiske, vil der ved næringsmidler af kiks og biscuits være risiko for, at forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Varefortegnelsen for det foreløbigt registrerede varemærke bør derfor begrænses på følgende måde: "Klasse 31: Næringsmidler til dyr undtagen kiks og biscuits til kæledyr (hunde og katte) ."