Varemærket SUPERKINGS forveksleligt med varemærket KINGS

Varemærket SUPERKINGS forveksleligt med varemærket KINGS

År 1996, den 29.oktober afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann) følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 27/95

Klage fra IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Storbritannien, v/Chas. Hude A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af varemærkeansøgningVA 8075 1992.

Den 17. november 1992 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket SUPERKINGS (figurmærke) for nærmere angivne varer i klasse 34.

I skrivelse af 18. januar 1993 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærker

VR 0367 1961 KINGS (figurmærke)

VR 1871 1972 KINGS (ordmærke)

VR 0755 1991 Superkings Black Cat (figurmærke).

Klageren skrev i den anledning den 16. september 1994 følgende til direktoratet

"I besvarelse af Direktoratets brev af 18. januar 1993 vedrørende ovennævnte skal jeg herved høfligst anmode om, at modholdene af VR 367/1961 KINGS & fig. og VR 1871/1972 KINGS overvejes påny, idet disse ikke synes rimelige.

Jeg er bekendt med Direktoratets praksis, iflg. hvilken man modholder mærker overfor hinanden i tilfælde, hvor det ene mærke fuldstændig indeholder det andet. Denne praksis fører naturligvis ofte til et rigtigt resultat, men kan dog også i visse tilfælde føre til en urigtig afgørelse.

Indledningsvis gøres det gældende, at betegnelsen SUPERKINGS, der indgår i mine klienters mærke, er en generisk betegnelse, der betegner det pågældende produkts størrelse.

Ordet SUPER må idag betegnes som værende uden det store særpræg i varemærkeretlig sammenhæng, og når det kombineres med ordet KINGS svækkes særpræget yderligere, idet det angiver, at der er tale om eksempelvis en cigaret i stor størrelse. Ordet KING, der betyder "konge", skal naturligvis angive, at der er tale om "noget stort", altså en stor cigaret eller måske den største cigaret, man kan få. Ordet bruges som bekendt også i andre sammenhænge i forbindelse med tobaksprodukter, særlig cigaretter, såsom "normalsize", "kingsize", supersize" o.s.v.

Til orientering kan jeg oplyse, at de følgende mærker indeholdende ordet SUPERKINGS eksisterer på verdensmarkedet

Benelux

PEER SUPERKINGS

DU MAURIER SUPERKINGS

Italien

PEER SUPERKINGS

Spanien

L&M SUPERKINGS

Greece

GALLAHER SUPERKINGS

USA

L&M SUPERKINGS

I England er der i hvertfald tre forskellige cigaretmærker på markedet, der alle er påtrykt ordet SUPERKINGS, jfr. vedlagte kopi, og disse tre mærker sameksisterer uden problemer, naturligvis ud fra den kotyme, der er i branchen for at anvende SUPERKINGS som en størrelsesbetegnelse.

Endvidere eksisterer der en del britiske registreringer i klasse 34, hvor ordet SUPERKINGS indgår. Disse vedlægges i kopi som følger

DE MAURIER FILTER SUPERKINGS 20

DU MAURIER SUPERKINGS

DU MAURIER DU M SUPERKINGS DU M

SUPERKINGS 100'S GOLD MARK

DORCHESTER SUPERKINGS

A CRAVEN SUPER KINGS

A ORIGINAL CRAVEN 100S SUPER KINGS

GALLAHER SUPERKINGS

BENSON AND HEDGES SUPERKINGS

BENSON AND HEDGES SUPERKINGS LIGHTS

SUPERKINGS

JOHN PLAYER SUPERKINGS

DICKENS & GRANT SUPERKINGS

SUPERKINGS

GALLAHER SUPERKINGS LIGHTS

Som det fremgår, er der i adskillige af disse registreringer indsat en disclaimer for ordet SUPERKINGS, hvilket illustrerer ovennævnte synspunkt, nemlig at ordet må opfattes som generisk i branchen for cigaretter, idet det angiver varens størrelse.

Det må således kunne lægges til grund, at SUPERKINGS er en generisk betegnelse, hvilket er medvirkende til, at mine klienters SUPERKINGS mærke ikke kan betegnes som forveksleligt med de mærker, der er registreret under VR 367/1961 og VR 1871/1972, til trods for, at SUPERKINGS mærket indeholder ordet KINGS.

VR 367/1961 indeholder foruden ordet KING en mængde andre elementer, nemlig en slags kronetegning og ordene FAVOURITES og GRAND FORMAT.

Dette figurmærke er ikke forveksleligt med det figurmærke, der er anmeldt under VA 8075/1992. De to pakninger er visuelt vidt forskellige, og det forhold, at ordet KINGS også indgår i formen SUPERKINGS i mine klienters mærke, er ikke tilstrækkeligt til at gøre mærkerne forvekslelige. Igen må det understreges, at ordet SUPERKINGS er generisk, hvilket har betydning ved forvekslingsbedømmelsen af de to mærker.

Hvad angår KINGS, VR 1871/1972, må der tages hensyn til, at ordet KINGS alene ikke har samme generiske karakter, som når det optræder i kombinationer med f.eks. ordene SUPER og SIZE. Dette faktum påvirker naturligvis bedømmelsen af, hvorvidt KINGS i realiteten kan betegnes som forveksleligt med SUPERKINGS & fig., i hvilken forbindelse det må fremhæves, at ordet KINGS alene har en helt anden betydning og giver helt andre associationer, end når det er sammensat med andre ord. Mærket KINGS bør således ikke kunne være til hinder for at man opnår en figurmærkeregistrering, hvor den generiske betegnelse SUPERKINGS indgår.

På baggrund af ovennævnte skal jeg således høfligst henstille, at modholdene af VR 367/1961 KINGS & fig. og VR 1871/1972 KINGS frafaldes."

Den 16. november 1994 fastholdt direktoratet, at mærkerne var forvekslelige.

Direktoratet anførte følgende

"De har med brev af 16 sep 1994 anmodet om, at direktoratet tager sagen op til fornyet overvejelse med hensyn til forveksleligheden af de registrerede varemærker VR 0367 1961 KINGS og VR 1871 1972 KINGS.

Vi skal i denne anledning meddele, at vi har vurderet sagen på ny, men vi fastholder vores tidligere vurdering.

Det er fortsat direktoratets opfattelse, at Deres mærke SUPERKINGS er forveksleligt med KINGS VR 0367 1961 og KINGS VR 1871 1972, idet KINGS er helt indeholdt i Deres mærke. Mærkerne er derfor forvekslelige i deres helhed.

Opmærksomheden skal henledes på, at SUPERKINGS ikke i Danmark vil blive opfattet som en generisk betegnelse.

Det er endvidere vores opfattelse, at de eksempler De har anført ikke er analoge med det foreliggende tilfælde, da de alle indeholder andre elementer end ordet SUPERKINGS.

De må fortsat begrænse Deres ansøgning eller indsende samtykke fra indehaverne af de ovennævnte registreringer.

Deres svar i sagen må indsendes hertil inden udløbet af ovennævnte frist, da ansøgningen ellers vil blive afslået."

Den 31. januar 1995 anmodede klageren om et officielt afslag med henblik på sagens indbringelse for Patentankenævnet.

Patentdirektoratet afslog ved skrivelse af 2. marts 1995 ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1 og 2.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 1. maj 1995 indbragt for Patentankenævnet med henstilling om, at direktoratets afgørelse omgøres.

I ankebegrundelsen anfører klageren følgende

"Det gøres gældende, at det mærke, der er anmeldt under VA 8075/1992 SUPERKINGS & figur, ikke er forveksleligt med ovennævnte to mærker i medfør af Varemærkelovens § 15.

Hvad angår mærkerne

VA 8075/1992 og VR 367/1961

henledes opmærksomheden på, at disse ud fra en helhedsbedømmelse ikke kan bedømmes som forvekslelige, idet såvel de visuelle som de auditive forskelle er indlysende.

De to mærker frembyder tydeligvis ingen reelle ligheder, og der er således ingen risiko for at forbrugeren vil forveksle de to mærker ud fra almindelige varemærkemæssige synspunkter om forvekslelighed.

Opmærksomheden henledes på, at der ligeledes ved forvekslelighedsbedømmelsen bør tages hensyn til, at ordet SUPERKINGS er en generisk betegnelse, der angiver størrelsen af det pågældende produkt, jf. nedenfor.

Jeg henviser i øvrigt til Tillæg til Varemærker, Registreringspraksis side 85, bilag 6, hvoraf fremgår, at Patentdirektoratet i en ældre afgørelse har bedømt figurmærket ROYAL STANDARD, VA 3015/1984, som værende ikke forveksleligt med figurmærkeregistreringerne VR 2609/1960 ROYAL, VR 0221/1970 ROYAL, VR 0412/1912 ROYAL EXPRESS, VR 1879/1946 PORT ROYAL, VR 0540/1948 ROYAL DERBY, VR 1864/1965 ROYAL CLUB, VR 1416/1948 AMERICAN STANDARD og VR 0728/1943 GOLD STANDARD.

Jf. nærværende sag er der ligeledes tale om cigaretpakninger overfor hinanden og linien i disse afgørelser er helt klar: Det forhold, at alle de fremdragne registreringer indeholder ordet ROYAL eller ordet STANDARD er ikke tilstrækkeligt til at gøre dem forvekslelige med ROYAL STANDARD. Det må antages, at der også har været lagt vægt på, at de pågældende registreringer alle indeholder andre elementer udover ordene ROYAL og STANDARD, jf. nærværende sag. Det må formodes, at der ligeledes har været lagt vægt på, at de pågældende figurmærker ikke har haft nogen ligheder med VA 3015/1984 ROYAL STANDARD. VR 367/1961 KINGS indeholder tillige ordene FAVOURITES og GRAND FORMAT, ligesom mærket indeholder diverse figurelementer, der ikke har ligheder med figurelementet i VA 8075/1992 SUPERKINGS.

Hvad angår VR 1871/1972 KINGS gøres det ligeledes gældende, at dette mærke ikke i medfør af Varemærkelovens bestemmelser om forvekslelighed kan betegnes som forveksleligt med VA 8075/1992 SUPERKINGS.

Mærkerne KINGS og KINGSIZE kan isoleret set ikke betragtes som forvekslelige grundet deres indbyrdes forskelle, såvel visuelt som auditivt og associationsmæssigt. KING-SIZE fremtræder som et langt ord, hvilket påvirker den visuelle forskel i væsentlig grad og navnlig de vidt forskellige associationer, der knytter sig til hvert mærke, adskiller disse fra hinanden. KINGS er flertalsformen af KING, altså "konger", hvilken betegnelse ikke har nogen indlysende forbindelse med eller reference til cigaretter, hvorimod KING- SIZE helt indlysende er en størrelsesbetegnelse, jf. nedenfor.

Som sammenlignelige fortilfælde kan henvises til de ældre Ankenævnsafgørelser V 62/19, hvor det statueredes, at mærkerne SLOTSARKADERNE og SLOTS ikke var forvekslelige, samt endvidere V 86/19, hvor det konstateredes, at mærkerne MESTERSLAGTEREN og MESTER ikke var forvekslelige.

Man kan deraf udlede, at den gamle "tommelfingerregel", om at to mærker er forvekslelige, når det ene indeholder det andet ikke længere kan lægges til grund i enhver sådan bedømmelse, men at der i ethvert tilfælde skal foretages en helhedsbedømmelse af de pågældende mærker overfor hinanden.

I forbindelse hermed kan ligeledes henvises til afgørelser som

VA 4353/1982 LUXIVA

¹

VR 0422/1905 LUX

VR 0684/1937

VA 0098/1993 SOLERA

¹

VR 0038/1935 SOL

Som nævnt ovenfor bør der ligeledes ved forvekslingsbedømmelsen tages hensyn til det faktum, at ordet SUPERKINGS må opfattes som en størrelsesbetegnelse.

Der bruges indenfor tobaksbranchen og givetvis også indenfor andre brancher engelske vendinger, hvori ordene SIZE og SUPER indgår til at beskrive størrelsen af det pågældende produkt. Disse betegnelser er sådanne som NORMALSIZE, SUPERSIZE, KINGSIZE, STANDARDSIZE, SUPERKINGS etc. Disse betegnelser benyttes globalt og altså ikke kun i Danmark, således at de forstås og opfattes som størrelsesbetegnelser af enhver forbruger af tobaksprodukter.

Til belysning af anvendelsen af størrelsesbetegnelsen SUPERKINGS på globalt plan kan det oplyses, at der på nuværende tidspunkt på verdensmarkedet forhandles følgende cigaretmærker, hvori betegnelsen SUPERKINGS indgår

Benelux

PEER SUPERKINGS

DU MAURIER SUPERKINGS

Italien

PEER SUPERKINGS

Spanien

L&M SUPERKINGS

Grækenland

GALLAHER SUPERKINGS

U.S.A.

L&M SUPERKINGS

I Storbritannien er der på nuværende tidspunkt i hvert fald 3 forskellige cigaretmærker på markedet, der alle har ordet SUPERKINGS påtrykt pakningen, jf. bilag 7, nemlig

DORCHESTER SUPERKINGS

BLACK CAT SUPERKINGS

BERKELEY SUPERKINGS

For så vidt angår registrerede mærker i Storbritannien kan det oplyses, at følgende mærker er registreret, jf. diverse registreringsbeviser vedlagt som bilag 8

DU MAURIER FILTER SUPERKINGS 20

DU MAURIER SUPERKINGS

DU MAURIER DU M SUPERKINGS DU M

SUPERKINGS 100'S GOLD MARK

DORCHESTER SUPERKINGS

A CRAVEN SUPER KINGS

A ORIGINAL CRAVEN 100S SUPER KINGS

GALLAHER SUPERKINGS

BENSON AND HEDGES SUPERKINGS

BENSON AND HEDGES SUPERKINGS LIGHTS

SUPERKINGS

JOHN PLAYER SUPERKINGS

DICKENS & GRANT SUPERKINGS

SUPERKINGS

GALLAHER SUPERKINGS LIGHTS

Til yderligere illustration heraf kan det nævnes, at et andet tobaksfirma, nemlig Atic Group Inc., for nylig har anmeldt to mærker i Danmark i klasse 24 henholdsvis VA 7299/1994 BENSON AND HEDGES SUPERKINGS og VA 7300/1994 BENSON AND HEDGES SUPERKINGS & figur. Også her er der tale om, at SUPERKINGS anvendes som størrelsesbetegnelse i forbindelse med hovedmærket BENSON AND HEDGES.

Som det fremgår af bilag 8 er flere af de ovennævnte registreringer forsynet med en disclaimer for ordet SUPERKINGS, hvilket netop understreger, at ordet er generisk når det anvendes i varemærkemæssige sammenhænge for tobaksprodukter.

Det skal nævnes, at klageren er indstillet på at acceptere en disclaimer i VA 8075/1992 SUPERKINGS, således at eneret altså ikke opnås til denne betegnelse, men til det kombinerede figurmærke i dets helhed.

På baggrund af ovennævnte må det således kunne lægges til grund, at mærket VA 8075/1992 SUPERKINGS & figur ikke i medfør af Varemærkelovens § 15 er forveksleligt med VR 367/1961 KINGS & figur eller VR 1871/1972 KINGS, idet betingelserne for at statuere forvekslelighed ikke er til stede.

Sluttelig henledes opmærksomheden på, at der bør tages hensyn til, at KINGS mærket er kendt i Danmark i et sådant omfang, at en reel forveksling med et mærke som SUPERKINGS & figur således som det fremtræder ikke vil kunne finde sted.

Som bekendt er KINGS cigaretterne netop blevet relanceret i Danmark som filtercigaretter og derudover må det antages, at KINGS cigaretterne må være et af Danmarks mest kendte cigaretmærker sammen med for eksempel PRINCE.

I nærværende sag er der ikke tale om, at klageren på nogen måde har forsøgt at læne sig op af den good-will, der knytter sig til KINGS mærket. Den anmeldte etiket er konstrueret således, at den er fuldstændig anderledes end VR 0367/1961 KINGS & figur, og den indeholder slet ingen elementer, der er egnet til at skabe sammenhæng med eller tilknytning til KINGS pakningen / mærket.

Selvom man således lægger til grund, at KINGS mærket nyder beskyttelse som velkendt mærke i Danmark i henhold til Varemærkelovens § 6, må det samtidig konstateres, at der ikke foreligger en utilbørlig udnyttelse af den good-will, der knytter sig til dette mærke. Jeg henviser i den forbindelse til principperne i Patentankenævnets afgørelse V 16/93, der angik varemærket AFTER EIGHT.

Også af sidstnævnte grunde bør VR 367/1961 KINGS & figur og VR 1871/1972 KINGS ikke være til hinder for registrering af mærket SUPERKINGS, sådan som det er anmeldt under VA 8075/1972.

Det skal således høfligst henstilles, at ansøgningen VA 8075/1992 SUPERKINGS hjemvises til fornyet behandling i Patentdirektoratet til frafaldelse af modholdene af VR 367/1961 KINGS & figur og VR 1871/1972 KINGS.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at modholdet vedrørende VR 755/1991 SUPERKINGS BLACK CAT vil blive løst ved aftale parterne imellem.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 30. april 1996.

For klageren mødte cand.jur. Kaj L. Henriksen, som procederede sagen, idet han i det væsentlige henholdt sig til de til Patentdirektoratet og Ankenævnet afgivne skriftlige indlæg, som nærmere blev uddybet.

Ankenævnet skal udtale

I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde og idet det overfor Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen

Hans Chr. Thomsen

S. Gulmann

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter varemærket SUPERKINGS for varer i klasse 34 var forveksleligt med de tidligere registrerede varemærker KINGS