Varemærket MELLIN kunne ikke registreres, da Mellin er et personnavn.

Varemærket MELLIN kunne ikke registreres, da Mellin er et personnavn.

År 1996, 8. januar afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 1/94: Klage fra Star Stabilimento Alimentare S.p.A., Italien, v/Patentbureau Plougmann & Vingtoft A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 12. november 1993 om vare- mærkeansøgning nr. VA 4957 1992.

Den 8. juli 1992 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket MELLIN (ordmærke) for nærmere angivne varer i klasserne 5, 29 og 30.

I den anledning meddelte Patentdirektoratet i skrivelse af 11. november 1992 følgende

»Vi har fundet mærket uegnet til registrering, da det indeholder et navn. Mærket kan eventuelt registreres, hvis De dokumenterer hjemmel til at benytte navnet som varemærke.

Begrundelsen herfor er, at mærket indeholder personnavnet Mellin.

Vi har truffet afgørelsen i henhold til bestemmelsen i § 14, nr. 4 i varemærkeloven.

Vi skal iøvrigt henlede opmærksomheden på nedennævnte registreringshindringer. VR 2568 1960, VR 3103 1977 og VA 0918 1991.

Hvis De ønsker at udtale Dem i anledning af den trufne afgørelse, må det ske inden udløbet af ovennævnte frist, da ansøgningen ellers vil blive afslået.«

I besvarelse heraf skrev klageren den 23. april 1993 følgende til direktoratet

»Vi henviser til Deres brev af 11. november 1992, i hvilket De anfører, at ovennævnte mærke ikke kan registreres, idet det indeholder personnavnet, Mellin, og at der derfor skal påvises fornøden hjemmel til at anvende personnavnet som varemærke.

Vi vedlægger hermed en kopi af det italienske registreringsbevis, samt kopier af registreringsbeviser for mærket i Canada, Grækenland, Irak, Kuwait, Venezuela, og Saudi Arabien. Under hensyn til hjemlandsregistreringen og de øvrige registreringer foreligger der efter vor opfattelse tilstrækkelig hjemmel til, at mærket kan registreres, selvom det indeholder et personnavn.

Vedlagt fremsendes endvidere en ny varefortegnelse, i hvilken ansøgningen begrænses til ikke at omfatte »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater«.

De fremdrager i Deres brev registreringerne VR 2568-1960 MELLINASE og VR 3103 -1977 MELI, samt ansøgningen VA 918/91 MERLIN som værende til hinder for registreringen af ovennævnte mærke.

For så vidt angår MERLIN, går vi ud fra, at der kan bortses fra dette modhold, idet ansøgningen er tilbagetaget den 14. december 1992.

Med hensyn til de MELLINASE er der efter den foretagne begrænsning af vor klients ansøgning ikke sammenfald mellem varer omfattet af registreringen og varer omfattet af ansøgningen. Vi går derfor ud fra, at der også kan bortses for dette modhold.

For så vidt angår MELI er det af nedenstående grunde vor opfattelse, at de to mærker ikke er forvekslelige.

Det modholdte mærke MELI består af fire bogstaver og to stavelser ME-LI. Mærket udtales naturligt med tryk på første stavelse ME-, hvorved mærket fonetisk domineres af en skarp E-lyd.

Til sammenligning består det ansøgte mærke af seks bogstaver og to stavelser MEL-LIN. Mærket udtales naturligt med tryk på anden stavelse og domineres som følge deraf fonetisk af en I-lyd. Hertil kommer, at mærket visuelt domineres af dobbelt »L«.

Da det modholdte mærke ikke er indeholdt i det ansøgte mærke, endsige har nogen stavelse fælles med det ansøgte mærke, samt da de to mærker i deres længde væsentligt adskiller sig fra hinanden og fonetisk er vidt forskellige, er det vor opfattelse, at mærkerne ikke er forvekslelige.

Vi imødeser herefter Deres meddelelse om mærkets registrering og efterfølgende bekendtgørelse.'

Direktoratet meddelte i skrivelse af 17. juni 1993 følgende til klageren

»Efter begrænsningen er der set bort fra den modholdte registrering VR 2568 1990.

Endvidere er der efter fornyet overvejelse set bort fra den modholdte registrering VR 3103 1977. Den modholdte ansøgning VA 0918 1991 er henlagt.

Den indsendte hjemlandsregistrering er dog ikke tilstrækkelig til, at der kan ses bort fra indvendingen i medfør af varemærkelovens § 14 nr. 4, idet MELLIN er optaget på Civilretsdirektoratets liste over forbeholdte personnavne.

Denne afgørelse vil medføre, at vi vil afslå ansøgningen ved udløbet af ovennævnte frist, medmindre De indsender nyt materiale eller nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen.«

Klageren meddelte i skrivelse af 18. oktober 1993, at direktoratets ovennævnte skrivelse ikke ville blive besvaret.

Den 12. november 1993 afslog direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 14, nr. 4, med den begrundelse af mærket indeholder personnavnet Mellin.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 12. januar 1994 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at ansøgningen gennemføres til registrering.

I ankebegrundelsen skrev klageren bl.a. følgende

»....Ifølge varemærkelovens § 14 nr. 4 kan varemærker, der uhjemlet indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et personnavn, ikke registreres. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget svarer nævnte bestemmelse til bestemmelsen i § 14 stk. 1, nr. 4 i varemærkeloven af 1959. Nu som efter den gamle varemærkelov kan varemærker altså registreres, selvom de indeholder et personnavn, blot der foreligger fornøden hjemmel.

I en lang årrække har det været Patentdirektoratets praksis at anse indlevering af en hjemlandsregistrering som tilstrækkelig hjemmel til at registrere mærker indeholdende personnavne, der bæres af personer i Danmark.

Patentdirektoratet har imidlertid i brev af 10. januar 1992, hvoraf kopi vedlægges, til patentagentforeninger, patentbureauer m. fl. meddelt, at efter Patentankenævnets afgørelse af AUSTER-sagen (j. nr. V 10/89) kan de ikke længere anse en hjemlandsregistrering for fornøden hjemmel til registrering af et personnavn, når der findes bærere af navnet i Danmark.

Patentdirektoratet har efter vor opfattelse ikke haft grundlag for at lade Patentankenævnets afgørelse i AUSTER-sagen få så vidtgående konsekvenser. Denne opfattelse begrunder vi med, at afgørelsen var konkret og blev truffet ud fra forudsætninger, der synes at være forkerte.

Det må tages i betragtning, at AUSTER-sagen er en konkret sag, og at der blev truffet en konkret afgørelse. Afgørelsen kan ikke fortolkes som en generel stillingtagen til et principielt spørgsmål og kan således ikke gøres gældende i sager, hvor omstændighederne ikke er de samme. Der henvises til Patentankenævnets udtalelse i sagen vedrørende patentansøgning 2054/83 j.nr. P 12/87, hvori nævnet på side 14 første nye afsnit udtaler

»Det ligger uden for nævnets kompetence at tage generel stilling til principielle spørgsmål.....«

Patentankenævnets afgørelse i AUSTER-sagen var begrundet med, at det ikke ansås for bevist, at Patentdirektoratets praksis, ifølge hvilken en hjemlandsregistrering er tilstrækkelig hjemmel til at få registreret et varemærke indeholdende et personnavn, også var gældende, når der var bærere af navnet i Danmark. Såfremt sagen var blevet oplyst for Patentankenævnet på dette punkt, ville udfaldet sandsynligvis være blevet et andet.

Vi skal derfor henvise til følgende registrerede varemærker, der indeholder personnavne (optaget på Civilretsdirektoratets liste), hvoraf der er bærer af navnet her i landet, hvor Patentdirektoratet har fundet, at indlevering af hjemlandsregistreringer har været tilstrækkelig hjemmel

VR 0113 1991 AHLERS LAS VEGAS VR 5001 1990 ahlers sportdress VR 2438 1976 amdahl VR 3004 1975 ARBO VR 6905 1990 Arby's VR 0237 1981 ARI VR 0627 1992 ARIS VR 2401 1991 ARMSTRONG VR 2860 1975 ARMSTRONG VR 0502 1992 BACHMAN VR 1291 1992 bott VR 5920 1991 CASSIDY VR 1367 1960 EKSTROMS VR 1789 1975 DALTON VR 7806 1990 GLINT VR 3603 1980 FINK MODELL VR 2315 1966 BOYLE VR 1873 1967 COLLINS VR 3283 1977 COLLINS VR 1868 1988 DRESSLER VR 3966 1981 GANT VR 5057 1990 KEISER VR 0257 1986 KELLER ORIGINAL VR 1056 1991 KRAMER & KRAMER VR 3712 1990 Lebek VR 0510 1979 LINDEMANN VR 3696 1986 MEILE VR 1550 1963 NEUMANN VR 3056 1970 OSBORN VR 3981 1985 PALL VR 3137 1973 PELLAN VR 1798 1984 REESE'S VR 6274 1991 REVEL VR 3252 1976 ROHDE VR 0157 1989 ROHDE Freizeit VR 2038 1988 Schindler VR 1440 1987 Schlinder design S VR 2147 1973 TANDBERG VR 1459 1993 TANDBERG

Patentankenævnets afgørelse blev endvidere begrundet med, at selv om Patentdirektoratet havde haft en sådan praksis, ville denne have været i strid med Pariserkonventionens art. 6 quinquies B. Denne antagelse er heller ikke korrekt.

Udgangspunktet og hovedreglen for, hvornår et mærke skal kunne registreres i et Pariserkonventionsland, er Art. 6 quinquies A, henhold til hvilken

»Ethvert varemærke, som på foreskreven måde er regi-streret i hjemlandet, skal med angiven forbehold modtages til registrering og nyde beskyttelse, således som det foreligger i de andre unionslande. Disse lande skal dog førend registrering foretages, kunne kræve tilvejebragt et bevis for registrering i hjemlandet, udstedt af den kompetente myndighed. Der skal ikke kunne kræves nogen legalisation af dette bevis.«

Hovedreglen er således, at mærket skal registreres i ethvert unionsland, når der foreligger en hjemlandsregistrering.

Art. 6 quinquies B giver unionslandene mulighed for at nægte registrering af mærket i visse tilfælde. Art 6 B (1) lyder

»De i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyldige i følgende tilfælde

Når de er egnet til at gøre indgreb i rettigheder erhvervet af trediemand i det land, hvor beskyttelsen kræves.«

Det synes således klart, at bestemmelsen i (1) giver de enkelte lande en ret - med ikke en pligt - til at anvende bestemmelsen under (1) af hensyn til deres nationale lovgivning, men unionslandene har naturligvis ikke pligt til at nægte registrering i de nævnte tilfælde, fx. hvis der er dokumenteret hjemmel til registrering. Patentdirektoratets tidligere praksis med at acceptere en hjemlandsregistrering som hjemmel var således på ingen måde i strid med den danske varemærkelov eller med Pariserkonventionen.

Da der efter vor opfattelse er dokumenteret hjemmel til at registrere personnavnet Mellin som varemærke, og da registrering af mærket MELLIN ikke vil stride mod Pariserkonventionen, skal vi henstille, at ansøgningen gennemføres til registrering.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 14. november 1995.

For klageren mødte advokat Dorte Marstrand-Jørgensen, som procederede sagen i det væsentlige under henvisning til de til Patentdirektoratet og Ankenævnet afgivne skriftlige indlæg. Det blev bl.a. fremhævet, at klageren via sin italienske hjemlandsregistrering bør kunne opnå dansk registrering, og at der ved afgørelsen bør tages hensyn til navnets karakter og ikke antallet af bærere. Endvidere kommenteredes Patentdirektoratets afgørelse set i lyset af Ankenævnets afgørelse i den ovenfor omtalte »Auster«-sag.

Ankenævnet skal udtale

Det ansøgte varemærke Mellin (ordmærke) kan ud fra en konkret vurdering ikke opfattes som fællesnavn eller -begreb, og hjemlandsregistrering er ikke tilstrækkelig hjemmel for registrering når Mellin er et beskyttet personnavn i Danmark, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4. Som følge heraf

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen Finn Mikkelsen

Analog til Auster-sagen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter varemærket Mellin ikke kunne registreres, da Mellin er et personnavn. Ankenævnet udtalte bl.a., at hjemlandsregistrering ikke er tilstrækkelig hjemmel for registrering, når Mellin er et beskyttet personnavn i Danmark.