Varemærket SILHOUETTE Yoplait (figurmærke) fundet forvekseligt med tidligere registrerede varemærke SILHOUET

Varemærket SILHOUETTE Yoplait (figurmærke) fundet forvekseligt med tidligere registrerede varemærke SILHOUET

År 1996, 8. januar afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 58/93: Klage fra MD Foods Amba v/Advokaterne Plesner & Lunøe over Patentdirektoratets afgørelse af 21. oktober 1993 om gyldigheden af varemærke- registrering nr. VR 9050 1992 for mærkeindehaver Societe de Developpements et D'Innovations des Marches Agricoles et Alimentaires- SODIMA-Union de Cooperatives Agricoles, Frankrig, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S.

Den 16. april 1991 indleverede Societe de Developpements et D'Innovations des Marches Agricoles et Alimentaires-SODIMA-Union de Cooperatives Agricoles, Frankrig v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S en ansøgning om registrering af varemærket SILHOUETTE Yoplait (figurmærke) for klasse 29: Mælk, hvid ost, yoghurt, smør og andre mejeriprodukter (dog ikke ost).

Varemærket blev registreret den 2. oktober 1992 for klasse 29: Mælk, yoghurt, smør og andre mejeriprodukter (dog ikke ost).

Den 4. november 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 23. december 1992 nedlagde MD Foods amba på vegne Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Viby J, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Indsigelsen nedlægges på basis af VR 2366-1973 SILHOUET, som omfatter »ost« i klasse 29.

Det netop registrerede varemærke indeholder som dominerende ordmæssigt element ordet SILHOUETTE, som er næsten identisk med ordmærket SILHOUET, hvorfor vi mener, at mærkeligheden mellem de to varemærker er indlysende.

Endvidere foreligger der efter vor opfattelse vareartslighed mellem »mælk, yoghurt, smør og andre mejeriprodukter« på den ene side og varearten »ost« på den anden, idet samtlige produkter henhører under overbegrebet »mejeriprodukter«, hvilket også stemmer overens med Direktoratets hidtidige praksis på området.

På grundlag af et anførte skal vi derfor henstille, at den offentliggjorte varemærkeregistrering bliver ophævet i dens helhed....'

I skrivelse af 2. marts 1993 bestred mærkeindehaver, at de to mærker er forvekslelige og udtalte

»....Vi vil ikke bestride at varerne der er omfattede af de to mærker er ligeartede, men der er ikke varesammenfald. Desuden er det klart angivet at beskyttelsesomfanget ikke dækker ost.

Indsigermærket består af ordmærket SILHOUET , medens ansøgerne mærke er et figurmærke der består af to ord, nemlig SILHOUETTE og det ligeledes særprægede ord YOPLAIT , som er ansøgernes gennemgående mærke i deres produktserie - og som har været brugt i henved 20 år - jfr. således at de ligeledes er indehavere af varemærkerne VR 2832-1970 YOPLAIT , 6259-1990

YOPLAIT og VA 2683 1991 DOLCE VITA YOPLAIT.

Mærkerne skal altså sammenlignes i deres helhed, nemlig som SILHOUET ordmærke på den ene side, og SILHOUETTE YOPLAIT figm. på den anden side.

Så uanset at ordene SILHOUET og SILHOUETTE må anses for forvekslelige, er mærkerne det ikke i deres helhed, eftersom disse er klart forskellige i deres udførelsesform.

Vi skal således henstille at indsigelsen tilbagevises.«

Patentdirektoratet skrev den 25. maj 1993 til mærkeindehaver bl.a. som følger

»....Det er direktoratets opfattelse, at der foreligger mærkelighed. Ordet SILHOUETTE i det nu registrerede varemærke fremtræder som et selvstændigt element i mærket, og dette er klart forveksleligt med ordet SILHOUET. Direktoratet fandt da også det nu registrerede varemærke forveksleligt med indsigernes mærke under sagens behandling.

Da varearten ost direkte er undtaget i varefortegnelsen til Deres registrering, er der ikke direkte varesammenfald, men direktoratet mener, at der kan være vareartslighed mellem andre mejeriprodukter og varearten ost.

Forinden der træffes endelig afgørelse i indsigelsen, må Deres registrering derfor begrænses til at angå sådanne bestemt angivne varer, der ikke kolliderer med eller er ligeartede med ost....«

Den 21. juni 1993 forespurgte mærkeindehaver derefter Patentdirektoratet, om direktoratet ville lade registreringen være gyldig, såfremt varefortegnelsen begrænsedes til klasse 29: Mælk, yoghurt og smør.

Til en tilsendt kopi af denne skrivelse bemærkede indsigeren i skrivelse af 29. juni 1993 følgende

»Vi henviser til Direktoratets skrivelse af 24. ds. med kopi af skrivelse af 21. ds., hvoraf det fremgår, at indehaveren af VR 9050-1992 er indstillet på at begrænse varefortegnelsen til »mælk, yoghurt og smør« i klasse 29.

I den anledning skal vi udtale, at der efter vor opfattelse stadig foreligger vareartslighed mellem vor registrering VR 2366-1973 SILHOUET og VR 9050-1992, idet såvel ost som mælk, yoghurt og smør udelukkende fremstilles af mejerivirksomheder, og idet samtlige nævnte varer henhører under begrebet »mejeriprodukter«.

Det synes da også hidtil at have været fast praksis i Patentdirektoratet at anse forskellige former for mejeriprodukter som værende ligeartede.

Da VR 9050-1992 udelukkende er søgt beskyttet for produkter, som kan henføres under betegnelsen »mejeriprodukter« nemlig for »mælk, yoghurt, smør og andre mejeriprodukter«, synes det efter vor opfattelse umuligt at begrænse registreringen til varer, som ikke kolliderer med varearten ost.

På grundlag af det anførte skal vi derfor henstille, at den offentliggjorte varemærkeregistrering bliver ophævet i dens helhed.'

Mærkeindehaver udtalte herefter i skrivelse af 13. juli 1993

»Allerførst vil vi gerne understrege, at vor skrivelse af 21.06.93 var formuleret som en forespørgsel til direktoratet - og dette kun pr. brev fordi det ikke lykkedes undertegnede at træffe fr. Inge Sander pr. telefon den pågældende dag, og vore klienter havde bedt os om en hurtig tilbagemelding. Det var ikke et egentligt indlæg i indsigelsessagen, og vi havde derfor ikke forestillet os det ville blive forelagt indsigerne.

Disse har jo allerede i indsigelsesskrivelsen henstillet at ovennævnte registrering ophæves i dens helhed. Det var vor opfattelse, at direktoratet alene skulle tage stilling til en begrænsning i varefortegnelsen.

Direktoratet skriver selv at der ikke er direkte varesammenfald eftersom varearten »ost« er direkte undtaget, men mener at der kan være vareartslighed mellem andre mejeriprodukter og ost. Registreringen må derfor begrænses til at angå sådanne varer, der ikke kolliderer med eller er ligeartede med ost, forinden der kan træffes endelig afgørelse i indsigelsen.

Det må således være direktoratets opfattelse at mærkerne bør kunne sameksistere, såfremt den fornødne begrænsning finder sted. Vi skal også henvise til, at ansøgningen under behandlingen i direktoratet blev accepteret til registrering og bekendtgørelse efter at varearten ost specifikt var undtaget.

Registreringen kan begrænses til

Klasse 29: Mælk, yogurt og smør.

Denne begrænsning bør være tilstrækkelig til at der kan bortses fra indsigelsen. Indsigerne gør gældende at såvel ost, som mælk yogurt og smør fremstilles af mejerivirksomheder, hvorfor der stadig foreligger vareartslighed. Vi finder ikke, at man kan konkludere at samtlige produkter fra en mejerivirksomhed er sammenfaldende eller ligeartede.

Vi skal fortsat understrege, at mærkerne ikke er identiske. De er vidt forskellige i deres udførelsesform. Vi henviser til en tidligere afgørelse i en indsigelsessag, JUNGLE GARDENIA (bl.a. omfattende parfume, kosmetiske lotioner og olier, æteriske olier) forskellig fra GARDENA (omfattende sæber), hvori det udtales at »den omstændighed at sæber kan indeholde visse æteriske olier, ikke tilstrækkelig til at statuere vareartslighed. Mærkerne ikke identiske«.

Under henvisning til den nu foretagne begrænsning i varefortegnelsen skal vi således henstille, at indsigelsen tilbagevises, og nærværende registrering fortsat erklæres gyldig.'

Ved skrivelse af 4. august 1993 begrænsede mærkeindehaver yderligere registreringen til alene at angå mælk og yoghurt i klasse 29.

Indsiger fremkom i skrivelse af 17. august 1993 med følgende kommentarer i anledning af mærkeindehavers skrivelser af henholdsvis 13. juli og 14. august 1993

»....Indledningsvis bemærkes, at vi er enige i, at nærværende sag er et spørgsmål om, hvorvidt der foreligger vareartslighed mellem varearten »ost« og andre mejeriprodukter, i dette tilfælde »mælk, yoghurt og smør«.

Mærkeindehaver anfører i skrivelse af 13. juli, at det må være Direktoratets opfattelse, at mærkerne bør kunne sameksistere, efter at varearten ost specifikt var undtaget.

Hertil må bemærkes, at vi også har erfaring med, at man i visse tilfælde kan opnå frafaldelse af et modhold, såfremt en vareart udtrykkeligt undtages i varefortegnelsen.

Denne fremgangsmåde bør dog kun accepteres, såfremt varefortegnelsen for det ansøgte mærke efter begrænsningen ikke omfatter varer, som er identiske eller ligeartede med varer omfattet af den modholdte registrering/ansøgning.

Dette sidste er ikke tilfældet i nærværende sag, idet der må siges at foreligge vareartslighed mellem på den ene side »ost« og på den anden »mælk, yoghurt og smør«.

I den forbindelse kan for det første henvises til Rigmor Carlsen, Varemærker Registreringspraksis, p. 52, hvor det udtales at der foreligger varesammenfald, såfremt varerne er identiske eller indeholdt i et overbegreb f.eks. smør overfor mejeriprodukter. Som eksempel på vareartslighed nævnes samme sted smør overfor margarine - sidstnævnte er som bekendt ikke engang et mejeriprodukt.

Så meget desto mere må det heraf kunne udledes, at der foreligger vareartslighed mellem varer, som er indeholdt i samme overbegreb, i hvert fald når der er tale om ost overfor mælk, yoghurt og smør. Dette stemmer overens med Direktoratets hidtidige praksis.

For det andet fremstilles produkterne som tidligere nævnt af mejerivirksomheder, hvilket også taler for at anse de nævnte varer som værende ligeartede.

For det tredje er der er tale om dagligvarer, som præsenteres for den almindelige forbruger side om side i detailhandlens køledisk.

I den situation vil mejeriprodukter med mærket SILHOUET eller SILHOUETTE naturligt blive opfattet som hidrørende fra samme producent eller produceret af en anden virksomhed efter indbyrdes aftale, jfr. også Direktoratets udtalelse i skrivelse af 25. maj 1993 angående mærkelighed mellem de to mærker.

For det fjerde foreligger der en indbyrdes sammenhæng mellem produkterne, idet produkterne i den endelige anvendelsessituation ofte optræder samtidig f.eks. på morgenbordet.

For så vidt angår indsigelsessagen JUNGLE GARDENIA overfor GARDENA ifølge hvilken »den omstændighed at sæber kan indeholde visse æteriske olier, ikke er tilstrækkelig til at statuere vareartslighed«, må bemærkes, at den citerede passus angiveligt angår spørgsmålet om vareartslighed mellem en ingrediens (æteriske olier) og et færdigt produkt (sæber).

I nærværende sag er samtlige produkter (ost, mælk, yoghurt og smør) derimod færdigforarbejdede varer bestemt for den endelige forbruger, hvorfor udtalelsen i nævnte indsigelsessag ikke synes at kunne overføres på den aktuelle sag.

Vi håber, at Direktoratet på dette grundlag vil kunne træffe afgørelse i sagen og skal henstille, at registreringen af VR 9050-1992 SILHOUETTE YOPLAIT figur ophæves i sin helhed.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 21. oktober 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»....Som anført i direktoratets brev af 25 maj 1993 er der mærkelighed mellem det anfægtede registrerede varemærke og Deres varemærke VR 2366 1973, idet ordet SILHOUETTE i det anfægtede varemærke fremtræder som et selvstændigt element i mærket, og dette er klart forveksleligt med ordet SILHOUET. Der er ikke direkte varesammenfald mellem de varearter, der er omfattet af registrering VR 9050 1992, og varearten ost, idet »ost« udtrykkeligt er undtaget, men det er direktoratets opfattelse, at der er en vis ligeartethed mellem varearten »ost« og varearterne »andre mejeriprodukter« og »smør«.

Direktoratet mener imidlertid ikke, at mærkerne i deres helhed er forvekslelige, når det registrerede mærke begrænses til at omfatte mælk og yoghurt i klasse 29, hvilket ansøgerne har erklæret sig indforstået med i skrivelse af 04 aug 1993. Der er ved denne vurdering taget hensyn til, at mærkerne ikke er identiske.

Indsigelsen tages derfor ikke til følge ud over den begrænsning af varefortegnelsen, der er foretaget, og registreringen vil derfor blive opretholdt for varearterne mælk og yoghurt i klasse 29.'

Denne afgørelse har klageren MD Foods Amba v/Advokaterne Plesner & Lunøe ved skrivelse af 21. december 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at varemærkeregistrering VR 9050 1992 ophæves i sin helhed.

I klageskriftet anføres bl.a. følgende

»....Klageren er uenig med Patentdirektoratet i vurderingen af vareartslighed for såvidt angår varearten »ost« og varearterne »mælk og yoghurt«.

Klageren må fastholde sin vurdering af, at der foreligger varesammenfald imellem alle de nævnte grupper, og den omstændighed, at indklagede har ladet varearten ... »andre mejeriprodukter« udgå af sin varefortegnelse, kan på ingen måde berøve varearterne mælk og yoghurt deres karakter som mejeriprodukter.

Den af direktoratet foretagne afgrænsning imellem smør og andre mejeriprodukter (for hvilke vareartslighed med

klagerens varemærke blev accepteret) og varearterne mælk og yoghurt (for hvilke vareartslighed blev afvist) synes ganske tilfældig og ubegrundet.

På baggrund af de ovenfor anførte omstændigheder gør klageren gældende

at indklagedes varemærke VR 9050 1992 er forveksleligt med klagerens varemærke VR 2366 1973, idet

a) der foreligger mærkelighed imellem mærkerne, således som det er blevet erkendt af Patentdirektoratet i skrivelsen af 25. maj 1993, og

b) der foreligger vareartslighed for såvidt angår arterne ost, mælk og yoghurt.

Det er klagerens opfattelse, at alle de nævnte produkter henhører til overbegrebet »mejeriprodukter«, og at den af direktoratet gennemførte sondring imellem varearterne smør og andre mejeriprodukter på den ene side og mælk og yoghurt på den anden side synes at være yders subjektiv og ubegrundet. Klageren må bestride, at der i gældende ret findes fortolkningsbidrag, som støtter en sådan - vilkårlig - opdeling.

Som følge heraf er den af Patentdirektoratet foretagne registrering i strid med klagerens varemærkerettigheder, jfr. Varemærkelovens § 1....'

Mærkeindehaver har ved skrivelse af 25. marts 1994 nedlagt påstand om stadfæstelse og har bl.a. anført

»....Vi er helt uenige med klageren i, at den af Patentdirektoratet trufne afgørelse i indsigelsessagen skulle være ukorrekt.

Vi er lidt uforstående overfor klagerens vurdering af, at det ikke skulle være tilstrækkeligt at lade varearten »andre mejeriprodukter« udgå af varefortegnelsen for vor klients registrering SILHOUETTE YOPLAIT og erstatte dette overbegreb af varearterne mælk og yoghurt, da disse varearter stadig må betragtes som mejeriprodukter.

Vi har svært ved at følge klagerens tankegang i denne sag, for selvfølgelig er varearterne mælk og yoghurt at karakterisere som mejeriprodukter, men det er jo ikke det, problemstillingen i nærværende sag drejer sig om. Patentdirektoratet har afvist indsigelsen fra MD Foods A.m.b.a. med den begrundelse, at mærkerne SILHOUET og SILHOUETTE YOPLAIT i deres helhed ikke er forvekslelige, når det ene mærke omfatter ost og det andet omfatter mælk og yoghurt. Patentdirektoratet anfører, at der ved denne vurdering er taget hensyn til, at mærkerne ikke er identiske.

Vi er da enige med klageren i, at såvel ost som mælk og yoghurt henhører under begrebet mejeriprodukter, idet disse produkter siden mejerierne opstod har været fremstillet på mejerier, og derfor må anses for at være mejeriprodukter.

Patentdirektoratet sondrer imidlertid ikke, sådan som klageren anfører det, mellem smør og andre mejeriprodukter på den ene side og mælk og yoghurt på den anden side. Nærværende afgørelse sondrer udelukkende mellem varearten ost på den ene side og varearterne mælk og yoghurt på anden side, og dette er en helt anden problemstilling.

Vi skal selvfølgelig ikke bestride, at varearten ost fremstilles af mælk, ligesom varearten yoghurt ligeledes fremstilles af mælk, men dette forhold gør vil ikke, at varearterne hverken kolliderer eller kan anses for ligeartede.

I denne forbindelse tillader vi os at henvise til en afgørelse truffet af Sø- og Handelsretten i 1974 trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1974 p. 568. Vi vedlægger i kopi Sø- og Handelsretsdommen, hvoraf det fremgår, at et registreret figurmærke indeholdende ordet FIESTA og omfattende bl.a. korn, mel og produkter heraf i Klasse 30 ikke blev anset til hinder for registrering af det identiske ordmærke FIESTA for en sukkerbrødskage med fyld, glasur og pynt.

Sø- og Handelsretten udtalte, at en registrering omfattende korn, mel og produkter heraf ikke kan omfatte ethvert produkt, hvori indgår mel, uanset mængden af mel og produktets øvrige bestanddele samt forarbejdningsgraden.

Vi finder, at denne afgørelse, som siden 1974 har ligget til grund for afgørelser i lignende sager i Patentdirektoratet har mange lighedspunkter med spørgsmålet om varekollision eller vareartslighed eller mangel på samme i nærværende sag.

I FIESTA -dommen blev der ikke statueret vareartslighed mellem et basisprodukt som varearten mel, der kun kan anvendes til videre forarbejdning, og det færdige produkt, nemlig en sukkerbrødskage, som fremstilles af æg, sukker og mel, samt lidt hævemiddel og evt. lidt fedtstof.

Denne vareart kolliderer efter vor opfattelse ikke med mælk uanset hvilken type mælk der er tale om, om det er syrnet mælk eller almindelig sødmælk, og ej heller med varearten yoghurt, som er et syrnet mælkeprodukt.

Til støtte for vor opfattelse om manglende varekollision eller vareartslighed mellem ost på den ene side og mælk og yoghurt på den anden side kan vi f.eks. anføre, at nydelsesmidler som kaffe og te godt kan figurere i varemærkeregistret under forvekslelige varemærker, idet der ikke er varekollision eller vareartslighed mellem varearterne kaffe og te.

I øvrigt tillader vi os at henvise til Registreringspraksis 1880-1980 Rigmor Carlsen p. 53, hvor FIESTA -dommen er omtalt, og hvor det i øvrigt udtales, at det ikke er muligt at udarbejde nogen fortegnelse over hvilke varer, der kolliderer, eller opstille bestemte kriterier for varesammenfald.

Dette er ensbetydende med, at man fra sag til sag eller i henhold til en fasttømret praksis må vurdere i hvert enkelt tilfælde hvorvidt der foreligger fornøden vareartslighed. Vi henviser her til Betænkning Vedr. en ny Dansk Lov om Varemærker fra 1958 p. 109ff. Her anføres det bl.a., at »lighedsforholdet mellem en råvare og halvfabrikatet på den ene side, samt de færdige produkter på den anden side må bero dels på, hvilken grad af forarbejdning af råvaren eller halvfabrikatet, der kræves, for at nå frem til det færdige produkt, og dels på, om det købende publikum m.h.t. den færdige vares kvalitet og værdi har opmærksomheden henledt på råvaren og halvfabrikatet. For så vidt angår forarbejdningsgraden må f.eks. jern anses for ligeartet med jernbjælker, og råtobak med pibetobak.

Vi vil fortsat hævde, at forarbejdningsgraden af mælken til ost, herunder den normalt lange lagringstid for et produkt som ost, medfører, at mælken undergår en så stor forandring, at varearten ost ikke i henhold til ovennævnte principper kan anses for ligeartet med varearten mælk og varearten yoghurt.

I øvrigt tænker det købende publikum næppe på mælk, når de køber ost.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 14. november 1995.

For klageren mødte advokat Zygmunt Auster, der havde lejlighed til at udtale sig.

Ankenævnet skal udtale: Under hensyn til den samlede udbudssituation, hvor indsigerens og varemærkeindehaverens varer typisk vil blive udbudt sammen, findes der en sådan forvekslelighed med hensyn til oprindelsen af de pågældende varer, at indsigelsen tages til

følge.

Herefter bestemmes

Varemærkeregistrering VR 9050 1992 ophæves.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen Finn Mikkelsen

Ingen

Patentankenævnet omstødte Patentdirektoratets afgørelse - efter indsigelse - om, at registreringen af mærket SILHOUETTE Yoplait kunne opretholdes for varearterne mælk og youghurt i klasse 29.