Ansøgning om patent på kateterapplikator til urinalt inkontinensudstyr.

Ansøgning om patent på kateterapplikator til urinalt inkontinensudstyr.

År 1996, 29. marts afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Herborg, Holm,

Ansgar Sørensen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. P 8/93: Klage fra Hollister Inc., USA, v/Th. Ostenfeld Patentbureau A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 22. februar 1993 af patent- ansøgning nr. 4317 1985 fra Coloplast A/S, Kokkedal, v/Internationalt Patent-Bureau.

Den 18. januar 1988 fremlagdes under nr. 151930B en den 24. september 1985 indleveret ansøgning om patent på kateterapplikator til urinalt inkontinensudstyr.

De fremlagte krav lød således

»1. Applikator til påsætning af et eksternt kateter til et urinalt inkontinensudstyr til mænd, hvilket kateter (2) er af den art, som omfatter en blød elastisk tyndvægget, i det væsentlige cylindrisk kropdel, der er åben ved den ene ende og ved den anden går over i en indsnævret, til forbindelse med en opsamlingspose udformet drænrørsdel (5), hvorhos kateteret leveres til brugeren med kropdelen oprullet fra den åbne ende mod drænrørsenden (5), og applikatoren omfatter et ring- eller rørformet element (1) af et eftergiveligt tyndvægget materiale med større stivhed end kateteret (2) og udformet til anbringelse uden på dette, kendetegnet ved, at det ring- eller rørformede element (1) er udformet, så det fra ovengangen mellem kropdelen og drænrørsdelen (5) omslutter kateteret (2) over en aksial strækning svarende i det væsentlige til længden af penisglans, hvorhos den mod kropdelens åbne ende vendende ende af nævnte element (1) er udformet til fastholdelse af kateterets (2) oprullede del i leveringstilstanden, medens kateterets drænrørsdel (5) er optaget i en i forlængelse af nævnte ring- eller rørformede element (1) udformet lukket, indsnævret rørdel (4).

2. Applikator ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den mod kropsdelen åbne ende vendende ende af applikatoren er udformet med et spor (3) til fastholdelse af kateterets oprullede del.

3. Applikator ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at nævnte indsnævrede rørdel (4) er i det væsentlige cylindrisk og udformet med et antal udvendige langsgående, som fingergreb tjenende ribber (6).

4. Applikator ifølge krav 1, 2 eller 3, kendetegnet ved, at dens åbne ende og den omkring denne fastholdte del af kateteret er dækket af en kapsel.«

Klageren i denne sag nedlagde ved skrivelse af 18. april 1988 indsigelse mod udstedelse af patent under henvisning til, at

»...den i den fremlagte ansøgning omhandlede applikator var kendt eller ikke adskilte sig væsentligt fra, hvad der var kendt før patentansøgningens indleveringsdag den 24. september 1985.

Som kendt henvises foreløbig til den i indsigernes danske patentansøgning nr. 1298/86 omhandlede kombination af kateter og påsætningsindretning, hvilken kombination blev markedsført første gang i USA den 29. marts 1985, dvs. før indleveringsdagen for ansøgning nr. 4317/85....«

I indsigelsesbegrundelse af 14. september 1988 anfører klageren

»Krav 1 til fremlæggelsesskrift nr. 151 930 B angår en

»applikator til påsætning af et eksternt kateter til et urinalt inkontinensudstyr til mænd, hvilket kateter (2) er af den art, som omfatter en blød elastisk tyndvægget, i det væsentlige cylindrisk kropdel, der er åben ved den ene ende og ved den anden går over i en indsnævret, til forbindelse med en opsamlingspose udformet drænrørsdel (5), hvorhos kateteret leveres til brugeren med kropdelen oprullet fra den åbne ende mod drænrørsdelen (5), og applikatoren omfatter et ring- eller rørformet element (1) af et eftergiveligt tyndvægget materiale med større stivhed end kateteret (2) til anbringelse uden på dette«,

hvilken applikator ifølge kravets kendetegnende del skal være ejendommelig ved,

»at det ring- eller rørformede element (1) er udformet, så det fra overgangen mellem kropdelen og drænrørsdelen (5) omslutter kateteret (2) over en aksial strækning svarende i det væsentlige til længden af penisglans, hvorhos den mod kropdelens åbne ende vendende ende af nævnte element (1) er udformet til fastholdelse af kateterets (2) oprullede del i leveringstilstanden, medens kateteres drænrørsdel (5) er optaget i en i forlængelse af nævnte ring- eller rørformede element (1) udformet lukket, indsnævret rørdel (4).«

TEKNIKKENS STANDPUNKT

Indsigeren har før indleveringsdagen, den 24. september 1985, for DK patentansøgning nr. 4317/85 markedsført og dermed offentliggjort en applikator med eksternt kateter, hvilken kombination er nærmere beskrevet i indsigerens danske patentansøgning nr. 1298/86 med prioritet fra 21. marts 1985.

Til nærmere dokumentation for offentliggørelsen vedlægges

- Affidavit af Peter A. Amelse med bilag mærket A-I

- Udtalelse fra Alvin C. Klein, Becker Professional Pharmacy med bilag G og H

- Udtalelse fra Herbert P. Gray, Suburban Ostomy Supply Company, Inc. med bilag H

Som det fremgår af affidavit af Peter A. Amelse, markedsførte Hollister Incorporated i slutningen af marts eller begyndelsen af april 1985 et nyt selvklæbende urinalt eksternt kateter, der er beskrevet i de som bilag A, B og C vedlagte brochurer med trykkeangivelsen - 385 - som viser, at det pågældende materiale blev trykt i den tredie måned af 1985. Ligeledes har emballagen til det aktuelle produkt, fremlagt som bilag D, angivelsen - 385. Indsigerens markedsførte produkt er som forklaret det, der er vist i US patentskrift nr. 4 589 874, fremlagt som bilag E. US patentskrift nr. 4 589 874 svarer til indsigerens foran omtalte danske patentansøgning nr. 1298/86, hvortil der af nemheds grunde vil blive henvist i det følgende.

Bilag F og G dokumenterer yderligere markedsføringen på det angivne tidspunkt, idet de bærer datoerne henholdsvis 25. marts 1985 og 28. marts 1985. Endelig dokumenterer bilag H og I salg til trediemand, henholdsvis Suburban Ostomy Supply Company og Becker Professional Pharmacy. Udtalelserne fra de to sidstnævnte firmaer bekræfter yderligere, at man indkøbte de pågældende produkter.

APPLIKATOREN IFØLGE KRAV 1 OPFYLDER IKKE PATENTLOVENS § 2, STK. 1

Idet vi herefter henviser til indsigerens danske patentansøgning nr. 1298/86, vil det ses, at Hollister Incorporated10s produkt er en

applikator til påsætning af et eksternt kateter til et urinalt inkontinensudstyr til mænd, hvilket kateter (10) er af den art, som omfatter en blød elastisk tyndvægget, i det væsentlige cylindrisk kropdel (11a), der er åben ved den ene ende, og ved den anden går over i en indsnævret, til forbindelse med en opsamlingspose udformet drænrørsdel (11b), hvorhos kateteret leveres til brugeren med kropdelen oprullet fra den åbne ende mod drænrørsenden (11b), og applikatoren omfatter et ring- eller rørformet element (20) af et eftergiveligt, tyndvægget materiale med større stivhed end kateteret (10) og udformet til anbringelse uden på dette.

Det ring- eller rørformede element (20) er udformet, så det fra overgangen mellem kropdelen (11a) og drænrørsdelen (11b) omslutter kateteret (10) over en aksial strækning (11c) svarende i det væsentlige til længden af penisglans, hvorhos den mod kropdelens åbne ende vendende ende af nævnte element (20) er udformet til fastholdelse af kateterets (10) oprullede del (25) i leveringstilstanden.

De foran angivne træk ved indsigerens produkt er identiske med indholdet af line 1-19 i den fremlagte ansøgnings krav 1, hvorimod indsigerens produkt ikke opfylder bestemmelsen i krav 1's sidste tre linier

»medens kateterets drænrørsdel (5) er optaget i en i forlængelse af nævnte ring- eller rørformede element (1) udformet lukket, indsnævret rørdel (4)».

Den eneste forskel mellem indsigerens publicerede og den fremlagte ansøgnings krav 1 er med andre ord, at indsigerens applikator (20) mangler en forlængelse med en lukket, indsnævret rørdel til omslutning af drænrørsdelen (11b).

Tilvejebringelsen af en sådan lukket, indsnævret rørdel kan imidlertid af flere grunde ikke i sig selv repræsentere en patenterbar opfindelse. For det første er en applikator med en fuldstændig tilsvarende lukket, indsnævret rørdel kendt fra den under patentansøgningens behandling allerede fremdragne WO-ansøgning nr. 81/03609, jvf. for eksempel den internationale ansøgnings beskrivelse, side 5, linie 18 ff, hvorfor det må være nærliggende at udforme en sådan rørdel på indsigerens produkt. For det andet ses den i fremlæggelsesskrift nr. 151 930 B forklarede tekniske virkning intet at have at gøre med en sådan lukket, indsnævret rørdel, idet den på fremlæggelsesskriftets side 2 givne forklaring ikke forudsætter tilstedeværelsen af en lukket, indsnævret rørdel, jvf. også at virkemåden er eksakt den samme som for indsigerens produkt. For det tredie fremgår det af fremlæggelsesskriftets side 5, linie 5 og 6, at de i fremlæggelsesskriftet foran angivne fordele også kan opnås, selvom applikatoren er udformet uden rørdelen, der således er valgfri.

Den eneste selvstændige virkning, som er forklaret for den lukkede, indsnævrede rørdel er, at der opnås en beskyttende indkapsling af kateteret, men dette er for det første indlysende fra WO-ansøgning nr. 81/03609, og for det andet ses der ikke at være tale om en reel, vigtig virkning, idet der ikke ses at være noget behov for, at kateterets udvendige del på det pågældende sted skal være mere beskyttet end det, der opnås ved hjælp af en sædvanlig emballage, såsom den, hvori indsigerens produkt leveres.

Den i den fremlagte ansøgnings krav 1 omhandlede applikator opfylder derfor ikke fordringerne til nyhed og opfindelseshøjde, jvf. Patentlovens § 2, stk. 1.

DE USELVSTÆNDIGE KRAV INDEHOLDER HELLER INTET SELVSTÆNDIGT PATENTERBART

Ifølge den fremlagte ansøgnings krav 2 kan den mod kropsdelen (s?) åbne ende vendende ende af applikatoren være udformet med et spor til fastholdelse af kateterets oprullede del. Et tilsvarende, fuldt tilstrækkeligt spor er allerede tilvejebragt i indsigerens applikator ved hjælp af vulsten (21).

Ifølge den fremlagte ansøgnings krav 3 kan den nævnte indsnævrede rørdel være i det væsentlige cylindrisk og udformet med et antal udvendige langsgående, som fingergreb tjenende ribber. I indsigerens produkt er udformet fingergreb (23), og der kan intet selvstændigt patenterbart være i at udforme sådanne fingergreb som ribber.

Endelig angiver den fremlagte ansøgnings krav 4, at applikatorens åbne ende og den omkring denne fastholdte del af kateteret kan være dækket af en kapsel, hvilken kapsel iøvrigt ikke er nærmere forklaret i beskrivelse eller på tegninger. Teknisk må en sådan kapsel imidlertid fuldstændig svare til den emballage, hvori indsigerens produkt leveres.

KONKLUSION

På grundlag af det foregående turde det være klart, at der hverken i beskrivelse eller krav til fremlæggelsesskrift nr. 151 930 B er forklaret en opfindelse, som opfylder Patentlovens § 2, stk. 1, og vi skal derfor henstille at ansøgningen i sin helhed afslås.«

Ansøgeren fremsendte med skrivelse af 26. maj 1989 en revideret beskrivelse med patentkrav. De reviderede krav lød som følger

»1. Applikator til påsætning af et eksternt kateter til et urinalt inkontinensudstyr til mænd, hvilket kateter (2) er af den art, som omfatter en blød elastisk tyndvægget, i det væsentlige cylindrisk kropdel, der er åben ved den ene ende og ved den anden går over i en indsnævret, til forbindelse med en opsamlingspose udformet drænrørsdel (5), hvorhos kateteret leveres til brugeren med kropdelen oprullet fra den åbne ende mod drænrørsenden (5), og applikatoren omfatter et ring- eller rørformet element (1) af et eftergiveligt tyndvægget materiale med større stivhed end kateteret (2) og udformet til anbringelse uden på dette, hvilket element ved sin ene ende er udformet til fastholdelse af kateterets (2) oprullede del i leveringstilstanden kendetegnet ved, at det ring- eller rørformede element (1) er udformet, så det fra overgangen mellem kropdelen og drænrørsdelen (5) omslutter kateteret (2) over en aksial strækning svarende i det væsentlige til længden af penisglans, medens kateterets drænrørsdel (5) er optaget i en i forlængelse af nævnte ring- eller rørformede element (1) udformet lukket, indsnævret i det væsentlige cylindrisk og som fingergreb tjenende rørdel (4).

2. Applikator ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den mod kropsdelen åbne ende vendende ende af applikatoren er udformet med et spor (3) til fastholdelse af kateterets oprullede del.

3. Applikator ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at nævnte indsnævrede rørdel (4) er udformet med et antal udvendige langsgående, ribber (6).

4. Applikator ifølge krav 1, 2 eller 3, kendetegnet ved, at dens åbne ende og den omkring denne fastholdte del af kateteret er dækket af en kapsel.«

I skrivelsen udtalte ansøgeren bl.a.

»....Til yderligere afgrænsning af den foreliggende opfindelse fra indsigerens kendte applikatorudførelse er angivelsen af, at applikatoren ved sin ene ende er udformet til fastholdelse af kateterets oprullede del i leveringstilstanden flyttet fra krav 1's kendetegnende del til kravets indledning. Yderligere er krav 1 præciseret gennem optagelse af den i krav 3 angivne udformning af applikatorens lukkede indsnævrede rørdel til at tjene som fingergreb. Under hensyn hertil er krav 3 begrænset til at angive udformningen med langsgående ribber.

I beskrivelsens indledning, som i fremlæggelsesskriftet desværre ikke har været tilpasset de fremlagte patentkrav, er nu foretaget en tilpasning til de nu præciserede krav med tilsvarende præcisering af virkningsangivelsen til at den forenklede påsætning opnås ved hjælp af den lukkede indsnævrede i det væsentlige cylindriske og som fingergreb tjenende rørdel af applikatoren.

De foretagne ændringer fremgår af medfølgende kontroleksemplar, og der er ikke indført noget nyt i sagen.

Til det af indsigeren fremførte skal herefter bemærkes følgende.

I indsigerens skrivelse af 18. april 1998 begrundes indsigelsen med, at applikatoren ifølge opfindelsen var kendt eller ikke adskilte sig væsentligt fra, hvad der var kendt før ansøgningens indleveringsdag den 24. september 1985, idet der herved foreløbig blev henvist til den i indsigerens danske patentansøgning nr. 1298/86 omhandlede kombination af kateter og påsætningsindretning med angivelse af, at denne kombination første gang blev markedsført i U.S.A. den 29. marts 1985.

I indsigelsesbegrundelsen af 14. september 1988 er som dokumentation for den påberåbte åbenlyse udøvelse henvist til en affidavit af Peter A. Amelse med ledsagende bilag A-I.

Det skal straks bemærkes, at ansøgeren ikke finder grundlag for at bestride rigtigheden af de i indsigerens bilagsmateriale angivne dateringer og dermed heller ikke finder grundlag for at bestride, at indsigerens produkt har været bragt på markedet i U.S.A. på det angivne tidspunkt i foråret 1985.

Ej heller skal det bestrides, applikatoren i indsigerens produkt svarer til den beskrivelse som er givet i indsigelsesbegrundelsen side 2, linie 6 f.n. - side 3, linie 4 og dermed er udformet som angivet i den indledende del af det nu præciserede krav 1.

Derimod kan ansøgeren ikke være enig i, at det ring- eller rørformede element hos indsigerens produkt er udformet, så det fra overgangen mellem kateterets kropdel og drænrørsdel omslutter kateteret over en aksial strækning svarende i det væsentlige til længden af penisglans.

Af det fremlagte materiale vil fremgår, at indsigerens applikator har en ganske kort aksial længde, således at overgangen mellem kateterets kropdel og drænrørsdel i realiteten befinder sig uden for den i begge ender åbne applikatorring.

Dertil kommer at indsigerens applikator i den nærmest drænrørsdelen liggende endekant har to udskæringer, som giver plads for at brugeren eller en assistent ved påsætning af kateteret kan gribe om den yderste ende af selve den tyndvæggede kropsdel for at holder kateteret under dets udrulning.

Denne funktion fremgår med al ønskelig tydelighed af indsigerens eget som bilag E fremlagte US-patentskrift 4 589 874.

Fremfor alt gælder imidlertid, at indsigerens produkt, som også erkendt i indsigelsesbegrundelsen, ganske mangler den til optagelse af kateterets drænrørsdel udformede indsnævrede lukkede, i det væsentlige cylindriske og som fingergreb tjenende rørdel.

Herom anføres det i indsigelsesbegrundelsen af tilvejebringelsen af denne rørdel af flere grunde ikke i sig selv kan repræsentere en patenterbar opfindelse.

Det anføres for det første at en »fuldstændig tilsvarende« lukket indsnævret rørdel er kendt fra det i fremlæggelsesskriftets beskrivelse anførte WO 81/03609.

Af dette internationale offentliggørelsesskrift fremgår imidlertid, at det element, som svarer til applikatoren ifølge opfindelsen nemlig den side 3, linie 19-21 angivne »casing« 4 består af to i det væsentlige trekantede vægge 5 og 6, der er sammenføjet langs sidekanter 5a, 6a og 5b, 6b således, at der ved enderne fremkommer åbninger 7 og 8.

Selv om man på grundlag af tegningen i WO 81/03609 antager, at applikatoren i sin snævre ende har en rørdel som afgrænser åbningen 7 - hvilket dog ikke er nævnt i beskrivelsen -ses denne rørdel ikke at kunne optage kateterets drænrørsdel 1b, hvilket også fremgår af fig. 1 og 3, hvoraf fig. 1 iøvrigt viser, at påsætning af et kateter ved hjælp af denne kendte »applikator« sker ved, at man med fingrene griber om applikatoren i et område nærmest den store åbning 8, hvilket også må være nødvendigt for at tilvejebringe den nødvendige udspiling af den i leveringstilstanden flade, trekantede applikator.

Uanset at det side 5, linie 18 f.f. i WO 81/03609 angives, at åbningen 7 kan være lukket, hvilket iøvrigt i det omhandlede eksempel også gælder for rørdelen 1b, vil en sådan lukning af den snævre ende af den flade trekantede applikator for os at se gøre det umuligt at der i denne ende kan være en rørdel, der optager rørdelen 1b, som i dette tilfælde da også angives at være beliggende »inside the space between walls 5 and 6«.

Det turde således kunne betegnes som en betydelig overfortolkning af WO 81/03609 at påstå, at applikatoren 4 skulle have en rørdel svarende »fuldstændigt« til den i krav 1 i den foreliggende ansøgning angivne indsnævrede lukkede rørdel ved applikatoren ifølge opfindelsen.

Tilmed gælder det, at selv om en sådan rørdel fandtes ved applikatoren ifølge WO 81/03609 ville det stride ganske mod den tekniske lære - herunder først og fremmest funktionsbeskrivelsen - i US patentskrift nr. 4 589 874 er overføre en sådan lukket rørdel til den aksialt korte og forholdsvis stive applikatorring ifølge dette patentskrift.

En fagmand vil hverken i US patentskriftet eller WO 81/03609 kunne hente nogen form for tilskyndelse til en sådan modifikation, der hermed langtfra kan påstås at være nærliggende.

Til indsigerens bemærkninger om forklaringen i fremlæggelsesskriftet af den tekniske virkning skal henvises til den nu fremsendte reviderede beskrivelse, som angiver de tekniske fordele, der opnås gennem de nu præciserede patentkrav.

Endelig skal til indsigerens bemærkninger om fremlæggelsesskriftets underkrav anføres, at ved indsigernes produkt har de omhandlede fingergreb (23) form af udsparinger som forudsætter, at fingrene griber selve det tyndvæggede kateter.

Det skal herefter henstilles til Direktoratet, at den foreliggende ansøgning fremmes til patentudstedelse på grundlag af den nu fremsendte reviderede beskrivelse med krav.'

Hertil replicerede klageren i skrivelse af 2. oktober 1989

»I ansøgerens svarskrift af 26. maj 1989 bestrides ikke rigtigheden af de i indsigerens bilagsmateriale angivne dateringer. Det må herefter lægges til grund, at det med indsigelsesbegrundelse som bilag D fremlagte produkt har været markedsført før indleveringsdagen for dansk patentansøgning nr. 4317/85. Det må ligeledes lægges til grund, at indsigerens bilag A, B, C, F og G tilhørte teknikkens standpunkt, på baggrund af hvilken nyhed og opfindelseshøjde for det i ansøgningen nr. 4317/85 omhandlede skal vurderes. Indsigerens danske patentansøgning nr. 1298/86 og det tilsvarende US patentskrift nr. 4.589.874 (bilag E) må antages ikke at have været offentligt tilgængelige på patentansøgningens indleveringsdag.

Ansøgeren hævder i svarskriftet, at han ikke kan være enig i »at det ring- eller rørformede element hos indsigerens produkt er udformet, så det fra overgangen mellem kateterets kropdel og drænrørsdel omslutter kateteret over en aksial strækning svarende i det væsentlige til længden af penisglans«. Til støtte herfor henviser ansøgeren til indsigerens bilagsmateriale samt det som bilag E fremlagte US patentskrift 4.589.874. Dette US patentskrift tilhørte som anført ovenfor ikke teknikkens standpunkt og kan derfor ikke bruges til en fortolkning af, hvorledes indsigerens applikator skal betjenes. Denne betjening fremgår af bilag A, B, C og D, og der er intet heri, der skulle kunne give plads for en fortolkning gående ud på, at brugeren med sine fingre kommer til at berøre kateteret. Tværtimod er indsigerens applikator beregnet på at blive let fastholdt mod penisglans, hvorefter kateteret let kan udrulles. Vi henviser i denne forbindelse til følgende angivelser i indsigerens bilagsmateriale

- Bilag A: »makes application simple, even for those with limited dexterity«.

- Bilag B: »a special disposable plastic collar presents the inner flap in a position ready for application. It makes application simple and encourages self-care, even for those with limited manual dexterity«.

- Bilag C og D

»do not attempt to push the plastic collar onto the penis«.

I fremlæggelsesskriftet nr. 151.930 er det side 2, linie 21-35, forklaret, hvorledes ansøgerens kateter skal påsættes

»på enkel måde ved, at kateterets drænrørsende omsluttet af det nævnte ring- eller rørformede element placeres på penisglans og fastholdes til denne med et let udvendigt tryk på selve elementet uden berøring med kateteret, som herefter kan placeres sikkert ved udrulning fra den oprullede leveringstilstand, idet den eftergivelige tyndvæggede applikator har en sådan forøget stivhed i forhold til kateteret, at den stabiliserer formen af kateterets drænrørsende ved anbringelsen omkring penisglans og tillige som følge af sin aksiale udstrækning dækker glans, således at udrulningen sker over den længde af penis, hvor der i det væsentlige ikke forekommer tykkelsesvariationer«.

Det fremgår heraf, at ansøgerens applikator ligesom indsigerens skal placeres på penisglans og fastholdes til denne med et let udvendigt tryk på selve elementet. Det fremgår endvidere, at angivelsen om, at det ring- eller rørformede element er udformet, så det fra overgangen mellem kropsdelen og drænrørsdelen omslutter kateteret over en aksial strækning svarende i det væsentlige til længden af penisglans, har den betydning, at udrulningen skal kunne ske over den længde af penis, hvor der i det væsentlige ikke forekommer tykkelsesvariationer. Den aksiale længde af det ring- eller rørformede element er således i fremlæggelsesskriftet knyttet til den efterfølgende udrulningsoperation, på hvilket punkt det fuldstændigt svarer til den af indsigeren offentliggjorte applikator.

Den eneste forskel mellem det af indsigeren før den angrebne patentansøgnings indleveringsdag offentliggjorte og det i patentansøgningen omhandlede må derfor siges at være den af ansøgeren anviste forlængelse af applikatoren med lukket ende.

I den af ansøgeren med svarskriftet fremsendte reviderede beskrivelse med patentkrav er der nu sket den ændring af opfindelsens genstand, at det er forlængelsen, der skal tjene som fingergreb »uden berøring af det ring- eller rørformede element«, jfr. den nye beskrivelse, side 2, linie 27, hvorimod det ifølge fremlæggelsesskriftet, side 2, linie 25, 26, var det ring- eller rørformet element, der skulle tjene som fingergreb. Uanset hvordan ansøgeren mener at kunne fortolke sit basisdokument, turde det være indlysende, at der ingen som helst forskel i virkning er på, om brugeren holder det ene eller andet sted på applikatoren, idet meningen naturligvis blot er, at denne applikator skal fastholdes mod penisglans, mens kateteret oprulles. Denne funktion og de dertil nødvendige elementer er i alt væsentligt kendt fra indsigerens bilagsmateriale.

Med hensyn til WO 81/03609 skal vi til ansøgerens fortolkning af dette patentskrift bemærke følgende

Uanset hvad ansøgeren mener at kunne læse i dette patentskrift, står det ganske klart, at figur 1 og 3 viser en applikator et ring- eller rørformet element med en forlængelse med en lukket ende. Ved den i figur 1 viste udførelsesform er det klart, at applikatoren før påsætningen er flad og derfor skal åbnes ved hjælp af et fingertryk. Ved den i figur 3 viste udførelsesform er der intet anført om, at den skal være flad før påsætningen, og det fremgår tværtimod af spalte 3, linie 67 til spalte 4, linie 1, at der er tale om et elastisk, tragtformet plastrør 10 med en cirkulær åbning 11 og en større cirkulær åbning 12.

På denne baggrund kan den i ansøgerens ændrede krav 1 angivne applikator med oprullet kateter betragtes på en af følgende måder

1. Der er i alt væsentligt tale om indsigerens kendte applikator med oprullet kateter, hvor applikatoren er forlænget på den i internationalt offentliggørelsesskrift WO 81/03609 anviste måde, eller

2. Der er i alt væsentlig tale om i WO 81/03609, figur 3, viste applikator forsynet med et oprullet kateter på den i indsigerens bilagsmateriale viste måde.

Med hensyn til den af ansøgeren med svarskriftet fremsendte nye beskrivelse har vi allerede ovenfor gjort bemærkninger med hensyn til ændring af opfindelsens genstand. Vi skal endvidere bemærke, at omtalen af teknikkens standpunkt er ufuldstændig, ukorrekt og misvisende. Ved at læse den nye beskrivelse får man det indtryk, at indsigerens i marts 1985 markedsførte kateter med applikator var kendt før internationalt offentliggørelsesskrift WO 81/03609, og at sidstnævnte havde til formål at afhjælpe visse ulemper ved indsigerens produkt. Denne forklaring er misvisende, fordi indsigerens produkt netop udgjorde en forbedring af den allerede i 1981 offentliggjorte PCT-ansøgning. Forklaringen er endvidere ukorrekt, idet indsigerens produkt som forklaret ovenfor er let at anvende for personer med nedsat bevægeligehed i fingrene. Af samme grunde bliver også ansøgerens forklaring af formålet med opfindelsen side 2, linie 6-11, meningsløs.

For såvidt angår de af ansøgeren nu foreslåede afhængige krav finder vi kun anledning til at supplere det i indsigelsesbegrundelsen af 14. september 1988 allerede anførte med, at det i de nye krav 2 og 4 anførte nu må være opfinderisk uafhængigt af hovedkravet.

Vi fastholder, at ansøgningen bør afslås i sin helhed.'

Ansøgeren fremsendte med skrivelse af 4. april 1990 en ny beskrivelsesindledning side 1-2a og følgende duplik

»Til imødegåelse af indsigerens med skrivelse af 6. oktober 1989 fremsendte indlæg i sagen COLOPLAST A/S ans. nr. 4317/85 skal vi tillade os at fremkomme med følgende.

Vi har noteret os indsigerens anbringende om, at den danske patentansøgning nr. 1298/86 og det tilsvarende US patentskrift 4.589.874 som sådanne ikke tilhører teknikkens standpunkt i den foreliggende sag og forstår dette som en klar erkendelse af opfindelsens objektive nyhed i forhold til, hvad der er vist og beskrevet i disse skrifter.

Heri kan vi kun være enige, men denne enighed strækker sig ikke til det efterfølgende anbringende om, at beskrivelsen af funktionen af den omhandlede applikator i US patentskriftet af den grund ikke skulle kunne tjene til belysning af den faktiske betjening af den af indsigeren modholdte applikatorudførelse som vist og beskrevet i bilag A-D.

For os at se er der fuldstændig identitet mellem denne faktiske markedsførte applikator og den udførelsesform, som fremgår af tegningen i de nævnte to patentdokumenter, se navnlig fig. 1 og 2.

Dette ses da heller ikke at være bestridt af indsigeren.

I realiteten forekommer der heller ikke at være nogen modstrid mellem de virkningsangivelser og betjeningsanvisninger, som fremgår af bilagene A-S og forklaringen i USA patentskriftet, og indsigerens fortolkning af citater af fra helheden løsrevne uddrag af forklaringerne i bilag A-D, forekommer i denne sammenhæng delvis misvisende.

Den af indsigeren citerede angivelse fra bilag A må således betegnes som reelt intetsigende, idet det er en almen bestræbelse i forbindelse med hjælpemidler af den foreliggende art at gøre påsætningen enkel også for brugere med nedsat bevægelighed i fingrene.

Den enkle påsætning synes i dette tilfælde at hænge nøje sammen med en anden nok så væsentlig angivelse af applikatoren i bilag A.

»Presents inner flap in a position ready for use«.

Denne angivelse vedrører for os at se det reelle formål med indsigerens kraveelement nemlig at præsentere den indvendige elastiske krave i kateteret i påsætningsklar stilling ved at denne indvendige krave som en ringformet membran dækker kraveelementets åbning.

I indsigerens citat fra bilag B er den pågældende angivelse medtaget, men den er åbenbart ikke tillagt nogen vægt i indsigerens argumentation.

Når indsigeren om bilag A-D gør gældende, at der i disse bilag intet findes, der skulle give plads for en fortolkning gående ud på, at brugeren med sine fingre kommer til at berøre kateteret, må vi erklære os uenige.

Bilag C indeholder således en ret udførlig påsætningsanvisning, hvoraf det fremgår, at kravelementet med kateteret holdes med penis så den elastiske indvendige krave placeres omkring glans således, at yderenden af glans stikker ca. 1/4 tomme ind i den elastiske kransåbning. Herefter udrulles kateteret langsomt på penis skaft og det er for denne operation fremhævet som vigtigt, at det ikke forsøges at presse plastkraven mod penis.

En fuldstændig tilsvarende advarsel fremgår af pkt. 4 på emballagen til det som bilag D fremlagte produkt, og et studium af den ret stive plastkrave i produktet mod en forholdsvis hård vulstkant for kateterets oprullede del må tilsige at denne advarsel er særdeles velanbragt, når det yderligere tages i betragtning, at plastkraven modsat applikatoren ifølge den foreliggende anvendelse ikke dækker hele længden af glans men kun den yderste ende heraf.

Modsat hvad indsigeren prøver at give udtryk for kan den pågældende advarsel ikke forstås på anden måde end at påsætningen også i praksis må foregå på den måde, som er udførligt beskrevet i US patentskriftet, se navnlig spalte 6 øverst, hvor det bl.a. af linie 3-13 fremgår, at

»Once the glans is fully received within the opening of collar 20 and sleeve protion 12 is fully streched over the glans in firm sealing contact with it, the user grips the nect section 11c and holds it firmly against the glans as shown most clearly in Fig. 1. Such operation is greatly facilitated by the enlarged recesses 23 which serve as finger openings for gripping the catheter's neck section 11c and the glans G, and for also immobilizing or holding the collar as, with the fingers of the other hand, the user urges torus 25 rearwardly over bead 21 ((Fig. 7).«

Hermed må den forståelse af funktion og betjening af indsigerens produkt, som er angivet side 3 i vort svarskrift af 26. maj 1989 i et og alt fastholdes.

Når indsigeren derefter søger at gøre gældende, at der med den med ovennævnte svarskrift fremsendte reviderende beskrivelse er sket en ændring af opfindelsens genstand, må heroverfor først henvises til, at brugen af den indsnævrede rørdel som fingergreb klart fremgår af krav 4, side 3, linie 2-3 og side 4, linie 2-4 i den oprindelige beskrivelse.

Indsigerens antydning af at der skulle være foretaget en utilladelig ændring må således bestemt afvises.

Hvad endelig angår det internationale offentliggørelsesskrift WO 81/03609 er det som anført af indsigeren rigtigt, at fig. 3 og side 5 linie 30 - side 6, linie 13 viser og beskriver en udførelsesform med en applikator i form af et elastisk tragtformet plastrør 10, som er åbent i begge ender.

Det må herefter imidlertid fastholdes, at denne udførelse ikke udviser en lukket, indsnævret i det væsentlige cylindrisk og som fingergreb tjenende rørdel, hvor kateterets drænrørsdel er optaget.

Det ganske korte udmundingsrør 11 ved den pågældende udførelsesform er, som vist i skriftets fig. 4 ikke lukket og er så kort, at det hverken optager drænrørsdelen, men kun dennes yderste del, eller tjener som fingergreb.

Det skal hertil bemærkes, at applikatoren ifølge WO 81/03609 ikke er indrettet til optagelse af et oprullet kateter men rummer hele kateterets længde inklusive et indvendigt klæbemiddellag, som ved påsætning placeres umiddelbart bag glans.

Påsætningsoperationen er således forskellig fra såvel applikatoren ifølge opfindelsen som indsigerens plastkraveelement og dermed heller ikke umiddelbart sammenlignelig hermed, idet der ikke kræves nogen udrulningsfunktion. Til gengæld nødvendiggør den omstændighed, at fastsætningen på penis sker gennem aktivering af det indvendige trykfølsomme klæbemiddel at applikatoren som beskrevet i offentliggørelsesskriftet, må være væsentligt mere elastisk end såvel applikatoren ifølge opfindelsen som indsigerens kraveelement.

Hermed kræver også udførelsesformen i fig. 3 i det internationale offentliggørelsesskrift en manipulation, som angivet side 4, linie 12-14 i vort svarskrift, således som det er bragt til udtryk i medfølgende nye beskrivelsesindledning.

Ingen af de to fortolkningsmåder som indsigeren forsøger sig med nederst i replikken kan hermed betragtes som holdbare.

Den som første mulighed angivne forlængelse af indsigerens meget stive kraveelement ville således stride mod den grundlæggende funktion af dette kraveelement og medføre, at dette inden påsætningen uundgåeligt ville blive trykket mod penis i modstrid med den advarsel herimod som klart fremgår af indsigerens bilagsmateriale.

Omvendt ville den elastiske applikatorudformning i fig. 3 i det internationale offentliggørelsesskrift ikke være egnet til fastholdelse af et oprullet kateter.

Indsigerens afsluttende bemærkning om ukorrekt og misvisende omtale af teknikkens standpunkt i den med vort svarskrift fremsendte besvarelse må tilbagevises, idet udførelsen ifølge det internationale offentliggørelsesskrift klart er omtalt som et forsøg på afhjælpning af de ulemper, som optræder ved påsætning af konventionelle katetre uden brug af applikator.

For at gøre dette yderligere klart har vi i medfølgende nye beskrivelsesindledning indføjet en omtale af indsigerens produkt, som omfatter de træk er gengivet i den indledende del af det ændrede krav 1.

Vi håber, at den foreliggende ansøgning hermed kan fremmes til hurtig patentudstedelse på grundlag af besvarelsen af 26. maj 1989 med de ændrede sider 1-2a.'

Patentdirektoratet besluttede ved skrivelse af 22. februar 1993 at udstede patent, idet indsigelsen blev afvist med følgende begrundelse

»1. Vi er enige med Dem i, at applikatorens ring- eller rørformede element og den indsnævrede rørdel til afskærmning af katederets drænrørsdel repræsenterer to indbyrdes uafhængige opfindelser, idet virkningen af den ene af disse opfindelser ikke afhænger af, om der samtidig gøres brug af den anden opfindelse, således som både De og til dels også ansøgeren (fremlæggelsesskriftets side 5, linie 5-6) har påvist.

Vi mener også, at den nu i krav 1 optagne angivelse af, at drænrørsafskærmningen skal tjene som fingergreb, ikke tilvejebringer opfinderisk afhængighed, bl.a. fordi det formentlig vil være mere naturligt at gribe om applikatorens brede del under påsætningen af katederet.

Desuden er vi enige med Dem i, at krav 4 (men ikke krav 2) af 26 maj 1989 er uafhængigt af krav 1.

Endelig er vi enige med Dem i, at hverken drænrørsafskærmningen eller den derpå anbragte kapsel udgør selvstændigt patenterbare opfindelser. Der er tværtimod tale om banaliteter, som imidlertid ikke tilslører, hvad der egentlig er opfindelsen, og som vi derfor ikke har forlangt udeladt, jfr. Patentdirektoratets vejledning P 5.4-1, afsnit IV.

2. Af ovenstående redegørelse følger, at spørgsmål om patenterbarheden alene skal afgøres på grundlag af en vurdering af, om udformningen af applikatorens brede del adskiller sig væsentligt fra kendt teknik, herunder, om der ved den angivne udformning opnås en ny teknisk virkning.

I Deres danske patentansøgning nr. 1298/86, som har prioritet fra 20 mar 1986, og som svarer til det af Dem fremsendte, efter nærværende ansøgnings indleveringsdag offentliggjorte US-patent nr. 4.589.874, viser fig. 7, ganske vist, at applikatoren under påsætningen er anbragt således, at glans fuldstændigt ligger inden for applikatorens åbning, hvorved udrulningen af katederet udelukkende sker over den del af penis, hvor der ikke er tykkelsesvariationer, hvilket netop er den virkning, som opnås ved nærværende opfindelse.

Vi er imidlertid uenige med ansøgeren i, at beskrivelsen i ovennævnte publikation kan tjene til belysning af den faktiske betjening af den applikator, der er vist og beskrevet i bilag A-D (3. afsnit af ansøgerens brev af 4 apr 1990).

Hertil kommer, at ansøgning nr. 1298/86 og bilag A-D ikke vedrører præcis samme vare, eftersom bilag C, fig. 2 viser, at den deri omhandlede applikator under påsætningen af katederet skal anbringes således, at kun den yderste del af glans befinder sig inden for applikatorens åbning, hvilket indicerer, at den fra bilag A-D kendte applikator har en fladere tætningsmembran til anlæg omkring urinrørsåbningen end den stærkt hvælvede membran (12), som er vist på fig. 7 i ansøgning nr. 1298/86.

Indholdet af Deres ovennævnte ansøgning har kun den betydning for diskussionen om nærværende opfindelses patenterbarhed, at det skal afgøres, om applikatoren ifølge opfindelsen adskiller sig fra applikatoren ifølge ansøgning nr. 1298/86, idet der i denne situation ikke stilles krav om, at opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra denne kendte teknik, jfr. patentlovens § 2, stk. 2, 2. punktum.

Da kravet om nyhed utvivlsomt er opfyldt, er ovennævnte publikations rolle i diskussionen om nærværende opfindelses patenterbarhed hermed udspillet.

3. Herefter skal opfindelsens patenterbarhed bedømmes på grundlag af, hvad der kan udledes af bilag A-D, betragtet isoleret, d.v.s. at indholdet af ansøgning nr. 1298/86 ikke må benyttes til fortolkning af disse bilags indhold.

Af bilag C, fig. 2 med tilhørende tekst fremgår, at kun den yderste del af glans befinder sig inden for applikatorens åbning under påsætningen af kateteret, idet teksten foreskriver, at kun ca. 6 mm af glans må befinde sig inden for åbningen af tætningsmembranen (»the inner flap«), medens tegningen viser, at skønsmæssigt yderligere ca. 10 mm af glans befinder sig inden for applikatorens åbning uden at have gennemtrængt membranens åbning.

På grundlag heraf skønnes, at ca. 1.5 cm af glans befinder sig inden for applikatorens åbning. Selv om et skøn, som delvist er baseret på vurdering af størrelsesforhold på en tegning, som ikke foregiver at være målrigtig, er behæftet med betydelig usikkerhed, mener vi dog at kunne udlede, at bilag C ikke kan give grundlag for en påstand om, at den kendte teknik skulle omfatte applikatorer, hvis betjening forudsætter, at glans i sin fulde udstrækning eller blot i størstedelen af sin udstrækning befinder sig inden for applikatorens åbning.

En vurdering af bilag D giver samme resultat.

Endvidere må vi ved vurderingen af den i bilag A-D beskrevne teknik lægge vægt på, at den foreskrevne anbringelse af applikatoren under brugen er baseret på helt andre hensyn end tilfældet er i forbindelse med den foreliggende opfindelse.

Vi mener at nemlig kunne udlede af bilag C, at det eneste som tilsigtes ved brugsanvisningens forskrift, er en korrekt placering af glans i forhold til tætningsmembranen. Den angivne brugsanvisning indebærer, at pårulningen af kateteret sker over dele af penis, hvor der forekommer tykkelsesvariationer, hvilket er i modstrid med, hvad der tilsigtes ved den foreliggende opfindelse.

Den i nærværende ansøgning indeholdte lære, at placeringen af glans inden for applikatorens åbning vil medføre en lettelse af pårulningen af kateteret, er derfor ikke foregrebet af bilag A-D.

Endvidere mener vi, at forskellen mellem applikatorens anbringelse ifølge bilag A-D og ifølge nærværende ansøgning ikke blot er betinget af forskellige ønsker med hensyn til virkningerne, men tillige hidrører fra konstruktive forskelle mellem applikatorerne med tilhørende katetere.

Denne opfattelse er baseret på, at den i nærværende ansøgnings krav 1 angivne konstruktive foranstaltning, at applikatorens brede del har stort set samme aksiale udstrækning som glans, muliggør opnåelsen af den angivne tekniske virkning (pårulning af kateteret, uhæmmet af tykkelsesvariationerne langs penis), samtidig med, at den hindrer eller vanskeliggør, at applikatorens placering justeres således, som det forlanges ifølge bilag C og D.

Efter vor opfattelse er derfor ikke blot den i ansøgningen omhandlede brugsanvisning, men også det omhandlede produkt nyt og medfører en ny virkning i forhold til, hvad der opnås (og tilsigtes) ved den i bilag A-D beskrevne kendte teknik.

Vi mener derfor, at den i ansøgningen omhandlede opfindelse er patenterbar.

4. Desuden mener vi, at den omtale af applikatoren ifølge bilag A-D, som ansøgeren har optaget i den ændrede beskrivelse af 04 apr 1990 under redegørelsen for teknikkens standpunkt, er korrekt, idet den fuldstændigt stemmer overens med den opfattelse af denne kendte teknik, som vi har redegjort for ovenfor.

Vi har derfor vedtaget at meddele patent på grundlag af den ændrede beskrivelse med krav af 09 feb 1993.'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 21. april 1993 indbragt for Patentankenævnet og anført, at den i ansøgningen omhandlede opfindelse ikke opfylder bestemmelserne i Patentlovens § 2, stk. 1.

I ankebegrundelse af 27. juli 1993 har klageren anført følgende

»Indsigeren har påklaget Patentdirektoratets afgørelse i skrivelse af 22. februar 1993 med den påstand, at den i ansøgning nr. 4317/85 omhandlede opfindelse ikke opfylder bestemmelserne i Patentlovens § 2.1, hvorefter patent kun meddeles på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der var kendt før patentansøgningens indleveringsdag, og som tillige adskiller sig væsentlig derfra.

Indledningsvis skal det med henvisning til punkt 1 i Patentdirektoratets afgørelse af 22. februar 1993 bemærkes, at Patentdirektoratet har vedtaget at meddele patent uanset at man er enig med indsigeren i, at patentansøgning nr. 4317/85 med de af Patentdirektoratet godkendte krav flere af hinanden uafhængige opfindelser. Herved er Patentlovens § 10 ikke opfyldt.

Dernæst er det væsentligt at bemærke, at det af sidste afsnit under punkt 1 af Direktoratets afgørelse fremgår, at drænrørsafskærmningen (som vi må opfatte som rørdelen 4) ikke udgør en selvstændigt patenterbar opfindelse, og at der tværtimod er tale om en banalitet. Når det af indsigeren anses for væsentligt at fremhæve denne del af Patentdirektoratets afgørelse, skyldes det ikke mindst, at ansøgeren under indsigelsesproceduren i forhold til Patentdirektoratet har argumenteret for, at tilvejebringelsen af den til optagelse af kateterets drænrørsdel udformede, indsnævrede lukkede, i det væsentlige cylindriske og som fingergreb tjenende rørdel, skulle være en væsentlig grund til at den i krav 1 af 27. maj 1989 angivne opfindelse skulle adskille sig væsentligt fra det af indsigeren fremdragne materiale. Vi anmoder Ankenævnet om at lægge specielt mærke til ansøgerens svarskrift af 26. maj 1989, herunder afsnittende, der begynder side 3, linie 19: »Fremfor alt gælder imidlertid ...«. Udformningen af den lukkede rørdel (4) er derfor af ansøgeren blevet betragtet som et meget væsentligt element ved opfindelsen, og den hidtidige indsigelsesprocedure har i meget høj grad drejet sig herom.

Af punkt 2 i Patentdirektoratets afgørelse af 22. februar 1993 fremgår det imidlertid, at spørgsmålet om patenterbarheden efter Patentdirektoratets opfattelse alene skal afgøres på grundlag af en vurdering af, om udformningen af applikatorens brede del adskiller sig væsentligt fra kendt teknik, herunder om der ved den angivne udformning opnås en ny teknisk virkning.

Ved at lægge en sådan vurdering til grund for afgørelsen af spørgsmålet om patenterbarhed, har patentdirektoratet efter indsigerens opfattelse for det første set helt bort fra, hvad ansøgeren har anført som det væsentlige ved opfindelsen, og Patentdirektoratet har endvidere afgjort sagen på et grundlag, som ikke har været grundigt behandlet under den hidtidige indsigelsesprocedure. Såfremt den hidtidige indsigelsesprocedure havde vedrørt udformningen af applikators brede del, ville indsigeren have redegjort for de hertil knyttede forhold i langt væsentligere grad, og de misforståelser, som tilsyneladende har ligget til grund for Direktoratets afgørelse, og som vil fremgå af det følgende, kunne have været undgået.

Det er således en fuldstændig misforståelse, når det på side 2, 2. nye afsnit i Direktoratets afgørelse anføres

»Vi er imidlertid uenige med ansøgeren i, at beskrivelsen i ovennævnte publikation kan tjene til belysning af den faktiske betjening af den applikator, der er vist og beskrevet i bilag A-D (3. afsnit af ansøgerens brev af 4. apr 1990).«

Såvel ansøgeren som indsigeren er blandt verdens førende producenter af de her omhandlede artikler, og såvel ansøgeren som indsigeren er eksperter på dette område. Såvel ansøgeren som indsigeren har under den hidtidige indsigelsesprocedure været enige om at lægge til grund, at beskrivelsen til dansk patentansøgning nr. 1298/86 og US patent nr. 4.589.874 er i fuld overensstemmelse med indsigerens applikator, der er vist og beskrevet i bilag A-D.

Denne enighed fremgår eksempelvis af duplikken af 4. april 1990, hvor ansøgeren på side 1, linie 6 fra neden til side 2, linie 7 fra oven, har anført

»For os at se er der fuldstændig identitet mellem denne faktiske markedsførte applikator og den udførelsesform, som fremgår af tegningen i de nævnte to patentdokumenter, se navnlig fig. 1 og 2. Dette ses da heller ikke at være bestridt af indsigeren.

I realiteten forekommer der heller ikke at være nogen modstrid mellem de virkningsangivelser og betjeningsanvisninger, som fremgår af bilagene A-D og forklaringen i USA patentskriftet, og indsigerens fortolkning af citater af fra helheden løsrevne uddrag af forklaringerne i bilag A-D, forekommer i denne sammenhæng delvis misvisende.«

Ansøgeren finder med andre ord, at der er fuldstændig identitet mellem de nævnte publikationer og indsigerens applikator, ligesom ansøgeren ikke finder, at der er nogen modstrid mellem de virkningsangivelser og betjeningsanvisninger, som fremgår af bilagene A-D og forklaringen i USA patentskriftet. Af samme grund må ansøgeren derfor være enig i, at indsigerens applikator ifølge A-D under påsætningen er anbragt således, at glans fuldstændigt ligger inden for applikatorens åbning, hvorved udrulningen af kateteret udelukkende sker over den del af penis, hvor der ikke er tykkelsesvariationer, hvilket samtidig er den virkning, som efter Direktoratets opfattelse opnås ved opfindelsen ifølge patentansøgning nr. 4317/85, jvf. side 2, linie 11 af Direktoratets afgørelse af 22. februar 1993.

Det forekommer uforståeligt, at Direktoratet gør sig til en større ekspert end Coloplast A/S og Hollister Inc., når det drejer sig om en forståelse af virkemåden af det af Hollister Inc. før dansk patentansøgning nr. 4317/83 markedsførte produkt og dettes virkemåde. I denne forbindelse skal det specielt fremhæves, at ansøgeren har erklæret sig enig i, at kateteret udrulles på penisskaft, jvf. duplikken af 4. april 1990, side 2, sidste linie og side 3, første linie, og derfor ikke kan være af den opfattelse, at kateteret udrulles over den del af penis, hvor der forekommer variationer i tykkelse, dvs. penisglans.

Patentdirektoratets misforståelse er baseret på en fejlfortolkning af bilag C, hvorfor vi af nemheds grunde i det følgende vil referere til vedlagte forstørrede kopi af bilag C, hvori vi har tilføjet nogle tydeliggørende termer. I fig. 2 af bilag C er applikatorkraven ikke vist, fordi den ville bortlede opmærksomheden fra de informationer brugeren har behov for, men den vil i virkeligheden være til stede og skulle i så fald have været vist i området fra den oprullede del af kateteret til den del af kateteret, som dækker den spændte »inner flap«. Inderflappen »inner flap«, som svarer til indermembran 12 beskrevet i ansøgning nr. 1298/86, er spændt over glans, og den yderste del af glans »glans tip« befinder sig ca. 1/4 tomme (ca. 6 mm) inden for åbningen af denne inderflap. Den oprullede del »rolled portion« af kateteret er anbragt et godt stykke over inderflappen i et område, hvor udrulning vil ske over den del af penis, som ikke har tykkelsesforøgelse, dvs. penisskaftet »penile shaft«. Hele beskrivelsen til fig. 2 angår det, der skal finde sted, før udrulning påbegyndes.

Direktoratet anfører under punkt 3 i afgørelsen, at

»Af bilag C, fig. 2 med tilhørende tekst fremgår, at kun den yderste del af glans befinder sig inden for applikatorens åbning under påsætning af kateteret, ...«

Denne konstatering er direkte forkert, idet det af bilag C, fig. 2 med tilhørende tekst fremgår, at

»... the tip of the glans ... protudes ... into the opening in the inner flap.

Det er altså hverken nævnt eller antydet, at kun den yderste del af glans befinder sig inden for applikatorens åbning.

Efter at have instrueret brugeren om den korrekte anbringelse af kateteret, før udrulning, fortsætter bilag C herefter med at beskrive udrulningsfremgangsmåden i den beskrivende tekst, der hører til fig. 3. Applikatorkraven er ikke vist i fig. 3, da den på dette trin allerede er fjernet. Vi skal herefter fremhæve, at bilag C ved beskrivelse af påbegyndelsen af udrulningsproceduren instruerer brugeren om langsomt at udrulle kateteret »onto the shaft of the penis...«. Der er overhovedet ingen beskrivelse endsige antydning af, at kateteret skal udrulles over glans. Grunden hertil er oplagt, idet udrulning ved brug af produktet ikke påbegyndes, før den oprullede del af kateteret understøttet af applikatorkraven, er anbragt, således at udrulning sker over penisskaftet.

Diskussionen af udtrykket »inner flap« i bilag C kan have fået Direktoratet til at tro, at indsigers applikatorkrave udfører en funktion, der ikke er beskrevet i ansøgerens ansøgning. I virkeligheden udfører indsigers applikatorkrave mindst to funktioner, hvoraf kun den ene involverer inderflappen. I fig. 1 af bilag C fremgår det, inderflappen fastholdes i udspændt tilstand »ready for application« (på i det væsentlige samme måde som membran 12 er vist i udspændt tilstand i fig. 5 af ansøgning nr. 1298(86). Den anden, mere grundlæggende funktion af kraven er helt enkelt, at understøtte den oprullede del af kateteret i udspændt ringkonfiguration, indtil det er anbragt over penis og klar til at blive udrullet. Denne sidstnævnte funktion kræver ikke en inderflap og er en hovedfunktion, der er fælles for både produktet i bilag C og produktet ifølge ansøgeres patentansøgning nr. 4317/85.

I instruktionerne til fig. 2 i bilag C anføres det som nævnt, at brugeren skal anbringe inderflappen mod glans »so the tip of the glans - not the entire glans - protudes approximately 1/4 inch into the opening in the inner flap«. Dette betyder helt enkelt, at kun den yderste del, i en udstrækning på 1/4 tomme eller ca. 6 mm, skal gennemtrænge flap-åbningen. Grunden hertil er, at inderflappen skal dække det meste af glans, fra et sted lige bagved den yderste del af glans til begyndelse af penisskaftet, før udrulning påbegyndes. Hvis penis presses for langt ind i kateteret, før udrulning startes, vil hele glans være afdækket, og den spændte indermembran vil dække en del af penisskaftet, hvor den yderste del af penis er i direkte kontakt med den formindskede halsdel af kateteret. For at undgå at dette sker, skal instruktionerne til fig. 2 og 3 ifølge bilag C følges nøje, hvorefter resultatet bliver, at produktet påføres af en bruger på i det væsentlige samme måde, som vist i fig. 6 og 7 i ansøgning nr. 1298/86.

Det ligger herefter fast, at glans i såvel indsigerens produkt, jvf. bilag A-D, som ved opfindelsen ifølge patentansøgning nr. 4317/85, vil befinde sig inden for applikatorens åbning, og at pårulningen af kateteret i begge tilfælde vil ske over dele af penis, hvor der

ikke forekommer tykkelsesvariationer, dvs. penisskaft.

Det skulle herefter være klart, at Patentdirektoratets afgørelse af 22. februar 1993 er truffet ud fra fejlagtige forudsætninger, og vi skal sammenfattende konkludere.

1. Udformningen af applikatorens brede del ifølge krav 1 til dansk patentansøgning nr. 4317/85 og den herved opnåede tekniske virkning har ikke nyhed i forhold til indholdet af indsigerens danske patentansøgning nr. 1298/86.

2. Det foreliggende krav 1 til dansk patentansøgning nr. 4317/85 kan kun ses at opfylde kravet om absolut nyhed i forhold til den prioritetsældre danske patentansøgning nr. 1298/86, såfremt angivelserne vedrørende drænrørsafskærmningen eller rørdelen (4) tages i betragtning, men herom har Direktoratet allerede under punkt 1 i afgørelsen anført, at det er en banalitet, der er opfinderisk uafhængig af udformningen af applikatorens ring- eller rørformede element (1).

3. Såfremt det i overensstemmelse med Patentdirektoratets afgørelse lægges til grund at spørgsmålet om patenterbarhed alene skal afgøres på grundlag af en vurdering af applikatorens brede del, adskiller opfindelsen ifølge dansk patentansøgning nr. 4317/85 i henhold til de godkendte krav sig ikke væsentligt fra den før patentansøgningens indlevering af indsigeren markedsførte applikator, jvf. bilag A-D, allerede fordi glans også i indsigerens produkt vil være placeret inden for applikatorens åbning, og fordi pårulningen af kateteret også i indsigerens produkt vil ske over penisskaft, hvor der ikke forekommer tykkelsesvariationer.

Vi fastholder derfor, at dansk patentansøgning nr. 4317/85 bør afslås i sin helhed.'

Ansøgeren har i skrivelse af 15. oktober 1993 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført følgende

»Idet vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 29. juni 1993, skal vi i anledning af den medfølgende klagebegrundelse af 27. juli 1993 tillade os at fremkomme med følgende.

Ovenfor klagerens indledende bemærkninger om opfinderisk uafhængighed og manglende opfyldelse af Patentlovens § 10 skal formelt henvises til den i Patentlovens § 21 stk. 2 indeholdte udtømmende opremsning af de grunde, hvorpå en indsigelse kan støttes. Disse grunde omfatter ikke manglende opfyldelse af Patentlovens § 10.

Om substansen i det pågældende spørgsmål skal derefter bemærkes, at vi ingenlunde kan tilslutte os Patentdirektoratets vurdering i første afsnit af punkt 1 i afgørelsesskrivelsen af 22. februar 1993 om indbyrdes uafhængighed af de to træk, som er angivet i den kendetegnende del af krav 1 i de ændrede krav af 26. maj 1989. Der er efter vor opfattelse ikke belæg for Direktoratets opfattelse af, at virkningen af det ene af de to træk ikke afhænger af om der samtidig gøres brug af det andet træk.

Som det fremgår af den indledende del af krav 1, er det således for applikatoren ifølge opfindelsen en væsentlig forudsætning, at det ring- eller rørformede element er af et eftergiveligt tyndvægget materiale. Udformningen af applikatoren med en som fingergreb tjenende rørdel til optagelse af kateterets drænrørsdel hænger bl.a. sammen med denne forudsætning, og ved kombinationen af de to træk opnås netop den virkning, at fastholdelsen af applikatoren mod glans under påsætningen med et let udvendigt tryk sker ved, at man holder på applikatorens lukkede indsnævrede rørdel uden berøring af det ring- eller rørformede element eller selve kateteret, således som det klart fremgår af side 3 linie 5-9 i den ændrede beskrivelsesindledning af 4. april 1990, jvf. den fuldstændige beskrivelse som er indleveret med vor skrivelse af 9. februar 1993.

Den af Direktoratet påståede uafhængighed er således efter vor mening afgørende forkert, og det må på det bestemteste bestrides, at det som nævnt i 2. afsnit i punkt 1 i afgørelsesskrivelsen skulle være mere naturligt at gribe om applikatorens brede del under påsætningen af kateteret.

Det forstås ikke, hvorledes Direktoratet er nået til denne opfattelse, når det af beskrivelsen klart fremgår, at det netop er en hensigt med applikatorens indsnævrede rørdel, dvs. drænrørsafskærmningen, at man kan udgå at holde på det ring- eller rørformede element, dvs. den brede del og dermed undgå en trykpåvirkning af glans som følge af denne dels tyndvæggede udførelse.

Ligeledes kan vi ikke tilslutte os Direktoratets vurdering i sidste afsnit af punkt 1 i afgørelsesskrivelsen af, at drænrørsafskærmningen i sig selv skulle være en banalitet. Der ses ikke under sagens behandling, at være fremdraget modholdsmateriale som på nogen måde kunne berettige en sådan vurdering, som åbenbart delvist er taget til indtægt af klageren for den opfattelse, at applikatoren ifølge opfindelsen i sin helhed skulle være nærliggende.

Vi må således fortsat være af den opfattelse af udformningen med den indsnævrede rørdel, der tjener som fingergreb og til optagelse af kateterets drænrørsdel, er et væsentligt og nødvendigt kendetegnende element ved opfindelsen, og omend vi på væsentlige punkter er enige i Direktoratets vurdering af forskellen mellem applikatoren ifølge opfindelsen og klagerens udførelse, som dokumenteret ved de under indsigelsen fremlagte bilag A-D, kan vi ikke være enige i, at spørgsmålet om patenterbarheden alene skal afgøres på grundlag af en vurdering af applikatorens brede del, således om Direktoratet har givet udtryk for i punkt 2 i afgørelsesskrivelsen.

Klageren forekommer på dette punkt ikke at have ganske uret i sine processuelle bemærkninger øverst side 2 i klagebegrundelsen.

Til gengæld finder vi, at klageren i sine betragtninger i den resterende del af klagebegrundelsen om forholdet mellem den danske patentansøgning nr. 1298/86 og ovennævnte bilag A-D og opfindelsens forskel fra den der omhandlede teknik gør sig skyldig i ganske afgørende misforståelser og i betydeligt omfang af ufuldstændige gengivelser af det faktiske indhold af de dokumenter, der henvises til.

Om patentansøgning nr. 1298/86 skal herved først bemærkes at denne ansøgning, som anført af Direktoratet, kun skal tages i betragtning ved bedømmelse af opfindelsens nyhed jvf. Patentlovens § 2 stk. 2, 2. punktum, således at der, hvis nyhedskravet anses opfyldt, skal ses helt bort fra denne ansøgning ved bedømmelse af opfindelseshøjden.

I skriftvekslingen under indsigelsessagen har beskrivelsen i denne ansøgning da også alene været benyttet som et bidrag til forklaring af udformning og virkemåde af det applikatorelement, som indgår i klagerens produkt.

Klageren gør sig imidlertid skyldig i en afgørende misforståelse, når det i klagebegrundelsen nederst side 2 og øverst side 3 citerede afsnit fra vor duplik af 4. april 1990 tages til indtægt for den opfattelse, at vi skulle være enig med klageren i at dennes applikator, som dokumenteret ved bilag A-D, under påsætningen er anbragt således, at glans fuldstændigt ligger indenfor applikatorens åbning, hvorved udrulningen af kateteret udelukkende sker over den del af penis, hvor der ikke er tykkelsesvariationer.

Som påpeget af Direktoratet forekommer der en tilsyneladende uoverensstemmelse mellem forklaringen i patentansøgning nr. 1298/86 og den betjeningsvejledning, som fremgår af det fremlagte bilag C. Således kan det side 3 i vor duplik citerede afsnit fra det til den danske ansøgning svarende US patentskrift nr. 4.589.874 tages som udtryk for, at det stive kraveelement 20 føres så langt ind over penis glans, at glans er helt indført i kraveelementets åbning. Lægges denne forståelse til grund vil kateterets udrulning ske over skaftet af penis, men dette indebærer ingenlunde, at applikatoren vil omslutte kateteret over en aksial strækning, der i det væsentlige svarer til hele længden af glans. Tværtimod vil den yderste ende af glans så at sige stikke igennem kraveelementet. Dette er tilmed en tilsigtet funktion ifølge USA patentskriftet, idet det af det citerede afsnit klart fremgår, at brugeren ved hjælp af udskæringerne 23 i kraveelementet griber kateterets halsdel 11c og dermed glans.

I klagerens bilag C vedrører den til figur 2 hørende forklaring kun indirekte placering af kraveelementet, idet denne forklaring angiver, at inderflappen skal anbringes således, at spidsen af glans, men ikke hele glans, trænger c. 1/4 tomme gennem åbningen i inderflappen. Dette behøver imidlertid ikke reelt at være i modstrid med forklaringen i US patentskriftet.

Det helt afgørende er imidlertid, at det både af klagerens patentansøgning respektiv nævnte US patentskrift og af bilag A-D klart fremgår, at klagerens applikator er udformet som et kort stift kraveelement, som ikke dækker glans i dens fulde udstrækning, men om hvis brug det klart foreskrives, at der skal gribes eller holdes på selve kateteret og derigennem på glans under udrulningen under udrulningsoperationen, hvilket netop er undgået ved applikatoren ifølge opfindelsen som følge af det operative samvirke mellem applikatorens drænrørsafskærmning og den bredere del, som dækker glans i dens fulde længde.

Funktionen af den såkaldte inderflap i klagerens produkt er i den sammenhæng uden betydning.

Om klagerens konklusioner skal herefter bemærkes følgende.

Klagerens forsøg på at bedømme nyheden for kun det ene af de to træk i krav 1's kendetegnende del har ikke hjemmel i Patentloven eller den dertil knyttede praksis. Nyheden må givetvis bedømmes for patentkravet som helhed.

Uanset Direktoratets vurdering i henseende til opfinderisk uafhængighed og banalitet, som vi jvf. ovenstående er afgørende uenige i, burde det være klart at de to træk, som er angivet i krav 1's kendetegnende del samvirker til opnåelse af en teknisk virkning, nemlig at påsætningen kan ske uden berøring af den del af applikatoren, som dækker glans.

Den af klageren på grundlag af Direktoratets fejlvurdering gjorte forudsætning om, at spørgsmålet om patenterbarhed kan afgøres alene på grundlag af en vurdering af applikatorens brede del, er urigtig når henses til den tekniske virkning af kombinationen af de i krav 1 angiven træk.

Efter vor mening bør problemstillingen i sagen i stedet sammenfattes som følger

1. De to træk, som er angivet i den kendetegnende del af ansøgningens krav 1, er hverken opfinderisk uafhængige eller at anse som rene banaliteter, og netop kombinationen af de to træk medfører en fordelagtig teknisk virkning i forhold til klagerens produkt som forklaret i bilag A-D.

2. Den betjening af klagerens produkt som er dokumenteret i bilag C og indgående forklaret i klagebegrundelsen understøtter klart, at klagerens produkt har en anden udformning og en anden funktion end applikatoren ifølge opfindelsen.

3. Der findes ikke i de af klageren fremlagte bilag nogen forklaring, der blot antydningsvis kunne give en fagmand inspiration endsige vejledning til på nærliggende måde, at nå frem til den for opfindelsen ejendommelige applikatorudformning.

På grundlag af overstående skal vi overfor klagerens påstand påstå Direktoratets afgørelse stadfæstet, omend gerne med ændrede præmisser jvf. ovenstående.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 9. november 1995.

For klageren (indsigeren) mødte civilingeniør Bent Kjerrumgaard.

For ansøgeren mødte civilingeniør Knud Raffnsøe med afdelingsleder Kim Nilausen, Coloplast A/S.

Der er mellem parterne enighed om, at indsigerens ansøgning har prioritet fra den 21. marts 1985, at ansøgerens ansøgning er indleveret den 24. september 1985 og har prioritet fra denne dato, og at der i relationen mellem de to ansøgninger alene skal lægges vægt på, om det ansøgte er nyt i forhold til det modholdte, men ikke, om det ansøgte har opfindelseshøjde i forhold til indsigerens patentansøgning.

Ansøgeren vil ikke bestride, at indsigerens produkt svarende til indsigerens patentansøgning har været markedsført i USA fra marts måned 1985.

Parterne har procederet sagen under henvisning til de skriftlige indlæg.

Klageren har navnlig anført, at der ikke kan lægges vægt på, om glans i udgangspositionen indføres helt eller delvis, idet dette afhænger af glans' størrelse, som ikke er noget entydigt begreb, ligesom det ikke er naturligt at anvende rørdelen som fingergreb, således at dette ikke har betydning ved vurderingen af nyhedskravet.

Ansøgeren har navnlig anført, at kravene af 26. maj 1989 indeholder to træk, der repræsenterer faktiske forskelle fra kendt teknik og virker sammen til at opnå den ønskede virkning, hvorfor de ikke er indbyrdes uafhængige. Det er hensigten, at der skal holdes på den rørformede del, hvis indsnævring ikke er en banalitet.

Ankenævnet skal udtale

Det ansøgte findes at være nyt i forhold til indsigerens patentansøgning med prioritet fra 21. marts 1985.

Under hensyn til, at indsigerens produkt ubestridt har været markedsført i USA fra marts 1985, findes der herudover at måtte stilles krav om opfindelseshøjde i forhold til dette. Det ansøgte findes ikke at adskille sig væsentligt fra indsigers produkt som markedsført som anført og patentansøgt med prioritet fra den 21. marts 1985. Herefter bestemmes: Patentansøgning nr. 4317 1985 afslås.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen Lars Herborg Arne Holm Ansgar Sørensen

Indsigelsessag

Patentankenævnet omstødte Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse. Direktoratet havde afvist indsigelsen, da man havde fundet kravet om nyhed opfyldt. Ankenævnet udtalte bl.a., at det ansøgte findes at være nyt i forhold til indsigerens patentansøgning med tidligere prioritet. Derudover fandt Nævnet, at der måtte stilles krav om opfindelseshøjde i forhold til indsigerens produkt, der har været markedsført i USA fra marts 1985. Ansøgningen blev afslået.