Varemærket GRAND BARON fundet forveksleligt med varemærket LE BARON

Varemærket GRAND BARON fundet forveksleligt med varemærket LE BARON

År 1995, den 23. februar afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 8/93: Klage fra Taster Wine A/S, København, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 21. januar 1993 af varemærkeansøgning nr. 4508 1987. Den 6. juli 1987 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket Grand Baron (ordmærke) for alle varer i klasse 33. I skrivelse af 3. august 1988 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærke: VR 2654 1969 LE BARON. Efter at ansøgningen på grund af en misforståelse mellem ansøger og Patentdirektoratet havde været afslået og derefter genoptaget, og efter at der var givet flere svarfrister i sagen, skrev ansøger den 11. marts 1991 til direktoratet følgende: »Efter at sagen nu er genoptaget, skal jeg høfligst anmode Direktoratet om at overveje modholdet af den ældre regi- strering VR 2654/1969 LE BARON på ny, og jeg henstiller i denne forbindelse høfligst, at modholdet frafaldes, og at ansøgningen fremmes til offentliggørelse i Dansk Varemærketidende. Det er ansøgernes og undertegnedes opfattelse, at betegnelsen GRAND BARON ikke kan betragtes som forvekslelig med betegnelsen LE BARON, der er registreret under nr. VR 2654/1969, og der lægges i denne forbindelse vægt på, at mærkerne i deres helhed er tilstrækkeligt forskellige. Det ansøgte mærke er bygget op af 2 ord, hvoraf det første er ordet GRAND og det andet ordet BARON. Det registrerede mærke er opbygget af 2 ord, hvoraf det første er ordet LE og det andet ordet BARON, og da de to forled således er vidt forskellige uden nogen form for overensstemmelse, hverken betydningsmæssigt, visuelt eller auditivt, findes der ikke at være nogen risiko for forveksling. Der lægges i denne forbindelse også vægt på, at ordet BARON er et ikke usædvanligt ord i varemærkesammenhæng indenfor klasse 33, og dette fremgår af vedlagte liste over danske varemærkeregistreringer indeholdende ordet BARON eller en afledning deraf. Det bemærkes, at registrering VR 2654/1969 LE BARON først i 1986 blev overdraget til Baron Philippe de Rothschild S.A. fra Wilh. Christiansen A/S, med uanset indehaveren har mærket siden registreringen sameksisteret med de fleste andre mærker nævnt i listen uden problemer. Eksempelvis kan jeg nævne VR 1239/1982 BARON DE LUZE og ikke mindst VR 137/1981 RED BARON. Forholdet mellem RED BARON og LE BARON findes i høj grad at kunne sidestilles med GRAND BARON / LE BARON. Om tillægsordet er »rød« eller »stor« er uden betydning, og endelig skal også bemærkes, at betegnelsen LE BARON for en ikke-franskkyndig kan blive betragtet som et navn (pigenavn) eller som en opfordring til en baron om at le (bydeform). Uanset betydningen af mærkerne forekommer det indlysende, at der ikke tilkommer et mærke som LE BARON optimal beskyttelse i henhold til varemærkelovgivningen, som hvis der havde været tale om et fantasiord, og de forskellige sideordnede registreringer taler deres tydelige sprog. Hertil kommer som ovenfor nævnt forskellen mellem ordene LE og GRAND, der ikke kræver nærmere kommentarer, og alt taget i betragtning findes det herefter rimeligt, om henvisningen til VR 2654/1969 LE BARON frafaldes....' Den 22. oktober 1991 fastholdt direktoratet, at mærkerne var forvekslelige. Direktoratet anførte følgende: »Med brev af 11. marts 1991 har De anmodet direktoratet om på ny at overveje, hvorvidt det her ansøgte mærke Grand Baron er forveksleligt med det under VR 2654 1969 registrerede varemærke Le Baron. I denne anledning skal det meddeles, at direktoratet har overvejet sagen på ny, og at den trufne afgørelse må fastholdes, da mærkerne ud fra en helhedsbedømmelse findes forvekslelige. Direktoratet kan oplyse, at vi i forbindelse med behandlingen af det under VR 137 1981 registrerede mærke Red Baron, ikke har taget stilling til, hvorvidt mærket var forveksleligt med Le Baron, da denne registrering ikke var fremdraget til bedømmelse. Uanset dette forhold, er det dog Direktoratets opfattelse, at Le Baron ligger længere fra Red Baron end det her ansøgte mærke Grand Baron, da Red Baron vil blive udtalt på engelsk og Le Baron på fransk, ligesom det her ansøgte mærke. Ansøgningen må herefter fortsat begrænses til alene at angå sådanne varer der ikke kolliderer med de varer, der er omfattet af den pågældende registrering, medmindre samtykke til Deres mærkes registrering indhentes fra den pågældende mærkeindehaver....« Klageren fastholdt ved skrivelse af 19. oktober 1992, at mærkerne ikke kan anses som forvekslelige og skrev bl.a.: »....Trods fortsat uklarhed er situationen fortsat den, at ansøgerne og undertegnede er af den opfattelse, at det ansøgte mærke, der består af ordene GRAND BARON, bør kunne registreres side om side med betegnelsen LE BARON som registreret under VR 2654/1969, og det er med henblik på at få Direktoratet til at frafalde modholdet af denne registrering, at nærværende yderligere argumenter indleveres. Ansøgerne og undertegnede skal ikke forsøge at rejse tvivl om det faktum, at det to mærker begge indeholder ordet BARON, men på trods heraf er mærkerne i deres helhed ikke forvekslelige, og det skyldes først og fremmest, at selve ordet BARON i relation til varer i klasse 33 ikke længere er at betragte som et særpræget ord, men derimod som et svagt til dels udvandet ord, der ikke kan tilkomme en sædvanlig beskyttelse, som hvis ordet havde været et fantasiord. Dette fremgår med al tydelighed af de BARON-mærker, der eksisterer alene inden for klasse 33, og i denne forbindelse tillader jeg mig endnu en gang at henvise til den liste over registreringer i klasse 33, som jeg fremsendte med min skrivelse af 11. marts 1991. Det kan ikke bortforklares, at ordet BARON (eller en variant deraf) indgår i samtlige nævnte mærker, og det kan ikke undgå at medføre en udvanding af ordet. I denne forbindelse skal jeg henvise til tillægget til varemærker/registreringspraksis vedrørende indsigelsesafgørelser i perioden 1980-1984, hvori der på siderne 72 og 81 er nævnt nogle afgørelser, der understøtter min påstand. Der er tale om følgende afgørelser: BARON DE ROTHBERG = 53 LE BARON = 53 CHATEAU MOUTON BARON PHILIPPE = 53 CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD = 53 LE BERGER BARON MISS BARON = 53 BARONET Uanset klasse er ordet BARON svagt, og jeg vil vove at påstå at ordet i denne forbindelse kan sammenlignes med ordet ROYAL, der indgår i en meget lang række registrerede mærker, der sameksisterer for forskellige mærkeindehavere for identiske varer. Således sameksisterer mærkerne: ROYAL GARDEN ROYAL COPENHAGEN ROYAL GREENLAND for identiske varer, og det kan da heller ikke bortforklares, at følgende mærker sameksisterer for forskellige indehavere: BARON DE LUZE BARON DE MALTE figur BARON DES MASNIERES BARON VON BREISKY BARON D'ARIGNAC figur BARON DE ROTHBERG BARON DE LEY Det kan dog ikke være afgørende, om ordet BARON står først, midt eller sidst i mærket, og jeg vil således fortsat hævde, at betegnelsen GRAND BARON ikke i praksis vil kunne forveksles med LE BARON. Fra praksis vil jeg gerne henvise til Direktoratets afgørelse vedrørende varemærkerne: BURGER-MAC 6.99 53 BIG MAC der er nævnt i ovennævnte tillæg side 73. Herudover vil jeg desuden henvise til følgende afgørelser fra Rigmor Carlsens varemærker/registreringspraksis, jf. de anførte sidetal: CRAZY HORSE 53 WHITE HORSE (side 214) THE LITTLE MERMAID 53 HAVFRUE (side 218) ROI DE MIDI 53 LE ROY (side 220) PRINCESS LEIA ORGANA 53 PRINSESSE (side 220) SLIM JOHN 53 UPJOHN (side 221) SEA HORSE 53 WHITE HORSE (side 221) Der er her tale om mærker konstrueret på tilsvarende måde som GRAND BARON og LE BARON, og jeg finder det specielt vanskeligt af forstå Direktoratets holdning i nærværende sag, når henses til afgørelserne i sagerne BURGER-MAC/BIG MAC og CRAZY HORSE/WHITE HORSE. Igen vil jeg henvise til VR 137/1981 RED BARON, idet jeg anser dette mærke for at være en klar dokumentation for, at ordet BARON er svagt, ligesom mærket indikerer, at også GRAND BARON bør kunne registreres side om side med både RED BARON og LE BARON. Jeg håber, at Direktoratet vil overveje sagen grundigt endnu en gang, også fordi sagen har meget stor betydning for ansøgerne, hvilket jeg til dels har indikeret i min seneste skrivelse af 19. juni 1992. Jeg håber naturligvis også, at Direktoratet efter fornyet overvejelse vil være sindet at acceptere ansøgningen til registrering og bekendtgørelse i Dansk Varemærketidende, men under alle omstændigheder imødeser jeg gerne Direktoratets kommentarer til ovenstående, og herunder også til de anbringender jeg har fremført, og som jeg finder væsentlige og seriøse.« Den 21. januar 1993 afslog direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, idet det ansøgte mærke er fundet forveksleligt med det under VR 2654 1969 registrerede varemærke. Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 19. marts 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse omgøres. I ankebegrundelse af 14. juni 1993 skriver klageren bl.a.: »Som nævnt i den indledende skrivelse er ansøgerne, Taster Wine A/S, af den opfattelse, at Direktoratets afslag på varemærkeansøgning VA 4508/1987 GRAND BARON er uberettiget som følge af, at varemærket ikke er forveksleligt med varemærket LE BARON, der er registreret under VR 2654/1969. Afslaget fremgår af Patentdirektoratets skrivelse af den 21.01.1993 (bilag 19). Der henvises for det første til mine skrivelser til Patentdirektoratet af den 11.03.1991 (bilag 12) og den 19.10.1992 (bilag 18), der begge skulle tale for sig selv. Det skal dog endnu en gang fremhæves, at VR 2654/1969 LE BARON først i 1986 blev overdraget til Baron Philippe de Rothschild S.A., og at registreringen derfor siden 1969 har sameksisteret med de fleste af de på vedlagte liste (bilag 21) nævnte varemærker, der alle indeholder ordet Baron eller en afledning deraf. Særligt skal fremhæves varemærker som VR 1239/1982 BARON DE LUZE og VR 137/1981 RED BARON. Forholdet mellem RED BARON og LE BARON findes fortsat at kunne sidestilles med nærværende sag, der angår forholdet mellem GRAND BARON og LE BARON. Kopi af samtlige af de på bilag 21 nævnte varemærker er vedlagt til orientering. Som nævnt i min skrivelse af den 19.10.1992 til Patentdirektoratet (bilag 18) findes ordet BARON klart at være udvandet i forbindelse med varer i klasse 33. Jeg henviser i denne forbindelse også til siderne 72 og 81 i tillægget til varemærker/registreringspraksis vedrørende indsigelsesafgørelser i perioden 1980-1984, der vedlægges som bilag 22. De nævnte afgørelser, der også er nævnt i min skrivelse af den 19.10.1992, side 2 nederst (bilag 18), understøtter klart min betragtning om udvanding. Det samme er tilfældet med de eksempler, der er nævnt på side 3 i samme skrivelse, nemlig BARON DE LUZE BARON DE MALTE figur BARON DES MASNIERES BARON VON BREISKY BARON D'ARIGNAC figur BARON DE ROTHBERG BARON DE LEY Også i brugssituationen er det klart, at ordet BARON er svagt, og jeg vedlægger som bilag 23 eksempler på en række aktuelt anvendte etiketter, hvori ordet baron indgår. Den fredelige sameksistens på markedet af de her viste mærker, der i øvrigt kun udgør en lille del af de aktuelt anvendte BARON-mærker, såvel i Danmark som i udlandet, understreger ligeledes den manglende beskyttelse for ordet BARON. Indsigers varemærkefuldmægtig, Internationalt Patent-Bureau, har i skrivelsen af den 22.06.1992 til Patentdirektoratet, jf. bilag 19, bl.a. anført, at indsigerne »allerede gennem flere år og i flere lande har brugt mærket GRAND BARON, der er et vigtigt mærke for Baron Philippe de Rothschild S.A.«. Her henvises specielt til side 3, 4. afsnit nederst. Indsigerne har dog på ingen måde dokumenteret brug, hverken af mærket LE BARON eller af mærket GRAND BARON, og det er da heller ikke lykkedes for ansøgerne at finde tegn på brug af disse mærker i indsigernes prislister eller andre steder, det gælder såvel i Frankrig som i Tyskland, Danmark og øvrige europæiske. Det fremgår heraf, at VR 2654/1969 LE BARON er en ren formalregistrering. Nogen brug af mærket er ikke på nogen måde dokumenteret. For så vidt angår direktoratspraksis henviser jeg endnu en gang til bilag 18, side 4 og til de der nævnte afgørelser, bl.a. vedrørende BURGER-MAC 53 BIG MAC og CRAZY HORSE 53 WHITE HORSE. Der er her tale om klare paralleller til den foreliggende sag vedrørende GRAND BARON og LE BARON. For så vidt angår retspraksis skal jeg særlig henvise til afgørelsen som refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, 1970, side 290, hvorefter registreringen af varemærket SIR ikke var til hinder for, at en anden anvendte betegnelsen SIR ELBI som varemærke for lignende varer, idet mærkerne ikke kunne anses for forvekslelige. Herudover kan der henvises til Højesterets afgørelse i GOLD-sagen (nr. I 21/1992), hvorefter Toms Chokolade A/S på basis af såvel brug som registrering af diverse GULD- og GOLD-kombinationer, herunder GULDBARRE, ikke kunne forbyde brug og registrering af varemærket MARS GOLD, selv for varer af samme art. Det fandtes i denne forbindelse utvivlsomt, at ordet GULD/GOLD også var udvandet gennem manges brug og registrering af diverse kombinationsmærker. Alt taget i betragtning findes det ikke godtgjort, at der er nogen risiko for forveksling mellem GRAND BARON og LE BARON, idet det tværtimod påstås, at der ikke er nogen risiko for forveksling, endsige risiko for associering af det ene varemærke med det andet.' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 6. december 1994. For ansøgeren mødte cand.jur. Kaj L. Henriksen, der navnlig anførte, at der ikke foreligger forvekslelighed. BARON må betragtes som et svagt og udvandet varemærkeelement, således at der må ses på helheden af det ansøgte mærke. Ansøgeren gennemgik de i skriftvekslingen nævnte registreringseksempler. Ankenævnet skal udtale: I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Ingen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter varemærket GRAND BARON fandtes forveksleligt med det tidligere registrerede varemærke VR 2654 1969 LE BARON