Varemærkerne EVEREST og EVERLAST ikke fundet forvekslelige.

Varemærkerne EVEREST og EVERLAST ikke fundet forvekslelige.

År 1995, 31. maj afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 17/94: Klage fra Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, USA, v/Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 25. januar 1994 af gyldigheden af varemærkeregistrering nr. VR 4517 1993 for Eklof i Norrkoping AB, Sverige, v/Larsen & Birkeholm ApS Europæisk Varemærkebureau. Den 14. april 1992 indleverede Eklof i Norrkoping AB, v/Larsen & Birkeholm ApS Europæisk Varemærkebureau en ansøgning om registrering af varemærket EVEREST (ordmærke) for beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og slippers i klasse 25 og for gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) i klasse 28. Varemærket blev registreret den 25. juni 1993. Den 28. juli 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende for klasse 25: Beklædningsgenstande til sport og fritid. Ved skrivelse af 28. september 1993 nedlagde klageren, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, USA, v/Hofman-Bang & Boutard A/S indsigelse imod registreringens gyldighed. Som begrundelse for indsigelsen anførtes: »....Betegnelsen findes klart forvekslelig med dansk varemærkeregistrering VR 03.480 1993 EVERLAST , idet de fire første bogstaver EVER er identiske, og de to sidste konsonanter i ordene, ST , ligeledes er identiske, og de respektive ord i øvrigt er tostavelsesord. Der er en skærpende omstændighed, at mærkerne anvendes for samme område som er beklædning. På denne baggrund skal vi henstille, at mærket afslås fra varemærkeregistrering.« I skrivelse af 29. november 1993 bestred mærkeinde-haveren, at de to mærker er forvekslelige og udtalte: »....Indsiger anfører i sit brev, at de to mærker findes forvekslelige, »idet de fire første bogstaver EVER er identiske,..«. Dertil skal vi bemærke, at vor klients mærke deles EVE-REST. Stillet op over for hinanden og opdelt stavelsesmæssigt fremtræder mærkerne følgelig således: EVER-LAST EVE-REST. Heraf ses det tydeligt, at der er betydelige visuelle forskelle mellem mærkerne. Forstavelserne EVER og EVE er ikke identiske, og der er overhovedet ingen lighed mellem endelserne LAST og REST. Til de ovenfor anførte visuelle forskelle mellem mærkerne kommer de betydelige fonetiske forskelle. Af ovennævnte opstilling ses det, at mærkerne udtales vidt forskelligt. Det modholdte mærke EVERLAST vil blive udtalt med tryk på sidste stavelse, hvorimod mærket EVEREST vil blive udtalt med tryk på første stavelse i begyndelsesbogstavet E. Slutstavelserne LAST henholdsvis REST udtales naturligvis helt forskelligt. Endvidere giver mærket EVEREST klare associationer til navnet på verdens højeste bjerg Everest. Sluttelig skal vi henlede opmærksomheden på, at Patentdirektoratet under sagens behandling har frafaldet indsigers mærke efter argumentation fra vor side. På de ovenfor anførte baggrunde skal vi således anmode om, at indsigelsen frafaldes.' Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 25. januar 1994 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse: »....I medfør af varemærkeloven § 15, stk. 1 nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det mærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre mærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Der er varesammenfald. Afgørende for om mærkerne er forvekslelige er derfor, om der foreligger mærkelighed. Det mener direktoratet ikke er tilfældet. Begge ord er to-stavelsesord, som består af 7 henholdsvis 8 bogstaver, hvoraf de 4 første og 2 sidste bogstaver er identiske. Der foreligger således en vis synsmæssig og lydmæssig lighed mellem mærkerne. Begge mærker består af ord, hvis betydning må anses for velkendt her i landet. EVEREST er navnet på verdens højeste bjerg, og EVERLAST forbindes med det engelske ord »everlasting«, der betyder evig/evig tid. Efter direktoratets opfattelse indebærer mærkernes kendte og klart forskellige betydning, at mærkerne adskiller sig fra hinanden i et sådant omfang, at risiko for forveksling ikke er til stede. Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge....' Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 25. marts 1994 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omgøres. I ankebegrundelsen af 25. april 1994 anfører klag- eren: »- Der foreligger varesammenfald mellem indklagers varemærker og indklagedes varemærke. - Varemærkerne EVEREST og EVERLAST er forvekslelige. - Forstavelsen EVER- er meget karakteristisk for varer i klasse 25. - Indklagers varemærker er velkendte varemærker for fritids- og sportstøj i Danmark. --o0o- For såvidt angår spørgsmålet om varesammenfald er indklagers mærker registreret for blandt andre følgende varer i klasse 25: »T-shirts, jeans, træningsdragter, sportsjakker og gymnastik- og sportssko«. Indklagedes mærke er registreret for følgende varer i klasse 25: »Beklædningsgenstande til sport og fritid«. Der foreligger således fuldstændigt varesammenfald. Varemærkerne EVEREST og EVERLAST er forvekslelige. Mærkerne er såvel visuelt som auditivt så meget lig hinanden, at de må anses forvekslelige. Begge mærker er tre-stavelses ord, som består af 7 henholdsvis 8 bogstaver, hvoraf de fire første og to sidste er identiske. Mærkerne kan opstilles således: E-VER-LAST E-VE -REST Herved fremgår, at mærkerne visuelt er næsten identiske. Det er korrekt som indklagede under sagens behandling i Patentdirektoratet anførte, at LA er visuelt forskellig fra RE, men i betragtning af ordenes længde kan denne lille afvigelse ikke tillægges betydning. Endelig ligner vokalen E og A hinanden meget. Auditivt er mærkerne også meget ens. Det er korrekt, at opdelt i stavelser vil R'et i EVERLAST ligge i sidste stavelse, mens det i EVEREST vil ligge i midterste stavelse, men i almindelig udtale vil denne forskel ikke kunne høres. Trykket ligger ens i begge mærker på første stavelse og begge ord vil naturligt blive udtalt på engelsk. Begge ord giver indtryk af at stamme fra det engelske sprog. Indklagede har under sagens behandling i Patentdirektoratet anført, at deres mærke er navnet på verdens højeste bjerg. Det er ikke korrekt. Verdens højeste bjerg hedder Mount Everest. Indklagedes argument svarer til, at navnet på Europas højeste bjerg skulle være Blanc. Dette er selvfølgelig heller ikke korrekt, og ingen ville fra ordet Blanc få associationer til dette bjerg. Det er vel korrekt, som indklagede har anført tidligere, at indklagers mærke giver associationer imod noget evigtvarende - »everlasting«, men det samme gør sig gældende for indklagedes mærke EVEREST - »everresting«. Dette argument kan således heller ikke anvendes til at differentiere mærkerne. Det gør tværtimod, at varemærkerne ligger tættere på hinanden. Som det vil fremgå af Scriptor-listen ( bilag 7 ) over varemærker er der alene registreret 4 varemærker for varer i klasse 25 med forstavelsen EVER- , hvoraf de to er indklagers mærker. At forstavelsen EVER- anses meget stærk i klasse 25 fremgår også af, at Patentdirektoratet under behandling af indklagedes varemærkeansøgning jævnføre slutbemærkningen i fremlagte bilag 5 modholdt indklagers mærker. Med hensyn til indklagers anbringende om at indklagers varemærker er velkendt i Danmark for beklædningsgenstande til sport og fritid fremlægges som Bilag 8 udtalelse fra Dansk Textil Union. Endvidere kan jeg oplyse, at indklagers Danske distributør Circle Europe A/S, som alene forhandler indklagers varer, har haft følgende omsætning på salg af indklagers produkter under varemærket EVERLAST : 1990/91 kr. 7.000.000, 1991/92 kr. 14.500.000, 1992/93 kr. 18.500.000, 1993/94 kr. 28.500.000, Omsætningen på verdensplan andrager i underkanten af US dollar 100 millioner. Som eksempel på indklagers nuværende produktsortiment fremlægges som bilag 9 katalog for foråret 1994. Det er desværre ikke lykkedes mig, at indhente materiale om salg af indklagers produkter inden indklagedes ansøgning. Såsnart jeg modtager det, vil det blive fremsendt til Patentankenævnet. Indklagers varemærke er således stærkt indarbejdet i Danmark for sports og fritidstid, hvilket kan anføres til støtte for indklagers påstand.' Mærkeindehaveren har ved skrivelse af 17. juni 1994 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført: »....Indklager anfører til støtte for sin påstand bl.a., at der foreligger varesammenfald mellem indklagers varemærker og indklagedes varemærke, hvilket vi ikke skal bestride. Vi skal imidlertid bestride, at indklagers varemærker EVERLAST og indklagedes varemærke EVEREST dermed er forvekslelige, da der efter vor opfattelse ikke er tale om mærkelighed. Indklager anfører i den forbindelse, at » begge mærker er trestavelsesord, som består af 7 henholdsvis 8 bogstaver, hvoraf de fire første og to sidste er identiske. Mærkerne kan opstilles således: E-VER-LAST E-VE -REST. Herved fremgår, at mærkerne visuelt er næsten identiske«. Hertil skal vi bemærke, at vi på indklagedes vegne fastholder vor påstand om, at mærkerne ikke er forvekslelige pga. de visuelle og fonetiske forskelle mellem mærkerne. Forstavelserne EVER og EVE er ikke identiske, og der er overhovedet ingen lighed mellem endelserne LAST og REST, der således begynder med helt forskellige bogstaver LA henholdsvis RE. Til indklagers påstand om, at » trykket ligger ens i begge mærker på første stavelse... » skal vi bemærke, at EVERLAST vil blive udtalt med tryk på sidste stavelse, jf. det engelske ord »everlasting«, hvor hovedtrykket ligger på -lasting, jf. vedlagte kopi af Everyman's Pronouncing Dictionary. EVEREST derimod vil blive udtalt med tryk på første stavelse i begyndelsesbogstavet E, jf. samme. Endelig udtales slutstavelserne LAST henholdsvis REST helt forskelligt. Indklager anfører i sin ankebegrundelse, at det ikke er korrekt, at EVEREST er navnet på verdens højeste bjerg. Verdens højeste bjerg hedder, ifølge indklager, Mount Everest. Vi skal ikke bestride denne påstand, men derimod fastholde, at EVEREST for enhver giver klare associationer til navnet på verdens højeste bjerg, og at mærket EVEREST uden tilføjelse af ordet Mountain har denne velkendte betydning her i landet. Med hensyn til indklagers påstand om, at EVEREST skulle give associationer til noget evigtvarende, skal vi bemærke, at mærket for det første ikke staves EVERREST, men EVEREST, og for det andet, at EVE(R)REST er et af indklager selvkomponeret, ikke-eksisterende ord i det engelske sprog, jf. kopi af Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Vi skal i denne forbindelse fastholde, at mærket EVEREST giver klare associationer til verdens højeste bjerg, og at EVERLAST giver associationer til det engelske ord »everlasting«. Det er derfor vor klare opfattelse, at forbrugerne ikke vil forveksle de to mærker pga. mærkernes klart kendte og meget forskellige betydninger. Indklager hævder endvidere, at forstavelsen EVER- kan anses for meget stærk, men hertil skal vi blot bemærke, at forstavelsen indgår i hele to skærmbilleder på Skriptor-listen, jf. indklagers bilag 7. Det fremgår i øvrigt af samme bilag 7, at indklagers to EVERLAST-registreringer sameksisterer med VR 1525 1951 EVERLASTIK for beklædningsgenstande i klasse 25. Sluttelig skal vi bemærke, at EVEREST-mærket findes registreret side om side med EVERLAST -mærket i Sverige, jf. vedlagte kopier. Registreringen er sket uden krav om samtykke og dette til trods for den kendte restriktive svenske praksis. Endvidere sameksisterer de to mærker også i Tyskland. På de ovenfor anførte baggrunde skal vi således anmode om, at den fremkomne klage afvises.' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 20. april 1995. Klageren (indsigeren) gav ikke møde. For mærkeindehaveren mødte varemærkekonsulent Ole Vangshardt, som havde lejlighed til at udtale sig. Ankenævnet skal udtale: I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen S. Gulman

(*1) Indsigelsessag

Patentdirektoratets afgørelse af indsigelsessagen, hvorefter man ikke fandt mærkerne EVEREST og EVERLAST forvekslelige, stadfæstet af Patentankenævnet af de af direktoratet nævnte grunde.