Varemærket HARD ROCK CAFE ikke til hinder for registrering af varemærket ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE.(* 1)

Varemærket HARD ROCK CAFE ikke til hinder for registrering af varemærket ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE.(* 1)

År 1995, den 19. maj afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 37/93: Klage fra Hard Rock Holdings, Ltd., Storbritannien, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 26. juli 1993 af gyldigheden af varemærkeregistrering nr. VR 8230 1992 for Michael Christensen og Jan Bille Sørensen, begge Roskilde, v/advokat Peter Hjørne, Roskilde.

Den 17. januar 1991 indleverede Michael Christensen og Jan Bille Sørensen v/advokat Peter Hjørne en ansøgning om registrering af varemærket ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE i figurlig udformning for alle tjenesteydelser i klasse 42.

Den 7. oktober 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 24. november 1992 nedlagde klageren i denne sag, Hard Rock Holdings, Ltd., London, v/Patentbureau Chas. Hude, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»....Indsigelsen nedlægges under henvisning til Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet det ansøgte mærke, der består af ordene ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE findes at være forveksleligt med indsigers registrerede rettigheder til betegnelsen HARD ROCK CAFE, jfr. VR 3812/1975 HARD ROCK CAFE ordmærke og VR 3951/1985 HARD ROCK CAFE figurmærke.

Jeg henviser til den på indsigers vegne tidligere nedlagte protest mod ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE samt til Direktoratets afgørelse af 25. februar 1992 og skal bemærke, at indsiger og jeg ikke er enig i, at bestanddelen ROCK-CAFE ikke er særpræget, og henviser i den forbindelse til indsigers registrering af ordmærket HARD ROCK CAFE. Dette mærke antyder, at der i den pågældende cafe spilles »hard rock«, ligesom det nu registrerede mærke antyder, at der spilles »rock«, og efter min opfattelse kan dette næppe udgøre den helt store forskel med hensyn til særpræget. Det gøres derfor gældende, at ROCK CAFE er tilstrækkeligt særpræget, og i hvert fald lige så særpræget som følgende registreringer

VR 8375/1992 LANDSKABSGRUPPEN M.D.L. Klasse 42. VR 6764/1992 SNORKEKLINIKKEN Klasserne 10 og 42. VR 8055/1992 KRISTENDEMOKRATISK UNGDOM Klasserne 41 og 42. VR 9300/1992 LIGHT ÆG Klasse 29. VR 9271/1992 EURO-EXPRESS Klasse 39. VR 9682/1992 KVALITETSINSPEKTØR Klasserne 37 og 41.

Disse mærker er offentliggjort for alle varer og/eller tjenesteydelser i de anførte klasser, og jeg konkluderer derfor, at mærkerne ikke er blevet accepteret på grundlag af indarbejdelse, men er fundet tilstrækkeligt særprægede.

Da det nu registrerede mærke indeholder bestanddelen ROCK-CAFE, som indsiger har registrerede rettigheder til, blandt andet gennem ordmærket HARD ROCK CAFE, vil en endelige registrering af VR 8230/1992 ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE efter indsigers og min opfattelse ske med urette, idet der er risiko for forveksling med indsigers rettigheder til HARD ROCK CAFE, herunder at det kan antages, at der er en forbindelse mellem ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE og HARD ROCK CAFE, nemlig den, at indsiger selv har en cafe i Roskilde. Dette er nærliggende at antage, da indsigers cafeer er kendt verden over, og selv om man ikke aktuelt driver virksomhed her i landet, gøres det gældende, at betegnelsen HARD ROCK CAFE er kendt i Danmark for restaurationsvirksomhed. Indsiger har således restauranter med navnet HARD ROCK CAFE i følgende byer/lande

London, Stockholm, Reykjavik, Kuala Lumpur, Osaka, Tokyo, Singapore, Paris, Acapulco, Puerto Vallarta og Cancun (Mexico), Bangkok, Boston, New York, Washington D.C., Orlando, Chicago, Dallas, Houston, Aspen, San Francisco, San Diego, Los Angeles, Honolulu, Las Vegas, Nevada, og New Orleans.

Derudover er man ved at åbne Hard Rock Cafeer i Berlin, Dublin, Barcelona, Milano, Rom, Sidney, Hong Kong, Seoul og New Zealand.

Begrundelsen for påstanden om at betegnelsen HARD ROCK CAFE er kendt her i landet er, at der i indsigers restauranter blandt andet også sælges alt muligt tilbehør, herunder T-shirts påtrykt HARD ROCK CAFE logoet, jfr. VR 3951/1985, samt angivelse af den by, hvor restauranten ligger. Kendskabet til betegnelsen HARD ROCK CAFE i Danmark er således opstået ved at danskere på udenlandsrejser har indkøbt eksempelvis T-shirts med logoet og derefter bruger dem herhjemme, eller omvendt, udenlandske turister i Danmark bærer sådanne T-shirts.

På grundlag af det ovenfor anførte henstilles, at VR 8320/1992 ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE erklæres ugyldig i sin helhed.'

I skrivelse af 10. februar 1993 udtalte mærkeindehaverne sig imod den nedlagte indsigelse og anførte bl.a.

»I tidligere patentsag, hvor mine klienter opnåede ret til registreringen af figurmærket »Rock-Cafe Road-House Roskilde«, blev det gjort gældende, at betegnelsen »Road-House Rock-Cafe« var en så almindelig betegnelse, at der ikke tages eneret derpå.

Endvidere skal jeg bemærke, at i mine klienters figurmærke læses betegnelsen »Road-House Rock-Cafe«.

Iøvrigt er betegnelsen »Hard Rock Cafe« ikke kendt her i landet da der ikke findes restauranter af det navn i Danmark.'

Med skrivelse af 10. marts 1993 fremkom klageren med yderligere indlæg til støtte for indsigelsen og udtalte

»I indsigelsen har jeg udover at henvise til indsigers registrerede rettigheder også gjort gældende, at betegnelsen HARD ROCK CAFE er kendt i Danmark for restaurationsvirksomhed, selvom der ikke aktuelt drives nogen virksomhed her i landet.

Til støtte herfor vedlægges brancheerklæring fra HOREFA dateret 17. januar 1993, hvoraf fremgår, at man finder, at der er tale om et indarbejdet varemærke for et cafeprodukt, hovedsageligt med servering af øl og lettere madvarer, samt at produktet hovedsageligt henvender sig til unge mennesker.

Jeg vedlægger endvidere diverse avisudklip. Materialet fra Berlingske Tidende strækker sig over en periode fra januar 1990 til januar 1993, og beskriver sammenhænge i forskellige storbyer verden over. Artikel 9 om Jim Morrison viser noget om den bekendthedsgrad og goodwill, der er knyttet til Hard Rock Cafe, idet betegnelsen blev brugt som undertitel til et album.

Materialet fra Politiken er fra 1975, og omtaler plagiatcafeen i København. Denne blev lukket, da det var et plagiat, men selv omtalen af plagiatet understreger bekendthedsgraden af navnet Hard Rock Cafe, idet det næppe var nogen tilfældighed, at indehaverne af plagiatet netop valgte navnet Hard Rock Cafe!

Fra indsiger har jeg modtaget avisudklip fra amerikanske, britiske, tyske, franske og islandske aviser samt oversigter, der måned for måned, år for år viser, hvor ofte Hard Rock Cafe omtales i medierne. Materialet omfatter ca. 2000 sider, og fylder ca. 30 cm i højden, hvorfor jeg blot vedlægger et udpluk til orientering. Dette materiale viser, at Hard Rock Cafe er utrolig kendt og besøges af alverdens musikstjerner, filmstjerner og andre berømtheder. De fleste af aviserne sælges tillige i Danmark.

Da Hard Rock Cafe på grundlag af det fremlagte materiale utvivlsomt er kendt i Danmark, udgør ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE & figur en forvekslingsrisiko, også fordi der ikke kan ses bort fra bestanddelen ROCK CAFE, og på dette grundlag fastholdes indsigelsen samt påstanden om, at registreringen af ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE & figur erklæres ugyldig.«

Dette indlæg kommenterede mærkeindehaverne i skrivelse af 23. april 1993 som følger

»....For det første må jeg endnu engang pointere, at mine klienters restauration ikke betegnes »Rock-Cafe Road-House«, men at betegnelsen er

»Road-House Rock-Cafe«

Betegnelsen »Rock-Cafe« er en lige så sædvanlig betegnelse som f.eks. »Jazz-klub« (jfr. Jazz-klub Montmartre) og »Cafe Soul« (jfr. cafe ved dette navn i København).

Navnet »Hard Rock Cafe« signalerer et trend og nostalgi for tredserrocken. Det er en særpræget egenart, som på ingen måde kan generes af eller forveksles med betegnelsen »Rock Cafe«, som et integrerende navn på en restaurationsvirksomhed.

Jeg vedlægger kopi af KTAS' telefonbog fra 1993, spalte 6846, hvoraf det ses, at rockmusikken lægger navn til adskillige virksomheder indenfor mange forskellige brancher.

Iøvrigt bestrider jeg, at betegnelsen »Hard Rock Cafe« er kendt i Danmark for restaurationsvirksomhed.

Det forhold, at BT og Berlingske Tidende i musikanmeldelser, der retter sig til et meget snævert publikum, refererer til, at forskellige begivenheder har fundet sted på »Hard Rock Cafe« i USA bevirker ikke, at betegnelsen »Hard Rock Cafe« kan siges at være kendt i Danmark.

Under hensyn til ovenstående skal jeg henstille til, at registreringen af mine klienters figurmærke og betegnelse »Road-House Rock-Cafe« erklæres gyldig.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 26. juli 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»De har tidligere under sagens behandling i direktoratet nedlagt protest mod registreringen, og vi afviste denne protest ved skrivelse af 25 feb 1992, idet det er vor opfattelse, at mærkebestanddelen ROCK-CAFE i det nu registrerede mærke alene er en naturlig anvendelse af en ikke særpræget ordsammensætning. Det dominerende element i det registrerede mærke er den særlige udformning af ordet ROAD-HOUSE. På denne baggrund fandtes ikke mærkelighed og protesten afvistes.

Dette er fortsat vor holdning, og det under indsigelsen anførte findes ikke at give anledning til en anden opfattelse.

Det er utvivlsomt, at der er opnået varemærkeret til betegnelsen HARD ROCK CAFE i dennes helhed for restaurationsvirksomhed gennem registreringen VR 3812 1975. Der kan dog ikke herved antages at være opnået varemærkeretlig beskyttelse til de enkelte ord hver for sig, da disse ord alle er ganske almindelige, omend engelske, ord. Da der ikke drives forretning under betegnelsen HARD ROCK CAFE i Danmark, findes der ikke at være grundlag for at antage, at mærket skulle være særligt stærkt indarbejdet eller særligt velkendt i Danmark.

Således som betegnelsen »rock-cafe« anvendes i det nu registrerede mærke, må betegnelsen antages at være generisk, og angive, at det drejer sig om en cafe, hvor der spilles rock.

Det nu registrerede varemærke kan herefter ikke anses for forveksleligt med de for indsiger under VR 3812 1975 og 3951 1985 registrerede varemærker.

Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge.'

I skrivelse af samme dato til mærkeindehaverne skrev Patentdirektoratet som følger

»Vi har i dag truffet afgørelse i indsigelsessagen. Kopi af direktoratets skrivelse af dags dato til indsiger vedlægges. Således som det fremgår af vedlagte kopi er indsigelsen ikke taget til følge.

Vi finder det imidlertid rigtigst, at der indsættes en tilføjelse til registreringen om, at der ikke ved registreringen er opnået eneret til ordene »rock-cafe«, men kun til mærket i dets helhed. Dette sker i henhold til varemærkelovens § 16, stk. 2. Denne bestemmer, at indeholder et mærke bestanddele, som ikke særskilt kan registreres, og der er særlig anledning til at antage, at mærkets registrering kan medføre tvivl med hensyn til varemærkerettens omfang, kan sådanne bestanddele ved registreringen udtrykkeligt undtages fra beskyttelsen.

Det er vor opfattelse, at det af sagen fremgår, at der er en særlig anledning til at antage, at mærkets registrering kan medføre tvivl med hensyn til varemærkerettens omfang. Hertil kommer, at betegnelsen »rock-cafe« udgør en sådan del af mærket, at det af det købende publikum kan blive opfattet, som om der er varemærkeret til betegnelsen.'

Mærkeindehaverne erklærede sig ved skrivelse af 12. august 1993 indforstået med, at den i Patentdirektoratets skrivelse af 26. juli 1993 nævnte tilføjelse til registreringen blev foretaget, hvilket blev meddelt klageren ved skrivelse af 17. august 1993.

Klageren har ved skrivelse af 20. september 1993 indbragt Patentdirektoratets afgørelse af 26. juli 1993 for Patentankenævnet.

Klageren anfører følgende

»...Principalt påstås

1) VR 8230/1992 ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE er forveksleligt med VR 3812/1975 HARD ROCK CAFE og VR 3951/1985 HARD ROCK CAFE (fig.) tilhørende klager. Kopier af disse registreringer vedlægges. Som følge heraf påstås VR 8230/1992 ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE erklæret ugyldig.

2) Kravet om indsættelse af disclaimer for ordene »rock cafe« ophæves, jvf. kopi af Direktoratets skrivelse til advokat Peter Hjørne dateret 26. juli 1993 samt af dennes svar af 12. august 1993.

3) Den af klager indleverede brancheerklæring fra HO-RE-FA dateret 17. februar 1993, godkendes som dokumentation for, at klagers varemærke HARD ROCK CAFE er indarbejdet i Danmark uanset, at der ikke drives forretning her i landet.

Subsidiært påstås

1) Kravet om disclaimer for ordene »rock cafe« ændres til et krav om disclaimer for ordet »cafe«.

2) Den af klager indleverede brancheerklæring fra HO-RE-FA dateret 17. februar 1993 godkendes om dokumentation for, at klagers varemærke HARD ROCK CAFE er indarbejdet i Danmark uanset, at der ikke drives forretning her i landet.

Til støtte for de principale påstande henvises til følgende domme

U1981.7865 i hvilken det blev firmaet Fredensborg Minitrans ApS forbudt at benytte denne betegnelse på grund af rettigheder til transportfirmaet Mini Trans.

U1990.571Ø (Ø.L.K. 2. marts 1990 i kære 10-54/1990) i hvilken navnene Scandinavian Models ApS fandtes forveksleligt med Model Agents of Scandinavia v/Allan Brandt.

Disse to domme vedrører betegnelser, hvori indgår elementer, der er meget lidt særprægede, men hvor der til trods herfor er opnået en eneret. På samme måde har klager opnået en eneret til ROCK CAFE, og ligesom det ikke var tilstrækkeligt at tilføje henholdsvis Fredensborg og Agents til at firmanavnene ikke var forvekslelige, er det efter klagers opfattelse heller ikke tilstrækkeligt at tilføje ROAD-HOUSE samt en stedsangivelse. Brugen af delen ROCK CAFE vil forlede publikum til at tro, at der er forbindelse mellem de pågældende virksomheder.

Hvad angår kravet om disclaimer for »rock cafe« forekommer dette urimeligt af hensyn til klagers rettigheder til HARD ROCK CAFE med en skadevirkning til følge.

For mig at se er ordet ROCK særpræget for tjenesteydelser i klasse 42, hvorfor klager vil kunne acceptere disclaimer for ordet »cafe«, som påstået subsidiært. Hvis Patentankenævnet imidlertid ikke deler min opfattelse, udbeder jeg mig høfligst oplysning om, præcis for hvilke tjenesteydelser i klasse 42 ROCK er beskrivende.

Med hensyn til brancheerklæringen fra HO-RE-FA udgør Patentdirektoratets afvisning heraf en afvigelse fra praksis. Begrundelse for afvisningen, nemlig at der ikke drives forretning under betegnelsen HARD ROCK CAFE må være ukorrekt, idet indarbejdelse ifølge Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker, side 96, spalte 2, kan ske uden brug.

Jeg skal således henstille, at Patentankenævnet anerkender HARD ROCK CAFE som indarbejdet på grundlag af den indleverede brancheerklæring.

Såfremt Patentankenævnet ikke kan tage de principale påstande tilfølge, henstiller jeg høfligst, at de to subsidiære påstande tages til følge af de ovenfor anførte grunde.'

Mærkeindehaverne har ved skrivelse af 21. januar 1994 kommenteret den indbragte klage som følger

»Min påstand overfor Patentankenævnet er, at Patentdirektoratet's afgørelse af 26. juli 1993 stadfæstes, hvorved bemærkes at det fra min klients side er anerkendt, at der ikke ved registreringen er opnået eneret til ordene »Rock Cafe«, men kun til mærket i dets helhed.

Da Chas. Hude fortsat betegner min klients navn som »Rock-Cafe Road-House, Roskilde«, må jeg endnu engang pointere, at min klients virksomhed ikke betegnes således, men at den korrekte betegnelse er

»Road-House Rock-Cafe«

Vedrørende klagerens subsidiære påstand vil jeg protestere mod, at der stilles krav om indsættelse af disclaimer for ordet »Cafe«.

Iøvrigt mener jeg ikke, at der i Patentdirektoratet's afgørelse af 26. juli 1993 var noget krav om disclaimer i det hele taget.

Hvad angår de af klageren påberåbte domme (U 1981.786 og U 1990.571Ø) vil jeg for indklagede gøre gældende, at disse domme ikke har præjudikal virkning for nærværende sag, idet betegnelsen »Rock-Cafe« er en sædvanlig betegnelse for et udskænkningssted med musik, medens begreberne »Mini Trans« og »Scandinavian Models« ikke har samme sædvanlige betydning, idet der i de to nævnte domme indgår elementer, der er meget særprægede, og hvor der netop derfor er opnået eneret.

Hvad angår HO-RE-FA's erklæring af 17. februar 1993 skal jeg bemærke, at det drejer sig om en ensidigt indhentet erklæring, som ikke kan tillægges bevismæssig betydning ved afgørelse af spørgsmålet. Iøvrigt anerkender HO-RE-FA, at der ikke er etableret virksomheder med betegnelsen »Hard Rock Cafe« i Danmark.

Iøvrigt henviser jeg til min skrivelse af 23.04.1993 til Patentdirektoratet.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 15. februar 1995.

For klageren (indsiger) mødte cand.jur. Charlotte Munch.

Ansøgeren gav ikke møde.

Klageren procederede sagen i det væsentlige under henvisning til de skriftlige indlæg.

Ankenævnet skal udtale

Ordene »rock-cafe« i det figurmærke, der er nedlagt indsigelse imod, findes at fungere som en beskrivelse, der knytter sig til de særligt udformede ord »ROAD-HOUSE«, og må opfattes som karakteriserende på linie med for eksempel ordene jazz-klub. Ankenævnet kan tilslutte sig, at ordene »rock-cafe« ved disclaimer i henhold til varemærkelovens § 16, stk. 2, udtrykkeligt undtages fra beskyttelsen. Det findes ikke godtgjort, at der ved indarbejdelse her i landet er givet ordene »rock-cafe« et særpræg, løsrevet fra varemærket »HARD ROCK CAFE« i sin helhed.

Herefter

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen J.C. Warnich-Hansen

(* 1) Indsigelsessag

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, at indsigers registrerede rettigheder til betegnelsen HARD ROCK CAFE ikke var en hindring for gyldigheden af registreringen af ROCK-CAFE ROAD-HOUSE ROSKILDE. Ankenævnet tilsluttede sig, at ordene »rock-cafe« ved disclaimer udtrykkeligt blev undtaget fra varemærkebeskyttelsen.