Varemærkerne UNITED COLORS OF BENETTON og BENOTTO ikke fundet forvekslelige.

Varemærkerne UNITED COLORS OF BENETTON og BENOTTO ikke fundet forvekslelige.

År 1995, 23. februar afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 5/94 Klage fra Platinus Aktiengesellschaft, Liechtenstein, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 23. december 1993 af gyldigheden af varemærke registrering VR 5610 1992 for mærkeindehaver Benetton Group S.p.A., Italien, v/Patentbureau Plougmann & Vingtoft A/S. Den 22. november 1991 indleverede Benetton Group S.p.A., Italien v/Plougmann & Vingtoft A/S, en ansøgning om registrering af varemærket UNITED COLORS OF BENETTON for klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. Den 29. juli 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende. Ved skrivelse af 29. september 1992 nedlagde Lea Maria Cortese Ferrero Benotto, Mexico v/Patentbureauet Chas. Hude, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse imod registreringens gyldighed. Som begrundelse for indsigelsen anførtes, at den nævnte registrering måtte anses for at være forvekslelig med dansk varemærkeregistrering nr. 1840/79 BENOTTO figur. I skrivelse af 29. juli 1993 uddybede klageren ind-sigelsesbegrundelsen og anførte bl.a.: »Det er min opfattelse, at det ansøgte mærke UNITED COLORS OF BENETTON må anses for forveksleligt med mine klienters registrering nr. 1840/79 BENOTTO figur. Der er vareidentitet mellem mærkerne, idet den varefortegnelse for hvilken mine klienters mærke er registreret også dækkes af det nu registrerede mærke. Jeg er fuldt ud klar over, at mærkerne skal bedømmes i deres helhed, men på trods heraf vil jeg alligevel hævde, at mærkerne kommer så tæt på hinanden, at der er en nærliggende risiko for at disse kan forveksles. I denne forbindelse lægger jeg specielt vægt på, at begge mærker er domineret af 2 personnavne, nemlig BENOTTO og BENETTON, hvilke navne er usædvanligt tæt på hinanden, og det ligger så tæt på hinanden, at forbrugerne uvægerligt vil forveksle disse. I forbrugernes erindringsbillede vil man erfaringsmæssigt fokusere på det kendte. Da alle fra barnsben har været vant til at huske navne, vil forbrugernes erindringsbillede fokusere på det sædvanlige, nemlig navnet. Begge navne har et italiensk præg og dette vil være afgørende for forbrugernes erindringsbillede og begge mærker har fælles forstavelse BEN-, vokaler på samme plads samt det karakteristiske dobbelt TT placeret på samme sted i mærket. Der er for mig at se en overvældende risiko for at forbrugerne vil forveksle mærkerne. I nærværende sag anser jeg det for mere eller mindre irrelevant, at der kan påvises forskelle ved en visuel og auditiv bedømmelse af mærkerne, allerede fordi man på ingen måde kan forestille sig, at forbrugerne vil efterspørge varerne under det fulde varemærke UNITED COLORS OF BENETTON, men alene under personnavnet BENETTON, og jeg vil derfor anse det for betænkeligt om man lod mærket registrere i den kombinerede form på trods af mine klienters varemærke BENOTTO. På baggrund heraf skal jeg henstille, at registrering nr. VR 5610/1992 UNITED COLORS OF BENETTON nægtes endelig registrering for cykler og dele dertil.« I skrivelse af 1. oktober 1993 bestred mærkeindehaver, at det under VR 1840 1979 registrerede mærke er forveksleligt med det nu registrerede mærke VR 5610 1992. Mærkeindehaver skrev bl.a.: »....Indsigernes mærke er et meget komplekst billedmærke. Det forestiller et »emblem« eller »skjold«. Motivet i emblemet/skjoldet domineres klart af en rovfugl, som breder vingerne ud, klar til at sætte af. Fuglen står på en aflang »kasse« med afrundede hjørner, hvori der med stiliserede »hånd- skrevne« typer står »Benotto«. Det er dette billedmærke i sin helhed, der skal vurderes overfor det bekendtgjorte mærke UNITED COLORS OF BENETTON, som er et ordmærke. Efter vor opfattelse, kan disse to mærker ikke betragtes som visuelt forvekslelige. Det er ikke rigtigt, at forbrugerne vil fokusere alene på ordene Benotto og BENETTON i mærkerne, og det er da heller ikke ordet BENETTON alene, som ønskes registreret. Vi er ikke enige i, at »begge mærker er domineret af 2 personnavne«. Som nævnt ovenfor er indsigers mærke domineret af den meget specielle figurlige udformning, og ikke mindst rovfuglen. Det er i sammenhæng med denne visuelle præsentation forbrugerne genkender indsigernes mærke. Dette gælder også for det bekendtgjorte mærke, som indeholder fire ordelementer, UNITED COLORS OF BENETTON, hvor BENETTON således kun udgør et ud af disse fire elementer. Det er almindeligt kendt, at det er varemærker i deres helhed - på den måde, som de er ansøgt eller registreret -der skal vurderes ovenfor hinanden, og ikke enkelte bestanddele udskilt fra helheden. På dansk vil ordelementerne BENETTON og Benotto i øvrigt adskille sig især auditivt fra hinanden, idet BENETTON vil blive udtalt med tryk på sidste stavelse BENET TON , mens Benotto vil blive udtalt med tryk på anden stavelse Be no tto. Ved en vurdering af mærkerne bør det endvidere tages i betragtning, at det bekendtgjorte mærke UNITED COLORS OF BENETTON er et særdeles velkendt og indarbejdet varemærke i Danmark (og i mange andre lande) for en lang række varer. Ansøgerne har da også i Danmark opnået registrering af tilsvarende varemærker i mange forskellige klasser. At mærket må betragtes som velkendt i vide kredse bevirker, at der ikke er risiko for forveksling med indsigernes varemærke, idet forbrugerne straks vil blive opmærksomme på, at der ikke er tale om en vare fra den kendte producent. Hertil kommer, at køb af en cykel vil ske efter nøje overvejelse og efter undersøgelse af markedet, og dermed mindskes risikoen for, at forbrugeren vælger en cykel, der bærer det komplekse figur-mærke indeholdende ordet Benotto i stedet for en cykel, der bærer det kendte varemærke UNITED COLORS OF BENETTON. Vi skal under henvisning til ovenstående henstille, at indsigelsen afvises, og at den bekendtgjorte registrering herefter står ved magt.' Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 23. december 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse: »....I medfør af bestemmelsen i § 15, stk. 1, nr. 2 i varemærkelov af 06 jun 1991 er et varemærke bl.a. udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling med et ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne er af samme eller lignende art. Nærværende registrering omfatter køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet i klasse 12, og den registrering, indsigelsen støttes på, VR 1840 1979, omfatter cykler og dele dertil i klasse 12. Der er således varesammenfald, og afgørende for, om mærkerne er forvekslelige, er derfor alene spørgsmålet om mærkelighed. Mærkerne må bedømmes i deres helhed, selv om det ikke kan udelukkes, at det købende publikum vil hæfte sig ved ordet BENETTON i mærket UNITED COLORS OF BENETTON. Der skønnes hverken at være en sådan visuel eller auditiv lighed mellem ordet BENOTTO og betegnelsen UNITED COLORS OF BENETTON, at mærkerne kan anses for at være forvekslelige. Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge.« Denne afgørelse har patentbureauet Chas. Hude på vegne klageren, Platinus Aktiengesellschaft, Liechtenstein, til hvem varemærket VR 1840/1979 er overdraget ved skrivelse af 18. februar 1994, indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse omstødes. Klageren anfører bl.a.: »....Patentdirektoratet afgør sagen ud fra en helhedsvurdering af mærkerne overfor hinanden, og dette er i overensstemmelse med den praksis, der har været anlagt af Patentdirektoratet gennem mange år. Imidlertid finder jeg, at denne praksis i nærværende sag får den følge, at der er tale om en teoretisk begrundelse for at statuere ikke-forvekslingsrisiko, der ikke er holdbar i det praktiske liv. Hovedprincippet ved registrering af varemærker er naturligvis, at man registrerer varemærket således som det rent faktisk bruges på varerne eller disses indpakning, men ved en vurdering af forvekslingsrisikoen mener jeg ikke, at man helt kan se bort fra, at visse elementer af varemærker har en sådan betydning for det købende publikum, at disse må udtages til en mere selvstændig bedømmelse. Begrundelsen herfor er, at man ellers kunne komme i en situation, hvor man ved varemærkeregistrering kunne registrere meget nærkommende mærker, hvis man blot placerede dem i en meget kompliceret figurkomposition eller tilføjede en række intetsigende ord til den særprægede mærkebestanddel, idet registreringsmyndigheden så ville, i henhold til sin praksis, træffe afgørelse om mærkerne i deres helhed og dermed åbne op for at der kunne ske en ubillig konkurrence. Det teoretiske grundlag ville så være fuldkommen holdbart, men i det praktiske liv ville der være en meget stor risiko for, at forbrugerne ville se bort fra alle de til et mærke tilførte elementer og naturligvis koncentrere sig, f.eks. som i nærværende sag, om det væsentlige karakteristika ved mærkerne, nemlig personnavnet. Det bør også lægges til grund, at bedømmelsen af varemærker, udover naturligvis det visuelle, må tage højde for de i mærkerne optagne ord og de ord der har væsentlig betydning for forbrugernes erindringsbillede. I nærværende sag bør dette føre til, at man udover teoretiske betragtninger om lighedspunkter og forskelle i mærkerne i deres helhed også bedømmer, hvorledes forbrugerne rent faktisk vil huske og efterspørge varer mærket med de pågældende varemærker. Forbrugerne vil efter min opfattelse hæfte sig ved de to personnavne, der er optaget i mærkerne, nemlig BENOTTO og BENETTON og jeg har meget, meget vanskeligt ved at forestille mig, at forbrugerne skulle henvende sig i en forretning for at købe cykler og anføre, at man gerne ville se på en cykel mærket UNITED COLORS OF BENETTON. Jeg tror ikke, en sådan argumentation har nogen form for grundlag i de realiteter, der bestemmer efterspørgsel af varer og konkurrencesituationen. Personligt har jeg aldrig hørt, at forbrugere går ind og køber beklædningsgenstande og siger, at de ønsker beklædningsgenstande af mærket UNITED COLORS OF BENETTON, nej - man efterspørger naturligvis produktet efter det væsentlige kendetegn i varemærket, nemlig ordet BENETTON. Det samme gør sig naturligvis gældende med hensyn til varemærket BENOTTO, og jeg vil derfor plædere for, at man udover de teoretiske betragtninger også bør tage i betragtning, at der er en risiko for, at forbrugerne vil efterspørge varerne efter de i mærkerne optagne navne, nemlig BENOTTO og BENETTON, og at man derfor som et led i sin forvekslingsbedømmelse også bør bedømme, om disse mærkebestanddele er forvekslelige, og om dette kan bevirke en risiko for at forbrugerne kan blive vildledt om varernes oprindelse. For mig at se kommer de to mærker BENOTTO og BENETTON efter dansk opfattelse så tæt på hinanden, at der er nærliggende risiko for at forbrugerne vil blive bibragt den opfattelse, at der er en forbindelse mellem de to varemærker. Situationen i sagen er jo ikke, at der er tale om navne, som forbrugerne er vant til at forholde sig til, men der er tale om udenlandske navne og sådanne udenlandske navne har en tendens til at overlappe hinanden og være særdeles vanskelige at holde ud fra hinanden, og det er derfor indsigers opfattelse, at man i nærværende sag må komme til det resultat, at man på trods af mærkernes forskelligheder alligevel må statuere forvekslingsrisiko, da forbrugerne vil kunne tro, at der er en forbindelse mellem de pågældende varemærker. Jeg vil i øvrigt gerne tillade mig at knytte en kommentar til ansøgernes bemærkninger om, at varemærket UNITED COLORS OF BENETTON er velkendt på det danske marked og det skulle være et argument for, at forbrugerne kunne holde de to mærker ud fra hinanden. Jeg tror ikke, at der er nogen der i realiteten vil bestride, at BENETTON er et kendt varemærke for tekstiler, men det forhold, at man har indarbejdet et varemærke indenfor en vis varekategori, betyder da ikke, at man samtidig har ret til at trænge ind på andre områder, hvor der findes etablerede vare- mærkerettigheder og så henvise til, at man på et andet område har indarbejdet varemærket og dermed fjernet risikoen for forveksling. Efter min opfattelse er dette argument at vende tingene på hovedet, og resultatet ville i princippet blive til stor skade for de veletablerede varemærker, idet man med samme ret ville kunne argumentere på, at man kunne gå ganske tæt på sådanne varemærker, fordi forbrugerne uden videre, pga. det berømte varemærkes bekendthedsgrad, ville kunne adskille de to mærker. Det er vist nok det modsatte, som man har knæsat i retspraksis. På baggrund af ovennævnte bemærkninger skal jeg anmode Ankenævnet om at omgøre den af Patentdirektoratet afgørelse af 23. december 1993 og afvise registrering af varemærket UNITED COLORS OF BENETTON som værende en krænkelse af de rettigheder, der tilkommer mine klienter til varemærket BENOTTO figur.« Mærkeindehaveren har ved skrivelse af 3. maj 1994 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført: »I Patentdirektoratets afgørelse af 23. december 1993 i forbindelse med indsigelsen nedlagt af Firma Chas. Hude på vegne Lea Maria Cortese Ferrero Benotto, Mexico, nu Platinus Aktiengesellschaft, blev varemærket UNITED COLORS OF BENETTON (ord), ikke fundet forveksleligt med det af klageren registrerede figurmærke indeholdende ordet BENOTTO. Den af Patentdirektoratet trufne afgørelse er ganske i overensstemmelse med gældende praksis, hvorefter et varemærke bestående af flere ord ikke anses for at være forveksleligt med et kombineret ord- og figurmærke, hvor ordet i figurmærket ikke er identisk med et af ordene i mærket bestående af flere ord, og der i øvrigt ikke er andre lighedspunkter til stede mellem mærkerne. Der er ikke med klagerens begrundelse fremkommet nye væsentlige argumenter til støtte for påstanden om, at det af klageren registrerede ord/figurmærke skulle være forveksleligt med ordene UNITED COLORS OF BENETTON, ligesom klagerens påstande ikke er støttet af Patentdirektoratets praksis, af Patentankenævnets afgørelser eller af domstolsafgørelser. Vi skal derfor i det væsentlige henholde os til vor imødegåelse af indsigelsen i brev af 1. oktober 1993 i den forudgående indsigelsessag. Indledningsvis må det fastslås, at det er varemærkerne i deres helhed, således som de er registreret, der skal vurderes over for hinanden og ikke enkelte mærkeelementer udskilt fra helheden. En så fuldkommen adskillelse af ord/figurelementerne i de pågældende varemærker, således som klageren plæderer for, er der ikke støtte for i varemærkepraksis, og en bedømmelse af varemærker efter disse kriterier rummer konkurrenceretlige aspekter (som i øvrigt ikke er dokumenterede af klageren) og ville umuliggøre en rimelig vurdering i selve registreringssituationen. Man måtte f.eks. skulle statuere forvekslelighed snart på det ene snart på det andet mærkeelement, vel at mærke uden at kunne basere en afgørelse på de faktiske forhold, der gør sig gældende, når mærket senere bliver taget i brug. Det må slås fast, at det er nedenstående varemærker, der skal vurderes over for hinanden: Det er almindeligt kendt, at et ord i et figurmærke ikke har opnået samme beskyttelse, som et rent ordmærke. Dette skyldes formentlig, at et mærkes visuelle udformning tillægges en betydelig vægt ved bedømmelsen af varemærkers forvekslelighed. Vi skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på Rigmor Carlsen: Registreringspraksis side 55 sp. 2 hvor følgende anføres: »Det kan ikke antages, at et ord i et figurmærke opnår helt den samme beskyttelse som det rene ordmærke. Dette vil være beskyttet også mod forvekslelige ord i et figurmærke, men ordet i et figurmærke vil ikke altid være beskyttet overfor et forveksleligt ord i et andet figurmærke, der ikke i øvrigt har fælles lighedspunkter.« I nærværende sag består indsigernes varemærke af et meget komplekst billedmærke tydeligt udformet som et »emblem« eller »skjold«. Motivet domineres klart af en rovfugl, som spreder vingerne ud, klar til at sætte af. Fuglen står på en aflang kasse med afrundede hjørner, hvori der med stiliseret »hånd- skrift« står ordet BENOTTO. Når der er tale om så komplekst et billedmærke som i nærværende tilfælde, bør der ikke lægges mere vægt på ordet i mærket end på den figurlige udformning, idet det rent faktisk er dette varemærke, som er registreret og som køberne vil blive præsenteret for. Klageren synes imidlertid udelukkende at lægge vægt på, hvorledes de pågældende varemærker vil blive udtalt af forbrugerne i købsøjeblikket, altså udelukkende den auditive forvekslelighed. Der er imidlertid den almindelige holdning, at det er det visuelle indtryk af et varemærke, der præger sig tydeligst i publikums hukommelse, jævnfør Rigmor Carlsen: Registreringspraksis side 54, sp. 2 hvor følgende anføres: »... Af disse tre momenter har det visuelle klar overvægt. Det må antages, at mærkeindehavere netop for mærkevarer ønsker at påvirke og faktisk påvirker potentielle købere først og fremmes visuelt. Her spiller reklamen en stor rolle med hensyn til at gøre publikum bekendt med mærket og de under dette forhandlede produkter gennem annoncering, emballage og markedsføringen i det hele taget.« De visuelle forskelle mellem de pågældende to mærker er især, at betegnelsen UNITED COLORS OF BENETTON er et ganske langt varemærke, og ordet BENETTON udgør kun et ud af mærkets fire ord. Hertil kommer, at ordene BENETTON og BENOTTO ikke er identiske. Ordelementerne BENETTON og BENOTTO adskiller sig tillige auditivt fra hinanden, idet BENETTON vil blive udtalt med tryk på sidste stavelse, mens BENOTTO vil blive udtalt med tryk på den midterste stavelse. Ved en helhedsvurdering, hvor også den figurlige udformning af klagerens mærke tages i betragtning, er mærkerne således hverken visuelt eller auditivt forvekslelige. Det nævnes af klageren, at de to mærker BENOTTO og BENETTON efter dansk opfattelse er så tæt på hinanden, at der er nærliggende risiko for, at forbrugerne vil blive bibragt den opfattelse, at der er en forbindelse imellem de to varemærker. Det er forkert at benævne ordene BENOTTO og BENETTON som »mærker«, idet der netop ikke er tale om »mærker«, men alene mærkeelementer, som klageren har udskilt fra helheden. Det er ikke korrekt, at forbrugerne alene vil fokusere på ordene BENOTTO og BENETTON i mærkerne, uanset at der er tale om italienske navne, idet de øvrige mærkeelementer bidrager til at gøre mærkerne særligt karakteristiske, og det skal understreges, at det da heller ikke er ordet BENETTON alene, som den bekendtgjorte registrering består af. Klageren anfører endvidere i sin begrundelse, at man, udover teoretiske betragtninger om lighedspunkter og forskelle i mærkerne i deres helhed, også bør bedømme, hvorledes forbrugerne rent faktisk vil huske og efterspørge varer mærket med de pågældende varemærker. Til dette skal vi anføre, at netop i sådan en situation vil det uvægerligt gøre sig gældende, at varemærket UNITED COLORS OF BENETTON er et særdeles velkendt varemærke ikke blot for tekstiler, men også for en lang række andre produkter, og det er vor opfattelse, at forbrugerne i praksis klart vil kunne adskille de to varemærker fra hinanden. Hertil kommer, at køb af en cykel normalt sker efter nøje overvejelser og grundige undersøgelser af markedet, hvilket sammen med de væsentlige forskelle mellem mærkerne eliminerer faren for forveksling. Vi skal endeligt henlede opmærksomheden på, at Patentdirektoratet ikke ved registrerbarhedsbedømmelsen af varemærket UNITED COLORS OF BENETTON fandt dette mærke forveksleligt med klagerens varemærke. Heller ikke i den efterfølgende indsigelsessag blev der statueret forvekslelighed.' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 6. december 1994. For klageren (indsiger) mødte varemærkekonsulent Claus Hyllinge. For mærkeindehaveren mødte cand. jur. Helle Lund Christiansen. Parterne procederede sagen, idet de i det væsentlige henholdt sig til og uddybede de skriftlige indlæg. Ankenævnet skal udtale: I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde og idet det over for Ankenævntet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Ingen

Ankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse, hvorefter varemærket UNITED COLORS OF BENETTON ikke var fundet forveksleligt med det tidligere registrerede varemærke VR 1840/79 BENOTTO