Patentdirektoratets afgørelse om afvisning af indsigelse mod registrering af varemærket McPAPER omstødt af Patentankenævnet.(* 1)

Patentdirektoratets afgørelse om afvisning af indsigelse mod registrering af varemærket McPAPER omstødt af Patentankenævnet.(* 1)

År 1994, den 28. april afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 91/91: Klage fra Herlitz AG, Forbundsrepublikken Tyskland, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 9. december 1991 af varemærke- ansøgning nr. VA 6283/86 fra S & H Agenturer ApS, Silkeborg, v/Advokat Kurt N. Rehl, Silkeborg.

Den 27. januar 1988 bekendtgjordes en af S & H Agenturer ApS indleveret ansøgning om registrering af varemærket »McPAPER« (ordmærke) for alle varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 16, 28, 35, 36, 38 og 42.

Den 15. februar 1988 nedlagde Advokatfirmaet Rime-stad-Berning-Knutzen på vegne Consumex A/S, Silkeborg, indsigelse imod registreringen. Denne indsigelse blev ikke taget til følge af patentdirektoratet.

Den 11. marts 1988 nedlagde Firmaet Chas. Hude på vegne McDonald's Corporation, USA, indsigelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge af patentdirektoratet. Direktoratets afgørelse blev indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at sagen tilbagesendtes til patentdirektoratet til fortsat behandling på grundlag af en begrænsning af varefortegnelsen. Ankenævnet fulgte denne påstand.

Den 28. marts 1988 nedlagde Larsen & Birkeholm A/S på vegne Herlitz AG, Tyskland, i medfør af varemærkeloven af 1959, § 20, stk. 2, indsigelse imod registrering af det ansøgte mærke. Fuldmægtighvervet er senere overtaget af Hofman-Bang & Boutard A/S.

I skrivelse af 29. november 1988 meddelte direktoratet ansøger bl.a. følgende

»I fortsættelse af tidligere brevveksling vedrørende de indsigelser, der er nedlagt mod registreringen af Deres ovennævnte varemærke, senest Deres skrivelse af 25 okt 1988, hvormed De fremsendte kopi af dom afsagt af retten i Holstebro den 14 okt 1988, og hvori De samtidig forespurgte, hvornår det kunne forventes, at det ansøgte varemærke blev registreret, skal det meddeles, at advokatfirmaet Rimestad-Berning-Knutzen, der på vegne Consumex A/S har nedlagt indsigelse mod Deres mærkes registrering den 28 okt 1988 hertil har indsendt en kopi af en ankestævning.

I Deres skrivelse af 28 mar 1988 bemærkede De, at den dengang verserende retssag ikke var mellem S & H Agenturer ApS og Consumex A/S, men mellem Consumex A/S og dennes tidligere direktor Steffen Hjort, der oprindelig indgav nærværende ansøgning, og at De derfor ikke mente det rigtigt, at direktoratet stillede den videre behandling af ansøgningen i bero på denne retssag, og at en sådan retssag iøvrigt ikke havde nogen form for retskraft over for S & H Agenturer ApS. I denne anledning skal det meddeles, at direktoratet finder det rigtigst at lade ansøgningen bero på den endelige afgørelse ved domstolene, idet der ikke kan ses bort fra, at en sådan afgørelse kan være et moment blandt flere, der danner grundlag for den afgørelse, der skal træffes vedrørende de nedlagte indsigelser.

Da den indsigelse, der er nedlagt af Larsen & Birkeholm på vegne Herlitz AG, Forbundsrepublikken Tyskland og Consumex A/S, Holstebro synes nært forbundet med den indsigelse, der er nævnt ovenfor, vil behandlingen af denne også blive stillet i bero på den endelige afgørelse ved domstolene.«

Hofman-Bang & Boutard A/S meddelte i skrivelse af 12. september 1990 direktoratet, at man viderefører indsigelsen, nedlagt af Larsen & Birkeholm A/S i skrivelse af 28 marts 1988 og anførte bl.a.

».....I mellemtiden tillader vi os på vegne vor klient at fastholde den nedlagte indsigelse, idet vi til støtte for indsigelsen henviser til, at vor klient er indehaver af et figurmærke indeholdende betegnelsen McPAPER registreret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 1.076.652 den 6. maj 1985 i henhold til anmeldelse indleveret den 2. november 1984.

Vi kan oplyse, at registreringen omfatter en lang række varer i klasse 16, jvf. vedlagte kopi af mærkets offentliggørelse som registreret i Tysk Varemærketidende.

Indsigelsen er nedlagt med støtte i §14 stk. 1 nr. 7 i Varemærkeloven under hensyn til indsigernes ældre rettigheder til et figurmærke indeholdende det identiske ord McPaper og under hensyn til, at anmelderen Steffen Hjort, som oprindeligt indleverede ansøgningen af McPAPER i sit selskabsnavn Steffen Hjort Agenturer ApS og som derefter i henhold til skrivelse af 12. november 1987 ændrede navn til S&H Agenturer ApS, kendte eksistensen af vore klienters varemærke. Dette er jo netop dokumenteret gennem den retssag, der verserede for Holstebro Ret og som ifølge udskrift af dommen afsagt den 14. oktober 1988 refererede Steffen Hjorts bemærkninger om, at varemærket tilhørte Consumex A/S (importør af vor klient Herlitz AG's produkter).

På baggrund af det iøvrigt anførte i dommen fra Holstebro Ret synes det således at være fuldstændigt dokumenteret, at ansøger kendte eksistensen af vor ovennævnte klients varemærke McPaper (figurmærke), og at anmeldelsen skete i ond tro og med illoyale hensigter.«

I skrivelse af 1. november 1990 præciserede og begrænsede ansøger ansøgningen som følger

»Under henvisning til Deres skrivelse af 23.10.1990 skal jeg på min klient, S & H Agenturer ApS's vegne acceptere, at det ansøgte varemærke »McPAPER« til klasse 35 føjes

»herunder reklamebureauvirksomhed, bistand ved markedsføring samt kontorassistancebureau«

og til klasse 38 føjes

»telekommunikationsvirksomhed«.

Jeg skal endvidere på min klients vegne frafalde registreringen i klasse 16 og klasse 28....'

og bemærkede i øvrigt

».....Efter min og min klients opfattelse er der ingen forvekslingsmuligheder mellem det ordmærke min klient ønsker registreret og det figurmærke, som Herlitz AG har registreret i bl.a. Tyskland.

Varemærkerne er således ikke forvekslelige og således ikke omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7.

I denne anledning henvises endvidere til det tidligere i denne skrivelse anførte, at min klient har opgivet registreringen i klasse 16 og klasse 28.

Det ordmærke min klient ønsker registreret, og det figurmærke, Herlitz har registreret i Tyskland, vedrører ikke samme varer eller samme vareområde, og der vil således på intet tidspunkt være kollision mellem rettighederne....«

Den 20. juni 1991 meddelte indsiger, at indsigelsen ønskedes opretholdt og anførte følgende

»Det anmeldte varemærke McPAPER omfatter fortsat alle varer i klasse 9 og der må anses for at være varesammenfald eller vareartslighed mellem varearten computere og optagne computerprogrammer på bånd, kort og plader i klasse 9 og varearterne skrivemaskiner og ikke-elektriske kontorredskaber , der er omfattet af vor klients ansøgning af figurmærket McPAPER i klasse 16.

For så vidt angår klasse 35 må vi hævde, at der foreligger sammenfald eller ligeartethed mellem samtlige de af klasse 35 omfattede tjenesteydelser af anmeldelsen McPAPER og mellem en række af de varer, der er omfattet af vor klients ovennævnte anmeldelse VA 02.888 1987 McPAPER i klasse 16, som jo bl.a. omfatter tryksager, aviser og tidsskrifter samt bøger .

For så vidt angår sammenfald mellem klasse 35 og klasse 16 bemærker vi, at ordet McPAPER er et yderst særpræget varemærke og at der er tale om identiske ord, hvorfor ligeartetheden bør udstrækkes så vidt som muligt, og vi henviser i denne forbindelse til en af Direktoratet den 1. marts 1991 truffet afgørelse, hvorefter ordmærket ADVANCE VA 3432 1990 bl.a. i klasse 16 blev anset for forveksleligt med det tilsvarende ordmærke registreret i klasse 35.

Til det af anmelderne i skrivelse af 1. november 1990 anførte kan vi anføre, at det undrer os meget, at ansøgerne er af den opfattelse, at der ikke er nogen forvekslingsmulighed mellem det anmeldte ordmærke McPAPER og det for vor klient i Tyskland registrerede figurmærke indeholdende betegnelsen McPAPER . Det undrer os også, at ansøger kan hævde, at nærværende forvekslelighedssituation ikke er omfattet af bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 7 i Varemærkeloven, men vi må gå ud fra, at dette beror på manglende kendskab til indholdet af den ovennævnte lovbestemmelse samt en forglemmelse af omstændighederne omkring anmeldelsen.

Endelig undrer det os også, at ansøger hævder at være berettiget til at få varemærket McPAPER registreret, idet dette varemærke jo netop tilhører vor klient.

Vi kan derfor fortsat ikke være enige i, at ansøger overhovedet kan anses for at være berettiget til at få varemærket McPAPER registreret i Danmark, idet ansøger jo som tidligere anført i vor indsigelsesskrivelse af 12. september 1990 netop har erkendt for Holstebro Ret, at varemærket McPAPER tilhører Consumex A/S (importør af vor klient Herlitz AG's produkter) og at ansøger på daværende tidspunkt var villig til at overdrage ansøgningen til Consumex A/S....«

Ansøger fremkom i skrivelse af 12. august 1991 med følgende bemærkninger

»Der har mellem S&H Agenturer ApS og Herlitz AG, Tyskland ikke været nogen form for samarbejde. Det er korrekt, at direktør Steffen Hjort - i den periode hvor han var ansat som daglig leder af Consumex A/S - havde kendskab til, at Herlitz AG i vesttyskland på forsøgsbasis havde åbnet flere butikker, som alle førte navnet McPaper. McPaper blev således brugt som navnet på en butik, i hvilken man kunne købe papir, skriveredskaber og lignende. McPaper blev på intet tidspunkt brugt som et varemærke, og der fandtes således ikke McPaper-produkter.

Det fremgår endvidere af udskrift af dombogen for civilretten i Holstebro dateret den 14. oktober 1988, BS.nr. 677/87 under rettens præmisser følgende

»Da det imidlertid forinden lå klart, at mærket var uden interesse i Danmark for sagsøgte eller for Herlitz AG, og da registreringsanmelselsen højest kan betragtes som en forberedelse af en erhvervsaktivitet....«

På det tidspunkt stod det således fast, at Herlitz AG ikke ønskede at anvende betegnelsen McPaper i Danmark.

Siden 1987 har S&H Agenturer ApS markedsført sig under navnet McPaper indenfor telekommunikation, Direct Mail og hermed beslægtet virksomheden. S&H Agenturer ApS har på intet tidspunkt markedsført McPaper indenfor papirbranchen, ligesom S&H Agenturer ApS heller ikke har oprettet butikker eller anden aktivitet, som blot tilnærmelsesvis kan være beslægtet med de forsøgsforretninger, Herlitz AG i sin tid havde oprettet i Vesttyskland.

Med dette som baggrund har ansøgeren ikke været i ond tro, hvorfor varemærkelovens § 14 stk. 1, nr. 7 ikke kan bringes i anvendelse. Derimod er det ansøgeren, der først har benyttet navnet i Danmark.

Af det ovenfor nævnte fremgår at ansøgeren fortsat er af den opfattelse, at der ikke er nogen forvekslingsmulighed imellem det anmeldte ordmærke og det i Tyskland registrerede figurmærke indeholdende betegnelsen McPaper under hensyntagen til, at der ikke er tale om de samme klasser.

Indsigerens bemærkninger om varesammenfald og varearts lighed afvises som åbenbart ugrundet....'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 9. december 1991 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

».....Ifølge bestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7, må et varemærke ikke registreres, såfremt det er forveksleligt med et varemærke, der er taget i brug i udlandet på det tidspunkt, da anmeldelsen om registrering er indgivet, og som vedvarende anvendes der, hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet kendte eller burde kende dette,

Der er i sagen indsendt dokumentation for, at et varemærke indeholdende McPAPER var registreret for Dem i Tyskland for visse varer i klasse 16 på tidspunktet for nærværende ansøgnings indlevering. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at anvende den nævnte bestemmelse, at et mærke er ansøgt eller registreret i udlandet. Mærket skal tillige være taget i brug på tidspunktet for ansøgningens indlevering, hvilket ikke ses dokumenteret. Det ses ej heller dokumenteret, at mærket fortsat anvendes i Tyskland.

Det skal endvidere bemærkes, at nærværende ansøgning har prioritet forud for indsigers ansøgning VA 2888 1987, hvorfor denne ansøgning ikke kan udgøre en registreringshindring for nærværende mærke.

Den nedlagte indsigelse kan således ikke tages til følge.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 23. december 1991 indbragt for Patentankenævnet.

Klageren har med skrivelse af 1. juni 1992 vedlagt yderligere dokumentation for brug, som man finder tilstrækkelig til, at bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 7 i varemærkeloven kan anses for opfyldt.

Klageren anmoder Ankenævnet om at tilbagesende sagen til fortsat behandling i Patentdirektoratet med henblik på at vurdere, om den nu i forbindelse med anken indsendte dokumentation for brug er tilstrækkelig til, at bestemmelsen i § 14 stk 1 nr. 7 i Varemærkeloven kan anses for opfyldt.

Det anføres bl.a. i skrivelsen

».....Vi henviser i øvrigt til, at varemærket McPAPER har været og fortsat anvendes som varermærke for papir- og papirvarer, skriveartikler og alle former for kontorartikler.

Vi har i vore indlæg i forbindelse med indsigelsen redegjort for, hvilke varer i klasse 09 og tjenesteydelser i klasse 35 vi anser for at kollidere eller være ligeartede med de varer, vor klient har brugt varemærket McPAPER for i Tyskland.

I skrivelse af 24. august 1992 har ansøger nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført

».....Til støtte for påstanden gøres det gældende, at der ikke foreligger forvekslelighed, som foreskrevet i varemærkeloven § 14, stk. 7.

I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at der er tale om et såkaldt svagt varemærke, jfr. Markedsret, Palle Bo Madsen, 1988, side 135. Ordet »Paper« er et beskrivende ord, der angiver en vareart. Ordet kan således ikke i sig selv beskyttes som varemærke. Dette skal sammenholdes med, at udformningen af varemærkerne er forskellige. Det af Herlitz AG anvendte varemærke er kendetegnet ved, at C'et i MCPAPER er udført som et løsrevet ark papir med et C på. Dette gør sig ikke gældende for det af S & H Agenturer ApS anmeldte varemærke.

Da der er tale om et svagt varemærke, skærper dette kravene til varelighed, for at der kan være tale om forvekslelighed.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at S & H Agenturer ApS's anmeldelse nu alene omfatter klasse 9, klasse 35, herunder reklamebureauvirksomhed, bistand ved markedsføring samt kontorassistancebureauer og klasse 38. Indsiger har tidligere gjort gældende, at varemærket i Tyskland var taget i brug som navn på flere butikker, hvor man kan købe papir, skriveredskaber og lignende, og iøvrigt er taget i brug for enkeltprodukter af denne vareart. Som ovenfor nævnt gøres det gældende, at dette ikke er dokumenteret, men det gøres endvidere gældende, at disse varegrupper og varer ikke er omfattet af de klasser, for hvilke der er foretaget anmeldelse af S & H Agenturer ApS.

Der er således ikke tale om forvekslelighed i markedsføringslovens § 7, stk. 14's forstand.

Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at der skal være tale om forvekslelighed med et varemærke, der er taget i brug i udlandet. Afgørende er således ikke, hvilke varegrupper og for hvilke varer varemærket er registreret i Tyskland, men hvilke varegrupper eller varer varemærket har været taget i brug for på tidspunktet for S & H Agenturer ApS's anmeldelse til registrering af den 25. september 1986.

Herlitz AG har ikke på noget tidspunkt dokumenteret, hvilke enkelt produkter varemærket skulle have været taget i brug for i Tyskland forinden anmeldelsen fra S & H Agenturer ApS. Indsigelsen kan således allerede af denne grund afvises.

Der skal i den forbindelse endvidere lægges vægt på, at i det omfang varemærket McPaper har været anvendt i Tyskland forinden anmeldelsestidspunktet, har der alene på dette tidspunkt været tale om en meget kortvarig anvendelse, hvor man har forsøgt introduceret varemærket meget få steder i Tyskland og ikke særlig intensivt. Varemærket har således ikke på nogen måde været indarbejdet, og det har ikke været kendt i Danmark. Jeg kan i den forbindelse henvise til Markedsret, Palle Bo Madsen, side 129.

Det er endvidere en betingelse for anvendelse af markedsføringslovens § 14, stk. 7, at det ibrugtagne varemærke vedvarende anvendes i udlandet. Der foreligger i sagen ikke dokumentation for, at enkeltprodukter eller andet, der skulle være taget i brug forinden anmeldelsen, vedvarende anvendes i Tyskland.

Endelig skal anmelderen på anmeldelsestidspunktet kende eller burde kende til dette.

Der foreligger i sagen ikke dokumentation for, at S & H Agenturer ApS eller en repræsentant for dette har haft et sådant kendskab.

For såvidt angår dommen af 14. oktober 1988 afsagt af retten i Holstebro, fremgår det ikke af Steffen Hjorts forklaring, at denne har haft kendskab til, at varemærket McPaper var taget i brug i Tyskland, for såvidt angår konkrete varer eller varegrupper forinden anmeldelsen af 25. september 1986.

Iøvrigt skal jeg for såvidt angår markedsføringslovens § 14, stk. 7 gøre opmærksom på, at denne ved varemærkelov af 6. juni 1991 er ændret og erstattet af denne lov's § 15, stk. 2 nr. 4. Det er her et krav, at en udenlandsk varemærkerettighed skal være vitterligt kendt her i landet for at kunne forhindre en registrering af et tilsvarende varemærke i Danmark. Det fremgår af Karnov, at »1959-lovens § 14, stk. 1, nr. 7, der beskyttede mærker taget i brug i udlandet, er udgået, da man fandt, at den gav for vidtgående beskyttelse af udenlandske mærker«. På denne baggrund må det være betænkeligt at fortolke 1959-lovens § 14, stk. 7 vidtgående. I den omhandlede situation er der tale om, at indsiger påberåber sig ibrugtagning af et varemærke i Tyskland. En ibrugtagning, der ikke er nærmere dokumenteret, men i hvertfald kun har omfattet lokale områder og ikke har været af særlig intensiv karakter. Det ville være betænkeligt, om en sådan begrænset benyttelse af en varemærkeret i et andet land skulle afskære et tilsvarende varemærke i Danmark. Man skal herunder være opmærksom på, at der ikke har foreligget nogen illoyalitet fra anmelders side, idet denne i det omfang det lægges til grund, at han har været i ond tro, for såvidt angår ibrugtagning af forvekslelige varemærker i Tyskland, har haft grund til at tro, at der for såvidt angår varemærket i Tyskland alene har været tale om et lokalt fænomen, der ikke på noget tidspunkt ville blive lanceret i Danmark, jfr. ovennævnte dom.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 23. februar 1994.

Ansøgeren var ikke mødt.

For klageren mødte cand.jur. Birgit Wiborg, som henholdt sig til og uddybede de skriftlige indlæg. Det blev herunder oplyst, at Patentdirektoratet den 23. marts 1994 telefonisk har meddelt, at det ansøgte varemærke er blevet overdraget til Lissi Hjort.

Ankenævnet skal udtale

Det lægges til grund, at der består forvekslingsmulighed mellem det anmeldte ordmærke McPAPER og det for klageren i Tyskland registrerede figurmærke indeholdende betegnelsen McPAPER.

Således som sagen foreligger oplyst for Ankenævnet lægges det endvidere til grund, at det modholdte mærke har været taget i brug i udlandet på det tidspunkkt, hvor anmeldelsen om registrering er indgivet, og vedvarende anvendes der, hvilket anmelderen Steffen Hjort på ansøgningstidspunktet vidste eller burde vide. Det anmeldte varemærke kan derfor ikke registreres, jfr. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7.

Herefter

bestemmes

Varemærkeansøgning nr. VA 6283/86 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann.

(* 1) Ond tro i § 14, stk. 1, nr. 7's forstand.

Patentankenævnet omstødte Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter indsigelse, nedlagt på basis af brug af mærket McPaper i Tyskland, blev afvist. Ankenævnet lagde til grund, at således som sagen forelå oplyst for Ankenævnet, fandtes indsigermærket at have været taget i brug i udlandet på det tidspunkt, varemærket McPaper blev ansøgt i Danmark, og at ansøgeren på ansøgningstidspunktet vidste eller burde vide dette.