Indsigelse imod registrering af varemærket GINKOSAN ikke taget til følge.

Indsigelse imod registrering af varemærket GINKOSAN ikke taget til følge.

År 1994, den 10. juni afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 22/92: Klage fra Ginseng Products Limited, Schweiz, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 12. marts 1992 af varemærke- ansøgning nr. VA 5151 1987 fra Dr. Willmar Schwabe GmbH + Co. KG, Forbundsrepublikken Tyskland, v/Internationalt Patent-Bureau.

Den 31. juli 1987 indleverede Dr. Willmar Schwabe GmbH + CO, KG, Vesttyskland v/Internationalt Patent-Bureau en ansøgning om registrering af varemærket GINKOSAN (ordmærke) for hele klasse 5, især farmaceutiske specialiteter. Ved skrivelse af 20 marts 1990 blev ansøgningen begrænset til at omfatte: Kl. 5: lægemiddel til behandling af perifere og cerebrale cirkulationsforstyrrelser.

Ansøgningen blev den 27. juni 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 27. august 1990 nedlagde Hofman-Bang & Boutard A/S på vegne Ginseng Products Limited, Schweiz, i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Det anmeldte mærke omfatter nærmere specificerede varer under klasse 5, nemlig: »lægemiddel til behandling af perifere og cerebrale cirkulationsforstyrrelser«.

Indsigermærket GINSANA omfatter ligeledes nærmere specificerede varer under klasse 5, nemlig »ginsengholdige farmaceutiske præparater til brug i human medicin«.

Hvad angår vareartslighed bemærkes, at indsigermærket omfatter farmaceutiske præparater til human brug, og der foreligger altså med andre ord ligeartethed med de varearter, der er omfattet af det anmeldte mærke, nemlig lægemidler. Selv om disse ifølge teksten er præciseret til nærmere bestemte formål, foreligger der mellem overbegreberne »lægemidler« resp. »farmaceutiske midler« selvsagt vareartslighed.

Hvad angår mærkeligheden bemærkes, at de to respektive mærker som begyndelsesstavelser begge indeholder forstavelsen »gin-». Dernæst er der tale om trestavelsesord, hvor stavelsen »san« indeholdes i begge.

En naturlig læsning af begge mærker vil være »gin-sa-na« og »gin-ko-san«,

og det vil heraf fremgå, at mærkernes begyndelsesstavelse er den dominerende i begge mærker.

Visuelt er der imidlertid også en vis mærkelighed på grund af tilstedeværelsen af stavelsen »san« i begge mærker. Således har indsigermærket både stavelsen »gin« og »san«, mens det anmeldte mærke i princippet er opbygget på samme måde, nemlig som »gin(ko)san«. Der må dertil lægges, at netop bestanddelen »san« i sammenhæng med farmaceutiske produkter ofte forekommer afledt af den latinske betegnelse »sanabilis«, respektive verbet »sanatio«.

Under henvisning til den foreliggende vareartslighed mellem de her omhandlede varearter og den mærkelighed, der er mellem mærkerne, ikke mindst på grund af den dominerende forstavelse »gin-», bør der efter indsigernes opfattelse statueres forvekslelighed.

Der henvises til varemærkelovens § 14 stk. 1 nr. 6.

Anmelderen er en i Vesttyskland baseret virksomhed, og det må undre, at man der har taget betegnelsen GINKOSAN i anvendelse. Indsigerne er nemlig indehavere af to internationale registreringer, hhv. nr. 420.711 GINSANA og 514.673 GINCOSAN . Der foreligger med andre ord syd for landets grænser fuldstændig mærkelighed, når ses bort fra den omstændighed, at »k« her er erstattet af bogstavet »c«. Under henvisning hertil er det indsigernes opfattelse, at anmelderen burde være klar over indsigernes varemærkerettigheder og afstå fra at benytte et med I.R. nr. 514.673 forveksleligt mærke, som indlysende er afledt af betegnelsen GINSANA , eller snarere, at der her foreligger en mærkefamilie tilhørende indsigerne eller disses datterselskaber.

Under henvisning hertil bør indsigelsen føre til, at varemærkeansøgning nr. 05.151 1987 GINKOSAN afslås fra varemærkeregistrering i Danmark jfr. varemærkelovens § 14 stk. 1 nr. 7, da indsigerne som en ansvarlig medicinalvirksomhed burde være klar over disse eksisterende mærkerettigheder.'

I skrivelse af 31. januar 1991 bestred ansøgeren, at der mærkeretligt kan tales om forvekslelighed og udtalte,

»at de foreliggende betegnelser GINKOSAN GINSANA

ikke som sådanne frembyder fornøden lighed i deres helhed, det være sig visuelt, lydligt eller på anden måde, og ej heller angår varer der kommer i sådan nærhed af hinanden, at det kan motivere det standpunkt, indsigerne har villet indtage.

Indsigernes påstand om forvekslelighed støttes for det første på, at der skulle foreligge varekollision som følge af, at der -selvsagt - er lighed mellem overbegreberne lægemidler og farmaceutiske ditto.

At det forholder sig således bestrides ikke, men har blot meget lidt med sagen at gøre i og med, at det drejer sig om på den ene side - GINKOSAN - for et

»lægemiddel til behandling af perifere og cerebrale cirkulationsforstyrrelser«

på den anden side - GINSANA - for

»ginsengholdige farmaceutiske præparater til brug i human medicin«.

Disse varefortegnelser og/eller -områder kolliderer efter vort standpunkt ikke indbyrdes (hvad indsigerne da heller ikke ses direkte at have gjort gældende).

Den, der efterspørger et ginsengholdigt præparat, kan ikke forvente at få udleveret - eller ordineret - et middel til behandling af kredsløbsforstyrrelser, og det uanset om disse har karakter af cerebrale eller perifere lidelser. Omvendt må det være klart, at patienter med kredsløbslidelser ikke vil blive behandlet med - eller få foreskrevet - ginsengholdige midler. Den kendsgerning, at de af indsigerne nævnte overbegreber har med hinanden at gøre, kan der herefter absolut ikke lægges vægt på som led i en argumentation for forvekslelighed, snarere tværtimod. Der henvises herved til direktoratets - og domstolenes - mangeårige praksis vedrørende netop dette specielle vareområde.

Også med hensyn til spørgsmålet om selve mærkernes lighed - som vi nu skal komme til - er efter vor bedømmelse indsigernes standpunkt og det til støtte derfor anførte ikke på langt nær bæredygtigt.

For det første gør man gældende, at GIN- er en begyndelsesstavelse, som er ligefrem dominerende i de to mærker, for det andet, at stavelsen SAN ligeledes indeholdes i dem begge.

Dette dominantsynspunkt - som skulle fremgå ved »naturlig læsning« af begge mærker, opdelt henholdsvis GIN-SA-NA og GIN-KO-SAN - har intet på sig, og det samme gælder helt klart postulatet vedrørende »stavelsen SAN«. Der bedes henvist til, at indsigernes eget mærke - tydeligt indeholdende stavelsen og/eller ordet SAN A, og aldeles ikke SAN -, som nævnt står registreret udelukkende for visse » ginsengholdige« produkter og således med hensyn til forstavelsen er i allerhøjeste grad svageligt og suggestivt eller på det nærmeste deskriptivt (smh. det efter GIN- følgende S). Den dominerende stavelse i dette af en rent generisk betegnelse - som vi tør formode, at indsigerne ikke vil bestride må opdeles GIN-SENG -direkte afledte mærke GINSANA er derfor i hvert fald ikke GIN-, men langt snarere ordet SANA, som ikke i sig selv er uden særpræg, og som indsigerne med omhu er gået udenom - til fordel for SAN - overhovedet i deres skrivelse at nævne som mærkebestanddel. Til overmål kan da også konstateres, at der findes flere mærker i klasse 5 sameksisterende med GINSANA med den af indsigerne postulerede dominant, eksempelvis GINSEL (VR 0586 1990) og GINSO VITAL (VR 2329 1988). At der desuden findes et meget stort antal ikke-kolliderende mærker, der som fællesnævner har suffikset SAN eller endelsesordet SANA, nævnes blot for fuldstændigheds skyld. Som eksempler på lægemiddelmærker, der ved indsigelsesafgørelser er fundet ikke-forvekslelige på trods af samme indledningsstavelse kan iøvrigt nævnes VIREPAN/VIRUXAN, SURGAMYL/SURGICEL, PROLIXAN/PROFYLAN, SALIVIN/SALIKON, GRAVIGARD/GRAVICAPS, FLORAGIN/FLORANORM, DURALAST/DURENEST, BRUZUEN/BRUFEN, SYNAPROSYN/SYNAPAUSE, RESPIRON/RESPIMUNE, PARADRYL/PARADROXIL, PRYIDERM/PYRIDIUM, PRONAXIL/PROLIXAN, PREFUDAL/PREDASMAL, MONERIN/MODECRIN, MEDISEL/MEDIMED, CAPISTAN/CAPSIDAN, BREDON/BREVICON: at fremdrage flere eksempler vil - som det vil være direktoratet bekendt - ikke være vanskeligt.

Betragtes nu det ansøgte mærke med hensyn til indledning, er det efter vort standpunkt ikke engang således, at den uden videre må antages at være GIN- på samme måde som tilfældet er - helt tydeligt - i GINSANA. Bogstavmæssigt indledes nenlig mærket GINK, hvilket ikke beror på noget tilfælde. Det hænger sammen med, at lægemidlet, det skal anvendes for, indeholder en ekstrakt udvundet af ginkgo træets blade, kaldet ginkgo-ekstrakt eller slet og ret ginkgo. Også ansøgermærket er med andre ord for såvidt angår dets indledning eller forstavelse suggestivt, men tydeligvis i en helt anden retning end tilfældet er ved indsigermærket. Stofferne ginseng og ginkgo (gin/seng og gink/go) har ikke noget med hinanden at gøre, og under de foreliggende omstændigheder ligger derfor også mærkerne GINKOSAN og GINSANA (med dets afsluttende A) et meget langt stykke fra hinanden.

At det er betegnelsen GINKGO, det ansøgte mærke har relation til, afspejler sig også klart i dets udtale (en udtale, som også iøvrigt ligger i betydelig afstand fra GINS AN A) I denne henseende fremtræder nemlig ansøgermærket ikke som om det er ordet KOSAN hægtet på forstavelsen GIN, det drejer sig om, men derimod som OSAN koblet sammen med indledningen GINK. Til sammenligning kunne nævnes mærket ZINKOSAN, der i en indsigelsesafgørelse fandtes for varer i klasse 5 naturligt at måtte opfattes som sammensat af ZINK og OSAN, og derfor ikke var forveksleligt med KOSAN.

Hvad endelig angår spørgsmålet om, hvorvidt der begrebs- eller idemæssigt er sådan lighed mellem mærkerne, at indsigernes påstand om forvekslelighed kan følges, må også det efter vor overbevisning besvares benægtende: dette vil også fremgå af, hvad ovenfor er anført

Der er, sagt med andre ord, såvidt vi formår at se, absolut intet grundlag for under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6) at tage indsigelsen tilfølge.

Hvad henvisningen til § 14, stk. 1, nr. 7) angår, kan heller ikke den på nogen måde føre til, at der gives indsigerne medhold.

En anvendelse af denne bestemmelse forudsætter for det første, at indsigerne inden ansøgningens indgivelse havde taget i brug - registrering(er) er ikke nok - et mærke, som det ansøgte er forveksleligt med, for det andet, at det udenlandske mærke »vedvarende anvendes der«, og for det tredie at ansøgerne på ansøgningstidspunktet var i ond tro i og med, at det kendte eller burde kende det i udlandet anvendte mærke. Det er klart, at i alle tre nævnte henseender må fyldestgørende bevis fremlægges for direktoratet, for at § 14, stk. 1, nr. 7) kan komme til anvendelse.

Den bevisbyrde, der således påhviler indsigerne, har de ikke på nogen måde løftet - og ansøgerne har på forespørgsel oplyst, at den efter deres opfattelse heller ikke kan løftes. På ansøgningstidspunktet 31. juli 1987 havde ansøgerne absolut intet kendskab hverken til de to »internationale« mærker, der nu og her er påberåbt fra indsigernes side, eller til deres anvendelse - og den omstændighed, at de er genstand for registreringer som hævdet af indsigerne, er absolut ikke eller på langt nær tilstrækkelig til, at beviskravet med hensyn til viden eller burde-viden kan anses for opfyldt. Indsigerne synes at turde gå ud fra, at enhver »ansvarlig medicinalvirksomhed« stilles som om der er - og har været - fuldtud klar over, hvad der på prioritetsrelevante tidspunkter generelt forefindes af varemærkerettigheder internationalt indenfor det foreliggende brancheområde: at dette har meget lidt med det ond-tros-begreb, den heromhandlede regel hviler på, at gøre, mener vi ikke der kan være ringeste tvivl om. - Ex tuto tilføjes, at vi iøvrigt på ingen måde kan være enige i indsigernes påstand om, at mærket GINCOSAN eller GINKOSAN »indlysende er afledt af betegnelsen GINSANA«. Ejheller kan vi se, der er noget grundlag for at betragte disse mærker som således beslægtede, at de udgør en »mærkefamilie«.'

Indsiger anførte i skrivelse af 18. oktober 1991 følgende

»Under henvisning til det af anmelderne anførte i disses skrivelse af 31. januar 1991 bemærkes, at vi selvfølgelig er enige i, at påberåbelsen af § 14, stk. 1, nr. 7 forudsætter, at indsigerne har taget deres varemærke i brug, og at det fortsat anvendes i udlandet, samt at ansøgerne på ansøgningstidspunktet måtte være eller burde være vidne herom.

Det ligger i sagens natur, at medicinalselskaber følger en del med i, hvad konkurrenterne foretager sig på markedet, og der kan næppe være tvivl om, at et selskab af tysk oprindelse er særdeles velinformeret om, hvad der bevæger sig på markedet.

Det må givet være Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG bekendt, at indsigerne driver virksomhed i Tyskland som anført i indsigelsesskrivelsen under GINCOSAN , altså ganske tilsvarende betegnelse som her i landet. Der er tale om en international registrering, og en banal forundersøgelse i anmeldernes hjemland ville have afsløret denne registrering.

Anmelderne vil næppe vedstå, at det ikke er selskabet, der har fornøden erhvervsmæssig erfaring inden for markedsføring af sine produkter, herunder også af varemærker, selv om man hævder, at man på ansøgningstidspunktet, 31. jul 1987, »absolut intet kendskab« havde til de to internationale mærker.

Det er korrekt, at bevisbyrden påhviler indsigerne, men bevisbyrden kan jo kun i sådanne tilfælde løftes ved at henvise til seriøs markedsføring, der selvfølgelig også omfatter lancering på markedet af andre betegnelser.

Når anmeldernes patentagent i slutningen af sin besvarelse skriver, at der ikke er grundlag for at betragte disse mærker som beslægtede, forstår vi ganske enkelt ikke denne udtalelse. For undertegnede at se er der tale om identiske mærker, bortset fra det i indsigernes mærke indeholdte C i stedet for K.'

Hertil bemærkede ansøger i skrivelse af 23. december 1991 følgende

»I det lige nævnte indlæg omtales ikke med et ord det spørgsmål, som indsigelsen af 27 august 1990 i første række tog sigte på at få afgjort, nemlig om det ansøgte mærke GINKOSAN kan nægtes registrering som følge af forvekslelighed med indsigernes ældre for »ginsengholdige farmaceutiske præparater« registrerede mærke GINSANA VR 1712 1979. I vort svar af 31. januar 1991 redegjordes nøje for, hvorfor der efter vort standpunkt ikke på nogen måde kan være tale om forvekslelighed som påstået. Vi kan ikke opfatte indsigernes tavshed med hensyn til vor lige nævnte argumentation på anden måde, end at den i et og alt tiltrædes. Følgelig overlader vi trygt til direktoratet nu at tage stilling til, om indsigelsen - i det omfang den er baseret på varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7) kan komme til anvendelse (hvilket er det eneste, indsigernes nu fremkomne indlæg berører) må også det efter vor overbevisning besvares benægtende.

En anvendelse som lige nævnt forudsætter for det første, at indsigerne dokumenterer, at et mærke som det ansøgte er forveksleligt med (der må altså være tale om varer af samme eller lignende art) »er taget i brug i udlandet på det tidspunkt, da anmeldelsen om registrering indgives«. Sådan dokumentation har indsigerne i nærværende sag ikke antydningsvis præsteret. For det andet må det dokumenteres, at det drejer sig om et mærke, »som vedvarende anvendes der«. Ej heller i denne henseende foreligger der dokumentation af nogen art. Endelig må det godtgøres, at »anmelderen på anmeldelsestidspunktet kendte eller burde kende dette« (altså det i udlandet anvendte mærke). I den lige nævnte henseende ønsker indsigerne øjensynligt at høres med, at deres bevisbyrde er løftet i og med, at de påstår at være indehavere af to internationalt registrerede mærker, nemlig GINSANA (420.711) og GINCOSAN (514.673). Også i den her nævnte henseende overlader vi trygt til direktoratet at tage stilling til, om indsigelsen er egnet til at kunne tages tilfølge. Det bedes herved bemærket for det første, at indsigerne end ikke har villet fremlægge dokumentation for de internationale registreringers eksistens (hvoraf deres dækningsområder, prioritets- og registreringstidspunkter etc. ville fremgå), for det andet at retsgrundlaget for hele bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 7) aldeles ikke skal søges i, om det pågældende mærke findes registreret i udlandet eller ej, men derimod i dets anvendelse. Selvom det måtte være således, at de påberåbte internationale registreringer eksisterer, ville det med andre ord være sagen helt uvedkommende, idet der i relation til § 14, stk. 1, nr. 7) ikke er blot det ringeste grundlag for at sætte lighedstegn - som indsigerne øjensynligt gør - mellem et mærkes (internationale) registrering og dets anvendelse.

Idet afslutningsvis bemærkes, at vi iøvrigt kan henholde os til alt, hvad anførtes i vort ovennævnte svar af 31. januar 1991, anmoder vi om, at der nu træffes afgørelse vedrørende denne indsigelse, som efter vor opfattelse er totalt udelukket fra at kunne tages tilfølge.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 12. marts 1992 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»....... Selvom de første bogstaver Gin- er de samme i såvel det ansøgte mærke Ginkosan som i indsigers registrerede mærke Ginsana, er de sidste bogstaver i ordene nemlig -kosan og sana både visuelt og lydmæssigt meget forskellige. Der foreligger heller ikke direkte sammenfald, men kun en vis vareartslighed.

Ved en helhedsbedømmelse af mærke- og vareartslighed finder direktoratet ikke de to mærker forvekslelige, og indsigelsen nedlagt i medfør af bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 6 i varemærkeloven af 1959 kan herefter ikke tages til følge.

Vedrørende den indsigelse, der støttes på forvekslelighed med indsigers to internationale registreringer Ginsana og Ginkosan henvises hvad angår førstnævnte til ovenstående. Der er mærkelighed mellem det ansøgte mærke GINKOSAN og det internationalt registrerede ord Gincosan. De har imidlertid ikke indsendt bevis for registreringen, og ej heller dokumenteret, at mærket har været brugt og vedvarende bruges i udlandet, ligesom det ikke er godtgjort, at ansøger var bekendt med eller burde have været bekendt med mærket. Indsigelsen nedlagt i medfør af bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 7 i varemærkeloven kan derfor heller ikke tages til følge.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 12. maj 1992 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse ændres, og ansøgningen afslås.

I ankebegrundelsen anfører klageren følgende

»..... For Patentankenævnet gøres det gældende, at det ansøgte mærke GINKOSAN er forveksleligt med betegnelsen GINCOSAN , og at anmelderen på tidspunktet for indleveringen af den danske ansøgning VA 5151 1987 GINKOSAN var klar over, at betegnelsen GINCOSAN var registreret internationalt under det ovenfor nævnte nummer.

Baggrunden for det anførte er, at appellantens varemærke GINCOSAN er anmeldt og registreret den 27. maj 1987 i Schweiz, jf. vedlagte kopi, og at betegnelsen er blevet anerkendt i følgende lande, der er tilknyttet Madrid Konventionen, nemlig - Østrig - Belgien - Tjekkoslovakiet - Frankrig - det tidligere Østtyskland - Ungarn - Italien - Liecthenstein - Luxembourg - Monaco - Holland - Portugal - San Marino - Sovjetunionen - Spanien

Alene i det tidligere Vesttyskland er betegnelsen afslået fra varemærkeregistrering under henvisning til Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG's tidligere registrerede varemærke GINKOKAN .

I Vesttyskland sker indsigelse mod mærkers registrering alene på andre mærkeindehaveres initiativ og ikke på foranledning af nogen offentlig myndighed, hvorfor der heraf indirekte kan udledes, at Dr Willmar Schwabe GmbH & Co. KG var bekendt med appellantens mærke forud for indleveringen den 31. juli 1987 af ansøgningen om registrering af betegnelsen GINKOSAN i Danmark.

Det kan altså konkluderes, at anmelderen foretog varemærkeanmeldelse af GINKOSAN endog inden for 6 måneders fristen i henhold til Konventionen, jf. anmeldelsesdatoen 27. maj 1987, jf. det ovenfor nævnte registreringsbevis for den schweiziske varemærkeregistrering nr. 354.527 GINCOSAN .

Anmelderen, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, er med andre ord i ond tro om mærket GINCOSAN s eksistens

På denne baggrund skal vi henstille, at Patentdirektoratets afgørelse af 12. marts 1992, hvorefter indsigelsen, som nedlagt af Ginseng Products Limited, Schweiz, mod varemærkeansøgning VA 5151 1987 ordmærket GINKOSAN , blev afslået, ændres under henvisning til, at betegnelsen GINKOSAN er forvekslelig med appellantens internationalt registrerede ord GINCOSAN .

Der vil snarest blive fremsendt dokumentation for, at betegnelsen GINCOSAN anvendes.«

Hertil har ansøgeren ved skrivelse af 4. september 1992 bemærket

»Med skrivelse af 8 juli 1992 har Ankenævnet fremsendt en udtalelse fra indsigerne/appellanten og anmodet om vort svar inden 8. september 1992. Da indsigerne imidlertid ikke er fremkommet med nogen anvendelig dokumentation for deres påstande, mener vi i og for sig ikke, der er noget at svare på.

For så vidt angår spørgsmålet om overtrædelse af varemærkeloven af 11. juni 1959, § 14 stk. 1, nr. 7 - som er indsigernes eneste anbringende i nærværende ankesag - fik indsigerne som bekendt ikke medhold, fordi de ikke havde opfyldt tre betingelser, jf. Patentdirektoratets skrivelse af den 12. marts 1992, side 4

1) Der var intet bevis indsendt for registrering af mærket GINCOSAN,

2) det var ikke dokumenteret, om mærket a) har været brugt i udlandet (og da siden hvornår) og b) vedvarende bruges i udlandet,

3) det ikke var godtgjort, at ansøgerne var bekendt med eller burde have været bekendt med brug i udlandet af mærket GINCOSAN.

Disse betingelser, i hvert fald anden og tredje betingelse, er kumulative, de skal altså opfyldes samtidig, førend indsigerne kan gøre sig håb om at få medhold.

Ad 1) Indsigerne har med skrivelse af den 12. maj 1992 fremsendt en kopi af en schweizisk registrering. I og med at § 14, stk. 1, nr. 7) kræver brug i udlandet, er det udelukket, at registreringen i sig selv kan bidrage med nogen bevismæssig værdi.

Ad 2) På trods af, at indsigelsen blev nedlagt den 27. august 1990 - altså for godt 2 år siden - er det endnu ikke lykkedes indsigerne at komme med noget som helst bevis for, at det af dem påberåbte mærke har været brugt i udlandet og fortsat er i brug der. I skrivelse af 12. maj 1992, tredjesidste afsnit, bebuder indsigerne, at der »snarest« vil blive fremsendt dokumentation for mærkebrugen: men så vidt vi er orienteret, mangles denne dokumentation endnu totalt.

Ad 3) Som »bevis« på ansøgernes onde tro fremhæverindsigerne deres internationale registrering: men samtidig indrømmer indsigerne, at de i det tidligere Vesttyskland har en klart dårligere ret (senere prioritet) end ansøgerne.

Det fremgår endvidere af indsigernes schweiziske registrering, at vel er anmeldelsesdatoen 27. maj 1987, man bekendtgørelsesdatoen er den 26. august 1987, altså 26 dage efter at ansøgerne anmeldte deres mærke til registrering her i landet. Med andre ord, indsigernes schweiziske registrering tjener som bevis for ansøgernes gode tro med hensyn til samme.

Af ovenstående fremgår, at vi og ansøgerne i realiteten stadig afventer indsigernes anbringender i nærværende ankesag.'

I fortsættelse af anken af 12. maj 1992 fremsendte klageren med skrivelse af 23. november 1992 genpart af den internationale registrering, for såvidt angår Tyskland, som dokumentation for den brug, det sker af betegnelsen GINCOSAN. Klageren anfører endvidere

»Vedrørende appealinstævntes kendskab til betegnelsen GINCOSAN, henvises der til de tidligere bemærkninger i procesmaterialet.

Det er i øvrigt blevet oplyst over for vort kontor, at omsætningen på mærket alene i Schweiz indtil marts 1992 er opgjort til CHF 798.700.

Hvad angår appelindstævntes bemærkninger om, at ansøgerne (appelindstævnte) ikke var bekendt med eller burde have været bekendt med brugen i udlandet af mærket GINCOSAN, må dette tilbagevises, jf. det netop anførte om forholdene i Tyskland. Det var jo ikke en ringere retsstilling, der gav anledning til dette, for såvidt angår de her omhandlede mærker, men varemærket GINKOKAN, som var eget af netop appelindstævnte.

I øvrigt har appelindstævnte ikke nedlagt indsigelse i øvrige lande, hvor mærket er søgt registreret gennem international registrering nr. 514.673.

På denne baggrund mener vi til fulde at have tilbagevist appelindtævntes argumentation i sagen, og vi skal derfor henstille, at anmeldelsen af betegnelsen GINKOSAN, som anmeldt af Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, afvises.«

Ansøger har i skrivelse af 5 februar 1993 henstillet, at Patentdirektoratets afgørelse af 12. marts 1992 stadfæstes og har i øvrigt bemærket følgende

»Primært henviser vi til, hvad vi allerede har anført i sagen i vore skrivelser af 28. februar 1991 og 23 december 1991 til Patentdirektoratet, samt i vores skrivelse af 4. september 1992 til Patentankenævnet, hvoraf kopier vedlægges.

Dernæst vil vi endnu engang fremhæve, at et bevis for international registrering ikke er bevis for, at varemærket er taget i brug i udlandet.

I indsigers brev af 23. november 1992 påstås det at omsætningen indtil marts 1992 er opgjort til CHF 798.700,-. Men der nævnes ikke noget om omsætningstal fordelt på år og ej heller det for denne sag væsentlige, nemlig hvornår man begyndte at sælge produktet GINCOSAN. Der mangler således stadig den fornødne dokumentation for, at varemærket GINCOSAN på anmeldelsestidspunktet for GINKOSAN var taget i brug i udlandet i en vis udstrækning

Indsigeren påstår, at anmelder skulle have været bekendt med eller burde kende brugen i udlandet af mærket GINCOSAN. Hertil må bemærkes, at da anmelder af GINKOSAN er et firma, der er beliggende i Tyskland, medfører dette selvsagt ikke automatisk, at han på anmeldelsestidspunktet i Danmark skulle have kendskab til, hvad der eventuelt markedsføres af farmaceutiske produkter i andre lande, eller i dette specielle tilfælde i Schweiz. Yderligere bør tilføjes, at den farmaceutiske branche i langt de fleste tilfælde anmelder et varemærke til registrering, meget længe før det pågældende produkt kommer på markedet.

Indsigerens mærke GINCOSAN blev anmeldt til registrering i Schweiz den 27. maj 1987 og offentliggjort i Schweizerischen Handelsamtsblatt den 26. august 1987. Den internationale registrering blev ansøgt den 14. juli 1987, men først offentliggjort den 1. november 1987 i Les Marques Internationales, se vedlagte kopi. Anmelders mærke blev anmeldt til Patentdirektoratet den 31. juli 1987 på et tidspunkt hvor offentliggørelse hverken i Schweiz eller internationalt havde fundet sted. Anmelder havde således ikke noget kendskab til indsigermærket på anmeldestidspunktet.

Det bør også bemærkes, at selv for branchekyndige inden for medicinalindustrien er det ganske enkelt umuligt at have kendskab til alt, hvad der foregår på de udenlandske markeder, idet der eksisterer så umådeligt mange produkter på det globale marked, og fordi der desuden findes langt flere registrerede varemærker, som aldrig bliver taget i brug.

At appelinstævnte har begrænset sig til kun i Tyskland at nedlægge indsigelse mod den internationale registrering af GINCOSAN og ikke i de øvrige lande, hvor dette mærke er søgt registreret, beror ganske enkelt på den kendsgerning, at appelindstævnte kun havde en national registrering for Tyskland af sit varemærke GINKOSAN. Derfor manglede der muligheder for indsigelse i andre lande.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 7. marts 1994.

For indsigeren mødte advokat Chr. Levin Nielsen.

For ansøgeren mødte advokat Peter Larsen med varemærkekonsulent Peter Olson.

Indsigeren henviste til, at indsigermærket blev anmeldt i Schweiz den 27. maj 1987 og derfor efter Pariserkonventionens art. 2, jfr. art. 4, har en fortrinsretsfrist på 6 måneder og dermed prioritet forud for ansøgermærket, der blev anmeldt i Danmark den 31. juli 1987. Den internationale anmeldelse af indsigermærket med efterfølgende offentliggørelse af registreringen har bragt ansøgeren i teknisk ond tro.

Ansøgeren har heroverfor anført, at indsigermærket ikke er anmeldt i Danmark, og at brug heraf i udlandet ikke er dokumenteret.

Ankenævnet skal udtale

I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at føre til andet resultat

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann.

Ingen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter hvad angår henvisningen til § 14, stk. 1, nr. 6) Ginkosan ikke fandtes forveksleligt med Ginsana, samt at der ikke forelå direkte varesammenfald, kun en vis vareartslighed. Hvad angår henvisningen til § 14, stk. 1, nr. 7 fandtes det ikke dokumenteret, at indsigermærket GINCOSAN havde været brugt i udlandet, vedvarende brugtes i udlandet, samt at ansøgerne var bekendt med eller burde have været bekendt med brug i udlandet af mærket GINCOSAN.