Ansøgning om registrering af varemærket PURE PREMIUM afslået efter indsigelse

Ansøgning om registrering af varemærket PURE PREMIUM afslået efter indsigelse

År 1994, den 28. april afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 27/92: Klage fra Tropicana Products, Inc., USA, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 7. maj 1992 af varemærke- ansøgning nr. VA 8980 1988 efter indsigelse fra Carlsberg A/S, København, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S.

Den 23. december 1988 indleverede klageren Tropicana Products, Inc., USA, v/Patentbureau Budde, Schou & Co. en ansøgning om registrering af varemærket PURE PREMIUM (ordmærke) for alle varer i klasse 32.

Ansøgningen blev den 7. marts 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 19. marts 1990 nedlagde Carlsberg A/S, København, v/Hofman-Bang & Boutard A/S i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Indsigelsen nedlægges i medfør af Varemærkelovens §13, stk. 1, idet det er indsigernes opfattelse, at det anmeldte mærke både for så vidt angår de enkelte mærkeelementer og i sin helhed mangler særpræg og iøvrigt er af en sådan beskaffenhed, at det ikke ved registrering bør forbeholdes en enkelt erhvervsdrivende.

Ordet »PREMIUM« er en kvalitetsbetegnelse inden for klasse 32, og der findes da også en række registreringer af mærker i klasse 32 indeholdende ordet »PREMIUM«, hvortil der er gjort en bemærkning om, at der ikke ved registrering opnås eneret til betegnelsen »PREMIUM«, jfr. således vedlagte fotokopier af VR 2413 1980 FAXE PREMIUM og VR 1310 1981 ALBANI PREMIUM .

Det andet mærkeelement, nemlig det engelske ord »PURE«, som jo betyder ren/rent, er en ren beskaffenhedsangivelse, som blot angiver, at det drejer sig om et PREMIUM produkt af en vis renhed eller ægthed.

Under henvisning til det ovenfor anførte henstilles det, at det anmeldte mærke nægtes registreret.'

Klageren henstillede i skrivelse af 21. januar 1991, at indsigelsen tilbagevistes og udtalte

»....Indledningsvis bemærkes, at ansøgerne har deres mærke registreret i deres hjemland, USA, se vedlagte kopi af US-registrering nr. 1,468,582 PURE PREMIUM (ordmærke).

Det ansøgte mærke består ikke af ordet PREMIUM og ejheller af ordet PURE, men af ordsammensætningen PURE PREMIUM. Ansøgerne lægger først og fremmest vægt på den mærkemæssige karakter af denne ordsammensætning, og det er således ufornødent at vurdere, om ordene PREMIUM og PURE taget isoleret for sig måtte være eller ikke måtte være i besiddelse af fornødent særpræg.

Sø- og Handelsretten har antaget, at mærket ALL WAYS SOFT (Ugeskrift for Retsvæsen 1985/283 SHD) er registrerbart, ligesom Højesteret har anset ordet CITIBANK for at være registrerbart (Ugeskrift for Retsvæsen 1975/131 H).

For så vidt angår de mærker, til hvilke indsigerne henviser, nemlig FAXE PREMIUM og ALBANI PREMIUM, bemærkes, at en sammenholden ikke forekommer rimelig eller mulig, jfr. at der i de pågældende mærker er tale om at sammensætte ordet »PREMIUM« med et firmanavn....'

I skrivelse af 24. april 1991 anførte indsigeren følgende

»Vi har noteret, at ansøger har opnået registrering af ordmærket PURE PREMIUM i U.S.A. Hertil ønsker vi dels at bemærke, at mærket i U.S.A. er registreret i medfør af Sec. 2 (F), d.v.s. som følge af opnået særpræg på basis af indarbejdelse, dels at det vil stride imod Direktoratets praksis at give eneret til et tidligere disclaimet mærkeelement på basis af dokumentation for registrering i udlandet.

Endvidere vil vi på indsigerens vegne fastholde, at de enkelte mærkeelementer såvel som mærket i sin helhed savner fornødent varemærkemæssigt særpræg. Sammenstillingen af ordene PURE og PREMIUM repræsenterer jo ikke nogen sproglig nydannelse, ordspil eller lignende, som tilfældet for eksempel er med varemærket ALL WAYS SOFT , hvor retten udtaler, at mærkets særpræg ligger i den dobbelte betydning, nemlig »blød på alle måder« og »altid blød«.

Indsigeren påstår således fortsat det anmeldte mærke afvist på grund af manglende særpræg.'

Hertil bemærkede klageren i skrivelse af 31. juli 1991

»På ansøgernes vegne skal vi herved meddele, at ansøgerne er af den opfattelse, at det af indsigerne i skrivelse af 24. april 1991 anførte ikke kan medføre, at registrering af PURE PREMIUM ikke skulle finde sted.

Kendsgerningen er, at der foreligger en registrering af PURE PREMIUM i ansøgernes hjemland, dette vil sige, at de amerikanske varemærkemyndigheder har erkendt, at PURE PREMIUM kan tjene som varemærke. Der foreligger ikke i forbindelse med nærværende ansøgning noget »tidligere disclaimet mærkeelement«.

Forsåvidt angår det i afsnit 3 af indsigernes nævnte skrivelse anførte, bemærkes, at det ikke i sig selv er noget anbringende, at indsigerne vil »fastholde«, at mærket PURE PREMIUM efter indsigernes opfattelse i sin helhed savner fornødent varemærkemæssigt særpræg. Forsåvidt angår indsigernes imødegårelse af vor henvisning til dommen U.f.R 1985/283 SHD ALL WAYS SOFT, bemærkes, at det pågældende »ordspil« i ALL WAYS SOFT forekommer særdeles beskedent. Man kan vel ligesåvel sige, at der er et »ordspil« i PURE PREMIUM, jfr. at ordet PURE i det pågældende mærke kan angive enten at der er tale om en »ren« vare, altså f.eks. en ufortyndet frugtsaft, eller at man får den »rene« præmie ved at nyde det pågældende produkt. Under alle omstændigheder er sammensætningen PURE PREMIUM fantasifuld, idet en »præmie« ikke kan være »ren« i den ene eller den anden betydning.

De norske varemærkemyndigheder har da også fundet mærket registrerbart, jfr. norsk registrering nr. 143574, indleveret til direktoratet den 26. marts 1991. På ansøgernes vegne anmoder vi om, at den nærværende ansøgning må blive ko-ordineret med den norske registrering gennem tilføjelse af følgende disclaimer: »Ved registreringen opnås ikke eneret til ordene PURE og PREMIUM hver for sig«.

I øvrigt har vi i vor skrivelse af 21. januar 1991 også henvist til, at Højesteret har anset ordet CITIBANK for at være registrerbart, jfr. U.f.R. 1975/131 H. Da indsigerne ikke har gjort nogen bemærkninger til nævnte dom, henstår det som uopklaret, om indsigerne finder Højesterets stillingtagen irrelevant, eller om indsigerne har overset henvisningen til den pågældende dom. Hvad enten det ene eller det andet måtte være tilfældet, står det fast, at ordet CITIBANK er registrerbart, også for bankvirksomhed, der finder sted f.eks. i København eller Londons City.

Ansøgerne håber herefter, at ansøgningen kan gå videre til registrering.'

I skrivelse af 13. december 1991 meddelte indsiger, at indsigelsen opretholdtes i fuldt omfang og bemærkede

»....Ansøgers amerikanske registrering er gennemført på basis af indarbejdelse, medens ansøger ikke har dokumenteret indarbejdelse i Danmark.

Vi har i skrivelse af 24. april 1991 dokumenteret, at der er indsat en disclaimer for mærkeelementet »PREMIUM« i forbindelse med en række registreringer i klasse 32.

Ordet »PREMIUM« betegner inden for klasse 32 produkter af høj kvalitet. I betragtning heraf har vi ikke yderligere kommentarer til ansøgers forsøg på at få den rent beskrivende angivelse »PURE PREMIUM« til at fremstå som et ordspil.

Indsiger vil dog fortsat bestride, at det udgør en sproglig nydannelse at sætte ordet »PURE« foran en kvalitetsbetegnelse for en drikkevare, jfr. f.eks. den udbredte anvendelse af betegnelsen »PURE MALT« på whisky.

For så vidt angår ansøgers henvisning til Højesterets dom vedrørende ordet CITIBANK (U.f.R 1975/131) kan vi oplyse, at indsiger ikke finder Højesterets stillingtagen irrelevant, hvorimod man finder ansøgers henvisning dertil irrelevant, idet Højesteret netop lægger indarbejdelse af betegnelsen CITIBANK til grund for sin afgørelse.

Indsiger henstiller således, at det anmeldte mærke afvises på grund af manglende særpræg....'

I skrivelse af 19. febuar 1992 meddelte klageren, at man »....uanset det nu af indsigerne anførte opretholder anmeldelsen, koordineret med den norske registrering, gennem tilføjelse af følgende disclaimer: »Ved registreringen opnås ikke eneret til ordene PURE og PREMIUM hver for sig«.

For så vidt angår ansøgernes amerikanske registrering bemærkes, at de amerikanske varemærkemyndigheder har godkendt PURE PREMIUM til registrering, og at de amerikanske varemærkemyndigheder også herigennem har anerkendt, at PURE PREMIUM kan tjene som varemærke.

Indsigernes anbringende om, at »PURE PREMIUM« skulle være en »rent beskrivende angivelse« ville indebære, at det ikke ville være muligt at kunne opnå registrering selv på grundlag af »indarbejdelse«, jvf. at man f.eks.ikke kan erhverve varemærkeret »gennem indarbejdelse« til ordet »appelsin« for den pågældende frugt.

Vor henvisning til dommen refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1975/131 vedrørende ordet CITIBANK er relevant, jvf. følgende bemærkning af Højesteret 1.c. side 136, højre spalte

»uanset den helt almindelige karakter af ordene »CITY« og »BANK« findes det utvivlsomt, at sammensætningen af de to ord med eller uden tilføjelser vil kunne yde konkurrence- og varemærkeretlig beskyttelse'.

Den pågældende sag drejede sig ikke om ET ORD MED Y CIT YBANK men om CIT IBANK. »PURE PREMIUM« kan ingenlunde sidestilles med den beskrivende angivelse »PURE MALT«, hvilken sidstnævnte betegnelse klart og udelukkende refererer til, at den pågældende whisky fremstilles på grundlag af malt og eksempelvis ikke på grundlag af erstatningsstoffer for malt.

Afsluttende bemærkes, at en registrering her i landet med den angivne disclaimer som nævnt kan være helt i tråd med den norske registrering, ligesom der altså foreligger registrering i ansøgernes hjemland USA.

Ansøgerne henstiller herefter, at indsigelsen afvises....'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 7. maj 1992 og tog indsigelsen tilfølge med følgende begrundelse

»....Ansøgningen omfatter hele klasse 32 og mærket er PURE PREMIUM.

Ordet pure vil i sammenhængen blive opfattet som et engelske ord, og dette engelske ord kan betyde ren, pur, rendyrket, fuldstændigt, absolut m.v. Ordet premium er engelsk og kan betyde en præmie, en pris m.v., men kan adjektivisk angive, at der er tale om noget, som er af særlig god kvalitet og som eventuelt kræver en højere pris p.gr.a. den høje kvalitet (Webster10s third new international Dictonary).

Patentdirektoratet har VR 2413 1980 og VR 1310 1981 gennem disclaimer tilkendegivet, at ordet »premium« ikke i sig selv har det til registrering fornødne særpræg. Det blev oplyst, at »Premium« er en anerkendt typebetegnelse for øl og udtryk for en kvalitetsøl i højere prisklasse.

Endvidere har man afslået ansøgning VA 2155 1979 PURE (ordmærke), klasse 32, under henvisning til manglende særpræg, idet mærket kan angive varens beskaffenhed.

Det anmeldte mærke er således sammensat af to ikke særprægede ord. En sådan sammensætning kan være særpræget, men er det ikke nødvendigvis. Ved bedømmelsen af sådant sammensatte mærker må lægges vægt på om sammensætningen er kendt eller naturlig, og dermed uden særpræg, eller om den er sprogligt ny og usædvanlig, eventuelt pudsig eller sloganagtig, og dermed særpræget.

I UfR 283/1985 har Sø- og Handelsretten udtalt, at mærket ALL WAYS SOFT består af tre almindelige engelseke ord, der er sammensat således, at mærket har det for registrering fornødne særpræg. I UfR 131/1975 lagde Højesteret vægt på en kraftig indarbejdelse af mærket CITIBANK og på, at sammensætningen af »city« og »bank« vil kunne nyde beskyttelse varemærkeretligt.

Mærket PURE PREMIUM kan angive, at der er tale om varer, som er rene førsteklasses, absolut fremragende eller alene fremstillet af gode råvarer etc. Sammenstillingen af ordene findes ikke at være særpræget, men er blot en naturlig opbygning af superlativer som angiver en beskaffenhed ved varerne.

Det forhold, at mærket er registreret i USA for en bestemt vareart i klasse 32, kan efter direktoratets opfattelse ikke i sig selv bevirke, at mærket også kan registreres her i landet.

Der er ikke påstået eller forsøgt dokumenteret indarbejdelse for mærket i Danmark.

Herefter tages indsigelsen til følge i sin helhed, idet det ansøgte mærke kan angive en beskaffenhed ved varerne, nemlig, at der er tale om varer af en helt ekstraordinær kvalitet, og ansøgningen afslås i medfør af varemærkelovens § 13, jf. lovbekendtgørelse nr 249 af 17. april 1989....'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 2. juli 1992 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes.

I ankebegrundelsen af 28. september 1992 anføres følgende

»Det fastholdes, at ordsammensætningen PURE PREMIUM er tilstrækkeligt særpræget og dermed registrerbar.

Under henvisning til Patentdirektoratets afgørelse i indsigelsessagen bestrides det, at det anmeldte mærke er sammensat af to ikke særprægede ord. Således er betegnelsen PREMIUM registreret adskillige gange som rent ordmærke, jfr. følgende registreringer: VR 5243/1992 PREMIUM - kl. 9 VR 1558/1962 PREMIUM - kl. 30 VR 1475/1983 PREMIUM - kl. 12

Der kan således ikke herske tvivl om at PREMIUM anses for at være særpræget, og jeg gør derfor gældende at også ordsammensætningen PURE PREMIUM er særpræget med PREMIUM som det bærende element. Hertil kommer, at ordene PURE og PREMIUM er allitterende ord, hvilket giver mærket i dets helhed et særpræg.

Det gøres derudover gældende, at mærket ikke er deskriptivt, idet jeg i den forbindelse henviser til de tre ovenfor nævnte rene oremærkeregistreringer af PREMIUM. Den begrundelse, som Patentdirektoratet angiver på side 4 i afgørelsen af 7. maj 1992 med hensyn til bestanddelen PREMIUM, synes således ikke at stemme overens med praksis.

Det kan efter min opfattelse ikke have været afgørende, at mærket tillige indeholder betegnelsen PURE, idet denne er registreret i forskellige kombinationsmærker, blandt andet i VR 6393/1991 ENERGY PURE - kl. 3 og VR 5122/1990 PURE BALLANCE - kl. 3

Disse mærker er, ligesom det anmeldte, sammensætninger af to almindelige ord, hvor det ene, nemlig ENERGY, henholdsvis BALANCE, antages at være det særprægede element. Det gøres derfor gældende, at PURE PREMIUM ligeledes er tilstrækkeligt særpræget. Jeg skal i den forbindelse tillade mig at gøre opmærksom på, at det anmeldte mærke rent faktisk blev accepteret til registrering uden indvendinger fra Direktoratets side med hensyn til manglende særpræg.

Såfremt Patentankenævnet finder, at mærket PURE PREMIUM savner særpræg for varer i klasse 32, vil jeg hævde, at den kritiske vare i givet fald er »øl«, hvorfor jeg er indforstået med, at ansøgningen begrænses til og accepteres for følgende varefortegnelse, hvor »øl« er udgået

Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Såfremt Patentankenævnet ikke kan acceptere dette, foreslår jeg mere subsidiært, at ansøgningen accepteres med disclaimer for begge ord hver for sig, hvilket man har gjort i Norge, jfr. vedlagte kopi af norsk registrering nr. 143574, således at det er klart for enhver, at ansøger i realiteten kun opnår en varemærkeret til ord kombibation. Jeg henstiller således, at ansøgning VA 8980/1988 PURE PREMIUM tilbagesendes til Patentdirektoratet til videre behandling.'

Indsiger har ved skrivelse af 19. februar 1993 meddelt, at det i klagers skrivelse af 28. september 1992 anførte ikke giver indsiger anledning til yderligere bemærkninger.

Patentankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 23. februar 1994.

Indsigeren mødte ikke.

For klageren mødte cand.jur. Charlotte Munck, som henholdt sig til og uddybede de skriftlige indlæg.

Ankenævnet skal udtale

I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann.

Ingen

Ankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter betegnelsen PURE PREMIUM fandtes ikke at have det til registrering fornødne særpræg.