To varemærker, begge forestillende et stiliseret træ, indrammet af en cirkel, ikke fundet forvekslelige

To varemærker, begge forestillende et stiliseret træ, indrammet af en cirkel, ikke fundet forvekslelige

År 1994, den 22. november afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 4/93: Klage fra Dagrofa A/S, Brøndby, v/Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 27. november 1992 af varemærkeansøgning nr. 1894 1985 efter indsigelse fra Innovations pour L'Elegance Masculine, Frankrig, v/Patentbureauet Budde, Schou & Co. A/S. Den 29. marts 1985 indleverede Købmandskæden SPAR Danmark A/S, v/Plougmann & Vingtoft A/S Patentbureau en ansøgning om registrering af et figurmærke, forestillende et stiliseret træ i en cirkel. Ansøgningen er senere overdraget til klageren, Dagrofa A/S, Brøndby, hvorefter Patentbureauet Hofmann-Bang & Boutard A/S har overtaget fuldmægtighvervet. Ansøgningen blev den 9. juli 1986 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende. Ved skrivelse af 9. september 1986 nedlagde Innovations pour L'Elegance Masculine, Frankrig, v/Patentbureauet Budde, Schou & Co. A/S i medfør af varemærkeloven af 11. juni 1959 indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes: »....at registrering af det anmeldte mærke efter indsigernes formening støder an mod indsigernes rettigheder som indehaver af reg. nr. 2161/73. Varekollision Indsigernes registrering nr. 2161/73 dækker varer i klasserne 3 og 25, medens det anmeldte mærke dækker samtlige varer og tjenesteydelser i klasserne 1-42. Der foreligger således varekollision. Forvekslelighed

Det anmeldte mærke ligger tæt på indsigernes mærke i opbygning og tanke, nemlig et silhouet-mærke visende et træ i sort indramning.

Det tilføjes, at anmelderne er af samme mening som indsigerne, idet anmelderne i Forbundsrepublikken Tyskland har nedlagt indsigelse mod registrering af et mærke for indsigerne visende som mærkebestanddel det under reg. 2161/73 i Danmark registrerede mærke. Vi vedlægger følgende kopier: 1. Kopi af indsigernes tyske (internationale) anmeldelse nr. 485 267. 2. Kopi af tysk registrering 1.047.474 stående i navnet Deutsche SPAR-handelsgesellschaft mbH & Co. Vi går ud fra, at anmelderne hører under nævnte organisation. 3. Kopi af indsigelsesskrivelse i Forbundsrepublikken Tyskland. Når anmelderne er af den opfattelse, at der foreligger forvekslelighed mellem organisationens tyske mærke og indsigernes nævnte mærke, der alene viser som mærkebestanddel det for indsigerne i Danmark under reg. nr. 2161/73 registrerede mærke, må forvekslelighed så meget mere lægges til grund mellem det i Danmark anmeldte mærke og indsigernes registrering nr. 2161/73....« Den 20. maj 1988 meddelte Patentdirektoratet ansøger som følger: »....Det er direktoratets opfattelse, at den indsigelse der er nedlagt på grundlag af den for indsigeren under VR 2161 1973 foretagne registrering må tages til følge. Der foreligger vareartskollision, og der foreligge tillige mærkelighed, idet mærkerne der begge er rene figurmærker, uanset forskelle i detaljer, stort set giver samme helhedsindtryk, idet de er udformede og udbygget på samme måde. Det ansøgte mærke må opfattes som et nåletræ, som vokser ud af kanten på den cirkel, der omgiver det, og det registrerede mærke må opfattes som et stedsegrønt træ, muligvis et formklippet nåletræ, der vokser ud af kanten på en oval figur med sort kant. Ansøgningen må herefter begrænses til sådanne bestemt angivne varer og tjenesteydelser, der ikke kolliderer med den nævnte registrering. Sådan begrænsning forventes foretaget inden 4 måneder fra dato, da ansøgningen i modsat fald vil blive afslået.« Den 20. september 1988 anmodede ansøgeren om, at Direktoratet tog sagen op til fornyet overvejelse og anførte bl.a., at ».....de to figurmærker har været registreret side om side i mange år, og at direktoratet hidtil ikke har anset mærkerne for forvekslelige. Vi skal henvise til, at Foreningen Spar Centralen den 9. december 1969 anmeldte »SPAR-mærket«. Ansøgningen bl ev indleveret under nr. F 50/69 og ansøgningen blev gennemført til registrering under nr. F.R. 5-1974 for praktisk taget alle varer og tjenesteydelser. Vi vedlægger en kopi af registreringen. Foreningen blev ændret til et aktieselskab, og det var derfor ikke muligt at forny fællesmærkeregistrering nr. 5-1974. Der blev derfor umiddelbart efter afslag om fornyelse indleveret en ny ansøgning, V.A 1894/85, der er nærværende ansøgning. Købmandskæden SPAR Danmark A/S er retsefterfølger efter Foreningen Spar Centralen, og det var kun nødvendigt at indlevere en ny ansøgning på grund af den ændrede ejerform. Indsigelsen er nedlagt under henvisning til registrering nr. 2161-1973. Mærket, der blev gennemført til registrering under anførte nummer, blev indleveret den 9. marts 1972 under nr. V.A. 886/72. Direktoratet anså ikke på daværende tidspunkt, at mærkerne var forvekslelige, idet det ikke efter det for os oplyste har været nødvendigt at fremskaffe samtykke fra Foreningen Spar Centralen ved registrering af mærket. Disse mærker har derfor stået i Varemærkeregisteret side om side i mere end 10 år. Vi gør også opmærksom på, at Købmandskæden SPAR Danmark A/S er indehaver af registrering nr. 4070-1987, der indeholder »SPAR«-mærket på en meget fremtrædende måde. Mod denne ansøgning blev der ikke af indsigerne nedlagt indsigelse. Når indsigelse er blevet nedlagt mod nærværende ansøgning, er det formentlig alene sket på grund af situationen i Vesttyskland. Som direktoratet vil kunne forstå, er det med nogen overraskelse, at vore klienter har modtaget Deres afgørelse af 20. maj 1988, idet man formodede, at direktoratet ville følge den hidtidige praksis, hvor man ikke anså det anmeldte mærke, der tidligere var registreret under nr. F.R. 5-1974, som forveksleligt med indsigernes mærke....' I besvarelse heraf fastholdt indsigerne ved skrivelse af 29. marts 1989 indsigelsen og bemærkede: ».... 1) Ansøgerne henviser til, at Foreningen Spar Centralen opnåede en fællesmærkeregistrering under Reg. Nr. F 5/74. Den pågældende registrering er som anført af ansøgerne ikke fornyet. Ansøgerne vil herefter ikke kunne støtte nogen juridiske rettigheder på nævnte bortfaldne registrering. 2) Reg. Nr. 4070/87 Denne registrering dækker ikke blot det billedmærke, mod hvilket der nu er nedlagt indsigelse, men tillige andre mærkeelementer. Den omstændighed, at Reg. Nr. 4070/87 står på Registreret, vil således ikke kunne påberåbes af ansøgerne. Selve den omstændighed, at ansøgerne har fundet anledning til at anmelde billedmærkeelementet for sig under nærværende ansøgning, trods eksistensen af Reg. Nr. 4070/87, illustrerer, at også ansøgerne er af den opfattelse, at ansøgerne ikke umiddelbart kan støtte nogen rettigheder på den pågældende registrering i forbindelse med forsvaret af ansøgning nr. 1894/85. I øvrigt er Reg. Nr. 4070/87 så ny, at der stadigvæk er grundlag for at anlægge udslettelsessag. Indsigelsen støttes på indsigernes Reg. Nr. 2161/73, der omfatter følgende varearter: Klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater og skønhedpræparater, Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder undertøj, skjorter og sportsskjorter, benklæder, shorts, overtøj, fritidstøj, nattøj, hjemmedragter og badedragter. Såfremt ansøgerne vil fastholde ansøgningen, opfordrer vi ansøgerne til at oplyse, om man mener at kunne støtte nogen rettigheder over for indsigelsen på faktisk brug af det anmeldte mærke for de af Reg. 2161/73 omfattede varearter. I anledning af den »overraskelse«, som ansøgernes varemærkeagenter giver udtryk for i næstsidste afsnit på side 2 af deres skrivelse af 20. september 1988, skal vi bemærke, at det kan give anledning til nok så megen overraskelse, at ansøgerne i Tyskland mener, at der foreligger forvekslelighed, jfr. at ansøgerne i Tyskland har nedlagt indsigelse over for indsigernes mærke, medens man i Danmark bestrider, at der foreligger forvekslelighed. Direktoratet har i sin skrivelse af 20. maj 1988 til ansøgerne præciseret direktoratets standpunkt således

»Der foreligger ... mærkelighed, idet mærkerne, der begge er rene figurmærker, uanset forskellen i detailler, stort set giver samme helhedsindtryk, idet de er udformet og opbygget på samme måde. Det ansøgte mærke må opfattes som et nåletræ, som vokser ud af kanten på den cirkel, der omgiver det, og det registrerede mærke må opfattes som et stedsegrønt træ, muligvis et formklippet nåletræ, der vokser ud af kanten på en oval figur med sort kant. »

Indsigerne kan aldeles tiltræde denne vurdering. Spørgsmålet, om hvorvidt der foreligger forvekslelighed mellem indsigernes mærke og det under Reg. Nr. 4070/87 registrerede mærke, hører ikke under nærværende indsigelsessag, men må i givet fald afgøres for domstolene. Indsigerne henstiller herefter, at direktoratet fastholder afslaget.« Den 14. august 1990 fremkom ansøger med følgende bemærkninger hertil: »....Indsigerne henviser til, at vor klient har nedlagt indsigelse mod registrering af tysk (international) ansøgning nr. 485 267. Denne påstand må bero på en misforståelse. Indsigerne i Vesttyskland er hverken vor klient eller vor klients datterselskab. Den eneste forbindelse mellem det tyske selskab og vor klient er, at begge er medlem af Internationale Spar-Zentrale B.V. Vor klient har ingen indflydelse haft på indsigelsessagen i Tyskland, herunder beslutningen om nedlæggelse af indsigelsen. Vor klient har således ikke som hævdet skiftet standpunkt vedrørende forvekslelighedsspørgsmålet. I øvrigt er indsigelsessagen i Vesttyskland nu endelig afgjort og således, at indsigelsen ikke er taget til følge. Mærkerne er altså ikke anset for forvekslelige i Vesttyskland. Det bekendtgjorte mærke er en genanmeldelse af vor klients under F.R. 5-1974 tidligere registrerede mærke. Denne tidligere registrering blev ikke tilladt fornyet i 1984, se vedlagte skrivelse fra direktoratet af 13. november 1984. Såfremt direktoratet skulle fastholde tilkendegivelsen af, at direktoratet anser mærkerne for forvekslelige, medfører det, at direktoratet erkender, at indsigernes registrering V.R. nr. 2161-1973 (indleveret den 9. marts 1972) er sket med urette. F.R. nr. 5/74 blev indleveret den 9. december 1969, dvs. før indleveringsdagen for indsigernes ansøgning, der har ført til registrering V.R. nr. 2161-1973, uden at vor klients daværende ansøgning blev modholdt. Vor klients forretningskæde består i øjeblikket af ca. 100 forretninger, og det ansøgte mærke har været anvendt af denne forretningskæde siden 1970. Vor klient og dennes retsforgænger har siden 1932 anvendt et stiliseret træ i en cirkulær ring som varemærke. Udformningen af mærket er selvfølgelig blevet ændret gennem årene, se vedlagte kopi. Figurmærket i dets nuværende udformning har været anvendt siden 1970. Vi skal nu fremkomme med nogle bemærkninger vedrørende de to figurmærkers visuelle fremtræden. Vi vedlægger et ark, der viser såvel det ansøgte som det registrerede mærke, og hvor vi har forstørret indsigernes registrerede mærke så meget, at de to mærker har nogenlunde samme størrelse, så at en direkte sammenligning er mulig. Det ansøgte mærke består af en ubrudt cirkulær ring med samme tykkelse langs hele periferien og et stiliseret træ anbragt inde i ringen, således at træet »er vokset ud fra ringens inderside«. Indsigernes mærke består af et centralt element formet som en blomsterknop eller en spydspids, der omgives af to ydre elementer, der er formet som kæberne på en tang. De to mærker fremtræder derfor så forskelligartede og giver så helt forskelligartede associationer, at de ikke kan anses for at være forvekslelige. Endelig bør det ved forvekslelighedsbedømmelsen ikke lades ude af betragtning, at mærkerne har stået side om side i registeret i næsten i 10 år. Vi anmoder derfor om, at indsigelsen afvises og ansøgningen gennemføres til registrering.' I skrivelse af 24. maj 1991 anførte indsiger herefter følgende: ».... 1) Købmandskæden SPAR Danmark A/S har nære forbindelser med det tyske selskab Deutsche Spar-Handselsgesellschaft, idet de to selskaber er medlemmer af Internationale Spar-Zentrale B.V. 2) Når ansøgernes tyske partner var af den mening, at der forelå forvekslelighed i Tyskland, kan det ikke være overraskende, at indsigerne gør gældende, at der foreligger forvekslelighed. 3) Afgørelsen fra de tyske varemærkemyndigheder vedrører ikke Danmark. I øvrigt er der forskelle mellem de to sager: Den tyske afgørelse vedrørte ikke det for indsigerne i Danmark registrerede billedmærke, men ordet HOM i særlig skriveskrift sammen med en gengivelse i småt af det pågældende billedmærke. Det tyske varemærkemyndigheder har således ikke haft til opgave at bedømme de to billedmærker for sig, således som tilfældet er i Danmark. 4) Ansøgerne kan ikke påberåbe sig, hvad der måtte være sket i fortiden, jævnfør at de ikke var indehavere af reg. nr. 5/74. 5) Ansøgerne benytter deres mærke hovedsageligt eller udelukkende som firmasymbol for en kæde af supermarkeder og ikke som varemærke for specielle varer.« Patentdirektoratet meddelte i skrivelse af 25. september 1991 følgende til ansøger: »....Direktoratet må fastholde den tidligere afgørelse, hvorefter det ansøgte mærke blev anset for forveksleligt med det under VR 2161 1973 registrerede varemærke. Der foreligger varekollision, og der foreligger tillige mærkelighed, idet mærkeerne, der begge er rene figurmærker, uanset visse forskelle i detaljer, stort set giver samme helhedsindtryk, idet de er udformede og opbygget på samme måde. Det skal oplyses, at direktoratet ikke ved behandlingen af den ansøgning, der førte til registrering under VR 2161 1973 fik lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om de to mærkers forvekslelighed, da FR 5-1974 ikke blev fremdraget til bedømmelse. Da den tidligere fællesmærkeregistrering FR 0005 1974 nu er udslettet må nærværende sag betragtes som en nyindgiven ansøgning og behandles og bedømmes på det foreliggende grundlag og under hensyn til situationen i dag. Ansøgningen må herefter begrænses til sådanne bestemt angivne varer og tjenesteydelser, der ikke kolliderer med den nævnte registrering. En sådan begrænsning forventes foretaget snarest belejligt og senest inden 2 måneder fra dato, da indsigelsen ellers vil blive taget endelig til følge, og ansøgningen blive afslået.« Den 22. november 1991 skrev Hofman-Bang & Boutard A/S som fuldmægtige for klagerne i denne sag, de nye indehavere af ansøgningen, Dagrofa A/S, følgende: »Under henvisning til Patentdirektoratets skrivelse af 25. september 1991 til Købmandskæden SPAR Danmark A/S vedrørende den af Innovations pour L'Elegance Masculine, Frankrig nedlagte indsigelse mod registreringen af det under VA 1894/85 anmeldte figurmærke (Spar-mærket) skal vi herved på vegne erhververen af varemærkeansøgningen, Dagrofa A/S, anmode Patentdirektoratet om at tage den i ovennævnte skrivelse af 25. september 1991 trufne afgørelse op til fornyet overvejelse. Som begrundelse for vor anmodning skal vi anføre følgende: Det fremgår af den tidligere korrespondance i forbindelse med indsigelsessagen, at det med ansøgningen identiske figurmærke i sin tid blev registreret som fællesmærke for Foreningen Spar Centralen under FR 5 1974 bl.a. for alle varer i klasserne 03 og 25. Det fremgår ligeledes, at fællesmærkeregistreringen ikke blev fornyet i 1984, da Foreningen Spar Centralen i mellemtiden var blevet ophævet og omdannet til et aktieselskab, som i henhold til bestemmelserne i Fællesmærkeloven ikke var berettiget til at erhverve retten til en fællesmærkeregistrering, hvorfor fællesmærket blev udslettet og nyanmeldt som varemærke af Købmandskæden SPAR Danmark A/S som retsefterfølger til varemærket. SPAR varemærket både som ordmærke, som kombineret ord- og figurmærke og som figurmærke alene har i Danmark en lang historie. Ordmærket SPAR har været registreret siden 1935 (VR 175 1935) og er i dag ejet af Dagrofa A/S. De tidligere ejere både Brdr. Justesen A/S og Sthyr & Kjær A/S har begge været tilknyttet Foreningen Spar Centralen, som i 1969 anmeldte figurmærket ( Sparmærket ) som fællesmærke. Mærket SPAR + figur (Spar-mærket) er siden i en lang periode anvendt af Foreningen Spar Centralen's medlemmer indtil foreningen ophørte med at eksistere, og retten til også disse varemærker overgik til Spar Marketing A/S. Vi vedlægger som dokumentation for overgangen af rettighederne til Foreningen Spar Centralen's som fællesmærke i 1974 registrerede mærke en erklæring underskrevet af tidligere direktør i Sthyr & Kjær A/S, Knud Kresten Madsen, hvoraf det fremgår, at rettighederne til mærket i forbindelse med foreningens opløsning overgik til Spar Marketing A/S (bilag 1). Endvidere vedlægges (bilag 1a) kopi af stiftelsesoverenskomst for Spar Marketing A/S, hvori retten til varemærket SPAR også er omtalt. Som dokumentation for at Spar Marketing A/S har ændret navn til Markedsføringsselskabet af 27. juni 1983 A/S i Likvidation vedlægges kopi af udskrift af Aktieselskabsregistret af 12/3 89 (bilag 2). Endvidere vedlægges kopi af overdragelseserklæring af 30. august 1984, hvorefter likvidatorerne i forbindelse med Markedsføringsselskabet af 27. juni 1983 A/S's frivillige likvidation overdrager retten til ordmærket og figurmærket SPAR enten hver for sig eller kombineret til Købmandskæden SPAR Danmark A/S (bilag 3). Endelig fremsendes overdragelseserklæring af 19. september 1991 i kopi (bilag 4), hvorved retten til bl.a. nærværende varemærkeansøgning overdrages til Dagrofa A/S (os bekendt er overdragelsen noteret nu i Patentdirektoratets register). Som bilag til erklæringen vedlægges kopi af udskrift af forhandlingsprotokol, visende bl.a. hvem der tegner Købmandskæden SPAR Danmark A/S. Til slut vedlægges fuldmagt, hvorved Dagrofa A/S bemyndiger vort firma til på sine vegne at videreføre behandlingen af nærværende anmeldelse m.v. (bilag 5). På dette grundlag håber vi at Direktoratet vil anse det for dokumenteret, at det af nærværende ansøgning omfattede figurmærke (Spar-mærket) afleder sin ret fra det i sin tid registrerede fællesmærke (Spar-mærket), og at det kun er rent tekniske hindringer så som bestemmelserne i Fællesmærkeloven, som forhindrede, at selve mærket kunne overdrages til den nye erhverver. Nærværende ansøgning støtter således efter vor opfattelse sin ret på fællesmærkeregistrering FR 5 1974 (som blev anmeldt i 1969) og bør således på grundlag af den indsendte dokumentation bedømmes som en videreførelse af de gamle rettigheder. I øvrigt virker det stødende for retsbeskyttelsen, at indsigers figurmærke VR 2161 1973 (anmeldt i 1972) har kunnet opnå registrering uanset eksistensen af FR 5 1974 (som blev anmeldt i 1969). Dette skyldes formentlig, at de to figurmærker er blevet forskelligt klassificeret i figurkartoteket, nemlig måske henholdvis som et træ indeholdt i en cirkel og som en blomst. Nærværende ansøgning er heller ikke ved behandlingen i Patentdirektoratet blevet mødt med den indvending, at mærket var forveksleligt med indsigernes varemærke VR 2161 1973 formentlig fordi man ved undersøgelsen af nærværende figurmærke af samme grund som ovenfor anført ikke stødte på eksistensen af indsigernes figurmærke. Spørgsmålet om forvekslelighed er således først blevet aktuelt i forbindelse med den her verserende indsigelse. Hvorfor mærkerne efter at de i 10 år har sameksisteret uden problemer nu pludselig skal anses for forvekslelige er os lidt af en gåde, og når konsekvensen så bliver, at vor klients ansøgning, (som støtter ret på en ældre registrering af det identiske mærke), ikke kan gennemføres til registrering på grund af en »mellemkommende« rettighed, finder vi, at der bliver tildelt indsiger en urimeligt favorabel retsbeskyttelse, som går langt ud over, hvad indsiger under disse omstændigheder med rette kunne påregne. Vi skal hermed anmode Direktoratet om at tage hensyn til alle foreliggende forhold, som anført ovenfor og således ændre den trufne afgørelse under hensyn til, at ansøger har dokumenteret af være retsefterfølger til det anmeldte figurmærke (Spar-mærket). Under hensyn hertil skal vi derfor påstå den i medfør af Bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 6 i Varemærkeloven nedlagte indsigelse afvist.' Hertil bemærkede indsigerne i skrivelse af 4. marts 1992 følgende: »I besvarelse af direktoratets skrivelse af 29. november 1991, vedlagt kopi af skrivelse af 22. november 1991 fra ansøgerne, skal vi herved på indsigernes vegne fastholde indsigelsen. Den nævnte skrivelse af 22. november 1991 er meget ordrig. Realiteten i skrivelsen er imidlertid, så vidt vi kan se, alene det, at ansøgerne mener at kunne støtte rettigheder på en tidligere fællesmærkeregistrering, med tilføjelse af at det efter ansøgernes formening ville virke »stødende for retsbeskyttelsen« om ansøgerne ikke fik medhold, ligesom ansøgerne anmoder direktoratet om at tage hensyn til »alle foreliggende forhold«. Specielt for så vidt angår de to sidstnævnte anbringender, forekommer det os, at der ikke er nogen substans i de pågældende argumenter. Indsigerne henstiller herefter, at ansøgningen afvises.' Direktoratet skrev herefter i skrivelse af 11. juni 1992 bl. a. følgende til ansøger: »....Direktoratet må fastholde den tidligere afgørelse, hvorefter det ansøgte mærke er forveksleligt med det under VR 2161 1973 registrerede varemærke. Direktoratet må ligeledes fastholde, at nærværende ansøgning må behandles som en ny ansøgning, uden forbindelse med FR 0005 1974, da denne registrering blev udslettet før nærværende ansøgnings indlevering. Nærværende ansøgning må behandles og bedømmes på det foreliggende grundlag og under hensyn til situationen i dag. Ansøgningen må herefter begrænses til sådanne bestemt angivne varer, der ikke kolliderer med den nævnte registrering inden 1 måned fra dato. Foretages der ikke en fyldestgørende begrænsning inden udløbet af ovennævnte frist, vil indsigelsen umiddelbart blive taget endelig til følge og ansøgningen samtidigt blive afslået.« Klageren anmodede i skrivelse af 17 juni 1992 Direktoratet om at tage den trufne afgørelse op til fornyet overvejelse og anførte: »....Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det under FR 5-1974 registrerede fællesmærke ikke blev udslettet af registret, før nærværende ansøgning VA 1894/85 af det identiske varemærke blev indleveret til Patentdirektoratet. Sagen er den, at Købmandskæden SPAR Danmark A/S den 17. august 1984 indleverede en anmeldelse om fornyelse af det under nr. 5-1974 registrerede fællesmærke for Foreningen Spar Centralen. Patentdirektoratet meddelte imidlertid Købmandskæden SPAR Danmark A/S i brev af 13. november 1984, hvoraf kopi vedlægges, at det under nr. 5-1974 registrerede fællesmærke ikke kunne overdrages til et aktieselskab. Da Købmandskæden SPAR Danmark A/S (nu Dagrofa A/S) ikke havde gjort sig klart, hvad man så ville stille op, sendte Patentdirektoratet den 26. februar 1985 et afslag på fornyelsesansøgningen, jvf. vedlagte kopi af skrivelse af 26. februar 1985. Patentdirektoratet meddeler Købmandskæden SPAR Danmark A/S, at fællesmærket ville blive slettet af registret, såfremt de ved varemærkelov nr. 211 af 11. juni 1959 § 44 fastsatte ankefrister udløber, uden at afgørelsen er indbragt for Industriministeriet eller domstolene. Det fremgår således af denne korrespondance, at det under nr. 5-1974 registrerede fællesmærke har været i kraft indtil 6 måneder efter afslagets dato nemlig i hvert fald indtil den 26. august 1985. Da nærværende ansøgning af det identiske varemærke er indleveret til Patentdirektoratet den 29. marts 1985, altså godt en måned efter afslagets dato men knapt 5 måneder inden fællesmærke nr. 5-1974 blev endeligt udslettet af registret, finder vi ikke, at nærværende ansøgning må behandles og bedømmes uden hensyntagen til den under FR 5-1974 foretagne fællesmærkeregistrering. Vor klient, Dagrofa A/S (tidligere Købmandskæden SPAR Danmark A/S), reagerede jo på afslaget om fornyelse af den gamle fællesmærkeregistrering ved inden en måned efter afslagets dato at indlevere en nyanmeldelse af det identiske mærke som varemærke. Der har således ikke på noget tidspunkt siden fællesmærket FR 5-1974 blev registreret den 22. februar 1974 været nogen periode, hvori registreringen af det pågældende figurmærke var ophørt, uden at en nyanmeldelse af det identiske figurmærke var indleveret. Under hensyn hertil skal vi derfor anmode Direktoratet om, at nærværende ansøgning ikke behandles som en ny ansøgning uden forbindelse med FR 5-1974 men som en videreførelse af denne fællesmærkeregistrering FR 5-1974. Resultat heraf må derfor efter vor opfattelse blive, at den nedlagte indsigelse afvises, og vi henviser i denne forbindelse til § 14 stk. 2 i den tidligere varemærkelov jvf. § 14 stk. 1 nr. 6, hvorefter registrering kan finde sted, uanset om mærket er forveksleligt med et tidligere registreret varemærke, såfremt fornødent hjemmel foreligger, og der ikke er anledning til at antage,at registreringen vil virke vildledende. Vi finder, at denne lovbestemmelse i det særegne tilfælde kan anvendes på forholdet, idet vi har dokumenteret fornøden hjemmel i form af en ubrudt række tilbage til anmelderen af det under FR 5-1974 registrerede fællesmærke. Endvidere finder vi, at der ikke er anledning til at antage, at registreringen af vor klients varemærke vil virke vildledende, idet mærket ikke er identisk med indsigernes figurmærke. Den omstændighed,at mærkerne har eksisteret side om side i registret siden 1973, synes jo også at tale for, at mærkerne fortsat skulle kunne eksistere side om side i registret, jvf. principperne i § 8 i Varemærkeloven. Vi skal derfor anmode Direktoratet om på det nu foreliggende grundlag at ændre den tidligere trufne afgørelse i sagen og afvise indsigelsen under henvisning til det ovenfor anførte....« Indsigerne bemærkede i skrivelse af 7. september 1992 følgende: »I besvarelse af Direktoratets skrivelse af 30. juli 1992, vedlagt kopi af skrivelse af 17. juni 1992 fra ansøgerne, skal vi herved på indsigernes vegne meddele, at det af indsigerne nu anførte ikke ses at kunne berettige ansøgningen til registrering. Det forekommer tværtimod indsiger, at det af ansøgerne nu anførte virker »fortænkt«. Ankefristen på 6 til 12 måneder ville naturligvis kun kunne have relevans, såfremt der faktisk inden ankefristens udløb blev indgivet anke. Registreringen af det under Reg. No. 5-1974 registrerede fællesmærke var ikke »i kraft« indtil 6 til 12 måneder efter afslagets dato. Såfremt anke havde været inde inden ankefristens udløb, ville stillingen have været en anden. Indsigerne må tilbagevise, at der skulle foreligge et »særegent« tilfælde, jfr. sidste afsnit på side 2 i den nu af ansøgerne indleverede skrivelse, henholdsvis at ansøgerne skulle kunne støtte sig på § 14 stk. 1 nr. 6 i den tidligere Varemærkelov. Indsigerne måtte lige afvise, at ansøgerne skulle kunne støtte sig på »principperne i § 8 i Varemærkeloven«. I øvrigt bemærkes, at en anke ikke kan antages at ville have ændret Direktoratets afslag. For såvidt angår sidste afsnit af Direktoratets afslagsskrivelse af 26. februar 1985 bemærkes også, at den omstændighed, at Direktoratet først kan slette registreringen af registeret efter ankefristens udløb, ikke ændrer den kendsgerning, at der forelå afslag ved Direktoratets skrivelse af 26. februar 1985.' Hertil svarede klageren i skrivelse af 22. september 1992 som følger: »....Vi er da forfærdeligt kede af, at forekommer indsiger »fortænkt«, at vi omhyggeligt har redegjort for sagsforløbet i forbindelse med fornyelsen af det under FR 5 1974 registrerede fællesmærke. Både vi og vor klient finder, at det forekommer uhyre gennemtænkt, at vi for at forsvare vor klients interesser i denne sag, har gjort alt, hvad der er muligt for at vise vor klients interesse i figurmærket (SPAR-mærket). Dette mærke er jo som bekendt af meget stor interesse for vor klient, hvilket indsiger jo er opmærksom på, idet det er et ganske stort krav om økonomisk kompensation, der er fremført for at medvirke til registrering af figurmærket (SPAR-mærket). At indsiger er villig til at give samtykke (ganske vist for en klækkelig økonomisk kompensation) er jo egentlig også ensbetydende med, at indsiger ikke føler, at der vil være fare for forveksling, når mærkerne rent faktisk bruges i handlen. Vi finder, at det i høj grad er undskyldeligt, at Dagrofa A/S selv anmeldte fællesmærket FR 5 1974 til fornyelse, idet Dagrofa A/S ikke på daværende tidspunkt var klar over, at det ikke var muligt at forny en fællesmærkeregistrering for et aktieselskab. Dagrofa A/S anmeldte da også mærket påny som varemærke inden 1 måned efter datoen for afslaget på fornyelsesansøgningen. I øvrigt vil vi gerne korrigere indsiger, idet ankefristen efter den tidligere gældende varemærkelov § 44 er 3 måneder til tidligere Industriministeriet senere Patentankenævnet og 6 måneder til domstolene, men ikke som af indsiger anført 6-12 måneder. Vi ved ikke, hvor indsiger har disse 12 måneder fra, men det kan næppe være fra varemærkeloven. Indsiger hævder, at der rent faktisk skulle have været indgivet en anke af afslaget, for at ankefristen kunne have relevans. Indsiger henviser imidlertid ikke til nogen form for litteratur endsige afgørelser omkring dette emne, hvorfor vi må fortolke ordlyden i den dagældende bestemmelse i § 15 3. afsnit i bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af varemærker nr. 335 af 21. september 1960 som følger. Ordlyden er således

NÅR DE VED VAREMÆRKELOVENS § 44 FASTSATTE ANKEFRISTER ER UDLØBET, UDEN AT DIREKTORATETS AFGØRELSE ER INDBRAGT FOR HANDELSMINISTEREN ELLER DOMSTOLENE, SLETTES VAREMÆRKET AF REGISTRET, OG BEKENDTGØRELSE HEROM SKER I REGISTRERINGSTIDENDE.

I ordlyden er der således intet anført om, at varemærket ikke skulle være gyldigt, indtil det tidspunkt hvor det rent faktisk slettes af registret, hvorfor vi må fastholde den af os anførte opfattelse som udtrykt i vort brev af 17. juni 1992 til Patentdirektoratet. Vi er da også kede af, at indsiger tilbageviser og afviser de anbringender, vi har anført i vort ovennævnte svar til Patentdirektoratet uden egentlig at anføre nogen form for begrundelse. At en anke af Direktoratets afslag vedr. fornyelse af fællesmærkeregistrering FR 5 1974 ikke kan antages at ville have ændret Direktoratets afslag, kan vi for så vidt godt være enige med indsiger i, men dette er efter vor opfattelse komplet irrelevant i forbindelse med den påstand om fællesmærkeregistreringens gyldighed indtil endelig udslettelse af registret, som vi har fremsat....' Direktoratet traf endelig afgørelse i sagen den 27. november 1992 og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse: »....Direktoratet må fortsat fastholde, at det ansøgte mærke er forveksleligt med det under VR 2861 1973 registrerede varemærke. Direktoratet må ligeledes fastholde, at nærværende varemærkeansøgning må behandles som en ny ansøgning, uden forbindelse med fællesmærkeregistreringen FR 005 1974, der blev udslettet i september 1985. Dette må også gælde selv om nærværende varemærkeansøgning blev indleveret før udløbet af den ankefrist, der blev oplyst i afslagsskrivelsen af 26. feb. 1985, altså før fællesmærkeregistreringens udslettelse. Det skal tilføjes, at direktoratet ikke mener, at bestemmelsen i § 14, stk. 2 i varemærkeloven af 1959 kan anvendes i nærværende tilfælde. Det forhold, at en fællesmærkeregistrering ikke var udslettet inden et tilsvarende varemærke blev anmeldt af en anden indehaver, synes ikke at kunne bevirke, at der foreligger fornøden hjemmel til registrering. Indsigelsen nedlagt i medfør af § 14 stk. 1 nr. 6 i varemærkelov af 11. juni 1959 tages til følge, og ansøgningen afslås under henvisning til mærkets forvekslelighed med VR 2161 1973....« Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 27. januar 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Direktoratets afgørelse omstødes. Klageren har indleveret en ankebegrundelse af 17. marts 1993, hvor der anføres følgende: PÅSTAND: »Som anført i vor ankeskrivelse af 27. januar 1993 påstår vi den af Patentdirektoratet i skrivelse af 27. november 1992 trufne afgørelse omgjort. Vi er ikke enige med Direktoratet i, at det af vor klient anmeldte figurmærke VA 1894 1985 er forveksleligt med det for indsiger under VR 2161 1973 registrerede varemærke, jvf. herved bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 6 i Varemærkelov af 11. juni 195,9, jvf. § 14 stk. 2 i sammme lov. Mærkerne er vist nedenfor. SAGSFREMSTILLING: Klagerens figurmærke VA 1894 1985 blev bekendtgjort i Registreringstidende den 9. juli 1986, 1, for alle varer og tjenesteydelser i klasserne 1-42. Indehaveren af det under VR 2161 1973 registrerede figurmærke nedlagde i skrivelse af 9. september 1986 indsigelse mod registreringen af ovennævnte figurmærke. Patentdirektoratet traf i skrivelse af 20. maj 1988 afgørelse i sagen. Klageren havde ikke udtalt sig til indsigelsen, som blev taget til følge. Dog fik klageren mulighed for at begrænse ansøgningen af hensyn til indsigers registrering. I skrivelse af 29. september 1988, imødegik klageren Patentdirektoratets afgørelse. Man anførtede. Man anførte, at den tidligere fællesmærkeregistrering nr. 5 1974 af det identiske mærke, anmeldt den 9. december 1969, ikke i sin tid var til hinder for registrering af indsigers figurmærke anmeldt den 9. marts 1972, altså godt to år senere. Indsiger har i skrivelse af 29. marts 1989 fastholdt indsigelsen. Klageren imødegik i skrivelse af 14. august 1990 påny indsigelsen. I skrivelsen af 24. maj 1991 fastholdt indsiger indsigelsen. Klageren har i skrivelse af 1. juli 1991 (bilag mangler beklageligvis) oplyst, at man ikke vil fremkomme med yderligere indlæg i sagen. I skrivelse af 25. september 1991 fra Patentdirektoratet, fastholdes den tidligere trufne afgørelse om forvekslelighed mellem klagerens figurmærke og indsigers figurmærke. Der gives fortsat klageren en frist til at begrænse anmeldelsen af hensyn til indsigerens registrering. I skrivelse af 22. november 1991 bad klageren påny Patentdirektoratet om at tage sagen op til fornyet overvejelse under hensyn til nye argumenter. Der blev til støtte for anmodningen indsendt dokumentation for, at klageren, Dagrofa A/S, var retsefterfølger efter indehaveren af den tidligere fællesmærkeregistrering af det identiske figurmærke ( SPAR -mærket), tidligere tilhørende Foreningen SPAR-Centralen. I skrivelse af 4. marts 1992, fastholdt indsiger indsigelsen uanset det af klageren anførte. I skrivelse af 11. marts 1992, meddelte klageren, at denne sidste skrivelse fra indsiger ikke gav anledning til en fornyet udtalelse. I skrivelse af 11. juni 1992, fastholdt Patentdirektoratet fortsat sin afgørelse. Man henviste til, at den identiske fællesmærkeregistrering FR 5 1974 ( SPAR -mærket) blev udslettet af registret, før klagerens identiske ansøgning blev indleveret. I skrivelse af 17. juni 1992, påpegede klageren, at fællesmærkeregistrering FR 5 1974 ( SPAR -mærket) endnu ikke var endeligt udslettet af registret, da klagerens fornyede ansøgning af samme figurmærke blev anmeldt som varemærke. Indsiger udtalte sig i skrivelse indkommet til Patentdirektoratet den 7. september 1992, vedr. de ovenanførte synspunkter. Klageren besvarede i skrivelse af 22. september 1992, dette indlæg og fastholdt opfattelsen af, at en registrering principielt må være gyldig indtil den dato, hvor den udslettes af registret. Patentdirektoratet fastholder i skrivelse af 27. november 1992, påny

1) sin afgørelse om forvekslelighed mellem klagerens og indsigers figurmærker

2) at klagerens ansøgning må betragtes som en ny ansøgning uden forbindelse med fællesmærkeregistrering FR 5 1974 ( SPAR -mærket)

3) at bestemmelsen i § 14 stk. 2 i Varemærkeloven af 1959 om »særlig hjemmel« ikke kan finde anvendelse i nærværende situation.

ANBRINGENDER

Ad

1) Forvekslelighed mellem klagerens og indsigers figurmærker

Vi deler ikke Direktoratets opfattelse af, at klagerens figurmærke bestående af billedet af en cirkel indeholdende en stiliseret grantræ kan anses for forveksleligt med indsigers figurmærke bestående af et stiliseret billede af en gennemskåret blomst måske en tulipan. Disse figurmærker har da også i Patentdirektoratets figurmærkekartotek været anbragt i forskellige klasser, idet klagerens figurmærke oprindeligt har været anbragt i figurklasse 3-1-2, hvilket i følge telefonisk oplysning fra Patentdirektoratet er klassen indeholdende »nåletræer, også stiliserede, og buske«. Indsigers figurmærkeregistrering er ligeledes i følge oplysning fra Patentdirektoratet klassificeret i figurklasserne 3-2-9 »tulipaner« og 3-2-12 »øvrige blomster«. Dette er selvfølgelig grunden til, at indsigers registrerede figurmærke er registreret uanset forekomsten af klagerens ældre fællesmærkeregistrering FR 5 1974 på grund af forskellig klassificering. Indsiger har imidlertid ikke undset sig for at nedlægge indsigelse mod klagerens nye varemærkeansøgning af det identiske figurmærke ( SPAR -mærket) uanset at indsigers figurmærkerregistrering har sameksisteret i varemærkeregistret i 10 år med fællesmærkeregistreringen ( SPAR -mærket). Til støtte for synspunktet om manglende forvekslelighed mellem de to figurmærker fremsender vi fotokopi af Tillæg til Registreringspraksis 1880-1980 eksemplerne 1-3. For så vidt angår eksempel 1 er den øverste afbillede tyr ikke anset for forvekslelig med den, der er afbilledet lige neden under uanset om begge tyre er udført i sort silhuet. For så vidt angår eksempel 2 er de to figurmærker begge visende silhuetter af mennesker ikke anset for forvekslelige måske fordi det viser henholdsvis et kvindehoved og en mands hoved. I eksempel 3 er den stiliserede gengivelse af en hest med fremhævet manke og hale og blomstermotiver ikke anset for forvekslelig med de registrerede varemærker visende enhjørninger, idet disse tydeligt er gengivet som fabeldyr. Det er vor opfattelse, at såvel de to tyre som de to silhuetter af mennesker og henholdsvis den stiliserede hest og enhjørningerne set fra siden frembyder lige så mange indbyrdes forskelle, som klagerens figurmærke frembyder over for indsigers figurmærke. Skulle Ankenævnet ikke give os medhold i denne påstand om manglende forvekslelighed henviser vi til den argumentation, vi på klagerens vegne er fremkommet med specielt i vore indlæg til Patentdirektoratet af 22. november 1991, jvf. bilag 9, og 17. juni 1992, jvf. bilag 13, samt 22. september 1992. Ad 2) Manglende forbindelse mellem ældre fællesmærkeregistrering og ny varemærkeansøgning Vi deler ikke på nogen måde Direktoratets opfattelse af, at den af klageren under VA 1894 1985 indgivne figurmærkeanmeldelse må betragtes som en ny anmeldelse uden forbindelse med den gamle fællesmærkeregistrering FR 5 1974 ( SPAR -mærket). Vi har i vort ovennævnte indlæg af 22. november 1991 redegjort for overgangen af rettighederne fra den oprindelige indehaveren af fællesmærkerergistrering FR 5 1974, Foreningen SPAR Centralen, til klageren, Dagrofa A/S, og vi har også indsendt fornøden dokumentation for de forskellige rettighedesovergange. Dette synes Direktoratet imidlertid aldrig at have taget nogen konkret stillingtagen til, idet man i stedt forsøger at henholde sig til det synspunkt, at den gamle fællesmærkeregistrering FR 5 1974 ikke længere var i kraft, da klagerens varemærkeansøgning VA 1894 1985 af figurmærket ( SPAR -mærket) blev indleveret til Patentdirektoratet den 28. marts 1985. Overfor dette synspunkt har vi i vort indlæg af 17. juni 1992, jvf. bilag 13, påpeget, at fællesmærkeregistrering FR 5 1974 SPAR -mærket endnu ikke var endeligt udslettet af registret, da Dagrofa A/S anmeldte SPAR -mærket påny som varemærke den 18. marts 1985. Vi har d.d. telefonisk fra Patentdirektoratet fået bekræftet, at fællesmærkeregistrering FR 5 1974 først er endeligt udslettet af registret den 4. september 1985, og vi vil formentlig kunne dokumentere dette ved at eftersende kopi af det gamle registerblad vedr. denne registrering, hvoraf udslettelsesdatoen fremgår. Patentdirektoratet har selv undersøgt dette spørgsmål i følge skrivelse af 27. november 1992, hvor det bekræftes, at registreringen blev udslettet i september 1985. Vi mener således at have dokumenteret, at de gamle rettigheder til det identiske figurmærke SPAR -mærket var i kraft, da klageren anmeldte figurmærket påny som varemærke. Vi kan i øvrigt til støtte for dette synspunkt anføre, at Apotekerforeningen i Danmark, som igennem mange år har opnået registrering af en lang række fællesmærker, har nyanmeldt samtlige disse fællesmærker som varemærker. Begrundelsen herfor er at opnå varemærkeregistrering af disse meget vigtige varemærker, som befolkningen er blevet bekendt med gennem mange år, inden man kan overdrage varemærkerne til Nycomed A/S, det danske datterselskab af det tilsvarende norske selskab, som har købt Apotekerforeningens laboratorium DAK Laboratoriet, som fremstiller de pågældende præparater. Apotekerforeningen har i denne forbindelse bedt om, at der i varemærkeregistret blev indføjet en bemærkning om, at den nye varemærkeregistrering skulle anses for at være en videreførelse af den ret, der i sin tid var stiftet til det identiske fællesmærke. Dette ville være meget vigtigt, idet man da i forbindelse med eventuelle indsigelser eller angreb fra tredjemands side kunne henvise til den prioritet eller fortrinsret, som kunne tilbageføres til den oprindelige identiske fællesmærkeregistrering. Dette synspunkt finder vi taler meget stærkt til støtte for, at man i nærværende situation, hvor klageren virkelig har forsøgt at opretholde sin gamle fællesmærkeregistrering, men hvor dette ikke på grund af lovgivningstekniske hindringer har kunnet lykkes, da har nyanmeldt fællesmærket som varemærke. Havde Danmarks Apotekerforening været i samme situation som klageren i nærværende sag, Dagrofa A/S, hvis SPAR -mærke er kendt viden om, da det anvendes af ca. 300 købmandsforretninger landet over, ville man næppe have set med blide øjne på, at et velkendt mærke, som f.eks. MAGNYL ville været blevet afslået som varemærke efter indsigelse fra tredjemand. Tilmed fra en tredjemand, hvis registrerede varemærke var indført i registret i strid med de gamle fællesmærkerettigheder, fordi man ikke på daværende tidspunkt enten havde været opmærksom på rettighederne eller havde skønnet, at der ikke forelå forvekslelighed. Ad 3) Kan bestemmelsen i § 14 stk. 2 finde anvendelse Vi er heller ikke enige med Direktoratet i, at bestemmelsen i § 14 stk. 2 i Varemærkelov af 1959 om særlig hjemmel ikke kan finde anvendelse i nærværende situation. Vi tillader os i denne forbindelse af henvise til højesteretsdom af 17. august 1971 trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1971 p. 752. Højesteret udtaler i denne afgørelse, at da indehaveren af det registrerede varemærke PLUMCAKE for tobaksvarer skal anerkende modpartens ret til at anvende varemærket GERMAIN'S PLUM CAKE for tobaksvarer, og da der ikke ved registreringen af det sidstnævnte varemærke findes at være givet sagsøgte en anden eller mere vidtgående ret end således fastlagt har der i bestemmelsen i varemærkelovens § 14 sidste stykke været hjemmel til, at sagsøgte har kunnet få sit nævnte varemærke registreret uanset sagsøgerens registrering nr. 2009 1964 (varemærket PLUMCAKE ). Højesteret har således fulgt den indstilling, der forelå fra Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, der som biintervenient under sagen fremhævede, at den tidligere højsteretsdom af 13. oktober 1967 mellem samme parter, som tillagde parterne sideløbende varemærkerettigheder, måtte anses for sådan »fornøden hjemmel«, som i følge bestemmelsen i varemærkelovens § 14 stk. 2 medfører, at registrering af sagsøgtes varemærke kan finde sted uanset bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 6. Denne fortolkning af ordene »fornøden hjemmel« i § 14 stk. 2 i Varemærkeloven i den første højesteretssag fra 1967 vedrørte sideløbende rettigheder jvf. Varemærkelovens § 9 a, og det blev af højesteret fastslået, at der var sideløbende rettigheder til varemærkerne på grund af forudgående brug. Højesteretsdommen fra 1971 gjorde op med spørgsmålet om registrering af GERMAIN'S PLUMCAKE uanset eksistensen af det registrerede varemærke PLUM CAKE og faldt således ud til, at den tidligere højesteretsafgørelse måtte være »fornødne hjemmel«, jvf. § 14 stk. 2 i Varemærkeloven af 1959. Fornøden hjemmel i bestemmelsen i § 14 stk. 2 kan således fortolkes på væsentlig anden vis end den, der er gjort rede for i Betænkning vedr. en ny dansk lov om varemærker udgivet 1959 p. 1880-1980 p. 60 henvist til ovennævnte højesteretsdom vedr. varemærket PLUMCAKE og ligeledes til UFR 1981 p. 111 HERKULES-dommen. I følge denne højesteretsafgørelse kan fornøden hjemmel i § 14 stk. 2 i Varemærkeloven fra 1959 ikke forståes som et påbud til myndighederne om at registrere varemærker i strid med tidligere registrerede varemærker uanset om der dokumenteres brug af det uregistrerede varemærke forud for det registrerede varemærke. En sådan afgørelse skal træffes af domstolene. Disse domme tager med andre ord stilling til, om der ved ordene »fornødne hjemmel« i § 14 stk. 2 kan indlægges andre fortolkningsmuligheder end dem, der er givet udtryk for i Betænkningen fra 1959. Dette synes efter ovenstående at være tilfældet, idet f.eks. ældre brugsrettigheder kan tillægges vægt. Dette må efter vor opfattelse også kunne gælde, når der som i nærværende tilfælde foreligger ældre registrerede rettigheder (fællesmærkeregistrering FR 5 1974), som kan dokumenteres overført fra den oprindelige indehaver af fællesmærket til den nuværende indehaver af det identiske varemærke. Her ud over foreligger der jo også brug af selve SPA R-mærket som housemark for en lang række købmænd siden begyndelsen af 1970'erne her i landet for tiden ca. 300. Disse har i deres varesortiment foruden almindelige kolonialvarer også forhandlet parfumerivarer og beklædningsgenstande. Vi skal derfor fastholde vor opfattelse af, at ordene fornøden hjemmel kan opfattes således som vi har givet udtryk for i forbindelse med indsigelsessagen. Vi skal herefter anmode Ankenævnet om at omgøre Direktoratets afgørelse truffet i medfør af bestemmelserne i § 14 stk. 1 nr. 6 og § 14 stk. 2 i Varemærkeloven af 1959. Skulle Ankenævnet stadfæste Patentdirektoratets afgørelse, er vor klient indstillet på at begrænse ansøgningen af hensyn til indsigers registrering, hvorfor vi anmoder om, at sagen hjemvises til Patentdirektoratet til fortsat behandling....' Indsigerne fremkom i skrivelse af 5. august 1993 med følgende bemærkninger hertil: »1. Forvekslelighedsproblematikken I forbindelse med klagers påstand om, at de nævnte varemærker ikke indbyrdes kan anses for forvekslelige, henvises til, at Patentdirektoratet skulle have klassificeret de to figurmærker forskelligt, idet klagers figurmærke oprindeligt har været anbragt i figurklasse 3-1-2, som skulle omhandle en klasse indeholdende nåletræer og buske, hvorimod indklagedes figurmærke skulle være blevet klassificeret i figurklasse 3-2-9 omfattende tulipaner og øvrige blomster. Omend klager anfører, at disse oplysninger skulle være givet af Patentdirektoratet telefonisk, må vi stærkt understrege, at oplysningerne er udokumenterede og derfor ikke kan betragtes som et anbringende til støtte for ikke-forvekslelighed mellem mærkerne. Hvis dette forhold skulle kunne tillægges betydning, måtte det kræves, at oplysningerne i det mindste fremgik som hidrørende fra Patentdirektoratet. Bortset herfra, gør vi gældende, at der ikke er baggrund for specifikt at hævde, at klagers mærke skulle forestille et nåletræ, hvorimod indklagedes mærke skulle klassificeres som en tulipan eller anden blomst. Det er således heller ikke afgørende, om klagers fællesmærke måtte være blevet modholdt eller ej i forbindelse med behandlingen af indklagedes varemærkeansøgning i sin tid. Det afgørende og det, Patentankenævnet skal se på, er den aktuelle situation, hvor forholdet er det, at Patentdirektoratet har taget den nedlagte indsigelse til følge, hvilket er ensbetydende med, at Patentdirektoratet har fundet, at de to mærker må anses for forvekslelige. Derudover må det fremhæves som et kuriosum, at Patentdirektoratet har fundet, at de to mærker indbyrdes er forvekslelige, hvilket således afgørende taler imod klagers postulat vedrørende klassifikationen af de omhandlede figurmærker. Med hensyn til de af klager fremlagte, tidligere administrative afgørelser - jf. bilag 17 - er det bemærkelsesværdigt, at disse alle afspejler de samme motiver i forskellig grafisk udformning-eksempelvis afbildningen af en tyr, en hest og et ansigt. Når klager lægger så afgørende vægt på, at de i nærværende sag omhandlede figurmærker ikke kan betragtes som henhørende i samme kategori, altså i dette tilfælde som træer - med derimod som henholdsvis et træ og en blomst - forekommer de fremlagte eksempler irrelevante i relation til denne teori. Derudover synes fremlæggelsen af bilag 17 at tilkendegive, at klager er klar over, at det i realiteten ikke er muligt at fastholde postulatet om, at man skulle betragte de i sagen omhandlede varemærker som forskelligt klassificeret. I øvrigt gør vi gældende, at de fremlagte eksempler ikke er analoge og derfor ikke kan tillægges værdi som præjudikat til støtte for de af klager fremsatte anbringender. Endvidere gøres gældende, at den argumentation, som klager har anført i sin skrivelse af 22. november 1991 til Patentdirektoratet til støtte for ikke-forvekslelighed mellem mærkerne - jf. bilag 9- ikke kan tillægges betydning. Det fremgår således af argumentationen, at klager påberåber sig 10 års sameksistens mellem mærkerne, hvilket jo ikke er tilfældet, eftersom den sameksistens, der refereres til, er mellem en fællesmærke- registrering - der nu er udslettet - og en varemærkeregistrering. Nærværende sag drejer sig alene om, hvorvidt de to varemærker indbyrdes må anses for forvekslelige, hvilket vi på indklagedes vegne gør gældende, og hvilket er fastslået af Patentdirektoratet. Tilsvarende argumentation fra klagers side går igen i bilag 13 og bilag 15 - der refereres til pag. 4 i klagebegrundelsesskrivelsen. Et særligt forhold, der naturligvis gør, at indklagede har måttet nedlægge indsigelse mod klagers mærke, har naturligvis været, at klager ønskede en registrering af mærket som almindeligt varemærke. Når henses til en fællesmærkeregistrerings karakter og betydning, er det naturligvis et betydeligt skærpende element, at klager efterfølgende ønsker mærket erstattet af en almindelig varemærkeregistrering. Herved skabes en øget risiko for krænkelse af indklagedes varemærke, ikke mindst fordi der med en varemærkeregistrering vil være mulighed for frit at overdrage registreringen til eksempelvis en med indklagede konkurrerende virksomhed, hvorved situationen for indklagede naturligvis bliver yderligere graverende. Vi gør sammenfattende gældende, at Patentdirektoratets afgørelse om forvekslelighed bør stadfæstes, idet mærkerne må anses for forvekslelige ud fra følgende betragtninger

a. Den grafiske ide er identisk og betyder, at udformningen af de to mærker fremstår næsten ens.

b. I indklagedes mærke er træet omkranset af en sort ring, der er næsten lukket foroven. Selvom denne »omkransning« ikke er cirkelformet, kommer den meget tæt på en cirkel.

c. Træerne i begge figurmærker er udformet således at de er bredest forneden og spidser til i toppen, hvilket er medvirkende til at skærpe den visuelle lighed.

d. Helhedsindtrykket fremstår ens som følge af ovennævnte bemærkninger ad 1-3: derfor er mærkerne forvekslelige.

2. Forbindelse mellem fællesmærkeregistrering og varemærkeansøgning

I relation til denne problematik gøres det gældende, at den at Patentdirektoratet trufne afgørelse om, at der ikke er forbindelse mellem den tidligere fællesmærkeregistrering FR 5/74 og varemærkeansøgningen for det tilsvarende mærke VA 1894/85, er korrekt. Vi bemærker i denne henseende, at fællesmærket netop er karakteriseret ved at være en ret, der benyttes af en begrænset kreds af næringsdrivende - vel at mærke inden for et konkret og snævert forretningsområde. Heroverfor står varemærket, hvor det modsatte må siges at gøre sig gældende. Efter indklagedes opfattelse er det garantifunktionen, der er i højsædet og afgørende, når der er tale om et fællesmærke, hvorimod det er kvalitetsfunktionen, der er i højsædet og afgørende, når der er tale om et varemærke. Det, der for klagers vedkommende er indarbejdet, er selvsagt ikke varemærket, men fællesmærket. Indarbejdelse af en type rettigheder kan vil ikke uden videre overføres til en anden type rettigheder, selvom det erkendes, at der er nære relationer mellem fællesmærket og varemærket. Det forhold, at der er dokumenteret et retsforhold mellem indehaverne af fællesmærkeregistreringen og ansøgerne af varemærket, bestrides ikke, men er omvendt heller ikke af betydning. Der er ikke grundlag for at give klager medhold i, at man med ansøgningen om varemærkeregistrering blot fortsætter eksisterende rettigheder. Det, der er tale om, er, at man etablerer en ny ret, nemlig en varemærkeret som erstatning for den tidligere ret, en fællesmærkeret. I henhold til Patentdirektoratets afgørelse af 27. november 1992 blev fællesmærkeregistreringen udslettet forud for datoen for indleveringen af varemærkeansøgningen. Derfor skal klagers varemærkeansøgning betragtes og vurderes som en ny sag og dermed altså uden skelen eller hensyntagen til de tidligere forhold omkring fællesmærkeregistreringen. Den af klager i sin tid indleverede fornyelsesbegæring af 17. august 1984 vedrørende fællesmærkeregistreringen kan der ikke tages hensyn til, uanset at denne som udgangspunkt er udtryk for, at fornyelse er begæret rettidigt. Baggrunden er, at klager efterfølgende undlod at meddele Patentdirektoratet inden for en af Patentdirektoratet meddelt frist herfor - hvorledes man ville håndtere problemet med, at forudsætningerne for opretholdelsen af fællesmærkeregistreringen var bortfaldet. Det er også dette forhold, Patentdirektoratet har lagt vægt på, da afgørelsen blev truffet. I øvrigt ses, at der på fornyelsestidspunktet den 17. august 1984 ikke var juridisk baggrund for fornyelsen, idet klager var overgået til aktieselskab. Hvis Patentdirektoratet efterfølgende alligevel skulle have accepteret fornyelsesbegæringen, måtte det i hvert fald kræve, at man fra klagers side efterkom den frist, Patentdirektoratet havde givet med henblik på oplysninger om, hvorledes klager ville forholde sig til denne situation, hvilket, som bekendt, ikke skete. Dette skyldes ganske givet, at man selvsagt på grund af den nye selskabsstruktur aldrig ville blive »kvalificeret« til at opretholde fællesmærke- registreringerne. Man kan heller ikke, som klager gør, støtte ret på den skåneperiode, der efterfølgende indtrådte, indtil mærket blev endeligt udslettet. Dette måtte kræve, at fornyelse rent faktisk også fandt sted. Fællesmærkeregistreringen udslettedes den 4. september 1985 med tilbagevirkende kraft til den 22. februar 1984, hvilket var den dato, registreringen var gældende til, og hvor fornyelse reelt skulle finde sted. Herved konstateres det, at fællesmærket altså udslettes lidt mere end en måned før, klager indleverer sin varemærkeansøgning for det tilsvarende mærke, hvilket, som oplyst i sagen, sker den 29. marts 1985. Konklusionen må således være, at der ikke kan kræves prioritet eller støttes ret på den tidligere fællesmærkeregistrering. Denne er således bortfaldet, og indklagede gør gældende, at registreringen ej heller rent juridisk har eksisteret den 29. marts 1985, idet udslettelsen har virkning fra og med den 22. februar 1984. I sin klagebegrundelse refererer klager til en tilsvarende sag, hvor Danmarks Apotekterforening-efterfølgende Nycomed DAK A/S - tilsvarende har været i en situation, hvor foreningens fællesmærker ikke længere kunne opretholdes på grund af overgang til aktielselskabsformen, og hvor disse fællesmærkeregistreringer således måtte erstattes af varemærkeansøgninger. Det bemærkes, at nævnte sag på nuværende tidspunkt verserer i Patentankenævnet, men ikke er afgjort. Det må derfor understreges, at sagen ikke kan tillægges præjudikatsværdi. Vi kan i øvrigt meddele, eftersom vi repræsenterer modparten i den pågældende sag, at Patentdirektoratet ikke tog indsigelsen nedlagt af os på vor klients vegne til følge, idet Patentdirektoratet ikke fandt, at de omhandlede mærker var forvekslelige. Der er i denne afgørelse således ikke taget stilling til den problematik, der foreligger i nærværende sag, nemlig hvorledes der skal forholdes med hensyn til en fællesmærkeregistrering, der senere erstattes af en varemærkeansøgning, og hvor forvekslelighed med en eksisterende varemærkeregistrering indtræder. Den omstændighed, at klager henviser til, at Nycomed DAK næppe ville have set med blide øjne på, at et varemærke som eksempelvis MAGNYL ville være blevet afslået efter en indsigelse, når mærket i øvrigt var stærkt indarbejdet, er en følelsesladet, subjektiv betragtning, som imidlertid ikke har nogen juridisk værdi. Når Patentdirektoratet skal behandle en varemærkeansøgning, ganske som det er sket i nærværende sag, bliver der ikke skelet til indarbejdelse/ikke-indarbejdelse ved vurderingen af, hvorvidt den indleverede ansøgning må anses for forvekslelig med eksisterende varemærkeregistreringer. Derfor er der ikke noget til hinder for, at Patentdirektoratet vil kunne afslå en ansøgning, hvilket naturligvis ikke påvirker en eventuel indarbejdelse af et mærke og i øvrigt etablering af en varemærkeret uden en registrering. I nærværende sag må det imidlertid gentages, at det, som klager har indarbejdet, ikke er varemærket, men derimod fællesmærket. Vor konklusion må således være, at der ikke kan antages at være baggrund for at sætte lighedstegn mellem den klager tidligere tilhørende fællesmærkeregistrering og den efterfølgende varemærkeansøgning for det tilsvarende mærke. Patentdirektoratets afgørelse i denne relation bør derfor ligeledes stadfæstes. De betragtninger, som anføres af klager i skrivelsen af 17. marts 1993 ad 3, kan og skal ikke tillægges nogen betydning for nærværende sags afgørelse, idet klagers efterfølgende varemærkeansøgning således må betragtes som en ny ansøgning uden referencemuligheder eller juridisk forbindelse til den tidligere fællesmærkeregistrering. Sammenfattende og på baggrund af det oven for anførte anmoder vi herefter Patentankenævnet om at stadfæste den af Patentdirektoratet trufne afgørelse af 27. november 1992 med den konsekvens, at det ansøgte varemærke afslås....' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 21. september 1994. For klageren (ansøgeren) mødte konsulent, cand. jur. Birgit Wiborg. For indsigeren mødte advokat Erik Lassen. Parterne procederede sagen under henvisning til deres skriftlige indlæg. Klageren fremhævede navnlig, at mærkerne ikke er forvekslelige - det tidligere fællesmærke blev ikke fremdraget ved ansøgningen om indsigermærket og omvendt, at der er en særlig sammenhæng mellem det gamle fællesmærke, der først endeligt kunne udslettes 6 måneder efter den 26. februar 1985, og at der foreligger fornøden hjemmel i form af ældre brug. Indsigeren fremhævede navnlig, at der er tale om forvekslelighed af rene figurmærker uden andre mærkeelementer, og at der ikke er dokumentation for anvendelse af mærket alene. Ankenævnet skal udtale: Efter en helhedsbedømmelse af de to mærker sammenholdt med hinanden uden andre varemærkekendetegn findes de at frembyde sådanne forskelligheder, at de ikke er forvekslelige. Indsigelsen kan herefter ikke tages til følge, hvorfor bestemmes: Sagen tilbagesendes til direktoratet til fortsat behandling.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Patentdirektoratet havde efter indsigelse afslået ansøgningen, da man fandt de to varemærker forvekslelige. Ankenævnet fandt, efter en helhedsbedømmelse af de to mærker sammenholdt med hinanden uden andre varemærkekendetegn, ikke, at de to mærker frembyder sådanne forskelligheder, at de er forvekslelige. Sagen tilbagesendtes til direktoratet til fortsat behandling.