Indsigelse fra I/S Scala, København, mod registreringen af varemærket RADIO SKALA A.M.B.A. ikke taget til følge

Indsigelse fra I/S Scala, København, mod registreringen af varemærket RADIO SKALA A.M.B.A. ikke taget til følge

År 1994, den 22. november afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 12/93: Klage fra I/S Scala, København, v/Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 5. marts 1993 af varemærke ansøgning nr. 4573 1990 fra Radio Skala A.M.B.A., Odense, v/Advokat Michael L. Rasmussen. Den 12. juni 1990 indleverede Radio Skala A.M.B.A., Odense, en ansøgning om registrering af varemærket RADIO SKALA A.M.B.A. (Ordmærke) for alle varer i klasse 38. Ansøgningen blev den 20. marts 1991 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende. Ved skrivelse af 17. maj 1991 nedlagde I/S Scala, København, v/Hofman-Bang & Boutard A/S indsigelse i medfør af varemærkeloven af 11. juni 1959, § 20, stk. 2, mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes: »....Indsigelsen støttes først og fremmest på indsigernes firmanavn I/S Scala under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4. Endvidere støttes indsigelsen på den varemærkemæssige brug, indsigerne har gjort af betegnelsen SCALA for underholdnings- og restaurationsvirksomhed. Endelig støttes indsigelsen på indsigernes varemærkeregistrering VR 1609 1986 SCALA BAR & CAFE, der omfatter samtlige varearter i klasse 42. Under henvisning til at indsigelsen støttes på varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4, bemærkes, at et varemærke ikke bør kunne registreres, når mærket indeholder noget, der er egnet til at opfattes som anden mands firma. Betegnelsen I/S Scala er et i Danmark velkendt firma med landsdækkende omtale. Det skønnes ikke at være rimeligt, at andre erhvervsdrivende kan drage nytte af betegnelsen SCALA, respektivt SKALA i en sådan udformning, som foreligger her, ej heller i forbindelse med betegnelsen RADIO. Når betegnelsen RADIO sættes i forbindelse med betegnelsen SKALA, hentydes der til underholdningsvirksomhed, og det er præcis dette område, som forlystelses- og restaurationsetablissementet Scala er kendt for, og som er markedsført under den konkrete betegnelse. Der har endvidere gennem tiderne været sendt diverse rapportager fra netop I/S Scala, og der er derfor klar varearts- lighed mellem de aktiviteter, der er forbundet med I/S Scala, og klasse 38. Endelig skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at anvendelsen af betegnelsen RADIO SKALA A.M.B.A. kan indebære en overtrædelse af markedsføringslovens § 5, hvorefter andre ikke må benytte kendetegn, der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Der vil næppe være tvivl om, at der kan opstå forvekslingsmulighed for publikum, og det vil i hvert fald være generende for etablissementet Scala, at andre benytter betegnelsen i markedsføringsmæssig henseende alt i forbindelse med underholdningsvirksomhed, herunder radioudsendelser. Det må i det hele undre, at betegnelsen RADIO SKALA A.M.B.A. er offentliggjort, når betegnelsen I/S Scala er kendt af Patentdirektoratet, tilmed som anmeldt indehaver af ovennævnte varemærkeregistrering VR 1609 1986. På det foreliggende grundlag skal vi derfor henstillede, at varemærkeansøgning VA 4573 1990 RADIO SKALA A.M.B.A. afslås fra varemærkeregistrering....« I skrivelse af 13. august 1991 fremkom ansøgeren v/advokat Michael L. Rasmussen, med følgende bemærkninger i anledning af indsigelsen: »....Indledningsvis bemærkes, at min klients varemærke blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende af 20. marts d.å., hvorfor indsigelsesfristen i varemærkelovens § 20 udløb den 20.maj d.å. Det fremgår af den af Patentdirektoratet fremsendte kopi af Hofman-Bang & Boutard A/S« indsigelse er indgivet for sent, medfører, at indsigeren ikke kan opnå medhold i, at registrering af min klients varemærke skal afslås. Herudover bestrides det, at der er mulighed for forveksling mellem ansøgerens og I/S Scala's varemærker. Ansøgeren leverer tjenesteydelser i form af lokalradio-udsendelser, hvilken tjenesteydelsesform på intet tidspunkt har været tilbudt af indsigeren I/S Scala. Det bestrides således, at ansøgerens og indsigerens varemærker angår tjenesteydelser af samme eller lignende art, jfr. varemærkelovens § 6. Ligeledes bestrides det, at min klients benyttelse af varemærket indebærer en utilbørlig udnyttelse af indsigerens good-will. Det bemærkes iøvrigt i den forbindelse, at det åbenbart tillige har været indsigerens opfattelse, at indsigeren ikke leverer tjenesteydelser omfattet af klasse 38, herunder lokalradioudsendelser, idet registrering af varemærket Scala Bar & Cafe af indsigeren kun er sket for så vidt angår klasse 42 (VR 1609 1989). Herudover leverer ansøgeren udelukkende tjenesteydelser i form af lokalradio-udsendelser i et begrænset geografisk område i Odense. Derimod leverer indsigeren udelukkende tjenesteydelser fra Scala-bygningen beliggende i Københavns centrum. Det gøres gældende, at forveksling alene på denne baggrund er udelukket. Hertil bemærkes yderligere, at i det omfang indsigeren dokumenterer, at I/S Scala er et i Danmark velkendt firma med landsdækkende omtale, vil det under alle omstændigheder tillige være alment kendt, at Scala-bygningen er beliggende i København. Endelig bestrides, at indsigeren til støtte for at registrering af min klients varemærke skal afslås, kan henvise til indsigerens varemærkeregistrering VR 1609 1986 Scala Bar & Cafe, alene på den baggrund, at dette varemærke alene er registreret i klasse 42 og ikke i klasse 38. På denne baggrund bestrides det i det hele, at der er mulighed for forveksling af det af ansøgeren og det af indsigeren benyttede varemærke, hvorfor jeg herved på ansøgerens vegne skal henstille, at varemærkeansøgning VA 4573 1990, Radio Skala A.M.B.A. fremmes til registrering....' I skrivelse af 10. oktober 1991 anførte indsigeren følgende: »....Under henvisning til Patentdirektoratets skrivelse af 22. august 1991, hvormed fulgte anmeldernes svar på indsigelse af 17. maj 1991, skal vi hermed bestride det af advokat Michael Rasmussen anførte vedrørende den - påståede - for sent indleverede indsigelse. Udover at Patentdirektoratet når som helst kan tage stilling til en varemærkeanmeldelse - også efter at den i Varemærkelovens § 20 meddelte indsigelsesfrist er udløbet - er det almindelige forvaltningsprincipper, at en indsigelse anses for rettidigt indleveret første søgnedag efter en helligdag. Den 20. maj 1991 var som bekendt 2. pinsedag. Det af anmelderne anførte, kan herefter uden videre tilbagevises. Hvad angår det anførte om vareartslighed og mærkelighed, fastholdes det, at der er mærkelighed, hvilket taler for sig selv, i og med at betegnelsen SKALA, respektivt SCALA indgår i begge parters betegnelser. Endelig er det indsigernes opfattelse, at der foreligger vareartslighed, idet betegnelsen SCALA også gennem firmanavnet I/S SCALA er tæt forbundet med underholdningsvirksomhed, hvorunder blandt andet også hører radioreportage. I/S SCALA er formentlig det mest omtalte etablissement i landet og ikke blot i hovedstaden. I den forbindelse ønskes det oplyst, om anmelderne vil bestride, at I/S Scala er kendt også uden for Storkøbenhavn. Man kunne få den opfattelse, når man læser anmeldernes besvarelse, idet det anføres, at der fra indsigernes side »udelukkende leveres tjenesteydelser fra Scalabygningen beliggende i Københavns centrum«. Er dette tilfældet, er der landsdækkende brug af betegnelsen I/S Scala, respektivt SCALA, og så er det underordnet,hvor etablissementet måtte ligge. Det af anmelderne anførte indebærer i princippet, at en selskabsregistrering kun er gyldig i det område, selskabet har hovedkontor og ikke i andre dele af landet. Dette turde være en misforståelse. På denne baggrund skal vi henstille, at anmeldelsen VA 4573 1990 RADIO SKALA A.M.B.A. afslås fra varemærkeregistrering....' Ansøgeren udtalte i skrivelse af 8. juli 1992 som følger: »....Jeg skal idet hele henholde mig til det i mit brev af 13. august 1991 anførte, idet det fastholdes, at der ikke foreligger varekollision mellem de af min klient, Radio Skala A.m.b.a. ydede tjenesteydelser og de af indsigeren ydede tjenesteydelser. Indsigeren har således ikke formået at fremlægge dokumentation for, at indsigeren på tidspunktet for min klients anmeldelse af varemærket udbød tjenesteydelser inden for klasse 38....« Med skrivelse af 29. januar 1993 fremsendte indsigeren i ekstrakt kopi af lejekontrakt mellem I/S Scala som udlejer og The Voice of Copenhagen ApS som lejer og udtalte i øvrigt: »....I fortsættelsen af tidligere korrespondance i ovennævnte sag, senest Patentdirektoratets skrivelse af 8. januar 1993, fremsendes hermed i ekstrakt kopi af lejekontrakt mellem I/S Scala som udlejer og The Voice of Copenhagen ApS som lejer. Det er hermed dokumenteret, at der er tale om eksakt samme virksomhed, og at denne udøves gennem Scala-etablissementet. Indsiger kan derfor selvfølgelig ikke acceptere, at betegnelsen RADIO SKALA A.M.B.A. finder anvendelse. På denne baggrund skal vi herefter henstille, at anmeldelsen VA 04.573 1990 RADIO SKALA A.M.B.A. afslås fra varemærkeregistrering....« Ansøgeren bemærkede i skrivelse af 5. februar 1993 følgende hertil: »....Umiddelbart har jeg svært ved at se relevansen af det af indsiger anførte og det i denne forbindelse fremsendte bilag. Efter ansøgers opfattelse er det afgørende for bedømmelsen af, hvorvidt ansøgers varemærke krænker indsigers varemærkerettigheder, hvorvidt indsiger I/S Scala har gjort brug af ordet SCALA for tjenesteydelser, der kolliderer eller er meget ligeartede med tjenesteydelser, der henføres til klasse 38. Det af indsiger indsendte bilag dokumenterer på ingen måde indsigers brug af varemærket for tjenesteydelser inden for klasse 38. Voice of Copenhagen ApS er et selvstændigt selskab, der er lejer i Scala-etablissementet. Indsiger har ingen form for interesser i dette selskab f.eks. i form af hel eller delvis ejerskab til selskabet. Det forhold, at indsiger udlejer lokaler til Voice of Copenhagen ApS og som led i dette lejeforhold køber radioreklamer af Voice of Copenhagen ApS medfører på ingen måde, at indsiger udbyder tjenesteydelser inden for klasse 38. En modsat retstilstand ville medføre, at blot fordi indsiger f.eks. måtte købe en bil hos en automobilforhandler, vil indsiger ligeledes ved brug have opnået varemærkeretlig beskyttelse til ordet SCALA indenfor klasse 12. Det fastholdes fra ansøgers side, at indsiger ikke udbyder tjenesteydelser, der kolliderer med tjenesteydelser omfattet af klasse 38. Den fortsat manglende dokumentation for sådan brug fra indsigers side, dokumenterer efter ansøgers opfattelse ganske klart dette. Da indsiger har haft rig lejlighed til at indsende den fornødne dokumentation, skal jeg herved på ansøgers vegne henstille, at sagen nu optages til afgørelse, således at behandlingen af min klients varemærkeansøgning kan nyde fremme. Der forefindes således intet grundlag for at yde indsiger yderligere frist til at indsende den udbedte dokumentation....« Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 5. marts 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse: »....I medfør af bestemmelsen i § 14 stk. 1, nr. 6 i ovennævnte varemærkelov må et varemærke bl.a. ikke registreres, når mærket er forveksleligt med varemærke, der er taget i brug her i landet på det tidspunkt, da ansøgningen om registrering indgives og som vedvarende anvendes her. Direktoratet mener, at det drejer sig om forvekslelige mærker, men finder ikke, således som sagen foreligger oplyst, at det ved indsendelsen af det ovennævnte materiale er tilstrækkeligt godtgjort, at indsiger har benyttet ordet Scala som varemærke for tjenesteydelser, der kolliderer med eller er meget ligeartede med tjenesteydelser, omfattet af klasse 38, på tidspunktet for nærværende ansøgnings indgivelse. I konsekvens heraf findes det tillige ikke godtgjort, at mærket har været benyttet vedvarende her i landet. Denne del af indsigelsen kan derfor ikke tages til følge. Således som det fremgår af skrivelse herfra af 06 aug. 1992 kan de indsigelser, der er nedlagt i medfør af § 14 stk. 1, nr. 4 og § 6 første del, ej heller tages til følge....« Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 5. maj 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at indsigelsen af 17. maj 1991 mod registreringen af RADIO SKALA A.M.B.A. tages til følge. I ankebegrundelsen anføres: »....I afgørelsen af 5. marts 1993, jvf. bilag 1, hedder det, at Patentdirektoratet mener, at sagen drejer sig om forvekslelige mærker. Man finder imidlertid ikke, at der foreligger den fornødne vareartslighed mellem de respektive tjenesteydelser, idet der ikke foreligger dokumentation for, at I/S Scala driver virksomhed indenfor radiokommunikation. Som følge heraf foreligger der ikke den fornødne baggrund for at statuere forvekslelighed på grund af den manglende vareartslighed. Det fremsendte materiale - tillæg til en lejeaftale, der viser, at I/S Scala udlejer lokaler til The Voice of Copenhagen ApS, og tillæg til aftale om radioreklame - skønnes ikke at være tilstrækkelig dokumentation for, at radiovirksomhed finder sted i Scala i og med, at det foranlediges af nævnte The Voice of Copenhagen ApS. Dette beror imidlertid på en misforståelse, idet I/S Scala har forpligtet sig til at aftage radioreklamer for det nævnte firma, og der sker altså en reklamevirksomhed gennem radiokommunikation for I/S Scala. Dertil kommer, at der må foreligge vareartslighed mellem radiokommunikation og radioudsendelse, altså underholdningsvirksomhed i al almindelighed, således som den kommer til udtryk i den virksomhed, som I/S Scala driver under betegnelsen I/S Scala. Således foregår der stort set kontinuerligt shows, udstillinger og i hvert fald dagligt biografvirksomhed i Scala. Isoleret set klassificeres disse underholdningsvirksomheder forskelligt, men samlet må der være tale om, at der udbydes den samme tjenesteydelse, nemlig underholdning og information. Dertil kommer iøvrigt, at der er tale om et særdeles velkendt mærke i det danske samfund. Scala er formentligt et af den mest kendte etablissementer i nutidens Danmark og SCALA må anses for at være et særdeles mærke også for aktiviteter, der ligger umiddelbart uden for den egentlige traditionelle virksomhed, som etablissementet laver. Det er således, at SCALA er et paraplymærke for en lang række aktiviteter, som huset foretager. Som følge heraf bør I/S Scala kunne forbyde brugen af lignende varemærker, da det som anført er velkendt her i landet, og brugen af et tilsvarende mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller remomme. Dertil kommer, at anden mands virksomhed under betegnelsen SCALA/SKALA kan skabe det indtryk hos forbrugeren, at der er tale om forbundne selskaber eller virksomheder, hvilket der ikke er tale om. Det skal iøvrigt kuriøst nævnes, at man i Sø- og Handelsretten for et par år siden fik medhold i at etablissementet I/S Scala kunne hindre, at der blev drevet hotelvirksomhed under en betegnelsen, hvori også SCALA indgik. Dokumentation herfor skal snarest blive fremsendt....« Ovennævnte dokumentation blev fremsendt med skrivelse af 14. juni 1993. Ansøgeren har ved skrivelse af 18. august 1993 nedlagt påstand om stadfæstelse og anført som følger: »....Det tidligere af mig på ansøgers vegne anførte fastholdes i punkt har gjort brug af varemærket SCALA for tjenesteydelser, der kolliderer, eller er meget ligeartet med tjenesteydelser, der henføres til klasse 38, i hvilken klasse ansøger har søgt registrering af varemærket RADIO SKAL A.M.B.A. Ansøger står uforstående overfor, at indsiger fortsat inddrager The Voice of Copenhagen ApS i nærværende sag. The Voice of Copenhagen ApS er lejer i Scala-bygningen, og er et selvstændigt selskab, i hvilket indsiger ikke har nogle form for interesser, herunder helt eller delvis ejerskab. Det forhold at indsiger i forbindelse med udlejning af lokaler til The Voice of Copenhagen ApS eventuelt måtte have forpligtet sig til at aftage radioreklamer fra dette selskab, medfører på ingen måde, at indsiger udøver reklamevirksomhed gennem radiokommunikation. Det forhold at indsiger aftager en vare/tjenesteydelse medfører således på ingen måde, at indsiger driver virksomhed inden for pågældende vare/tjenesteydelse. En sådan forståelse af retstilstanden vil efter ansøgers opfattelse medføre, at indsiger vil opnå en uindskrænket beskyttelse til navnet SCALA dækkende så godt som samtlige klasser. Dette kan selvfølgelig ikke have sin rigtighed. Idet jeg henviser til indsigers brev af 14. juni d.å. og den hermed fremsendte udskrift af retsbogen fra Sø- & Handelsretten i København vedrørende en tidligere mellem indsiger og Ejendomsselskabet Altea ApS verserende retssag bemærker jeg, at ansøger ikke finder, at nævnte udskrift på nogen måde, kan tillægges nogen form for præjudikatsværdi under nærværende sag. Sagens videre omstændigheder fremgår således ikke af udskriften, ligesom rettens præmisser i forbindelse med afgivelse at tilkendegivelse ikke fremgår af udskriften. Endelig skal jeg tillade mig at henvise til, at nævnte sag er afsluttet ved forlig mellem sagens parter, hvorfor sagen allerede af denne årsag ikke kan påberåbes af indsiger i nærværende sag til støtte for indsigers påstand. Ansøger må konstatere, at indsiger fortsat ikke har fremlagt nogen form for dokumentation for, at indsiger udøver virksomhed, der helt eller delvis kolliderer med ansøgers, uanset sagen nu har verseret siden oktober 1991, og at indsiger således har haft rig lejlighed til at fremskaffe sådan dokumentation. Afslutningsvis bemærkes, at ansøger ikke agter at bestride, at Scala-bygningen er et kendt etablissement i Danmark. Dette ændrer imidlertid ikke, at det formentlig er lige så kendt i nutidens Danmark, at indsiger aldrig har, og formentlig heller aldrig vil drive virksomhed inden for radiokommunikation. På baggrund heraf skal herved henstille, at I/S Scala's indsigelser ikke tages til følge, og at min klients ansøgning herefter fremmes til registrering i klasse 38.... Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 21. september 1994. For ansøgeren mødte advokat Jesper O. Pedersen, der havde anledning til at udtale sig. Klageren (indsigeren) gav ikke møde. Ankenævnet skal udtale: Der tiltrædes af de af direktoratet anførte grunde, at indsigelsen ikke er taget til følge, hvorfor bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans. Chr. Thomsen. Steffen Gulmann.

Ingen

Ankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter indsigelsen fra I/S Scala, København, ikke blev taget til følge, da Direktoratet ikke fandt det godtgjort, at indsiger har benyttet ordet Scala som varemærke for tjenesteydelser, der kolliderer med eller er meget ligeartede med tjenesteydelser, omfattet af klasse 38, på tidspunktet for ansøgningens indgivelse. I konsekvens heraf fandtes det heller ikke godtgjort, at mærket har været benyttet vedvarende her i landet.