Registreringen af varemærket EMEC (figurmærke) kendt ugyldig efter indsigelse fra EMEC N.V., Belgien

Registreringen af varemærket EMEC (figurmærke) kendt ugyldig efter indsigelse fra EMEC N.V., Belgien

år 1994 , den 22. november afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen) følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 10/93: Klage fra EMEC N. V., Belgien, v/Internationalt Patent-Bureau, Taastrup over Patentdirektoratets afgørelse af 10. februar 1993 af varemærkeregistrering nr. 5635 1992 for Scanklima, v/Martin Rol, Herlev.

Den 30. januar 1992 indleverede Scanklima v/Martin Rol, Herlev, en ansøgning om registrering af varemærket EMEC (figurmærke) for alle varer i klasse 11.

Den 29. juli 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 28. september 1992 nedlagde EMEC N.V., Belgien v/Internationalt Patent-Bureau, Taastrup, indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen henvistes foreløbigt til, at »ansøgeren forhandler indsigernes EMEC produkter i Danmark. Med andre ord tilhører mærket retteligt indsigerne.«

Samtidig udbad indsiger sig en frist til at fremkomme med en nærmere indsigelsesbegrundelse.

En yderligere fristanmodning af 30. november 1992 fra indsiger blev, efter at have været forelagt mærkeindehaver, ikke imødekommet af direktoratet, og indsiger anførte herefter i skrivelse af 7. januar 1993 som følger

»....I fortsættelse af telefonsamtale af d.d. meddeles, at indsigerne og ansøgeren er eller har været forretningsforbindelser - ansøgeren forhandler indsigernes EMEC produkter i Danmark - og at indsigerne i de 4 måneder siden nedlæggelse af indsigelsen har været i kontakt med ansøgerne i håb om at nå til en løsning.

Vi er i øjeblikket ved at skaffe dokumentation for forholdet mellem indsigerne og ansøgeren. I mellemtiden vil vi bede direktoratet om tålmodighed med at træffe en afgørelse. Ansøgeren kan ikke siges at lide noget ved, at afgørelsen ikke træffes omgående, idet ansøgerens eneret gælder fra ansøgningsdatoen. Vi kan ikke se, at det vil skade hans salgsmuligheder, da en ansøger med god samvittighed naturligvis vil bestille sit salgsmaterile (jf. ansøgerens begrundelse for, at han vil modsætte sig en fristforlængelse).«

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 10. februar 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»....Det skal indledningsvis oplyses, at direktoratet, når en afgørelse træffes, skal tage hensyn til alt det materiale, der foreligger på afgørelsestidspunktet.

I medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, jfr. § 3, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, når det er identisk med eller forveksleligt med en varemærke, der er taget i brug her i landet på det tidspunkt, da ansøgning om registrering indgives, og som vedvarende anvendes her.

Mærkerne må anses som forvekslelige.

Således som sagen foreligger oplyst, findes det imidlertid ikke godtgjort, at indsiger forud for ansøgningens indlevering den 10 okt. 1991 har taget navnet EMEC i brug i Danmark som varemærke for varer omfattet af den foreliggende varemærkeregistrering. I konsekvens heraf findes det ej heller godtgjort, at der har været tale om en vedvarende brug. Indsigelsen vil derfor ikke kunne tages til følge på basis af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

De har i indsigelsen henvist til, at mærket retteligt tilhører indsiger.

Direktoratet finder ikke, at der i det indsendte materiale foreligger dokumentation for, at indsiger som følge af et aftaleforhold mellem parterne eller på andet grundlag har opnået retten til mærket her i landet. Indsigelsen vil derfor heller ikke kunne tages til følge på dette punkt....«

Denne afgørelse har klageren, EMEC N.V., Belgien v/Internationalt Patent-Bureau, Taastrup, ved skrivelse af 7. april 1993 indbragt for Patentankenævnet.

I ankebegrundelsen anføres bl.a. følgende

»Med skrivelse af 10. februar 1993 i ovennævnte indsigelsessag har patentdirektoratet meddelt, at indsigelsen ikke blev taget til følge. I medfør af varemærkelovens § 46 indankes afgørelsen hermed for Patentankenævnet.

Nævnte skrivelse vedlægges som klagerens bilag 1 . Heraf fremgår, at direktoratet sådan som sagen forelå på afgørelsestidspunktet fandt det ikke godtgjort, at klageren har bedre ret til mærket EMEC end ansøgeren. Formålet med nærværende skrivelse er at belyse forholdene med yderligere dokumentation. Såvel varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 2 som § 14 nr. 4 påberåbes.

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at ansøgningen blev indleveret den 30. januar 1992 og ikke den 10. oktober 1991 som patentdirektoratet har skrevet, jfr. bilag 1, side 3 sidste afsnit, »Tidspunktet for ansøgning af det yngre mærke«, jfr. varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 2 er 30. januar 1992.

Klagerens bilag 2 er kopier af tre fakturaer dateret henholdsvis den 12. juni 1991, 19. november 1991 og 28. januar 1992 fra klageren til aftagere i Danmark, herunder ansøger. EMEC - klagerens selskabsnavn - fremtræder klart i øverste venstre hjørne.

I alt har EMEC N.V. faktureret salg i Danmark for over kr. 500.000 før ansøgningens indleveringsdag

Faktura nr. Dato Beløb 910167 11. september 1991 23.599,00 BF 910184 14. oktober 1991 45.123,00 BF 910204 24. oktober 1991 1.039.885,00 BF 910222 15. november 1991 268.750,00 BF 910231 19. november 1991 127.974,00 BF 910246 25. november 1991 693.670,00 BF 910279 16. december 1991 135.180,00 BF 920017 28. januar 1992 443.723,00 BF ------------ 2.777.904,00 BF

Kopier af ovennævnte fakturaer (udover dem dateret 19. november 1991 og 28. januar 1992, der er med i bilag 2) er ved at blive fremskaffet.

Herefter er det godtgjort, at klagerens mærke har været brugt i Danmark før tidspunktet for ansøgningen af ansøgerens mærke, jfr. varmærkelovens § 15 stk. 4, nr. 2.

Mærket EMEC er anvendt af klageren såvel før som efter 30. januar 1992. Bilag 3 er kopier af fakturaer udstedt til danske kunder dateret 24. april 1992, 20. maj 1992 og 12. juni 1992.

Varemærkelovens § 14 nr. 4

I henhold til varemærkelovens § 14 nr. 4 må et varemærke ikke registreres, når det uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som en virksomheds navn, hvortil en anden har lovlig adkomst.

Bilag 4 er en telefax fra EMEC til ansøgeren hr. Martin Rol dateret 30. august 1991 med titlen, »proposal from EMEC int. for distribution in DK«. Afsenderen er mr. Wim van den Eynden. Bilag 5 er ansøger hr. Martin Rols svar til Mr. Wim van den Eynden dateret 3. september 1991. Af disse to bilag fremgår klart, at ansøgeren var klar over, at der var tale om EMEC N.V.'s produkter.

Som Rigmor Carlsen har skrevet om patentdirektoratets bestræbelse for en korrekt anvendelse af varemærkelovens § 14 nr. 4

(Det) kan navnlig få betydning for udenlandske firmaer, idet direktoratet ikke har mulighed for at foretage undersøgelser vedrørende sådanne. Det er da heller ikke ifølge varemærkeloven en betingelse for disses beskyttelse, at sådanne firmanavne er registrerede her i landet. Udenlandske firmanavne, der er brugt her i landet, må også nyde beskyttelse mod, at de registreres som varemærker for andre'. (vor fremhævelse)

jfr. Varemærker, registreringspraksis (1980) side 6 spalte 1.

Ansøgeren har efter eget udsagn erkendt, at han har handlet med firmaet EMEC N.V., der har taget deres mærke i brug i Danmark før ansøgningens indleveringsdato 30. januar 1992. Der må herefter lægges til grund, at ansøgeren ikke uhjemlet kan opnå registrering af EMEC i henhold til varemærkelovens § 14 nr. 4.

Synspunktet støttes iøvrigt af Koktvedgaards Lærebog i Immaterialret (1991) side 264, hvor det hedder

»Hvad enten mærket er registreret i agentens navn eller ej er det imidlertid den deklaratoriske regel, at væremærkeretten følger varen og dermed stamhuset, ikke agent« (vor fremhævelse)

Når hovedreglen i tilfælde hvor parterne har indgået forhandleraftale er den, at mærket tilhører stamhuset, så må retten til mærket utvivlsomt tilhører stamhuset, så må retten til mærket utvivlsomt tilhører stamhuset, hvor parterne ikke har indgået en egentlig forhandleraftale.

Som det vil fremgå af bilag 1 var patentdirektoratet ved sagens foreløbige afgørelse ikke bekendt med bilagene 2 og 3. Det skyldes, at indsigelsen var nedlagt som en formel indsigelse til at klargøre klagerens bedre ret i forhandlingerne med ansøgeren. Klageren og vi forventede, at sagen ville afsluttes fredeligt. Ansøgeren har selv erkendt, at der har været forhandlinger mellem parterne, jfr. brevet af 20. januar 1993 hoslagt bilag 1, og det kom som en overraskelse for klageren og os, at direktoratet afgjorde sagen med skrivelse af 10. februar 1993 (bilag 1) ....'

Klageren har i skrivelse af 28. maj 1993 yderligere oplyst følgende

»....Vi havde håbet nu at kunne vedlægge kopier af flere fakturaer fra indsigerne EMEC N.V. til aftagere i Danmark, jfr. vor skrivelse af 7. april 1993 side 2 nederst. Det er endnu ikke lykkedes os at skaffe kopier af sådanne fakturaer. Imidlertid mener vi at det er tilstrækkelig fra indsigernes side at henvise til faturaerne vedlagt i indsigernes bilag 2 , nemlig nr. 910104 af 12. juni 1991, nr. 910230 af 19. november 1991 og nr. 920017 af 28. januar 1992, der alle viser, at indsigernes mærke var i brug her i landet før det VR 05.635 1992« »EMEC« blev anmeldt den 30. januar 1992.

Som bilag 6 vedlægges indsigernes brochure fra 1991-92, der tydeligt viser, at indsigerne anvender EMEC som varemærke i Danmark.

Endeligt oplyses, at EMEC N.V. er et etableret belgisk selskab der har eksisteret i mange år. EMEC N.V.'s omsætning for så vidt angår EMEC produkter har andraget.

år EMEC omsætning 1990 159 millioner BFR 1991 301 - - 1992 274 - -,

altså ca. kr. 140 millioner de sidste 3 år. EMEC N.V. er en ikke ubetydelig virksomhed på europæisk plan.

I henhold til ovenstående samt til vor skrivelse af 7. april 1993 med bilag henstilles, at registreringen VR 05.635.1992 afslås i sin helhed under henvisning til indsigernes bedre ret, jfr. varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 2 og § 14 nr. 4'

Den 22. juni 1993 har klageren fremsendt de fakturaer, der var omtalt i klagerens skrivelse af 7. april 1993 som bilag 7.

Mærkeindehaver har i anledning af klagen i skrivelse af 22. oktober 1993 anført følgende

»....Hvad der skal siges mere i den her sag, ved jeg ikke rigtigt. Mit firma er kun et enkeltmandsfirma, og af sagens natur ikke midler til at engagere dyr assistance som f.eks. Firmaet Internationalt Patent-Bureau, e.l.

Det ville måske være bedre, hvis jeg, ligesom eksperterne, kunne henvise til paragrafferne, for at tale for min sag, men visse ting ved jeg

1) Ansøgningen om varemærket EMEC , (og et andet PetroClean ), blev indleveret 10.10.1991. Pga. manglende betaling (forglemmelse fra min side), blev ansøgningen, mod betaling af kr. 100,00 fornyet 30.01.1992.

Dvs. den oprindelige ansøgning stammer fra 10.10.1991.

2) Lige siden de allerførste kontakter (på vort initiativ) vedr. evt. distribution af Corona petroliumsovne i maj 1991, har Scanklima gjort sit for at indføre begrebet EMEC , som værende et garanti for kvalitetsprodukter, når det drejer sig om indeklima.

Dette fremgår bl.a. af vedlagte nyhedsbrev.

Samme logo EMEC indeklima blev også brugt på brochurer, leaflets, prislister osv.

3) Fra indsigerens side er der aldrig givet tilskud til en sådan promotion.

4) Efter at Scanklima havde introduceret indsigernes produkter på det danske marked, og havde bekostet et anseeligt beløb i annoncer, tog indsigeren kontakt med min daværende partner (forhenværende medarbejder) for at lave en direkte kontakt, hvorved Scanklima blev udelukket, og ikke mere kunne betjene de daværende kunder.

Derved kunne indsigeren, uden betaling, få resultaterne af Scanklima's indsats.

Jeg mener stadigvæk at Scanklima har, efter al indsats og alle omkostninger, retten til VR 05.635, og håber at Direktoratet kan støtte mig i denne, iøvrigt kedelige sag«.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 21. september 1994.

For klageren mødte adv. Peter Larsen og varemærkekonsulent Peter Olson, der havde lejlighed til at udtale sig.

Varemærkeindehaveren var ikke mødt.

ankenævnet skal udtale

Ansøgningen må anses som indgivet den 30. januar 1992.

Det ansøgte mærke er anvendt i såvel udlandet som af ansøgeren her i landet på vegne klageren før dette tidspunkt.

Herefter bestemmes

Registrering nr. 5635/92 kendes ugyldig.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Indsigelse fra EMEC N.V., Belgien, imod gyldigheden af registreringen af varemærket EMEC for Scanklima v/Martin Rol, Herlev, var af Patentdirektoratet ikke taget til følge. Ankenævnet omstødte direktoratets afgørelse og udtalte, at det ansøgte mærke er anvendt i såvel udlandet som af ansøgeren her i landet på vegne klageren før den 30. januar 1992, på hvilket tidspunkt ansøgningen må anses som indgivet. Registreringen kendtes derfor ugyldig.