Varemærket M c (ordmærke) fundet uegnet til registrering på grund af manglende særpræg.

Varemærket M c (ordmærke) fundet uegnet til registrering på grund af manglende særpræg.

År 1994, den 22. november afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 46/93: Klage fra McDonald's Corporation, USA, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 3. september 1993 fra varemærkeansøgning nr. 9672 1990. Den 14. december 1990 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket M c (ordmærke) for restaurationsvirksomhed i klasse 42. I skrivelse af 21. juni 1991 udtalte Patentdirektoratet: »Mærket er fundet uegnet til registrering, da det ikke er anset for at være i besiddelse af det til registrering som varemærke fornødne særpræg jf. bestemmelsen i § 13 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr 249 af 17 apr. 1989. Begrundelsen herfor er, at mærket Mc består af ikke særligt udformede bogstaver....« Klageren skrev i denne anledning den 20. februar 1992 følgende til direktoratet: »....Jeg skal anmode om, at den trufne afgørelse tages op til fornyet overvejelse, idet jeg vil hævde, at betegnelsen Mc, der ganske vist er en forkortelse, også samtidig har en betydning og dermed kan udtales. Endvidere skal jeg påberåbe mig, at betegnelsen Mc er indarbejdet for mine klienter som kendetegn for så vidt angår »restaurationsvirksomhed« i klasse 42, nemlig de serviceydelser nærværende ansøgning omfatter. Min primære påstand underbygges med henvisning til »Webster's Encyclopedic Unabridged Dictonary of the English Language«, hvor det på pag. 887 forklares, at Mc er synonymt med MAC, til »Gyldendals Fremmedordbog«, pag. 363, hvor Mc også har lighedstegn med ordet Mac. Det er således min påstand, at forbrugerne, når de ser forkortelsen Mc straks vil sætte lighedstegn med ordet Mac og da ordet Mac kan udtales og dermed også Mc, må mærket kunne nyde beskyttelse i henhold til varemærkeloven. Mine klienter driver som bekendt virksomhed med fast food forretninger stort set over hele verden bl.a. under betegnelsen McDonald's og hertil kommer, at mine klienter er indehavere af en lang række varemærkeregistreringer, hvori betegnelsen Mc eller Mac udgør første led og jeg kan bl.a. henvise til følgende: VR 2089/63 McDONALD'S, VR 509/80 MAYOR McCHEESE fig. VR 1006/81 BIG MAC fig. VR 4111/83 McHAPPY DAY fig. VR 3364/87 RONALD McDONALD PLAYLAND VR 3115/88 McMENU. Karakteristisk for disse mærker er, at Mc resp. MAC udgør en væsentlig bestanddel og endvidere omfatter disse registreringer alle tjenesteydelser i klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed. I mine klienters koncept og markedsføring ligger endvidere, at de retter, der serveres på deres fast food restauranter over den ganske verden, som hovedregel er karakteriseret ved, at Mc eller MAC udgør en væsentlig bestanddel tillige med et beskrivende element, der refererer til den pågældende vare. Mine klienter har også registreret en rækker mærker med dette karaktertiska, hvoraf jeg skal tillade mig at henvise til følgende: VR 3653/79 EGG McMUFFIN, VR 779/80 MAC FRIES, VR 3849/81 McCHICKEN, VR 3343/82 McRIB, VR 375/85 CHICKEN McNUGGETS, VR 730/87 McPIZZA, VR 789/89 McDONALD'S CHICKEN L. T. Det er typisk for mine klienter, at man gennem en ensartet brug af ordet Mc/MAC sammen med en generisk eller suggestiv betegnelse har vænnet (indarbejdet) forbrugerne til, at alt i restauranten har fiktive navne med et fast holdepunkt, nemlig ordet Mc/MAC. Det man har opnået er, at kunden (forbrugeren) har et udvisket erindringsbillede, hvor der alene er et fast holdepunkt - Mc/MAC. Der vil derfor ske en genkendelse, når kunden (forbrugeren) møder ordet Mc/MAC og dermed har man skabt et image og slået eksistensen af betegnelsen Mc/MAC fast hos forbrugeren. Til dokumentation af denne indarbejdelse kan jeg oplyse, at McDonald's Corporation har eksisteret siden 1955, hvor de første restauranter blev åbnet i U.S.A. og disse har stadig været drevet under betegnelsen McDONALD'S samt med de ovenfor nævnte forskellige retter. På nuværende tidspunkt findes der mere end 6.800 restauranter i U.S.A. og ialt i verden over drives der nu mere end 9.000 restauranter i navnet McDONALD'S og med retter som nævnt ovenfor. Det skal tilføjes, at det er et særkende fra mine klienter, at deres restaurationsvirksomhed drives under et identisk koncept ligegyldigt hvor i verden dette sker og varemærker, udstyr m.v. er fuldkommen identisk og det samme gælder kvalitet m.m. af de varer der forhandles. De enkelte restauranter drives på grundlag af en licenskontrakt med McDONALD'S Corporation og mine klienter stiller viden og varemærker til rådighed for de enkelte restauranter, samt foretager kontrol af kvalitet m.m. for at opretholde denne ensartede ydelse ligegyldig hvor i verden man opererer. Den samme kontrol findes også for så vidt angår brugen af varemærker og man lægger stor vægt på i koncernen dels at beskytte sine rettigheder og dels at værne om forstavelsen MC/MAC, fordi denne udgør det væsentligste element i retter, koncept og kontakt med kunderne, når naturligvis bortses fra selve varens kvalitet. Al reklame, det være sig i biografer, blade og lignende, vil ske under fællesnavnet McDONALD'S enten ordmærket eller det kendte figurmærke bestående af McDONALD'S skrevet gennem nedre del af et rundbuet M. Jeg kan tilføje, at en væsentlig del af den reklamering, der også sker for mine klienters virksomhed, foregår centralt gennem TV og man kører identiske kampagner over hele verden. For så vidt angår udgifter i forbindelse med reklame kan jeg nævne, at McDonald's Corporation og selskabets licenstagere i hele verden i finansåret 1984 havde et reklamebudget på mere end 300 mio. dollars og i 1985 på mere end 350 mio. dollars. Dette tal har naturligvis været stigende op igennem årene. For så vidt angår situationen i Danmark kan jeg oplyse, at de første McDONALD'S restauranter blev åbnet i 1981 i København og Ålborg og idag findes der udover restauranter i disse byer, restauranter i Århus, Esbjerg og Odense og dernæst er der oprettet en række restauranter efter amerikansk princip i nærheden af store veje, så som i nærheden af Horsens, langs motorvejen til Køge og mange andre steder. Omsætningen McDONALD'S restauranter i Danmark har andraget som følger: 1981 kr. .. 9.541.540,00 1982 kr. .. 20.607.440,00 1983 kr. .. 35.708.820,00 1984 kr. .. 57.651.230,00 1985 kr. .. 69.546.922,00 1986 kr. .. 76.359.637,00 1987 kr. .. 87.956.705,00 1988 kr. .. 99.818.793,00 og som det vil fremgå heraf har der været en jævn stigning. I Danmark alene er der i samme periode blevet brugt følgende beløb på reklamering: 1981 kr. ... 630.000,00 1982 kr. .. 1.400.000,00 1983 kr. .. 2.499.000,00 1984 kr. .. 4.275.000,00 1985 kr. .. 5.175.000,00 1986 kr. .. 6.320.000,00 1987 kr. .. 8.090.000,00 1988 kr. .. 8.930.000,00 Jeg vil derfor tillade mig at konstatere, at betegnelser med Mc/MAC er indarbejdet på det danske marked og globalt for »restaurationsvirksomhed« i mine klienters navn. Jeg skal endvidere tillade mig at henvise til bogen »Brands an International Review by Interbrand«, hvor der er en gennemgang af verdensberømte mærker og jeg henviser til pag. 22, hvor de 10 mest kendte mærker nævnes sammen med de 40 næstfølgende mærker, og som det vil fremgå heraf er mine klienters varemærke McDONALD'S placeret på 3. pladsen. Dette siger en hel del om den bekendthedsgrad, som varemærket McDONALD'S har og dermed også forstavelsen Mc for »restaurationsvirksomhed«. Jeg vedlægger kopi af forsiden til den pågældende bog samt kopi af den nævnte side. I denne forbindelse henviser jeg også til »Lærebog i Immaterialeret« 2. udgave af Professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard, hvor det på pag. 284 nævnes, at af en nylig gennemført større undersøgelse fremgår det, at de 10 mest kendte varemærker i verden er følgende efter bekendthedsniveau, hvor mine klienters varemærke McDONALD'S kommer ind på 8. pladsen. Jeg vedlægger kopi af den pågældende side fra Lærebogen. Grunden til at mine klienter søger betegnelsen Mc såvel som MAC registreret som varemærke her i landet er naturligvis, at man vil hævde sin eneret til den pågældende betegnelse og jeg mener, at dette må karakteriseres som rimeligt, selvom betegnelsen Mc aldrig af mine klienter har været brugt alene. I denne forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til § 15 i varemærkeloven, der trådte i kraft 1. januar 1992, stk. 1, nr. 2, hvor det anføres, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varene eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Jeg skal samtidig henvise til artiklen »Varemærkeloven og Fællesmærkeloven« af fuldmægtig Anders J. Andersen og specialkonsulent Knud Wallberg, i JURISTEN Nr. 1, 1992, på pag. 36, hvor denne regel yderligere uddybes og jeg kan fuldtud tiltræde de eksempler, der nævnes her, hvor det netop anføres, at en serie af varemærker, hvori en bestemt forstavelse genfindes, vil kunne forhindre andre i at opnå mærker registreret med denne forstavelse, da dette vil kunne medføre, at et sådant varemærke kunne falde ind under reglen i § 15, stk. 1, nr. 2. Situationen ved indarbejdede varemærker må således være endnu mere præcis og have krav på en større beskyttelse i henhold til praksis og også i henhold til reglen om velkendte varemærkers beskyttelse, jfr. varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1. Når henses til at mine klienter efter min opfattelse helt klart vil kunne forhindre registrering og brug af varemærker for »restaurationsvirksomhed«, hvori betegnelsen Mc resp. MAC indgår må det modsætningsvis også være muligt for mine klienter at registrere varemærket Mc resp. MAC, da retten til monopol på denne betegnelse Mc/MAC i princippet allerede eksisterer, da det vil være noget hult, om man i virkeligheden har en ret i henhold til varemærkeloven, men samtidig ikke kan få registreret det pågældende mærke. Under henvisning hertil henstilles det, at nærværende ansøgning fremmes til registrering.' Den 2. oktober 1992 fastholdt direktoratet, at mærket er uegnet til registrering, da det består af ikke særligt udformede bogstaver. Direktoratet anførte følgende: »Det indsendte materiale om omfanget af McDonald's restaurantskæde, anvendelsen og registrering af forskellige varemærker i denne forbindelse, kan ikke bevirke, at registreringshindringen overvindes. De anfører i Deres brev på side 5 første afsnit, at betegnelsen Mc aldrig har været brugt alene. Der foreligger således heller ikke dokumentation for brug eller indarbejdelse. De anfører, at varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2 skulle kunne bevirke, at mærket registreres, fordi det er en velkendt varemærkedel for ansøger, og påberåber Dem en artikel i Juristen skrevet af medarbejdere fra Patentdirektoratet. Den pågældende artikel kan bemeldte sted ikke tages til indtægt for Deres synspunkt, da den uudsagte forudsætning er, at den gennemgående mærkedel selvstændigt kan registreres. Der kan ikke drages modsætningsslutning til lovens ordlyd, at enhver gennemgående mærkedel, der er omfattet af denne bestemmelse, kan antages til registrering alene. § 15, stk. 1, nr. 2 vedrører alene beskyttelsen af allerede registrerede mærker overfor efterstillede ansøgninger. § 15, stk. 4, nr. 1 »kodak-reglen« kan ikke finde anvendelse, allerede fordi der ikke er en aktuel konflikt overfor et efterstillet mærke.' Klageren fastholdt ved skrivelse af 4. maj 1993 sin opfattelse af, at mærket er registrerbart og anførte: »Jeg er glad for, at direktoratet et langt stykke ad vejen er enig med mig i de argumenter, der fremføres, og jeg har forstået, at mine argumenter er afhængig af den uudsagte forudsætning, at den gennemgående mærkedel selvstændigt kan registreres. Rent faktisk er jeg af den opfattelse, at Mc således som anvendt ved nærværende, nemlig skrevet med stort begyndelsesbogstav og lille andet bogstav efter dansk opfattelse må anses for at være i sig selv registrerbar. Det gøres gældende, at åbenbare forkortelser efter sædvanlig praksis anses for i sig selv registrerbare, idet direktoratet i sådanne tilfælde ikke anser bogstavkombinationen som rene bogstavmærker, men rent faktisk som udtalelige ord. Der skal i den anledning henvises til Registreringspraksis udgivet af Patentdirektoratet, pag. 41, 2. spalte, øverst, hvor det anføres: »En anden gruppe er de bogstavforbindelser, der danner kendte gængse forkortelser såsom A.B.C., S.O.S., V.I.P., OK., NB. De vil normalt ikke blive opfattet som ord i egentlig betydning, men dækker dog på samme måde som ord et begreb. De anses derfor også som registrerbare«. I nærværende sag drejer det sig således om bogstavkombinationen Mc, hvilket er den accepterede forkortelse for Mac, der betyder søn, jfr. kopi fra Engelsk/Dansk Ordbog, hvor dette anføres. Ordet MAC mangler ikke efter direktoratets opfattelse fornødent særpræg og anses for i sig selv registrerbar, og da der er tale om den autoriserede forkortelse skrevet eksakt således, som man efter engelske skriftsregler forlanger, og da det endvidere er min påstand, at forbrugerne har kendskab til denne autoriserede forkortelse og straks forbinder den med ordet MAC, er det min opfattelse, at bogstaverne Mc bør kunne betragtes som i sig selv registrerbare.' Hertil bemærkede direktoratet i skrivelse af 6. maj 1993: »Der henvises til Deres brev af 4. maj 1993 med bilag hvori De atter anmoder om, at sagen overvejes på ny. De refererer bl.a. til betydningen af Mc. I denne anledning skal vi meddele, at det fortsat fastholdes, at mærket er uden særpræg, og derfor uegnet til registrering, jf. varemærkelovens § 13.. Den indsendte fotokopi af 2 sider fra B. Kjærulff Nielsens Engelsk-dansk Ordbog viser alene, at Mc på engelsk er lig med ordet Mac, der som forstavelse i skotske og irske familienavne har betydningen »søn af«. Mc er ikke dansk og ikke så kendt her i landet, at danskere automatisk opfatter bogstaverne Mc som lig med MAC. Mc kan derfor ikke sammenlignes med A.B.C., S.O.S., V.I.P., OK., og NB., der er almen bekendte her i landet, og som De analogiserer til i et citat fra Registreringspraksis.' Klageren henviste i skrivelse af 31. august 1993 til sine tidligere indlæg og tilføjede: »....Jeg er uenig med direktoratet i, at forkortelsen Mc ikke er så kendt her i landet, at danskerne automatisk opfatter bogstaverne Mc som lig med Mac. Det kan godt være, at ikke alle danskere opfatter Mc som forkortelse for Mac, men det er min påstand og opfattelse, at de danske forbrugere uden videre vil forstå forkortelsen Mc på en eller anden måde. Forholdet er det, at forkortelsen Mc i realiteten har mange betydninger og folk kan læse denne og forstå den på den måde, der stemmer overens med deres egen livsstil. Som supplement af det tidligere indleverede vedlægger jeg kopi fra Forkortelsesleksikon, Monna Cronquist, hvor der angives en række forkortelser af MC, og det er min opfattelse, at langt de fleste danskere fra deres uddannelse, deres dagligdag eller på anden måde har en klar oversættelse i hovedet af forkortelsen Mc. Folk med stærk interesse for U.S.A. vil formentlig tro, at der er tale om »Member of Congress«. Folk indenfor bogholderibranchen vil formentlig kende udtrykket »mensis currentis«. Folk med interesse for motorsport og lign. vil oversætte ordet til »motor cycle« og sådan kunne man blive ved. Jeg finder, at der er en helt klar analogi til de forkortelser, jeg har henvist til fra registreringspraksis og skal anmode om, at dette synspunkt bliver lagt til grund for bedømmelse af sagen. Endvidere skal det gøres gældende, at nærværende ansøgning alene omfatter tjenesteydelsen »restaurationsvirksomhed« i klasse 42 og jeg finder det også væsentligt, at der er lagt vægt på, at forkortelsen Mc for sådanne tjenesteydelser vil blive forbundet med mine klienters virksomhed, allerede fordi varemærket McDONALD'S må karakteriseres som et særdeles stærkt indarbejdet varemærke på det danske marked for »restaurationsvirksomhed« og når hertil lægges den lange række af mærker, der er indarbejdet for tjenesteydelser i mine klienters virksomhed, hvori forstavelsen Mc eller MAC indgår som det bærende element, er der en klar indikation af, at forbrugerne kender betegnelsen Mc for »restaurationsvirksomhed«. Jeg finder det derfor stadig rimeligt, at varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, bør kunne lægges til grund for registrering af betegnelsen Mc for mine klienter, allerede fordi betegnelsen er indarbejdet som sådan for disse. Jeg kan ikke acceptere det synspunkt, at grundlaget for indarbejdelse må være en selvstændig brug af eksakt det mærke, der er til bedømmelse. Det er for mig at se ikke ualmindeligt, at dele af kendte varemærker rent faktisk får en selvstændig værdi, og det bedste eksempel er vel nok COCA-COLA, hvor mærkebestanddelen COCA vel uomtvisteligt er indarbejdet som et kendetegn for varer stammende fra The Coca-Cola Company og jeg kan i denne forbindelse henvise til Højesterets afgørelse i sagen COCA-COLA vs. COCA-LINE. På trods af det forhold, at der ikke var identitet mellem mærkerne og på trods af det forhold, at kun en del at The Coca-Cola Company's verdensberømte varemærke COCA-COLA genfandtes i mærket COCA-LINE, fandt Højesteret, at brugen af betegnelsen COCA-LINE var en klar krænkelse af det verdensberømte varemærke COCA-COLA. Dette indikerer for mig hel klart, at dele af varemærker også kan nyde selvstændig beskyttelse og anses for indarbejdet for virksomheder på trods af det forhold, at disse dele af varemærket aldrig er blevet brugt selvstændigt. Et andet nærliggende eksempel kunne være NOVO NORDISK's virksomhed, hvor man også må karakteriserer mærkebestanddelen NOVO som stærkt indarbejdet på trods af det forhold, at der på nuværende tidspunkt ingen som helst brug sker af ordet NOVO alene. For at summere sagen skal jeg anmode om, at det bliver lagt til grund for bedømmelse af nærværende ansøgning, at forkortelsen Mc er kendt på det danske marked som en forkortelse for Mac eller på anden måde og dermed af forbrugerne umiddelbart vil kunne opfattes og udtales i lighed med andre forkortelser, der er registrerbare efter Patentdirektoratets opfattelse. Endvidere bedes det lægges til grund, at mine klienter gennem sin verdensomspændende virksomhed har indarbejdet en række varemærker indeholdende forstavelsen Mc for »restaurationsvirksomhed« og at dette sammenholdt med mærkets principielle registrerbarhed bevirker, at mine klienter har en eneret til denne forkortelse for den præciserede tjenesteydelse - restaurationsvirksomhed.' Den 3. september 1993 afslog direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 13 og anførte endvidere som følger: »....Direktoratet er ikke enig i, at Mc her i landet er så kendt, at bogstaverne automatisk opfattes som lig med mac. Den fremsendte kopi af forkortelseslexikon side 122 til 123 viser, at Mc kan stå for mange forskellige forhold, hvortil De nævner, at nogen formentlig vil opfatte bogstaverne som forkortelse for »Member of Congress«. Det kan ikke lægges til grund, at Mc skulle kunne opfattes på samme måde som Cola stammende fra Coca-cola-mærket eller Novo stammende fra Novo Nordisk, som De anfører, det sker for visse dele af kendte mærker. Der ligger imidlertid ikke her en accept af, at det skulle forholde sig som af Dem anført med de nævnte mærker. Det kan heller ikke lægges til grund på det blotte udsagn herom, at Mc skulle være indarbejdet her i landet som kendetegn for ansøger for den søgte tjenesteydelse....' Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 28. oktober 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse ændres. I ankebegrundelsen skriver klageren bl.a.: »....Direktoratet hævder, at varemærket Mc ikke kan accepteres til registrering, idet mærket mangler det til registrering fornødne særpræg, jfr. bestemmelsen i § 13 i varemærkeloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989. Denne afgørelse er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med sædvanlig praksis og jeg henviser til det i korrespondancen med Patentdirektoratet anførte. Jeg skal ved nærværende tillade mig at opsummere sagen og fremhæve de argumenter, der efter min opfattelse bør lægges til grund for afgørelse af sagen. Ved bedømmelse af varemærkers principielle registrerbarhed i henhold til varemærkelovens § 13 henviser jeg til Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker, nr. 199, 1958, pag. 118, 2. spalte, hvor det siges: »Ved mærkets bedømmelse bør myndigheden således stille sig følgende spørgsmål: Er mærket egnet til i det praktiske liv at fungere som differentieringsmiddel, og kan det forbeholdes en enkelt erhvervsdrivende, uden at konkurrenternes frihed til loyalt at afbilde, beskrive, eller iøvrigt reklamere for varen bliver utilbørlig beskåret.« Såfremt et af disse spørgsmål må besvares benægtende, har mærket i sig selv ikke fornøden distinctivitet. Det skal anføres, at dette pricipielle, teoretiske grundlag ikke er ændret ved den nu ikraftværende varemærkelov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989, og jeg skal endvidere understrege, at det er et i Skandinavien gennem mange årtier accepteret registreringskriterium for varemærker. Til dokumentation herfor vedlægger jeg kopi af Lærebog i Immaterialret, Mogens Koktvedgaard, 1991, pag. 258 og 259, hvor det bl.a. fastslås, at dette stadig er det gældende princip for bedømmelse af varemærkers særpræg. For mig at se, er der ingen tvivl om, at Mc må anses for at være egnet til at adskille en erhvervsdrivendes varer fra andre erhvervsdrivendes varer, og jeg kan henvise til, at der i Registeret findes en lang række registreringer bestående af to bogstaver. Endvidere kan jeg henvise til en lang række varemærker, kendt fra det daglige liv, bestående af to bogstaver, f.eks. OK, kendt for olie på adskillige benzinstationer landet over, MF kendt som betegnelse for landbrugsudstyr og BR for legetøj. Der er for mig at se ej heller nogensomhelst grund til, at bogstaverne Mc skulle friholdes med henvisning til, at en eventuel eneret til disse bogstaver for et enkelt firma, ville bevirke en urimelig indskrænkning af den frie konkurrence. Jeg kan ingen grund se til, at Mc skulle være en friholdt betegnelse for »restaurationsvirksomhed«, de tjenesteydelser, der omfattes af nærværende ansøgning. Alene af den grund, er det min opfattelse, at direktoratets afgørelse er forkert. Jeg skal dernæst henvise til, at direktoratet i henhold til sin egen praksis anser forkortelser, der umiddelbart er forståelige for den danske forbruger, for i sig selv registrebare, og jeg henviser her til mit indlæg af 4. maj 1993 samt direktoratets skrivelse af 6. maj 1993. Det er min påstand, at betegnelsen Mc må jævnføres med de af direktoratet fremførte og viste eksempler, nemlig f.eks. OK og NB. Det er uomtvisteligt, at forkortelsen Mc er en anerkendt engelsk (skotsk) forkortelse for »Mac«, der står for »søn« i forbindelse med dannelse af personnavne. Da den danske befolkning har en meget høj grad af kendskab til det engelske sprog, vil jeg anse det for ganske selvindlysende, at betegnelsen Mc uden videre forstås af den danske befolkning. Man må i denne forbindelse specielt lægge vægt på, at skotske navne har haft en gennemslagskraft i det danske sprog, specielt i forbindelse med markedsføringen af varer fra Skotland og film om Skotland, og jeg tænker her specielt på f.eks. whiskeyprodukter, der gennem mere end 50 år har været en mere eller mindre fast bestanddel af den danske befolknings levevis. Jeg tænker naturligvis også på en række kendte personer, der uden videre må være den danske befolkning bekendt, f.eks. tidligere premierminister McMillan, den amerikanske general McArthur og mange flere. Endvidere er det vel også sådan, at langt de fleste danskere har kendskab til sange og lignende, hvori man hører om personer med navne, hvori Mc indgår, f.eks. Old McDonald had a farm (Jens Hansen havde en bondegård) og mange andre. Alt i alt finder jeg, at det er forsvarligt at kon- kludere, at den danske befolkning uden videre vil have kendskab til betegnelsen Mc som lig med Mac og dermed, at forkortelsen fuldt ud er udtalelig og i henhold til Patentdirektoratets praksis registrerbar. Det tredie moment, som jeg mener, der bør tillægges overordentlig stor vægt, er den indarbejdelse, der er sket af mine klienters varemærke McDonald's og at denne indarbejdelse efter min opfattelse har bevirket, at mine klienter har opnået en egentlig eneret til brug af betegnelsen Mc i forbindelse med »restaurationsvirksomhed«. Direktoratet har naturligvis ret i, at jeg ikke har påvist indarbejdelse af bogstaverne Mc som sådan, men jeg finder ej heller, at dette er afgørende i nærværende sag. Det afgørende er efter min opfattelse, at mine klienter gennem indarbejdelse af betegnelsen McDonald's som for mig er uomtvistelig, også har indarbejdet betegnelsen Mc i forbindelse med »restaurationsvirksomhed«. Der er intet mærkeligt i, at dele af meget kendte varemærker bliver indarbejdet selvstændigt, og jeg henviser her igen til de af mig nævnte eksempler og specielt lægger jeg vægt på eksemplet COCA-COLA. Jeg finder det helt analogt til nærværende sag, at dele af et varemærke kan indarbejdes, når bekendthedsgraden når et vist stadium og jeg vil gerne erkende, at vel er varemærket McDonald's ikke lige så velindarbejdet som COCA-COLA, men der er såvidt jeg kan skønne alene tale om en gradsforskel. Jeg henviser igen til Højesterets dom i sagen COCA-COLA overfor COCA-LINE, hvoraf jeg vedlægger en kopi, og det er her helt klart ud fra præmisserne, at man har fundet, at brugen af betegnelsen COCA-LINE kunne forbydes med henvisning til indarbejdelsen af varemærket COCA-COLA og det er endvidere helt ubestridt, at det eneste særprægede ved varemærket COCA-COLA er COCA og ligheden med varemærket COCA-LINE er koncentreret om denne del af varemærket. Dette betyder efter min opfattelse, at dele af et varemærke, når dette har en høj bekendthedsgrad, opnår en selvstændig beskyttelse, og der er intet usædvanligt heri, idet man gennem beskyttelse af de særlig kendte og velindarbejdede varemærker, nemlig vil forhindre, at der sker udvanding af det pågældende varemærke eller en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærkes renomme. For mig at se må konklusionen være, at indarbejdelsen ikke i alle tilfælde kan bedømmes på så snævert et grundlag, som gjort af direktoratet, men at man i vise tilfælde må gå ud over de teoretiske betragtninger og se pragmatisk på en sag, således at man ikke i sidste ende ender med et resultat, der bevirker en indskrænkning i rettigheder, der er oparbejdet gennem et kostbart og meget intensivt indarbejdelsesforløb, således at velerhvervede rettigheder kan bringes i fare. Jeg har ovenfor gjort rede for de tre væsentlige momenter, der efter min opfattelse bør lægges til grund for afgørelsen af nærværende sag, og jeg vil gerne endnu en gang understrege, at disse tre elementer ikke skal ses som isolerede elementer, men må sammenholdes til en helhed: nemlig at betegnelsen Mc efter dansk opfattelse er registrerbar, fordi betegnelsen Mc er egnet til at adskille en erhvervsdrivendes varer fra andres, og at der ikke er nogen nødvendig friholdelsesgrund for disse bogstaver: at betegnelsen Mc efter dansk praksis må anses for registrerbart, da mærket har en velkendt betydning blandt de danske forbrugere: og at betegnelsen Mc for »restaurationsvirksomhed« må anses for så kendt gennem den indarbejdelse mine klienter har gjort af betegnelsen McDonald's, at man herigennem har opnået en ret til bogstaverne Mc, da brug og registrering af disse bogstaver for andre end mine klienter, vil betyde en utilbørlig udnyttelse af den good-will, mine klienter har oparbejdet til betegnelsen McDonald's. Når alle disse tre elementer lægges sammen, er jeg af den opfattelse, at der er en overvældende dokumentation for, at bogstaverne Mc for mine klienter kan monopoliseres som en særlig betegnelse for »restaurationsvirksomhed«, og at mine klienter derfor har en legitim interesse i at få bogstaverne registreret som varemærke for sådanne tjenesteydelser. Jeg skal på baggrund af ovenstående anmode Patentankenævnet om at ændre direktoratets afgørelse, således at mærket Mc kan registreres for mine klienter.' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 21. september 1994. For klageren mødte souschef Claus Hyllinge, der på forespørgsel anførte, at ansøgningen må bedømmes efter varemærkelov nr. 341 af 6. juni 1991. Klageren anførte navnlig, at forkortelsen, hvis den er gængs, er registrerbar, og at den er kendt som forkortelse for motorcykel samt i betydningen »Søn af«. Hertil kommer, at forkortelsen »Mc« i sig selv er udarbejdet som forretningskendetegn for ansøgerens restaurationsvirksomhed. Dette støttes af en af fogedretten i Hillerød den 16. juni 1993 afsagt forbudskendelse, der efter det oplyste ikke er påkæret. Ankenævnet skal udtale: Det ansøgte mærke består af ikke særligt udformede bogstaver og kan - også efter det af klageren anførte - have forskellige betydninger. Det har i sin udformning ikke været brugt på en sådan måde, at det har fået fornødent særpræg. Den påberåbte fogedretskendelse findes efter de i sagen foreliggende konkrete omstændigheder ikke under nærværende sag at kunne føre til andet resultat. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Ankenævnet stadfæstede Direktoratets afslag og udtalte bl.a.: Det ansøgte mærke består af ikke særligt udformede bogstaver og kan - også efter det af klageren anførte - have forskellige betydninger.

Det har i sin udformning ikke været brugt på en sådan måde, at det har fået fornødent særpræg.