Varemærket TORRES de QUART (figurmærke) fundet forveksleligt med varemærket TORRES (figurmærke)

Varemærket TORRES de QUART (figurmærke) fundet forveksleligt med varemærket TORRES (figurmærke)

År 1994, den 11. november afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

KENDELSE i sagen j.nr. V 37/92: Klage fra Bodegas Levantinas Espanolas, S.A, Spanien v/Dansk Patent Kontor A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 26. juni 1992 af varemærkeansøgning nr. VA 0540 1990 efter protest fra Miguel Torres S.A., Spanien, v/patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S Den 22. januar 1990 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket TORRES de QUART (figurmærke) for alle varer i klasse 33. Den 17. december 1990 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærke: VR 1373 1964 TORRES (figurmærke). Klageren skrev i denne anledning den 17. april 1991 til direktoratet følgende: »Idet vi henviser til Direktoratets skrivelse af 17. december 1990, skal vi herved anmode om, at den foreliggende sag må blive optaget til fornyet overvejelse, for så vidt angår den modholdte registrering nr. 1373/64. Det er således vor klients og vor opfattelse, at det ansøgte mærke ikke kan anses for forveksleligt med den modholdte registrering. Bestanddelen »TORRES« er således rent beskrivende og indgår kun som en mindre væsentlig bestanddel af det ansøgte mærke. Heroverfor står det modholdte mærke, der »bæres« af den figurmæssige udformning af den nævnte betegnelse. Til yderligere belysning af sagen skal det oplyses, at vor klient i forvejen er indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. 2801/88 »Torres de Serranos«, der i sin tid førte til registrering uden modhold og uden indsigelser. Derudover skal det påpeges, at det ansøgte mærke er registreret i ansøgerens hjemland under nr. 1.274.225, jvf. vedlagte kopi af spansk hjemlandsregistrering. På den foreliggende baggrund anmoder vi om, at der ved den fortsatte behandling af den foreliggende ansøgning må blive set bort fra den tidligere modholdte registrering.' Den 17. december 1991 fastholdt direktoratet, at mærkerne var forvekslelige og bemærkede endvidere som svar på ovennævnte: »....I skrivelsen gør De gældende, at det ansøgte varemærke efter Deres og Deres klient opfattelse ikke kan anses for forveksleligt med det under VR 1373 1964 registrerede varemærke TORRES fig. Samtidig anføres, at Deres klient er indehaver af registreringen VR 2801 1988 TORRES DE SERRANOS fig, der er blevet registreret uden modhold og indsigelser. Efter en fornyet gennemgang af sagen, er det fortsat Direktoratets opfattelse, at der foreligger forvekslelighed med det ansøgte mærke og det under VR 1373 1964 registrerede varemærke. Der henvises i den forbindelse til Rigmor Carlsen: Varemærker Registrerings praksis p. 58, hvor det anføres, at »mærker, der består af flere ord, anses ligeledes kun for forvekslelige med mærker, der består af et af ordene, hvis det er identisk med dette ord...«. Direktoratet finder således ikke, at den af Dem nævnte registrering VR 2801 1988 kan benyttes som præcedens i nærværende sag.' Ved skrivelse af 16. marts 1992 protesterede Miguel Torres, der er indehaver af VR 1373 1964, v/patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S imod registreringen af det ansøgte mærke, idet man udtalte: »Ved anmeldelse af 22. januar 1990 indleverede det spanske selskab Bodegas Levantinas Espanolas, S.A., Valencia, et figurmærke, hvori indgår betegnelsen TORRES . Figurmærket forestiller en stiliseret havneby i »middelalderligt« design, hvorunder er anført betegnelsen TORRES DE QUART . Under sagens behandling i Patentdirektoratet, har Patentdirektoratet ved skrivelse af 17. december 1990 modholdt varemærkeregistrering VR 01.373. 1964 TORRES . Mærkeindehaveren Miguel Torres, S.A. er blevet gjort bekendt med, at man i Danmark har indleveret nævnte varemærkeanmeldelse af TORRES DE QUART og skal hermed nedlægge P R O T E S T mod, at anmeldelsen føres til registrering. Der ligger implicit i det anførte, at der ikke vil blive meddelt nogen form for samtykke til registrering af betegnelsen TORRES DE QUART i Danmark, og samtidig skal vi på vegne det nævnte spanske selskab forbeholde os vor retsstilling i enhver henseende. Der er næppe nogen tvivl om , at betegnelsen TORRES er forvekslelig med det anmeldte mærke, og vi skal i denne forbindelse gøre opmærksom på det stærkt indarbejdede mærke, og vi vedlægger dokumentation herfor i form af brancheerklæring....' Ovennævnte protest blev uddybet i skrivelse af 20. marts 1992 som følger: »....I anmeldernes brev af 17. april 1991 henleder man opmærksomheden på, at anmelderne har opnået varemærkeregistrering af VR 2801 1988 TORRES DE SERRANOS, og i den forbindelse skal vi udtale følgende: For det første er der tale om et figurmærke, og for det andet mener vi, at det ikke var en korrekt afgørelse, at dette mærke blev fremmet til registrering uden at samtykke skulle indhentes fra Miguel Torres, S.A. under henvisning til varemærkeregistrering VR 1373 1964. Endelig har det heller ikke nogen præklusiv virkning, at der ikke er nedlagt nogen indsigelse inden to måneders fristens udløb. Omvendt må man netop henholde sig til, at nærværende protest havde været unødvendig, om Patentdirektoratet havde henvist til VR 1373 1964 ved sagsbehandlingen af anmeldelsen af den nuværende danske varemærkeregistrering VR 2801 1988.« Klageren henstillede i skrivelse af 12. juni 1992, at der ved den fortsatte behandling af den foreliggende ansøgning måtte blive set bort fra VR 1373 1964, og at protesten på baggrund af samme mærke måtte blive afvist. Klageren udtalte bl.a.: »....Det er således vor klients og vor opfattelse, at det ansøgte mærke TORRES DE QUART + figur ikke kan anses for forveksleligt med det nævnte mærke bestående af ordbestanddelen TORRES samt en figur. Ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet bør det tillægges vægt, at det modholdte mærke ikke er en »ren« ordmærkeregistrering, men består af en kombination af ordet TORRES og en figur. Som påpeget i Direktoratets skrivelse af 17. december 1991 er der praksis for, at »mærker, der består af flere ord, anses ligeledes kun for forvekslelige med mærker, der består af et af ordene, hvis det er identisk med dette ord...«. Dette er netop ikke tilfældet i den foreliggende sag, hvor det modholdte mærke/det mærke som protesten er baseret på, er et kombineret ord- og figurmærke. Når samtidig henses til, at ordbestanddelen »torres« er et sædvanligt spansk beskrivende ord for »tårne« uden egentligt varemærkemæssigt særpræg i den foreliggende sammenhæng, bør der ikke være grundlag for at statuere forvekslelighed. Yderligere bør det - som tidligere påpeget - indgå i vurderingen, at vor klient står som indehaver også af reg. nr. 2801/88 dækkende »TORRES DE SERRANOS« + figur. Dette mærke gennemførtes i sin tid til registrering uden modhold fra Direktoratets side, og uden at der blev nedlagt indsigelse af det protesterende firma i den foreliggende sag. Sluttelig skal det nævnes, at de pågældende mærker sameksisterer på det spanske marked, jvf. vor klients spanske reg. nr. 1.274.225, hvoraf kopi blev indleveret til Patentdirektoratet med vort indlæg af 17. april 1991. Selv i den situation, at den med protestskrivelsen indleverede erklæring inddrages i vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet i den foreliggende sag, bør der ikke statueres forvekslelighed mellem de omhandlede mærker, ikke mindst fordi det indleverede materiale ikke kan anses for dokumentation for brug/indarbejdelse af den selvstændige betegnelse »TORRES« forud for anmeldelsen af den foreliggende ansøgning og til opvejning af de rettigheder, som vor klient har opnået ved brug og registrering af mærket »TORRES DE SERRANOS«, jvf. reg. nr. 2801/88....' Direktoratet afslog ved skrivelse af 26. juni 1992 ansøgningen med følgende begrundelse: »....Det anføres i Deres skrivelse, at mærkebestanddelsen Torres, der er det spanske ord for tårne, er uden egentligt varemærkemæssigt særpræg i den foreliggende sammenhæng. Imidlertid finder direktoratet ikke, at ordet Torres/tårne savner særpræg for varer i klasse 33. Der er, som De nævner i Deres skrivelse, i den foreliggende sag tale om en vurdering af to figurmærker over for hinanden. Der kan ved denne vurdering ikke ses bort fra det figurlige element, men da ordet Torres ikke skjules af figuren eller på anden måde er lidet iøjnefaldende, tillægges der ordet en vis vægt ved en mærkesammenligning. I Deres skrivelse har De henvist til, at ansøger er indehaver af figurmærket Torres De Serranos, der er registreret under VR 2801 1988 uden, at ansøger i den forbindelse er blevet gjort opmærksom på det under VR 1373 1964 registrerede mærke. Hertil bemærkes, at det i 1988 registrerede mærke adskiller sig fra det ansøgte ved at være mere komplekst. Den sag og den foreliggende er derfor ikke umiddelbart parallelle. I den forbindelse kan oplyses, at det ved mærkelighedsvurderingen tillægges ringe betydning, at varemærkerne Torres de Quart og Torres sameksisterer i Spanien. Patentdirektoratet må derfor fastholde afgørelsen af 17 dec. 1990, hvorefter det ansøgte mærke findes forveksleligt med det under VR 1373 1964 registrerede mærke. Deres ansøgning afslås derfor, idet der henvises til varemærkeloven af 06 jun. 1991 § 15, stk. 1. Det bemærkes, at da protesterende er indehaver af flere varemærkeregistreringer bestående af /indeholdende ordet »torres«, har direktoratet ved behandlingen af den foreliggende sag ikke taget stilling til den af protesterende påberåbte indarbejdelse....' Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 26. august 1992 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes. I ankebegrundelse af 27. oktober 1992 skriver klageren: »....Det ansøgte mærke TORRES DE QUART + figur anses ikke af ansøgeren for forveksleligt med det under VR 1373/64 registrerede varemærke bestående af ordet TORRES + figurelement omfattende 3 tårne. Som anført i vore indlæg til Patentdirektoratet er det ansøgerens opfattelse, at elementet »torres« i VR 1373/64 ikke er særpræget nok til at hindre registrering af det ansøgte mærke. Det skal ikke betvivles - som påpeget i Patentdirektoratets skrivelse af 26. juni 1992 - at »torres« som sådant kan have særpræg i relation til klasse 33-varer. For så vidt angår registrering nr. 1373/64, er der imidlertid dels tale om et figurmærke, dels er »torres« et sædvanligt spansk ord. Det skal ikke drages i tvivl, at der kan opnås varemærkebeskyttelse, men denne må være meget snæver, og yderligere indsnævret ved den kendsgerning, at der er tale om et figurmærke. Dette element bør indgå i forvekslelighedsvurderingen i den foreliggende sag, hvor der jo netop er tale om to vidt forskellige figurmæssige udformninger. Vi henviser i denne forbindelse til Rigmor Carlsens »Varemærker, Registreringspraksis« side 232, hvor betegnelsen LAURA ASHLEY ikke fandtes forvekslelig med betegnelsen LAURA. Yderligere henvises til afgørelsen i H 256/1989, Toms Chokolade A/S mod Master Foods A/S, hvor det statueredes, at varemærkeregistrering og indarbejdelse af betegnelsen GULD ikke kunne forhindre brug af betegnelsen MARS GOLD. I afgørelsen nævnes, at betegnelsen GULD må anses for et forholdsvist svagt varemærke (en svag varemærkebestanddel): Som ligeledes nævnt i korrespondancen med Patentdirektoratet har ansøgeren en ældre dansk registrering nr. 2801/88 TORRES DE SERRANOS + figur. Dette mærke blev i sin tid registreret her i landet uden indsigelser og uden modhold fra Patentdirektoratets side. Under hensyntagen til sædvanlige forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger bør denne sag, hvori også ordelementet »torres« indgår, have en vis indflydelse på afgørelsen i den foreliggende sag. Endvidere bør det tillægges vægt, at det ansøgte mærke igennem en årrække har sameksisteret med det modholdte mærke på det spanske marked. Dette forhold tyder på, at forveksling ej reelt er til stede, da parterne vel ellers ville have ændret deres mærker eller have taget retlige skridt. På baggrund af det anførte henstilles det, at Patentdirektoratets afgørelse af 26. juni 1992 omgøres, og at den foreliggende ansøgning godkendes til registrering....' Den protesterende har ved skrivelse af 22. april 1993 henstillet, at Patentdirektoratets afgørelse opretholdes og har endvidere udtalt: »....Klageren anfører i sin begrundelse, at elementet »torres« i VR 1373 1964 ikke er særpræget nok til at hindre registrering af det anmeldte mærke. Dette må undre særdeles, eftersom betegnelsen TORRES er ganske klart registrerbar og besidder det fornødne særpræg i enhver henseende som distinktiv betegnelse for en vare og er i stand til at adskille varene fra andre erhvervsdrivendes varer. Det er også det, der faktisk sker i samhandlen, hvor det selvfølgelig er forbrugerne, der også bestiller vin af betegnelsen TORRES . Hvorledes skal forbrugerne ellers karakterisere denne vin? Registrering VR 1373 1964 er en etikette, hvilket for så vidt er meget naturligt, eftersom langt de fleste registreringer for vine sker som etiketter. Dette indebærer imidlertid ikke, at der i disse etiketter ikke indeholdes klart distinktive elementer, så som her ordet TORRES . Det i ankebegrundelsen nævnte eksempel vedrørende LAURA ASHLEY respektivt LAURA kan ikke anføres til støtte for klagerens ankebegrundelse. LAURA ASHLEY er et personnavn og dermed distinktivt i sig selv, medens betegnelsen LAURA er et velkendt pigenavn, og disse betegnelser vil derfor kunne sameksistere. I nærværende tilfælde er der tale om, at TORRES er et distinktivt varemærke, der fuldstændigt indeholdes i det ansøgte mærke TORRES DE QUART (figurmærke), og dette bør selvsagt ikke kunne accepteres. Hvad angår den af Sø- og Handelsretten afsagte dom - nu bekræftet af Højesteret - vedrørende MARS GOLD respektivt GULD kan denne heller ikke anvendes til støtte for klagerens standpunkt. MARS er et klart distinktivt element og i øvrigt det første ord i varemærket MARS GOLD - modsat det her anmeldte mærke TORRES DE QUART . Dertil kommer, at det i den pågældende afgørelse hedder, at betegnelsen GULD er et svagt varemærkeelement, jvf. betegnelsen TORRES . Der er ikke ført spor af bevis vor, at betegnelsen TORRES på nogen måde skulle være svag. Tværtimod viser diverse brancheerklæringer, at det netop er betegnelsen TORRES , der er distinktiv for indsigerens produkt. Det er korrekt, at mærkerne har sameksisteret på det spanske marked. Dette har imidlertid ikke betydning for det danske marked, hvor betegnelsen TORRES her som andre steder er det distinktive element. Der erindres om, at varemærkeretten er national afgrænset....' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 8. august 1994. For klageren mødte cand.jur. Inge Lise Persson. For den protesterende mødte advokat Chr. Levin Nielsen. Parterne henholdt sig til og uddybede de skriftlige indlæg. Det blev herunder af advokat Chr. Levin Nielsen blandt andet anført, at en tilsvarende retssag i Tyskland er faldet ud til fordel for den protesterende. Ankenævnet skal udtale: I henhold til de af Direktoratet anførte grunde, og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat, bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Indehaverne af VR 1373 1964 TORRES havde nedlagt protest i sagen-

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter mærket TORRES DE QUART (figurmærke) var fundet forveksleligt med det tidligere registrerede mærke TORRES (figurmærke)