Varemærket VENT-LONG ikke fundet forveksleligt med varemærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG

Varemærket VENT-LONG ikke fundet forveksleligt med varemærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG

År 1994, den 20. oktober afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 43/92: Klage fra Glaxo Group Limited, Storbritannien, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 4. september 1992 af varemærke ansøgning nr. 7475/1988 fra ASTA Pharma Aktiengesellschaft, Tyskland, v/Patentbureau Plougmann & Vingtoft A/S. Den 26. oktober 1988 indleverede ASTA Pharma Aktiengesellschaft, Tyskland, v/Plougmann & Vingtoft A/S, en ansøgning om registrering af varemærket VENT-LONG for farmaceutiske præparater mod sygdomme i luftvejene og/eller øjnene i klasse 5. Ansøgningen blev den 27. december 1989 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende. Ved skrivelse af 23. februar 1990 nedlagde klageren i medfør af § 20, stk. 2, i varemærkeloven af 11. juni 1959 indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes: »....Indsigelsen nedlægges under henvisning til Varemærkelovens § 14, idet indsigerne det engelske selskab Glaxo Group Limited har ældre rettigheder til varemærker, hvormed det ansøgte og offentliggjorte mærke VENT-LONG findes at være forveksleligt. Der er tale om rettigheder inden for klasse 5, nærmere betegnet farmaceutiske præparater, og der henvises i denne forbindelse til de danske varemærkeregistreringer VR2113/1969 VENTOLIN og VR3210/1969 VENTOLINE. Herudover henvises til indsigernes rettigheder til varemærket VENTOLONG, der er ansøgt/registreret i en række lande, omend ikke i Danmark. At der er tale om forvekslelige mærker, findes at være utvivlsomt, og situationen skærpes derved, at der er tale om varer af stort set samme art....« Ansøger bestred i skrivelse af 3. oktober 1990 forveksleligheden og udtalte bl.a.: ».... Ved bedømmelsen af mærkernes forvekslelighed må det tillægges vægt, at det ansøgte mærke indeholder en binde streg, der deler ordene VENT og LONG. Bindestregen bevirker, at det ansøgte mærke udtales med en klar »kunstpause«, hvorfor udtalerytmen bliver klart forskellig fra udtalerytmen i indsigers mærker. Endvidere gør bindestregen, at mærket visuelt klart adskiller sig fra de registrerede mærker. Desuden må mærkernes forskellige antal stavelser tillægges vægt: det ansøgte mærke indeholder to stavelser, mens de modholdte indeholder henholdvis tre og fire stavelser. Der er ingen stavelse, der er identisk i det ansøgte mærke og de regi strerede mærker, hvilket gør, at mærkerne visuelt ikke kan anses for forvekslelige. Stilles mærkerne op over for hinanden fremgår dette klart: VENT-LONG VEN-TO-LIN VEN-TO-LI-NE Vi finder derfor ikke, at mærkerne i deres helhed er forvekslelige, hvorfor vi anmoder direktoratet om at afvise den nedlagte indsigelse og gennemføre det ansøgte mærke til registrering....' I skrivelse af 4. november 1991 supplerede ansøger ovennævnte og udtalte: »....I begrundelsen for indsigelsen den 23. februar 1990 henvises til »indsigernes rettigheder til varemærket VENT-LONG, der er ansøgt/registreret i en række lande, om end ikke i Danmark«. Vi formoder, at denne bemærkning er sket under henvisning til Varemærkelovens §14 stk. 1 nr. 7. I denne forbindelse har indsiger ikke dokumenteret brug af mærket i udlandet og vi finder det i øvrigt højst tvivlsomt, om en sådan brug kan dokumenteres. Indsiger er indehaver af en tysk varemærkeregistrering VENTOLONG. Uagtet dette nedlagde indsiger ikke indsigelse mod registreringen af mærket VENT-LONG i Tyskland, utvivlsomt fordi mærket ikke er brugt....' Klager fastholdt i skrivelse af 13. november 1991 indsigelsen og anførte følgende: »....Indsigerne er indehaver af en række VENT-mærker i Danmark, nemlig: Reg. nr. 705/1985 VENTADUR Reg. nr. 706/1985 VENTAVENT Reg. nr. 3836/1978 VENTIDE Reg. nr. 3428/1983 VENTIDE Reg. nr. 2283/1989 VENTODISK Reg. nr. 2235/1989 VENTODISKS Reg. nr. 3084/1986 VENTOFORIE Reg. nr. 2113/1969 VENTOLIN Reg. nr. 3209/1969 VENTOLINA Reg. nr. 3210/1969 VENTOLINE Reg. nr. 2857/1987 VENTOMAX Reg. nr. 124/1987 VENTRETARD Reg. nr. 707/1985 VENTSALVENT Vedrørende VENTOLINE kan jeg oplyse, at dette mærke bruges for præparater til inhalation og injektion i forbindelse med astma bronchiale og anden brokospasme samt desuden ved truende præmatur fødsel (truende for tidligt igangsættende fødsel) og vestorm under fødslen. Til orientering vedlægger jeg kopier af side 288 og 623 ff fra Lægeforeningens Medicinfortegnelse 1990. Jeg vedlægger endvidere kopi af indholdsfortegnelsen, hvoraf det fremgår, at der ikke er andre VENT-præparater inden for lægemiddelområdet end VENTOLINE-præparater. Desuden vedlægger jeg nogle emballager visende det aktuelle VENTOLINE-præparat, der blev lanceret i Danmark helt tilbage i 1972. Dernæst skal det anføres, at det ansøgte mærke VENT-LONG blandt andet er anmeldt for »præparater mod sygdomme i luftvejene«, hvilke direkte kolliderer med de præparater, som sælges under VENTOLINE, jfr. ovenfor, og der er derfor ingen tvivl om vareligheden. Hvad angår selve mærkeligheden er der efter min opfattelse væsentlig visuel lighed mellem det ansøgte mærke VENT-LONG og indsigernes mærker VENTOLIN henholdsvis VENTOLINE, hvilket ses nedenfor: VENTOLINE VENTOLIN VENT-LONG Også fonetisk vil der være en ikke ubetydelig lighed mellem mærkerne. Det gøres således gældende, at det ansøgte mærke efter en helhedsbedømmelse er forveksleligt med VENTOLIN/VENTOLINE, specielt på grund af den absolutte varekollision, og der er efter indsigers opfattelse en særdeles stor risiko for forveksling både blandt det købende publikum og blandt fagfolk (på recepter og ved indtelefonering heraf). Risikoen for forveksling selv af receptpligtige præparater bør ikke undervurderes, og der har på det seneste været debat om dette emne. Mange recepter indtelefoneres faktisk til apoteker, og risikoen for fejltagelser er derfor stor - og kan være katastrofal. Der bør også med rimelighed lægges vægt på indsigers lange brug af varemærket VENTOLINE her i landet, samt på det faktum at indsiger har registreret mange varemærker med forstavelsen VENT-. Det understreges atter, at der ikke findes andre præparater på markedet under et varemærke med forstavelsen VENT-. Specielt et mærke som VENTRETARD forekommer relevant. da -RETARD i realiteten betyder det samme som -LONG i medicinsk sammenhæng. Det forekommer sandsynligt, at selv læger, apotekere og sygeplejersker vil kunne tage fejl af to så nærliggende varemærker - visuelt såvel som fonetisk. Det skal til slut anføres, at indsiger faktisk har anmeldt/registreret ordet VENTOLONG i 12 lande, omend ikke i Danmark, og det forekommer nærliggende at antage, at ansøger har haft kendskab også til dette varemærke på ansøgningstidspunktet....' Ansøger fremkom i skrivelse af 28. januar 1992 med følgende bemærkninger: »....Vi finder fortsat, at VENT-LONG ikke er forveksleligt med VENTOLIN eller VENTOLINE. Ej heller finder vi, at det ansøgte mærke er forveksleligt med de i nævnte indlæg opregnede, registrerede varemærker. Det bemærkes, at registrering i VR 3428-1983 VENTIDE alene omfatter varer i klasse 10. Ved bedømmelsen af mærkernes forvekslelighed bør der lægges vægt på, at VENT er et svagt varemærkeelement for varer i klasse 5, idet VENT er en almindeligt anvendt forkortelse i varemærker for varer, der vedrører ventilation. Der henvises i denne forbindelse til klinisk ordbog. Til belysning af det store antal varemærker, der indholder ordet VENT enten som præfiks eller suffiks, vedlægges kopi fra Skriptors microfilm. Da VENT må betragtes som et svagt varemærkeelement, bør der lægges begrænset vægt på dette mærkeelement ved bedømmelsen af mærkeligheden. Tilstedeværelsen af elementet VENT i de pågældende varer kan ikke i sig selv være tilstrækkelig til, at mærkerne findes forvekslelige. I den forbindelse bemærkes det, at Glaxo ikke er det eneste selskab, der har registreret varemærker med præfikset VENT. Indsiger er indehaver af varemærket VENTILASTIN, medens Bohringer er registreret indehaver af VENTIPULMIN og VENTIBRONC. Endvidere bemærkes, at de varemærker, som indsiger har henvist til, alle, med undtagelse af VENTRETARD og VENSALVENT, begynder med VENT efterfulgt af en vokal, henholdsvis »a«, »i« og »o«. Heroverfor består det ansøgte mærke af ordet VENT sat sammen med ordet »LONG« med bindestreg....' Klager henviste i skrivelse af 31. marts 1992 til sit indlæg af 13. november 1991 og tilføjede: »....Hertil kommer indsigers tidligere rettigheder til varemærket VENTOLONG, der er anmeldt/registreret i 12 lande, nemlig: Østrig, Australien, Chile, Finland, Tyskland, Irland, Japan, New Zealand, Sydafrika, Spanien, Sverige og Storbritannien....« Ansøger meddelte i skrivelse af 1. juni 1992, at man ønskede indsigelsen afgjort på det foreliggende grundlag. Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 4. september 1992 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse: »....Der foreligger varesammenfald i forhold til indsigers registreringer VR 2113 1969 VENTOLIN og VR 3210 1969 VENTOLINE i klasse 5. Det afgørende er herefter, om der foreligger mærkelighed. Dette er efter direktoratets opfattelse ikke tilfældet, hverken i forhold til mærkerne VENTOLIN-VENTOLINE eller de andre VENT-mærker, der er anført i Deres skrivelse af 13. nov. 1991. Mærkedelen må betragtes som et ret svagt element i de mærker, der skal sammenlignes i nærværende sag, og slutdelene efter Vent- er meget forskellige, nemlig -long og -olin og -oline. Det ansøgte mærke indeholder en bindestreg, som medfører en klar visuel og auditiv forskel. Desuden er der tale om et forskelligt antal stavelser i det ansøgte mærke og i indsigermærkerne, og der er ingen identiske stavelser. Indsigelsen nedlagt i medfør af bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 6 tages ikke til følge, da mærkerne ikke er forvekslelige. Indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 14 nr. 7 tages heller ikke til følge, da betingelserne for at anvende bestemmelsen ikke er opfyldt. VENT-LONG er forveksleligt med VENTOLONG, men der er ikke indsendt materiale, der dokumenterer den angivne brug eller for at ansøger kendte eller burde kende brugen....« Denne afgørelse har klageren, Glaxo Group Limited, v/Chas. Hude, ved skrivelse af 2. november 1992 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes. Som ankebegrundelse anføres følgende: »....Indsigelsen mod VA 7475/1988 VENT-LONG blev nedlagt på grundlag af indsigers registrerede rettigheder til VR 2113/1969 VENTOLIN og VR 3210/1969 VENTOLINE, og det blev gjort gældende at det ansøgte mærke er forveksleligt med indsigers 2 nævnte mærker og yderligere henvist til udenlandske registreringer af indsigers mærke VENTOLONG, nemlig i Østrig, Australien, Chile, Finland, Tyskland, Irland, Japan, New Zealand, Sydafrika, Spanien, Sverige og Storbritannien. Kopier heraf vil blive fremsendt snarest. Jeg vedlægger kopi af indsigelsen af 23. februar 1990 samt af mit yderligere indlæg af 13. november 1991, hvor jeg blandt andet henviste til indsigers øvrige mærker indeholdende præfikset VENT-, nemlig VR 705/1985 VENTADUR VR 706/1985 VENTAVENT VR 3836/1978 VENTIDE VR 3428/1983 VENTIDE VR 2283/1989 VENTODISK VR 3235/1989 VENTODISKS VR 3048/1986 VENTOFORTE VR 2113/1969 VENTOLIN VR 3209/1969 VENTOLINA VR 3210/1969 VENTOLINE VR 2857/1987 VENTOMAX VR 124/1987 VENTRETARD VR 707/1985 VENTSALVENT Jeg vedlægger endvidere kopi af indekset i Lægeforeningens Medicinfortegnelse 1992 samt af de relevante sider 275 og 626, hvoraf fremgår, at der ikke findes andre VENT-præparater på det danske marked end dem, der fremstilles og sælges af indsiger under mærket VENTOLINE. Det gøres gældende, at VENT-LONG er forveksleligt med indsigermærkene VENTOLIN og VENTOLINE, idet mærkerne såvel visuelt som auditivt ligger tæt på hinanden. Den visuelle lighed består i, at mærkerne har fælles forstavelse samt at det andet led i alle tilfælde begynder med bogstavet L og på trediepladsen har et N. Auditivt er dette også af betydning, idet det vil være de første stavelser, henholdsvis det første bogstav, der først høres. Hertil kommer, at bogstavet O i indsigermærkerne er trykløst og i realiteten har samme funktion som en bindestreg, nemlig en pause. Dette kan visualiseres som følger: VENT - LONG VENTOLINE Forveksleligheden mellem VENT-LONG og VENTOLONG er utvivlsom og statueret af Direktoratet. Med hensyn til vareligheden er der utvivlsomt varesammenfald, hvilket bør medtages som et afgørende moment ved bedømmelsen af forveksleligheden, ikke mindst da VENTOLINE netop anvendes til præparater til inhalation og injektion i forbindelse med astma brochiale og anden brokospasme, jfr. de vedlagte kopier af emballage (originalpakningen er indleveret til Direktoratet under indsigelsessagen). Efter indsigers opfattelse er der af de anførte grunde risiko for forveksling både blandt den endelige forbruger og blandt fagfolk (på recepter og ved indtelefonering heraf). Hvad angår indsigers påståede rettigheder til varemærket VENTOLONG i de ovenfor anførte lande, er det nærliggende at antage, at ansøger har haft kendskab til dette på ansøgningstidspunktet, idet både indsiger og ansøger er firmaer, der opererer på internationalt plan.« Klageren har med skrivelse af 1. december 1992 fremsendt kopier af registreringsbeviser for VENTOLONG i følgende lande: »....Østrig - registreret i 1984 Australien - registreret i 1982 Chile - registreret i 1983 Tyskland - registreret i 1985 Spanien - registreret i 1983 Finland - registreret i 1989 Irland - registreret i 1984 U.K. - registreret i 1982 New Zealand - registreret i 1984 Sverige - registreret i 1983 Sydafrika - registreret i 1984....« Ansøgeren har ved skrivelse af 15. februar 1993 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført: ».... Vedrørende varemærkerne VENTOLINE og VENTOLIN Ved bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem VENT-LONG på den ene side og VENTOLINE/VENTOLIN på den anden side må tillægges betydelig vægt, at ansøgte mærke VENT-LONG indeholder en bindestreg, der adskiller ordene VENT og LONG. Det forhold, at der er tale om to adskilte ord, bevirker, at det ansøgte mærke udtales med en klar »pause«, hvorfor udtalerytmen bliver helt forskellig fra udtalerytmen i indsigers mærker. Endvidere gør bindestregen, at mærket visuelt klart adskiller sig fra de registrerede mærker. I Patentdirektoratets brev af 4. september 1992 begrundes da også den manglende forvekslelighed mellem mærkerne bl.a. med, at »det ansøgte mærke indeholder en bindestreg, som medfører en klar visuel og auditiv forskel«. Vi skal henvise til nedennævnte tidligere afgørelser, som Patentdirektoratet har truffet i indsigelssager, hvori mærkerne ikke blev fundet forvekslelige: NICOLUX 53 NIC-TEX FLUOCARIL 53 FLUO-CALCIN ELLO 53 JELL-O GORI 53 GOR-RAY Det er således Patentdirektoratets praksis at lægge betydelig vægt på tilstedeværelsen af bindestreg i mærker, når disses forvekslelighed med mærker, der ikke indeholder bindestreg, skal bedømmes. Desuden må mærkernes forskellige antal stavelser tillægges vægt. Det ansøgte mærke indeholder to stavelser, mens de modholdte indeholder henholdsvis tre og fire stavelser. Der er ingen stavelse, der er identisk i det ansøgte mærke og de registrerede mærker, hvilket gør, at mærkerne visuelt ikke kan anses for forvekslelige. Stilles mærkerne op over for hinanden, fremgår dette klart: VENT-LONG VEN TO LIN VEN TO LI NE Det bør endvidere tillægges vægt, at VENT er et svagt varemærkeelement for varer i klasse 5, idet VENT er en almindeligt anvendt forkortelse for ventilation, og elementet er således svagt for varer, der vedrører ventilation. Vi vedlægger til orientering kopi fra Klinisk Ordbog side 727. Til belysning af det store antal varemærker, der indeholder elementet VENT enten som præfiks eller suffiks, vedlægges kopi fra Skriptors mikrofilm. I denne forbindelse bemærkes det, at de i mikrofilmen anførte VENT-mærker tilhører flere forskellige selskaber. Ansøger er indehaver af varemærket VENTILASTIN og VENTIBRONC. Da VENT som nævnt må betragtes som et svagt varemærkeelement, bør der ved bedømmelsen af mærkeligheden lægges begrænset vægt på dette mærkeelement, og det er derfor suffikserne -LONG henholdsvis OLIN og OLINE, der bør lægges vægt på ved bedømmelsen af, om mærkerne er forvekslelige. Suffikserne har ingen væsentlige lighedspunkter. Indsigers øvrige registrerede varemærker indeholdende ordelementet VENT De øvrige af indsiger i Danmark registrerede varemærker, som indsiger har henvist til, har ingen lighedspunkter med det ansøgte. Der er således ingen bindestreg i indsigers registrerede mærker, der er ingen lighedspunkter mellem mærkernes suffikser, ligesom alle indsigers mærker har enten tre eller fire stavelser, mens det ansøgte mærke kun har to. Endelig henvises til vore kommentarer om, at VENT er et svagt varemærkeelement. Vedrørende varemærket VENTOLONG En forudsætning for, at indsigers varemærke VENTOLONG kan få betydning ved bedømmelsen af registrerbarheden af VENT-LONG er, - at der forligger en dansk varemærkeregistrering af VENTOLONG, jf. varemærkeloven af 1959 §14 stk. 1 nr. 6: - at det kan godtgøres, at der er opnået varemærkeret til VENTO LONG gennem brug af mærket i Danmark forud for indleveringen af nærværende ansøgning, jf. varemærkeloven af 1959 §14 stk. 1 nr. 6., eller - at det kan godtgøres, at indsigers varemærke VENTOLONG var taget i brug i udlandet, da ansøgning om registrering af VENT-LONG blev indgivet, og vedvarende anvendes der, og at ansøger på ansøgningstidspunktet kendte eller burde kende dette, jf. varemærkeloven af 1959 §14 stk. 1 nr. 7. Ingen af de to første betingelser er opfyldt, da indsiger ikke ejer en dansk registrering af mærket VENTOLONG, ligesom det ikke er dokumenteret, at mærket skulle være anvendt i Danmark. Ved at fremlægge af kopier at registreringer af varemærket VENTOLONG i udlandet har indsiger selvfølgelig ikke godtgjort, at mærket faktisk er i brug i udlandet. Indsiger nedlagde ikke indsigelse mod ansøgers ansøgning om registrering af VENT-LONG i Tyskland. Indsigers passivitet i denne forbindelse skyldes formentlig, at indsiger ikke kunne dokumentere brug af varemærket VENTOLONG. Ej heller kan man med rimelighed antage, at tilstedeværelsen af varemærkeregistreringerne skulle kunne dokumentere, at ansøger »kendte eller burde kende« til en brug, der ikke er dokumenteret. Det kan fastslås, at ansøger på intet tidspunkt har haft kendskab til brug af mærket VENTOLONG, og indsigerne har da heller ikke dokumenteret, at en sådan brug har fundet sted....' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 16. juni 1994. For klageren mødte cand.jur. Charlotte Munch. For ansøgeren mødte cand.jur. Anne-Mette Ellermann. Parterne procederede sagen, idet de i det væsentlige henholdt sig til de skriftlige indlæg, som nærmere blev uddybet. Ankenævnet skal udtale: I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde, og idet det overfor Ankenævnet fremførte ikke findes at kunne føre til andet resultat bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse, at mærket VENT-LONG ikke er forveksleligt med mærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG, VENT-LONG er dog forveksleligt med VENTOLONG, men der er ikke indsendt materiale, der dokumenterer den angivne brug, eller for, at ansøger kendte eller burde kende brugen ved indgivelse af ansøgningen.