Aktieselskabet Trigon og Trigon Holding A/S ikke hindringer for registrering af varemærket TRIGON.

Aktieselskabet Trigon og Trigon Holding A/S ikke hindringer for registrering af varemærket TRIGON.

År 1993, den 23. december afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 40/92: Klage fra Trigon Industries Limited, New Zealand, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 28. juli 1992 af varemærkeansøgning nr. VA 0374 1990.

Den 16. januar 1990 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket TRIGON (ordmærke) for nærmere angivne varer i klasse 16.

I skrivelse af 13. december 1990 udtalte Patentdirektoratet følgende

»Da betegnelsen TRIGON udgør den væsentligste del af navnet på de under nr. 182.072 og 18.895 registrerede aktieselskaber, nemlig Aktieselskabet Trigon og Trigon Holding A/S, vil mærket kun kunne registreres, såfremt samtykke hertil fremskaffes fra disse aktieselskaber«

Klageren skrev i denne anledning den 28. juni 1991 følgende

»Direktoratet har fremdraget Aktieselskabet TRIGON & TRIGON Holding A/S og krævet samtykke fra disse selskaber til registrering af mærket TRIGON .

I denne forbindelse henviser vi til en dom af 13. november 1990 fra Østre Landsret vedr. firmaet Maskinfabrikken Neotek, Ringsted APS mod Neotek ApS.

Det hedder bl.a.

»Uanset at navnet Neotek ApS, der var benyttet siden 1988, var identisk med det væsentligste led af navnet Maskinfabrikken Neotek, Ringsted ApS, fandtes virksomhederne at virke indenfor forskellige brancher og at være så forskelligartede med hensyn til produkter, kundekreds og markedsføring, at der ikke var grundlag for at antage at selskabsnavnene var egnede til forveksling«.

Det fremgår af Kraks Vejviser, »Hvem leverer hvad«, at TRIGON A/S er en virksomhed indenfor »industribyggeri, institutions- og skolebyggeri, kloakarbejde, vejarbejde«.

Anmeldernes mærke TRIGON omfatter varer i klasse 16.

Der er således i forbindelse med denne ansøgning tale om så forskellige brancher m.h.t. produkter, kundekreds og markedsføring, at der ikke er grundlag for at antage, at selskabsnavnet TRIGON er egnet til forveksling med ansøgermærket'.

Den 8. april 1992 fastholdt direktoratet, at det ansøgte varemærke TRIGON kun ville kunne registreres, hvis samtykke hertil blev fremskaffet fra Aktieselskaberne TRIGON og TRIGON HOLDING A/S. Direktoratet bemærkede endvidere

»....Dommen drejer sig om to selskabsnavne overfor hinanden, mens det her foreliggende tilfælde drejer sig om et varemærke overfor et selskabsnavn.

Det er endvidere helt i overensstemmelse med Direktoratets praksis, at modholde aktieselskaber uden brancheangivelser, på varemærker i alle klasser, uanset om det eventuelt bliver oplyst, at disse ikke for tiden opererer inden for samme branche«.

Den 2. juli 1992 udbad klager sig et afslag i sagen, idet man agtede at indbringe afgørelsen for Ankenævnet, og Direktoratet afslog den 28. juli 1992 ansøgningen i henhold til varemærkelovens § 14, nr. 4.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 28. september 1992 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes, og at ansøgningen hjemvises til videre behandling i Patentdirektoratet.

I skrivelse af 28. december 1992 har klager til støtte for anmodningen bl.a. anført følgende

»....Til brug for Patentankenævnets behandling af sagen skal vi indledningsvis supplere det indsendte materiale med hardcopies fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens database), hvoraf det fremgår, at de af selskaberne fastsatte formålsparagraffer er som følger: Aktieselskabet Trigon's formål er »at drive entreprenør- og byggerivirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed« og Trigon Holding A/S's formål er »at eje fast ejendom og aktier i AKTIESELSKABET TRIGON og andre tilknyttede selskaber samt at placere øvrig anlægsformue i værdipapirer med henblik på at opnå det bedst mulige afkast«.

Det må således anses for givet, at der ikke er kollision mellem de af varemærkeansøgningen omfattede varer og det virksomhedsområde og de angivne formål, der oplyses for de modholdte selskaber.

I Varemærkelovens § 14, nr. 4 bestemmes at udelukket fra registrering er varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst. Denne lovbestemmelse modsvares af Aktieselskabslovens § 153 stk. 2, hvorefter aktieselskabers navne tydeligt skal adskille sig fra hinanden og fra anpartsselskabers navne. Der må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer selskabet eller noget, som kan forveksles hermed.

I bemærkningen til Varemærkelovens § 14, nr. 4 henvises der dels til den tidligere Varemærkelovs § 14 stk. 1 nr. 4 og dels til harmoniseringsdirektivet artikel 4 stk. 4 litra c.

I følge Rigmor Carlsens Varemærker - Registreringspraksis, p. 65 anføres det om praksis i henhold til den tidligere lovs § 14 stk. 1 nr. 4: »når der i øvrigt skal tages stilling til i hvilken udstrækning firmaet skal modholdes overfor anmeldte varemærker er det praktisk at sondre mellem, om firmaet er ubegrænset eller forsynet med en brancheangivelse« (understregningen er foretaget af undertegnede).

»Hvis det anmeldte mærke er identisk med firmadominanten i et firma uden brancheangivelse bliver firmaet modholdt, og der kræves samtykke for at registrering kan finde sted. Denne praksis stemmer med U 1931.206 (FEDUCIA) og U 1938.1029 (BENKO/BENCO). Det registrerede firma anses da at have eneret til firmadominanten«

Denne praksis følges stadig af Patentdirektoratet, omend Patentdirektoratet i enkelte tilfælde har afviget herfra.

Vi henviser til, at registrering af varemærket TimeSaver (figur), VR 01.381 1992 (bilag 8) er opnået på trods af, at Patentdirektoratet havde fremdraget selskabet reg.nr. 57710 Time Saver International ApS med tilhørende binavne som hindring for varemærkets registrering. Ansøger fremsendte hardcopy fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens database (bilag 9) hvoraf fremgik, at selskabets aktiviteter i følge formålsparagraffen var begrænset til »udførelse af aktivitet der er tidsbesparende for erhvervslivet. Det drejer sig primært om at fungere som værtdatabase for firmaer og deres produkter og sekundært at udføre firmaanalyser og edb-tjenester« Ansøger henviste endvidere til, at det modholdte selskab havde opnået varemærkeregistrering af TimeSaver (figurmærke) under VR 06.152 1990 for serviceydelser i klasserne 35, 38 og 42. Varemærkeregistreringen var altså begrænset på samme måde som det aktivitetsområde selskabet havde anmeldt over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi henviser endvidere til bemærkningerne hos Kobbernagel Konkurrencens Retlige Regulering, bind 2, side 187, hvor det anføres: »Den ledende dom er UfR 1931-206 SH, hvorved varemærket FIDUCIA blev udslettet af registret under hensyn til det tidligere registrerede firmanavn Aktieselskabet Fabriken Fiducia, og det uagtet de to mærker vedrører helt forskellige varearter. Den grundsætning, der kan udledes af denne dom, følges vistnok i princippet stadig af varemærkedirektoratet, således at et anmeldt varemærke, der er identisk med en andens konstruerede firmanavn som regel vil blive afslået, selv om der ikke er nogen vareartslighed«. Ikke desto mindre er det hans opfattelse, som det hedder i samme p. 191, at der for varemærker gennem en omfattende registrering opnås en beskyttelse langt ud over brugsområdet. »For firmanavne er dette vanskeligere, idet en registrering uden brancheangivelse ikke giver generel beskyttelse. Derimod kan en sådan opnås ved at lade et personnavn indgå i firmanavnet. Grænserne synes dog mere flydende ved firmanavne end ved varemærker, navnlig fordi registreringen af varemærker som regel kræver en specificeret varefortegnelse. Bortset fra de to domme fra 30'erne FIDUCIA og BENKO er der ingen holdepunkter for, at firmanavne nyder videre beskyttelse end varemærker, og disse domme må utvivlsomt anses for tilsidesat ved senere praksis«.

Direktoratets praksis er modificeret således, at »firmaer der indeholder en branchebegrænsning kun modholdes i den udstrækning, der er sammenfald med de varearter, varemærkeanmeldelsen omfatter, og den brancheangivelse, der indgår i firmaet.

Udtrykket »branche« må dog ikke tages for snævert, og den bedømmelse, der foretages af vareartsligheden mellem to varemærker, kan ikke umiddelbart lægges til grund', således som det fremgår af Rigmor Carlsens side 65.

Der er således for en varemærkeansøger en afgørende forskel i hans muligheder for at opnå varemærkeregistrering, idet disse afhænger af, om et eksistrerende identisk eller næsten identisk selskabsnavn har tilkendegivet sit virksomhedsområde som del af selskabsnavnet, eller om dette er gjort alene i formålsparagraffen. I det først nævnte tilfælde ville klageren end ikke have fået modholdt f.eks. Aktieselskabet Trigon-Bygge- og Anlægsentreprenører. Når virksomhedsområdet fremgår af formålsparagraffen, er klageren i henhold til Direktoratets praksis henvist til at være afhængig af at opnå samtykke fra selskabet. Kan dette ikke opnås er klageren udelukket fra at stifte sin varemærkeret ved registrering. Den samme hindring foreligger ikke ved stiftelse af varemærkeretten i kraft af brug, idet domspraksis viser, at der tillægges konkurrencerelationen vægt, hvorfor Aktieselskabet Trigon eller Trigon Holding A/S ikke ville kunne hindre brug af varemærket TRIGON for de overfor nævnte varer i klasse 16. Der vedlægges en oversigt over domstolsafgørelser fra Niels Thomsen Kommenterede 4. udgave af Aktieselskabslov til illustration heraf.

At Direktoratet i sin afgørelse ikke har taget hensyn til, at de modholdte selskaber selv har præciseret deres virksomhedsområde gennem deres formålsparagraf kan medføre utilsigtede muligheder for at omgå Varemærkelovens regler. Således vil Aktieselskabet Trigon og Trigon Holding A/S alene i kraft af deres selskabsnavne kunne forbeholde sig retten til at registrere TRIGON som varemærke i samtlige klasser på en nem og billig måde, så længe selskabsnavnet, evt. som binavn, er registreret. Denne mulighed er i modstrid med, at en indehaver af et registreret varemærke alene kan »reservere« sit varemærke i 5 år, idet registreringen kan kræves ophævet, såfremt mærket ikke har været brug i 5 år, jvf. Varemærkelovens § 25 og § 28.

I følge Aktieselskabslovens § 4 stk. 1 nr. 3 skal vedtægterne indeholde bestemmelse om selskabets formål. Da et aktieselskab endvidere i medfør af § 1 skal være erhvervsdrivende, må formål kunne karakteriseres udover begrebet erhvervsvirksomhed. Med den nuværende formulering af aktieselskabsloven giver dette alligevel mulighed for meget brede formuleringer af formålsparagraffer således som »handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed«. Har selskabet imidlertid formuleret sin formålsparagraf, således at der er mulighed for at foretage en vurdering af, om virksomhedens aktivitetsområde kolliderer med en varemærkeansøgnings varefortegnelse, kan Patentdirektoratet i sin registreringspraksis tage hensyn til det registrerede formål.

At en virksomhed til enhver tid kan ændre sit formål udover det allerede registrerede kan ikke ændre dette synspunkt, idet en evt. udvidelse af formålet må ske med respekt for mellemkommende rettigheder.

Direktoratets praksis begrundes af Rigmor Carlsen med, at aktieselskaber og anpartsselskaber registreres landsdækkende, hvilket er i modsætning til personlige firmaer, hvorfor modhold af de sidstnævnte kan frafaldes, hvis det kan dokumenteres, at der ikke er fare for kollision mellem firmaets virsomhedsområde og varefortegnelsen.

Endvidere begrundes praksis med, at det »påses af Aktieselskabsregistret, at der bliver tilføjet en branchebegrænsning, hvis der i forvejen eksisterer et firma med samme firmadominant eller ordet er registreret som varemærke« (Rigmor Carlsens side 65).

Imidlertid ophørte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for ca. 7 år siden med at foretage undersøgelser af ansøgte selskabsnavne i forhold til registrerede varemærker. Denne praksisændring kan ikke antages at have medført nogen realitetsændring, og det må stadig antages, at beskyttelsen af selskabsnavnene sker med respekt for tidligere varemærkerettigheder.

At det således ikke længere er umiddelbart nødvendigt, at der enten fremskaffes samtykke fra varemærkeindehavere eller indsættes en ikke-kolliderende branchebegrænsning for at løse en konflikt mellem et selskabsnavn og et ældre varemærke, betyder ikke, at der kan bortses fra en vurdering af kollisionen mellem en varemærkeansøgnings varefortegnelse og en virksomheds virksomhedsområde ved afgørelsen af om selskabsnavne uden branchebegrænsning i selve navnet, skal udgøre hindringer for registrering af identiske eller næsten identiske varemærker. Til vurdering af det sidstnævnte udgør virksomhedens formålsparagraf et brugbart redskab i varemærkeregistreringssituationen.

Det erkendes, at en virksomheds formålsparagraf som ovenfor nævnt kan være bredt formuleret, således at der ikke er grundlag for at foretage en endelig vurdering af kollision mellem varemærkeansøgningens varefortegnelse og selskabets virksomhedsområde, men denne situation kan med den nuværende aktie- og anpartslovgivning ikke finde anden løsning. Anderledes forholder det sig som nævnt, når virksomhedens formålsparagraf rent faktisk giver mulighed for at foretage den nævnte kollisionsvurdering.

Når det i denne sag derfor umiddelbart fremgår af de modholdte selskabers formålsparagraf, at der ikke foreligger kollision med varefortegnelsen til TRIGON , kan selskabsnavnene Aktieselskabet Trigon og Trigon Holding A/S ikke udgøre en hindring for registrering af varemærket TRIGON , som derfor bør registreres med efterfølgende offentliggørelse til følge bl.a. med henblik på, at indehavere af ældre rettigheder kan nedlægge indsigelse og herunder dokumentere deres bedre ret evt. etableret i kraft af brug.

Varemærkelovens § 14 nr. 4 henviser i sin kommentar som ovenfor tidligere nævnt til harmoniseringsdirektivet af 21. december 1988 artikel 4 nr. 4 litra c, hvorefter »et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang: c) der kan nedlægges forbud mod brug af mærket på grundlag af en anden ældre rettighed«.

At det tidligere registrerede selskabsnavn kan hindre en varemærkeregistrering, hvis den tidligere ret kan forbyde brugen af mærket, er i overensstemmelse med domspraksis, hvor konkurrencerelationen tillægges vægt. Det er også i overensstemmelse med Direktoratets praksis for så vidt angår varemærker og registrerede selskabsnavne med en branchebegrænsning. Det vil endvidere være i overensstemmelse hermed at frafalde henvisningen til selskabsnavnene Aktieselskabet Trigon og Trigon Holding A/S, idet disse formelt og faktisk har begrænset deres virksomhedsområde, og dette kolliderer ikke med varefortegnelsen til det under VA 374/90 ansøgte varemærke TRIGON ».

I anledning af klagen har direktoratet ved skrivelse af 6. maj 1993 afgivet følgende udtalelse

»....Ifølge varemærkelovens § 14, nr. 4 er et varemærke uegnet til registrering, hvis det uhjelmet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst.

Tilsvarende skal ifølge Aktieselskabslovens § 153, stk. 2 aktieselskabers navne tydeligt adskille sig fra hinanden og fra anpartsselskabers navne, og i navnet må ikke optages bl.a. varemærker (eller noget, der kan forveksles hermed), hvis dette ikke tilkommer selskabet.

Af Niels Thomsens »A/S«-loven med kommentarer, 4. udgave P. 471 fremgår følgende

»Et navn, varemærke m.v. er som regel beskyttet inden for egen eller beslægtet branche eller varegruppe. Beskyttelsen kan dog udvides efter betegnelsens særpræg og indarbejdelse. For at have adskillende virkning over for modhold skal branche- eller vareoplysning optages i selve navnet«.

Det er direktoratets praksis at modholde aktieselskaber, der ikke har en brancheangivelse i sit navn på varemærker, der er identiske eller næsten identiske med den dominerende del af selskabsnavnet, hvad enten det er et selskabs hovednavn eller binavn. Selskaber modholdes uanset om det er oplyst, at disse for tiden driver virksomhed indenfor et andet område end det, varemærket er ansøgt for, idet selskaberne senere kan ændre virksomhedsområde. Hvis der forud for selskabsregistreringen er optaget et eller flere varemærker, der består af firmadominanten i varemærkeregistret modholdes selskabet dog ikke. Når selskabet i sit navn har optaget en brancheangivelse modholdes selskabet kun, såfremt der er sammenfald mellem denne branche og de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen.

Ansøger har i sit brev af 28 dec 1992 til Patentankenævnet henvist til registreringen VR 1381 1992 TIME SAVER, figurmærke. Det skal oplyses, at det ikke var i overensstemmelse med den beskrevne praksis, at modholdet af selskabet Time Saver International ApS blev frafaldet.

Afgørelsen i nærværende ansøgning er således helt i overensstemmelse med direktoratets hidtidige praksis og afslaget må derfor anses for givet med rette.

Det skal bemærkes, at direktoratet siden 1971 har ført den praksis, at hvis det kan godtgøres, at der ikke er fare for kollision mellem et personligt firmas virksomhedsområde og varemærkeansøgningens varefortegnelse, kan der ses bort fra firmanavnet uanset at der ikke er optaget en brancheangivelse i dette. Dette er beskrevet i Registreringspraksis Rigmor Carlsen p. 65. For denne praksis taler, at personlige firmaer ofte er registreret, uden at der er foretaget nogen undersøgelse af, om der på tidspunktet for firmaanmeldelsen fandtes registrerede varemærker, der burde være til hinder for firmaets registrering, og at en firmaregistrerings virkning ifølge firmaloven er begrænset til den eller de kommuner, hvor hovedkontoret og dets mulige filialer findes. Det kan således tænkes, at der findes flere ubegrænsede firmaer med samme firmadominant.

Som tidligere nævnt er afgørelsen i nærværende varemærkeansøgning helt i overensstemmelse med direktoratets hidtidige praksis. Når henses til at et selskabsnavn kan betragtes som et naturligt varemærke finder direktoratet, at det i tilfælde som i nærværende situation, hvor det modholdte selskab ifølge sit registrerede klart afgrænsede formål og sit faktiske virke driver virksomhed inden for et område, der ligger langt fra det område, som varemærkeansøgningen dækker, vil være i overensstemmelse med almindelig varemærkeretlige forvekslingsprincipper, om der blev åbnet mulighed for, at et varemærke kan registreres'.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde 18. november 1993.

For klageren mødte cand.jur. Jytte Targas, der procederede sagen under henvisning til de skriftlige indlæg og under påberåbelse af Direktoratets skrivelse af 6. maj 1993.

Ankenævnet skal udtale

Spørgsmålet om vareartslighed eller branchekategori kan indgå i vurderingen af forvekslingsrisikoen i et tilfælde, hvor et registreret klart begrænset formål og den faktiske virksomhed foreligger oplyst vedrørende et modholdt selskabsnavn.

Under henvisning til Direktoratets skrivelse af 6. maj 1993

bestemmes

Sagen tilbagesendes til Direktoratet til fortsat behandling.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Varemærket TRIGON var søgt registreret for nærmere angivne varer i klasse 16. Patentdirektoratet havde afslået ansøgningen af hensyn til selskabsnavnene Trigon og Trigon Holding. Patentankenævnet omstødte direktoratets afgørelse på grund af manglende lighed mellem varearter og branchekategorier.