ATENDOL forveksleligt med ATENOLOL.

ATENDOL forveksleligt med ATENOLOL.

År 1993, den 23. december afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 26/92: Klage fra Imperial Chemical Industries Limited Plc, Storbritannien, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 30. april 1992 af varemærke- ansøgning nr. 5291/89 fra G. Pohl-Boskamp Gmbh & Co., Forbundsrepublikken Tyskland, v/Internationalt Patent-Bureau.

Den 19. juli 1989 indleverede G. Pohl-Boskamp GmbH & Co., Tyskland, v/Internationalt Patent-Bureau en ansøgning om registrering af varemærket ATENDOL (ordmærke) for alle varer i klasse 5. Ansøgningen blev den 19. december 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 19. februar 1991 nedlagde klageren i medfør af § 20, stk. 2, i varemærkelov af 11. juni 1959 indsigelse imod registrering af det ansøgte mærke.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Indsigelsen nedlægges under henvisning til varemærkelovens §§ 13 og 14, stk. 1, nr. 2, idet jeg på vegne indsigerne, Imperial Chemical Industries Plc., England, skal påstå, at det ansøgte mærke ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra den internationale stofbetegnelse (INN) ATENOLOL.

Det ansøgte mærke består udelukkende af ordet ATENDOL, der findes at ligge så tæt på den af WHO anvendte internationale stofbetegnelse ATENOLOL, at ansøgningen ikke bør accepteres til registrering.

Det anføres i denne forbindelse, at det ansøgte mærke er sammenfaldende med stofbetegnelsen, for så vidt angår de fire første bogstaver samt de to sidste bogstaver. Da det således kun er midt i ordet, at varemærket adskiller sig fra stofbetegnelsen, er der tale om en mindre væsentlig forskel.

Uanset om et varemærke angår varer, der indeholder et bestemt pharmaceutisk stof, må varemærket i henhold til praksis ikke være identisk eller forveksleligt med den internationalt anvendte stofbetegnelse (INN), og der er praksis for, at varemærker for lægemidler og pharmaceutiske præparater, der blot ligger rimelig tæt på en international stofbetegnelse, afslås.

Dette er i fuld overensstemmelse med reglen i varemærkelovens § 13, og praksis fremgår til dels af Rigmor Carlsens bog Varemærker - Registreringspraksis fra 1980, side 30, spalte to nederst. Det anføres her, at der i denne forbindelse anlægges en streng vurdering, samt at varemærket AMPILIN er nægtet registrering på grund af stofbetegnelsen AMPICILIN. Endvidere lå varemærket OXYCYCLIN for tæt på stofbetegnelsen OXYTETRACYCLIN, og i det foreliggende tilfælde findes varemærket ATENDOL således heller ikke egnet til registrering på grund af stofbetegnelsen ATENOLOL.

Jeg skal endvidere henvise til to ansøgninger, som jeg selv har været involveret i, nemlig varemærkeansøgningerne VA 1714/1979 CIMEDINE og VA 1958/1979 CIMETINE, der begge blev afslået under henvisning til bestemmelserne i varemærkelovens §§ 13 og 14, stk. 1, nr. 2, med den begrundelse, at de to mærker lå meget nær ordet »cimetidine«, der er den engelske form for stofbetegnelsen »cimetidin«, og da ordene med kun uvæsentlige ændringer dermed kunne angive varens art, og for de varer, hvor dette ikke var tilfældet, ville kunne være vildledende.

Ovennævnte eksempler understøtter klart indsigernes påstand i sagen, og varemærket ATENDOL bør følgelig ikke registreres, jfr. varemærkelovens §§ 13 og 14, stk. 1, nr. 2, som følge af den internationale stofbetegnelse (INN) ATENOLOL.

Til slut skal det for en ordens skyld bemærkes, at varemærket ATENDOL i realiteten kan opfattes som en »forvanskning« af ovennævnte stofbetegnelse, idet bogstaverne »ol«, når de netop er skrevet med småt, faktisk kommer til at ligne bogstavet »d«, hvis afstanden mellem de to bogstaver ved en fejlskrivning eller lignende forsvinder.

Fra udenlandsk praksis skal jeg tillade mig at nævne en indisk afgørelse, hvorefter varemærket ATENOLAR blev afslået på grund af stofbetegnelsen ATNOLOL. Jeg vedlægger til orientering en kopi med engelsk referat af sagen.

Ligeledes skal jeg henvise til en engelsk afgørelse, hvorefter varemærket SULPITIL blev afslået på grund af stofbetegnelsen SULPIRIDE. I dette tilfælde havde varemærket og stofbetegnelsen også kun de første bogstaver til fælles.

Jeg mener herefter, at det også vil være i overensstemmelse med international praksis, om varemærket ATENDOL afslås på grund af stofbetegnelsen ATENOLOL, og jeg henstiller høfligst til Patentdirektoratet, at ansøgning nr. VA 5291/1989 ATENDOL ikke fremmes til registrering'.

I skrivelse af 21. august 1991 anførte ansøgeren følgende svar på indsigelsen

»Det bestrides, at det ansøgte mærke frembyder en sådan lighed med det påberåbte INN-navn ATENOLOL, at der foreligger risiko for forveksling.

Det ansøgte mærke består af tre stavelser A-TEN-DOL og adskiller sig således både i stavemåde og i udtale særdeles tydeligt fra ordet ATENOLOL, der med sine to identiske slutstavelser virker stærkt særpræget.

Indsigerne refererer fra Rigmor Carlsens bog Varemærker-Registreringspraksis, side 30, to »tilsvarende« eksempler, idet det anføres, at varemærket AMPILIN er nægtet registrering på grund af stofbetegnelsen AMPICILLIN, og at varemærket OXYCYCLIN lå for tæt på stofbetegnelsen OXYTETRACYCLIN. Det nævnes imidlertid ikke i indsigelsesskrivelsen, at det i nævnte værk videre anføres, at mærket AMYCILLIN blev registreret trods indsigelse baseret på stofbetegnelsen AMPICILLIN, ligesom mærket PROTOCHOL blev registreret trods indsigelse baseret på stofbetegnelsen PROTOKYLOL.

I de af indsigerne anførte eksempler er det betegnende, at de stavelser, hvoraf de ansøgte og afslåede varemærker består, fuldt og helt og i samme rækkefølge genfindes i de tilsvarende stofbetegnelser, der alene adskiller sig fra de søgte varemærker ved indskud af en stavelse: det samme gælder mærkerne CIMETINE og CIMEDINE, der blev afslåede på grund af lighed med CIMETIDINE.

I modsætning hertil findes der såvel i Rigmor Carlsens bog videre eksempler AMYCILLIN/AMPICILLIN og PROTOCHOL/PROTOKYLOL som i den foreliggende sags betegnelser ATENDOL/ATENOLOL yderligere forskelle, der mindsker en mulig forvekslingsrisiko.

Det er meddelt os, at det ansøgte mærke er registreret i Norge under nr. 143.500 samt internationalt under nr. 540.104 med gyldighed i Benelux, Frankrig, Italien, Jugoslavien, Østrig, Portugal, Rumænien, Schweiz, Sovjetunionen, Czechoslovakiet og Ungarn, uden at der har været rejst indvendinger på basis af stofbetegnelsen ATENOLOL.

Herudover hævder ansøgerne at have konstateret, at indsigerne i England er indehavere af bl.a. følgende registreringer

Nr. 1.236.100 ATENOL

Nr. 1.288.175 ATENOLONE

Nr. 1.288.177 CO-ATENOLONE

Nr. 1.288.176 ATENOREX,

hvilke mærker ubestrideligt ligger stofbetegnelsen ATENOLOL væsentligt nærmere end det her ansøgte mærke ATENDOL.

Det henstilles derfor, at indsigelsen tilbagevises, og at det ansøgte mærke nu registreres'.

Klageren og ansøgeren fastholdt deres synspunkter i skrivelser af henholdsvis 3. januar 1992 og 27. februar 1992.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 30. april 1992 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

».... I medfør af bestemmelsen i § 13 i ovennævnte varemærkelov må et varemærke ikke registreres, når ordet udelukkende eller med uvæsentlige tilføjelser angiver bl.a. varens art, og i medfør af bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 2 må et mærke ikke registreres, når det er egnet til at vildlede. Spørgsmålet er i nærværende sag om ATENDOL med en uvæsentligt ændring angiver stofbetegnelsen atenolol. Direktoratet mener ikke, at dette er tilfældet, idet det er vor opfattelse, at varemærket og stofbetegnelsen ligger så langt fra hinanden, at der ikke er risiko for forveksling.

Direktoratet har i visse tilfælde fundet, at et varemærke med uvæsentlig ændring angiver varens art, når et enkelt bogstav i ordet er skiftet ud f.eks. GELSEMIMIN og gelseminin, ligesom direktoratet har nægtet registrering af varemærker, hvor der var indskudt en eller to yderligere stavelser, f.eks. Ampilin og ampicillin, Oxycyclin og oxytetracyclin, hvor der var indskudt en stavelse nemlig ci og to stavelser tetra.

Derimod har direktoratet ikke anset varemærker for angivende varens art nemlig en stofbetegnelse, hvis visse af stavelserne var helt ændret f.eks. Amycillin overfor Ampicillin, hvor efterstavelsen var den samme, men forstavelserne en del ændret, nemlig Amy og Ampi.

I nærværende tilfælde findes der kun een fælles stavelse nemlig A. De øvrige stavelser er forskellige, nemlig tendol overfor te-no-lol.

Da det ansøgte mærke således ikke med uvæsentlige ændringer angiver stofbetegnelsen atenolol, kan indsigelsen nedlagt i medfør af bestemmelsen i § 13 ikke tages til følge.

Mærket er derfor heller ikke egnet til at vildlede, og indsigelsen nedlagt i medfør af § 14 stk. 1 nr. 2 kan derfor ej heller tages til følge«.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 30. juni 1992 indbragt for Patentankenævnet med følgende begrundelse

».... På indsigers vegne skal jeg fastholde de af mig i indsigelsessagen fremførte argumenter, idet det er min opfattelse, at ordet ATENDOL ligger for tæt på stofbetegnelsen ATENOLOL og derfor bør afslås fra registrering i medfør af § 13 i varemærkeloven af 1959. Jeg skal især gøre opmærksom på, at betegnelserne ATENDOL og ATENOLOL, når de skrives i hånden, let kan forveksles, idet »ol« i håndskrift med minuskler meget let trækkes sammen til et »d«. Jeg vedlægger til illustration heraf nogle skriveprøver vedr. atenolol.

Der er efter min opfattelse ingen tvivl om, at det ansøgte mærke ligger for tæt på atenolol, og de af Patentdirektoratet nævnte eksempler fra praksis viser ikke det modsatte. Eksempelvis ses der ikke at være den store forskel mellem sagen GELSEMIMIN og gelseminin og nærværende sag. I førstnævnte ændre »m« til »n«, i nærværende »ol« til »d«. Faktisk tyder praksis på, at registrering nægtes, når det ansøgte mærkes forstavelse(r) er identiske med forstavelserne i den pågældende stofbetegnelse. Således blev Ampilin nægtet registrering på grund af ampicillin, men AMYCILLIN accepteret. I nærværende sag er de 4 første bogstaver samt de 2 sidste bogstaver identiske. Identitet mellem bogstaver er efter min opfattelse et af de kriterier, der anvendes af Patentdirektoratet til bedømmelse af forvekslelighed og en opdeling i stavelser bør ikke være det eneste afgørende kriterium. Ligheden mellem de to omhandlede betegnelser ses tydeligt nedenfor, især når ordene skrives ud i deres helhed og ikke i stavelser

ATENDOL hhv. atendol

ATENOLOL hhv. atenolol.

Hertil kommer, at betegnelsen ATENDOL må anses for at være vildledende for medikamenter, der ikke indeholder stoffet atenolol, hvilket kan være forvirrende for de fagfolk, der har med produktet at gøre, idet disse vil forvente at præparatet indeholder atenolol'.

Ansøgeren har ved skrivelse af 17. november 1992 henstillet direktoratets afgørelse stadfæstet og har i skrivelsen anført følgende

»Efter vor opfattelse er der tilstrækkelig afstand fra det ansøgte mærke ATENDOL til stofbetegnelsen ATENOLOL. Til støtte derfor skal vi henvise til vore indlæg til Patentdirektoratet i skrivelser af 21. august 1991 og 27. februar 1992, hvoraf klageren har indleveret kopi til Patentankenævnet. I tilknytning hertil skal vi nedenfor kommentere klagebegrundelsen og uddybe de indklagede ansøgeres standpunkt.

Ved afgørelsen af spørgsmålet, om et varemærke ligger for tæt på en generisk betegnelse, er det ikke tilstrækkeligt, at der blot er visse lighedspunkter. Idet der her kan ses bort fra rene identitetstilfælde, (»udelukkende«) kræves efter § 13 i varemærkeloven af 1959, som finder anvendelse i nærværende tilfælde, at mærket med kun uvæsentlige ændringer eller tilføjelser angiver varens art, for at mærket skal anses for uregistrerbart på grund af manglende særpræg.

På lægemiddelområdet, som det her drejer sig om, altså forholdet mellem lægemiddelvaremærker (TM) og lægemiddelstofbetegnelser (INN), skal dansk praksis nedenfor søges skitseret: de eksempler, der har været inddraget i indsigelsessager, opstilles nedenfor i de tre grupper, der er angivet i direktoratets afgørelse

1) Et enkelt bogstav er ændret.

GELSEMIMIN TM =

GELSEMININ INN

2) En eller to stavelser udeladt.

AMPILIN TM =

AMPICILLIN INN

OXYCYCLIN TM =

OXYTETRACYCLIN INN

CIMEDINE TM =

CIMETIDINE INN

CIMETINE TM =

CIMETIDINE INN

3) En eller flere stavelser helt ændret.

AMYCILLIN TM =

AMPICILLIN INN

PROTOCHOL TM =

PROTOKYLOL INN

I gruppe 1) er i det viste eksempel alene ændret en tøddel, bogstaverne N/M, der ligger hinanden overordentlig nær, og samme struktur genfindes i begge ord. At klagerne vil placere det foreliggende tilfælde i denne gruppe forekommer ikke rimelig: thi to bogstaver OL erstattes af D, hvad der medfører en radikal ændring af den stavelsesmæssige opbygning. Mærket i denne gruppe er præget af manglende opfindsomhed hos indehaveren.

Det samme - altså manglende positiv indsats ved valg af mærke - er tilfældet i gruppe 2): her er blot rent negativt udeladt en stavelse, eventuelt to, men uden at der i forhold til stofbetegnelsen tilføres noget nyt. I modsætning hertil har det ansøgte A/TEN/DOL en anden struktur end stofbetegnelsen A/TE/NO/LOL.

Med udgangspunkt i AMPILIN = AMPICILLIN i denne gruppe er klagerne inde på, at registrering nægtes, når det ansøgte mærkes forstavelse(r) er identiske med forstavelserne i den pågældende stofbetegnelse. Heri kan vi ikke være enige, thi denne stofbetegnelse har ikke været til hinder for registrering af AMPI-mærker som VR 3161 1980 AMPINOVIN, VR 3175 1990 AMPITIN og VR 5348 1992 AMPICILLAT i klasse 5 (langt flere AMPI-mærker i denne klasse kunne nævnes). Det her anførte stemmer nøje overens med, at stofbetegnelsen PROTOKYLOL som nævnt under gruppe 3) ikke var til hinder for registrering af mærket PROTOCHOL.

I det hele forekommer det foreliggende tilfælde efter vor opfattelse at burde rubriceres under gruppe 3), hvor stofbetegnelsen ikke er til hinder for mærket. Når stofbetegnelsen AMPLICILLIN ikke var til hinder for mærket AMPICILLAT, så meget mindre kan ATENOLOL da være til hinder for mærket ATENDOL.

Den forskel, der består mellem mærket og stofbetegnelsen i den sag, der foreligger til afgørelse, er i henhold til praksis mere end tilstrækkelig, også for så vidt angår spørgsmålet om vildledning efter § 14 i varemærkeloven af 1959.

Selv den ens bogstavfølge ATEN udtales forskelligt i de to ord: i stofbetegnelsen udtales dette element som i bynavnet Athen (N'et er dog tilmed trukket over i næste stavelse), medens samme i mærket ATENDOL udtales som i det engelske ord »attend«.

Under henvisning til ovenstående og det tidligere fremførte henstilles det derfor, at Patentdirektoratets afgørelse stadfæstes, og at det ansøgte mærke antages til registrering'.

Patentankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 4. november 1993.

Parterne gav ikke møde.

Ankenævnet skal udtale

Da et varemærke omfatter alle almindelige skriftformer, herunder også minuskler, og da der på lægemiddelområdet er særlige risici ved forveksling, findes indsigelsen at burde tages til følge i medfør af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Herefter bestemmes

Varemærkeansøgning nr. 5291/89 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Ingen

Varemærket ATENDOL fundet forveksleligt med den internationale stofbetegnelse ATENOLOL, bl.a. fordi der på lægemiddelområdet er særlige risici for forveksling.