Varemærket Ferrero FRESCO MINT fundet forveksleligt med tidligere registrerede varemærker FRISKO, FRISCO OG FRESKO.

Varemærket Ferrero FRESCO MINT fundet forveksleligt med tidligere registrerede varemærker FRISKO, FRISCO OG FRESKO.

År 1993, den 3. december afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 45/92: Klage fra SOREMARTEC, Belgien, v/Internationalt Patent-Bureau over Patentdirektoratets afgørelse af 22. september 1992 af vare- mærkeansøgning nr. 5637 1986.

Den 2. september 1986 indleverede Ferrero S.p.A., Italien, en ansøgning om registrering af varemærket Ferrero FRESCO MINT (figurmærke) for klasse 30, især chokolade- og konfekturevarer med flydende pebermyntefyld.

I brev af 29. marts 1989 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærker

1. VR 0015 1962

2. VR 2780 1971

3. VR 0156 1985

4. VR 0280 1948

5. VR 1142 1948

6. VR 0745 1961

7. VR 0914 1969

I brev af 15. januar 1990 bestred ansøger, at det ansøgte mærke kunne forveksles med de syv modholdte mærker og udtalte

»....Det ansøgte mærkes lighed med disse beror alene på, at det ansøgte mærke indeholder ordet FRESCO, som imidlertid må være frit anvendeligt for enhver, idet det er det italienske (og spanske) ord for »frisk«, hvorved teksten i det ansøgte mærke kan oversættes ved »Ferrero, frisk mint«.

Ansøgerne forventer ikke ved registrering af det ansøgte mærke at opnå eneret til ordet FRESCO, og hvis ansøgerne havde søgt ordmærket FRESCO registreret som varemærke for varer i klasse 30, forekommer det os hævet over enhver tvivl, at mærket ville være blevet nægtet registrering i mangel af særpræg og som beskrivende....'

Den 28. maj 1990 fastholdt direktoratet, at mærkerne var forvekslelige.

Direktoratet anførte følgende

»....De 7 mærker har ved registreringen opnået beskyttelse for betegnelserne »FRISKO« og »FRESKO«, og da også »FRISKO« udtales på samme måde som ordet »FRESKO« i det ansøgte mærke, er der en så stor forvekslelighed mellem det ansøgte mærke og de 7 registrerede mærker, at direktoratet, uanset de argumenter De anfører i Deres ovennævnte brev, må fastholde, at der for så vidt angår registreringerne VR 0015 1962, VR 2780 1971 og VR 0156 1985 må fremskaffes samtykke, og for registreringerne VR 0280 1948, VR 1142 1948, VR 0745 1961 og VR 0914 1969 må fremskaffes samtykke eller ske en begrænsning af ansøgningen, før det ansøgte mærke vil kunne registreres....'

Ved brev af 17. september 1990 oplyste Internationalt Patent-Bureau, at bl.a. det ansøgte varemærke var overdraget til klageren i denne sag, SOREMARTEC, Belgien.

Den 8. oktober 1990 fastholdt klager, at det ansøgte billedmærke ikke var forveksleligt med de modholdte mærker og anførte endvidere følgende

»....Det ansøgte mærke er et billedmærke i farver med ordene Ferrero FRESCO MINT, der angiver firmaets navn som Ferrero, der er kendt over hele den civiliserede verden, samt varebetegnelsen FRESCO MINT, italiensk for »frisk mint«.

Det er indlysende, at ansøgerne ikke kan kræve eneret til det italienske, rent beskrivende adjektiv FRESCO, og ansøgerne er da også rede til at publicere dette ved, at mærket registreres med disclaimeren »Registreringen giver ikke eneret til ordet FRESCO«.

Hvis indehavere af mærkerne FRISKO, FRISCO og FRESKO skulle kunne forbyde andre at sælge spiseis, chokolade eller andre konfekturevarer under betegnelsen FRESCO MINT, ville det svare til, at indehaverne af mærket FRISKO skulle kunne forbyde de andre at sælge FRISK MINT, hvilket næppe kan antages at være tilfældet.

Herudover skal vi henlede opmærksomheden på det forhold, at det ansøgte mærke er et billedmærke, hvis udformning intet som helst har med de modholdte figurmærker at gøre, og hvis eneste lighed med de modholdte mærker er et rent beskrivende adjektiv, der end ikke er identisk med de modholdte ordmærker. Som følge deraf savner direktoratets påstand om, at mærkerne er forvekslelige, enhver rimelig begrundelse....'

Direktoratet fastholdt i brev af 30. juli 1991 den trufne afgørelse og udtalte

»Direktoratet er ikke enig i, at det italienske adjektiv »fresco« (frisk, forfriskende, kølig) er så kendt i Danmark, at der kan ses bort fra de fremdragne registreringer.'

I besvarelse heraf anførte klager i brev af 22. oktober 1991 følgende

»Det er ubestrideligt, at ordet FRESCO i det ansøgte mærke er det italienske ord, der svarer til det danske ord »frisk« og dermed er beskrivende for spiselige varer, hvorfor ordet FRESCO som sådant er uregistrerbart.

Ansøgningen begæres følgelig nu bekendtgjort med bemærkningen »Der kræves ikke eneret til ordet FRESCO, men kun til mærket i dets helhed«.'

Direktoratet afslog i brev af 22. september 1992 ansøgningen og bemærkede endvidere

»Det er Direktoratets opfattelse, at ordet FRESCO har særpræg i Danmark, idet betydningen af dette italienske adjektiv ikke kan betragtes som almindeligt kendt i Danmark.

Det vil derfor ikke være muligt at opnå registrering af det ansøgte varemærke på grundlag af en disclaimer, hvorefter der ikke kræves eneret til ordet FRESCO, men kun til mærket i dets helhed.

Det er fortsat Direktoratets opfattelse, at de tidligere fremdragne modhold er forvekslelige med det anmeldte mærke. Man har herved lagt vægt på, at de fremdragne modhold er næsten identiske med ordet FRESCO. Dette ord optræder dominerende i det anmeldte mærke i modsætning til ordet FERRERO, der er mindre iøjnefaldende. Samtidig bemærkes, at ordet MINT er rent beskrivende. En samlet vurdering fører således til, at Direktoratet må fastholde, at forvekslelighed er til stede.«

Denne afgørelse har klageren den 18. november 1992 indbragt for Patentankenævnet.

I ankebegrundelsen skriver klageren bl.a.

»....Det er fortsat vor opfattelse, at de fremdragne mærker ikke er forvekslelige med det ansøgte mærke og ikke bør danne hindring for dettes registrering.

Direktoratets indvendinger er baseret på den kendsgerning, at ordene FRESCO, FRESKO, FRISKO og FRISCO ligger hinanden nær i enhver henseende, men det er jo netop ikke ordene som sådanne, der skal sammenlignes, men et farvet billedmærke bestående af flere registrerbare elementer over for ordmærker og billedmærker med helt andre motiver.

Dertil kommer, at det ord i det ansøgte mærke, der er årsag til direktoratets indvendinger, ikke i sig selv er registrerbart, specielt ikke i forbindelse med varer i klasse 30, hvor det er en klar angivelse af en egenskab ved varen.

Det er en ubestridelig kendsgerning, at ordet »FRESCO« er et italiensk ord, der betyder frisk, og ordets anvendelse i det ansøgte mærke som adjektiv til ordet »mint« anbragt ved siden af en afbildning af varen oplyser, at varen har en »frisk mintsmag«.

Endelig kan man næppe helt bortse fra det faktum, at det ansøgte mærke yderligere indeholder ordet FERRERO, navnet på et verdenskendt chokoladefirma med datterselskaber i flere lande.

At hævde, at det ansøgte mærke, et farvet billedmærke, hvis eneste beskyttelsesværdige tekst er navnet FERRERO, skulle være forveksleligt med ordene FRISKO, FRISCO og FRESKO, bare fordi det indeholder ordet »fresco« i angivelsen »fresco mint«, forekommer os at savne enhver begrundelse, hvorfor vi henstiller, at direktoratets afgørelse underkendes, og at ansøgningen fremmes til registrering.

Den registrering, det italienske ansøgerfirma efter vort standpunkt - som lige nævnt - har krav på, ønskes foretaget med følgende disclaimer (jfr. bilag 7)

» Der er ved registreringen ikke krævet eneret til ordet FRESCO, men alene til mærket i dets helhed«.

Da intet af de modholdte mærker angår det af disclaimeren omfattede italienske ord, vil deres beskyttelsesområde ikke derved blive begrænset.

Ex tuto tilføjes, at hvis ankenævnet måtte mene, at disclaimeren snarere bør rettes på ordene FRESCO MINT, vil ansøgerne - som efter vor opfattelse har et ubetinget, fuldt berettiget krav på, at en disclaimer indføjes - givetvis ikke have noget derimod at erindre.....'

I anledning af klagen har direktoratet ved brev af 3. maj 1993 afgivet følgende udtalelse

»....Det bemærkes indledningsvis, at direktoratet ved vurderingen af, hvorvidt et ord vil kunne opfattes som beskrivende, lægger vægt på ordets betydning på fremmedsprog i det omfang denne betydning må anses for almindeligt kendt i Danmark. Der henvises i den forbindelse til Rigmor Carlsen side 30, hvorefter det forhold, at »et ord eventuelt er deskriptivt på et her i landet lidet kendt sprog, vil kunne være uden betydning«.

Efter direktoratets opfattelse kan det ikke anses for almindeligt kendt i Danmark, at ordet »FRESCO« er det italienske ord for frisk. Man finder derfor fortsat ikke, at dette ord kan opfattes som beskrivende for varerne omfattet af varemærkeansøgningen, men at ordet må betragtes som et varemærke, der kan opnås varemærkeret til. Ordet Fresco er iøvrigt registreret som ordmærke under VR 2971 1935 og VR 856 1951. Udskrifter vedlægges.

Ifølge § 16 stk. 2 i varemærkeloven kan dele af varemærker, som ikke særskilt kan registreres, udtrykkeligt undtages fra beskyttelsen, hvis der er særlig anledning til at antage, at varemærkerets registrering kan medføre tvivl om varemærkerettens omfang.

Da det, som ovenfor nævnt, er direktoratets opfattelse, at ordet FRESCO er et ord, der kan opnås varemærkeret til, kan den ønskede tilføjelse ikke accepteres i nærværende sag. Således som det ansøgte mærke er udformet, optræder ordene FRESCO MINT dominerende. Da MINT er rent beskrivende, opfattes ordet FRESCO som det bærende element i mærket. Ordet FERRERO er derimod anført med små og vanskeligt læselige bogstaver. Som følge af den udtalte lighed mellem ordet FRESCO og ordene FRESKO, FRISKO samt FRISCO må direktoratet fastholde afgørelsen af 22 sep 1992, hvorefter det ansøgte mærke er forveksleligt med en række mærker bestående af ovennævnte ord....'

Patentankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 18. november 1993.

For klageren mødte varemærkekonsulent Peter Olson, der henholdt sig til og uddybede de skriftlige indlæg. Der blev henvist til, at Patentdirektoratet for nylig har registreret varemærkerne »Ferrero Fresco Mint« (figurmærke) og

»Buitoni Fresco« (figurmærke), i hvilke sager der ikke blev nedlagt indsigelse af ejerne af FRISCO-mærkerne. Endvidere blev varefortegnelsen i nærværende ansøgning begrænset til alene at angå klasse 30: chokolade og konfekturevarer med flydende pebermyntefyld.

Ankenævnet skal udtale

Af de af Direktoratet anførte grunde og idet der selv med den af klageren foretagne begrænsning af varefortegnelsen findes at bestå varesammenfald mellem det ansøgte og de af Direktoratet modholdte mærker

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Ansøgning om registrering af varemærket Ferrero FRESCO MINT afslået på grund af forvekslelighed med tidligere registererede varemærker FRISKO, FRISCO OG FRESKO.