KODIMAGNYL ikke forveksleligt med KODAK, KODA eller Kodak A/S.

KODIMAGNYL ikke forveksleligt med KODAK, KODA eller Kodak A/S.

År 1993, den 3. december afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 44/92: Klage fra Kodak A/S, Tåstrup og Eastman Kodak Company, USA, v/Patentbureau Budde, Schou & Co. A/S. over Patentdirektoratets afgørelse af 11. september 1992 af varemærke- ansøgning nr. 9317 1990 fra Danmarks Apotekerforening, København, v/Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere.

Den 5. december 1990 indleverede Danmarks Apotekerforening, København v/Nycomed Dak A/S en ansøgning om registrering af varemærket KODIMAGNYL (ordmærke) for humanmedicinske og -farmaceutiske præparater i tabletform til oral brug i klasse 5.

Ansøgningen blev den 14. august 1991 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved brev af 14. oktober 1991 nedlagde Eastman Kodak Company, USA/Kodak A/S, København, v/Budde, Schou & Co i medfør af § 20 i varemærkelov af 11. juni 1959 indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Begrundelsen for indsigelsen var, at mærket KODIMAGNYL efter indsigernes formening stødte an mod indsigernes forskellige mærker.

I brev af 17. december 1991 supplerede indsiger begrundelsen og udtalte

»Det ansøgte mærke KODIMAGNYL skønnes forveksleligt med indsigernes verdensberømte varemærke og firmanavn KODAK. Hertil kommer, at indsigerne er indehavere af en række registreringer med begyndelsesbogstaverne KOD/KODA, jævnfør fortegnelsen vedhæftet vor supplerende indsigelsesskrivelse af d.d. vedrørende VA 9316/90 KODAMID.

Indsigerne må holde for, at det må være nærliggende for forbrugerne fejlagtigt at antage, at en vare markedsført under varemærket KODIMAGNYL hidrører fra indsigerne.....«

Hertil bemærkede ansøgeren i brev af 18. februar 1992 følgende

».....Vi skal i den anledning bemærke, at ordmærket KODIMAGNYL allerede er registreret, nemlig under fællesmærkeregistrering nr 35-1982. Registreringen fandt sted den 3. september 1982 efter ansøgning F 27/80 af 18. juni 1980.

I forbindelse med anmeldelsen af fællesmærket i 1980, blev en tilsvarende indsigelse - nedlagt af samme indsigere - trukket tilbage efter indbyrdes forhandlinger, da varefortegnelsen blev begrænset til Humanmedicinske og -farmaceutiske præparater i tabletform til oral brug (i klasse 5), en varefortegnelse, der er videreført i den aktuelle ansøgning. I de langstrakte forhandlinger med Kodak koncernen i perioden fra december 1980 til juni 1982, var det vort udgangspunkt, at Danmarks Apotekerforening på ingen måde anså det for muligt, at artikler fra den verdensberømte koncern kunne forveksles med lægemiddelpræparater fremstillet og markedsført af foreningens medlemmer.

Det blev også fremhævet, at Danmarks Apotekerforening desuagtet har opnået eneret til betegnelsen DAK som selvstændig stavelse i kraft af sine meget tidligere fællesmærkeregistreringer, nr. 1 i 1924: afløst af nr. 1-1936 for ordmærket DAK i klasserne 1-5, 10, 17, 30, 31 og 32: og nr. 10-1952 for figurmærket DAK i klasserne 3, 5, 10, 17, 30 og 32 (-begrænset), ikke fandt anledning til at hindre mærkerne KODAK, m.fl. - hvorpå indsiger baserede sin indsigelse - i at opnå registrering i sammenfaldende klasser, da Danmarks Apotekerforening måtte anse en interessekonflikt for udelukket, hvilket også blev bekræftet af den indbyrdes aftale, hvis formål netop var at forhindre en mulig varekollision i fremtiden.

Det var derfor samtidigt en naturlig gestus og gensidig forpligtelse, der ikke gav anledning til betænkelighed, at Danmarks Apotekerforening den 15. november 1982, meddelte Eastman Kodak Company samtykke til registrering af mærket KODA (VA 02.983 1981/VR00902 1983). Alligevel må Danmarks Apotekerforening i denne sammenhæng afvise at indsigerne kan benytte mærket KODA til at gøre nogen ret gældende over for KODIMAGNYL.

Som et meget væsentligt forhold skal anføres, at betegnelsen KODIMAGNYL allerede blev anvendt i forbindelse med offentliggørelse af en farmaceutsik komposition i formelsamlingen DAK Præparater 1950 (udsendt blandt medlemmer 21. maj 1960 og offentliggjort i Archiv for Pharmaci og Chemi 1960). Navnet optrådte da i sin latinske form men blev ved den nordiske farmakopees ikrafttræden ændret til sin nuværende form KODIMAGNYL. Foreningens medlemmer har produceret og solgt præparatet med det anførte navn lige siden, og Danmarks Apotekerforening havde således gennem årelang brug allerede i 1965 erhvervet en ikke-registreret varemærkeret.

Det bemærkes også, at vi hverken kender eller kan forestille os tilfælde, hvor brugere, der-den lange årrække taget i betragtning-tælles i millioner, har forvekslet vor mærke med KODAK eller Kodak koncernen.

Vi tør endog påstå, at mærket KODIMAGNYL i danske forbrugeres bevidsthed uden videre kan måle sig med mærket KODAK: vel at mærke under anlæggelse af en korrekt sondring mellem navnene.

Forholdet er således det, at mærket KODIMAGNYL har været anvendt meget længe på apoteker, har været offentlig kendt og anvendt af farmaceuter og læger siden 1960, og været en offentligt registreret specialitet hos Sundhedsstyrelsen siden 1. januar 1978. Mærkets indarbejdelse har været medvirkende årsag til, at Danmarks Apoterforening uden betænkelighed også har tålt anvendelsen af det internationalt kendte mærke KODAK.

Medens mærkerne KODIMAGNYL og KODAK har eksisteret side om side i varemærkeregisteret i næsten 10 år, blev mærket reelt etableret for begge betegnelser for mere end 25 år siden.

Nærværende nye anmeldelse af mærket KODIMAGNYL er blot foretaget af administrative grunde, idet Danmarks Apotekerforening har fundet det hensigtsmæssigt af overføre registrering for KODIMAGNYL fra Fællesmærkeregisteret til Varemærkeregisteret. Foreningen kan ikke erkende, at der i denne administrative forandring skulle kunne lægges nogen juridsk betydning, for så vidt angår forholdet KODIMAGNYL/KODAK, således forstået, at den omstændighed, at indehaverne af KODAK ved tilbagekaldelse af deres indsigelse i juni 1982 aktivt kunne godkende og indtil den aktuelle ansøgning ikke har rejst indvendig mod anvendelsen, ikke skulle have betydning i forbindelse med nærværende nye ansøgning.....«

I brev af 21 april 1992 knyttede indsiger følgende kommentarer til ovennævnte

».....Ansøger refererer til, at indsiger har accepteret en sameksistens med ansøgers andre mærker, hvori bestanddelen DAK indgår, hvorfor man i nærværende sag står uforstående overfor, at indsigelse nedlægges. Hertil bemærkes, at en sameksistens med andre DAK-mærker naturligvis ikke udelukker, at der kan nedlægges indsigelse over for nye mærker indholdende bestanddelene KODA og DAK.

Endvidere bemærkes det, at der er nedlagt indsigelse over for et »almindeligt varemærke« i modsætning til ansøgers påberåbte mærker, som er fællesmærkeregistreringer. Herved øges risikoen for krænkelse og udvanding af ansøgers verdensberømte KODAK-mærke yderligere i kraft af, at en »almindelig varemærkeregistrering« er frit overdragelig i modsætning til fællesmærket. Det kunne derfor befrygtes, at ovennævnte mærke kunne blive overdraget til en med indsiger konkurrerende virksomhed til skade for indsiger, hvilket naturligvis er en skærpende omstændighed ikke mindst i forbindelse med forvekslingsrisikoen og vurdering heraf.

Ansøger angiver, at man i nærværende tilfælde har valgt at indlevere en ordinær varemærkeansøgning af administrative grunde uden dog at forklare nærmere, hvad disse er. Eftersom der ikke eksisterer en nærmere forklaring, er det ud fra de ovenfor angivne betragtninger indsigers opfattelse, at forholdet har en stor juridisk betydning.

Det er væsentligt at understrege, at ordet MAGNYL i henhold til fremmedordbogen defineres som en smertestillende tablet. I dansk sprogbrug er der næppe heller tvivl om, at begrebet magnyl refererer til en hovedpinetablet. Altså må det konstateres, at denne mærkebestanddel er yderst svag. Dette efterlader således forstavelsen KODI, der står over for indsigers KODAK.

I og med at indsigers KODAK-mærke er verdenskendt og stærkt indarbejdet, gøres det gældende, at også bestanddelen KOD skaber klare associationer til KODAK-mærket. Det må derfor yderligere gøres gældende, at KODI og KODA/KODAK må anses som forvekslelige betegnelser i såvel visuel som auditiv henseende.....'

Ansøger udtalte i brev af 26. juni 1992 følgende

».....I medfør af §§ 13 og 14 i lov nr 279 af 6. juni 1984, om apoteksvirksomhed (kapitel 3), blev apotekervæsenets hidtidige virksomhed opdelt ved indførelsen af en skarp adskillelse mellem apotekernes eneret til forhandling af lægemidler på den ene side og fremstilling af lægemidler i form af farmaceutiske specialiteter på den anden side. Lovens § 13 gav hjemmel til, at et særligt selskab blev registreringsindehaver af eksisterende lægemiddelpræparater. § 14 bestemte at apotekervæsenet ikke længere kunne få registreret farmaceutiske præparater. I Bemærkninger til lovforslaget, Afsnit II: Bemærkninger til de enkelte bestemmelser, indledning til kapitel 3,p.20 er det i § 13 omtalte selskab nærmere angivet som DAK A/S (DAK-Laboratoriet a/s), ligesom der gøres rede for lovforslagets forudsætninger. Det fremgår, at Danmarks Apotekerforening blev pålagt at lade sine enerettigheder i form af varemærker og patenter såvel som rettigheder til lægemiddelpræparater, som foreningen havde fået registreret efter lægemiddellovens § 15 overføre til DAK A/S, der samtidigt af Industriministeren skulle få tildelt registreringsretten til andre præparater registreret i henhold til lægemiddellovens § 49 (præparater fra de tidligere formelsamlinger, herunder KODIMAGNYL).

Rettighederne til præparatet, der bærer det ansøgte navn, er således, som vedtaget af Folketinget, tildelt den del af det tidligere apotekervæsen, der blev udskilt som DAK-Laboratoriets a/s, og som nu har taget navneforandring til Nycomed DAK A/S. I overensstemmelse med den fem-årige registreringsperiode for lægemidler gælder tildelingen for fem år ad gangen. Kopi af Sundhedsstyrelsens forlængelse af KODAMIDs registrering gældende for perioden 1990-95 er vedlagt som bilag.

Eftersom det officielle bevis for mærkets registrering foreligger i form af et fællesmærke, der ikke lader sig overdrage til en enkelt del af apoteksvirksomheden, blev ansøgninger om varemærkeregistrering indgivet 5. december 1990 og 24. januar 1991, for i alt 86 mærker, med henblik på efterfølgende udslettelse af fællesmærkeregistreringerne og overdragelse af mærkerettighederne til DAK-Laboratoriet a/s (Nycomed DAK A/S), for dermed at opfylde apotekerloven.

Vi benytter også denne lejlighed til at føje nogle kommentarer til indsigers brev af 21 apr 92. Henset til at vor ansøgning ikke gælder et nyt mærke, men blot en omregistrering af en bestående mærkeret finder vi ikke at indsigelsen er vel- begrundet. I handelsmæssig henseende vil der heller ikke forekomme ændringer i anvendelsen af mærket, idet produktet fremstilles og forhandles som hidtil, nu blot af enheder, der er blevet adskilt ved lov. Forstavelsen i det ansøgte mærke, KODI har suggestiv betydning og refererer til et af præparatets indholdsstoffer, nemlig kodein. Kopi af Arch.Pharm. Chemi 1960 67:11 p.563, der bekendtgjorde optagelsen af KODIMAGNYL i formelsamlingen »DAK-Præparater 1950« er vedlagt i kopi.....'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 11. september 1992 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»I medfør af § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven af 1959 må et varemærke ikke registreres, såfremt det er forveksleligt med et anmeldt eller registreret varemærke eller med et mærke, der er taget i brug og vedvarende anvendes her i landet. I indsigelsen har De gjort gældende, at ansøgers mærke KODIMAGNYL er forveksleligt med indsigers forskellige mærker. Således som § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven er udformet er udgangspunktet for en forvekslingsvurdering en vurdering af konkrete varemærker overfor hinanden. Der er således ikke inden for rammerne af loven mulighed for at statuere forvekslelighed mellem ansøgers varemærke og indsigers varemærker generelt.

Der foreligger varesammenfald mellem det ansøgte mærke og følgende af indsigers mærker, der består af eller indeholder ordene KODA henholdsvis KODAK: KODAK (VR 2096 1975, VR 2097 1975, VR 2697 1982) og KODA (VR 902 1983).

Afgørende for, om forvekslelighed foreligger, er herefter om mærkelighed er til stede. Efter direktoratets opfattelse foreligger der ikke en sådan visuel og auditiv lighed mellem de nævnte mærker og ansøgers mærke, at risiko for forveksling foreligger. Direktoratet har således heller ikke tidligere fundet fællesmærket KODIMAGNYL forveksleligt med ovennævnte mærker. Det bemærkes i den forbindelse, at MAGNYL er et registreret varemærke for ansøger. Direktoratet er således ikke enig i, at en mærkelighedsvurdering i den foreliggende sag alene beror på en sammenligning af ordet KODI overfor ordene KODA/kodak. Mærkerne må betragtes i deres helhed. Direktoratet finder herefter ikke, at forvekslelighed er til stede, hvorfor indsigelsen ikke kan tages til følge på dette punkt.

I skrivelsen af 17 dec 1991 har De bl.a. gjort gældende, at det ansøgte varemærke er forveksleligt med indsigers firmanavn Kodak. I medfør af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4 må et varemærke ikke registreres, når mærket indeholder noget, der er egnet til at opfattes som anden mands firma. Ved en vurdering af, om en sådan situation foreligger, lægger direktoratet vægt på, om det anmeldte varemærke er identisk eller næsten identisk med dominanten i firmanavnet. I det foreliggende tilfælde foreligger ingen lighed. Mærket er ikke egnet til at opfattes som firmanavnet Kodak A/S. Indsigelsen kan ej heller tages til følge på dette punkt.....«

Denne afgørelse har klageren, Kodak A/S Tåstrup og Eastman Kodak Company, USA, indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes.

I ankebegrundelsen anfører klageren bl.a. følgende

».....Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at mærket KODIMAGNYL er forveksleligt med klagernes verdensberømte varemærker, især hvad angår varemærket KODAK.

Det bemærkes indledningsvis, at patentdirektoratet i sin afgørelse har konstateret, at der foreligger varesammenfald mellem mærkerne KODIMAGNYL og følgende af klagernes dan-ske varemærkeregistreringer

VR 2096/75 KODAK - 2097/75 KODAK - 2697/82 KODAK - 0902/83 KODA.

Det der herefter alene skal afgøres er med andre ord, hvorvidt mærkerne må antages at være forvekslelige, hvortil vi skal knytte følgende bemærkninger.

Vi vedlægger som bilag til nærværende ankeskrivelse en komplet fortegnelse over klagernes samlede varemærkeregistreringer i Danmark. Som det vil fremgå af listen, er der tale om et ikke ubetydeligt antal danske varemærkeregistreringer, der klart understreger, at klagerne tilhører en meget stor virksomhed, hvilket formentlig også er ubestridt. Af listen fremgår det også, at klagerne er i besiddelse af indtil flere varemærkeregistreringer, hvori betegnelsen KODAK indgår, og også som nævnt ovenfor en registrering af mærket KODA.

At der er tale om en meget stor virksomhed, og at klagernes varemærke KODAK er verdensberømt er ubestrideligt al den stund, at »KODAK-reglen« jo netop er blevet til på baggrund af klagernes verdensberømte KODAK varemærke. Når hertil kommer, at KODAK mærkerne for klagernes vedkommende er stærkt indarbejdet ikke blot i udlandet men også i Danmark, skal der anlægges en skærpet vurdering, når forvekslingsspørgsmålet skal afgøres. Den omstændighed bevirker, at de enkelte bogstaver og sammensætninger i mærkerne får større betydning end ellers. Derfor skal der ikke meget til, førend associationerne til klagernes mærke skabes, netop når der er tale om identitet i de første bogstaver. Der tænkes her på bestanddelen KOD, som går igen i begge mærker. Det gøres gældende, at associationerne er helt klare i denne relation til klagerne og klagernes varemærker.

Af de ovenfor anførte grunde er det naturligvis også et skærpende moment, at KODIMAGNYL mærket nu ønskes registreret som et almindeligt varemærke i modsætning til det hidtidige KODIMAGNYL mærke, som var et fællesmærke. Som nævnt tidligere i sagen skabes der herved en øget risiko for dels krænkelse og dels udvanding af klagernes verdensberømte KODAK mærke, ikke mindst fordi der også er mulighed for frit at overdrage KODIMAGNYL mærket til en med klagerne konkurrerende virksomhed, hvorved situationen naturligvis bliver yderligere graverende.

Der må i øvrigt rejses det spørgsmål, hvorfor man staver KODIMAGNYL mærket med K istedet for med C, som ville have været mere logisk. I dette produkt indgår et smertestillende middel, nemlig codein. Af samme grund havde det være mere naturligt af stave KODIMAGNYL med c i lighed med andre smertestillende midler, som f.eks. CODYL. Det bemærkes i denne sammenhæng, at klagerne ikke ville have nogen indvendinger mod, at KODIMAGNYL blev lanceret stavet med C istedet for med K, eftersom dette vil være tilstrækkeligt til helt af fjerne den forvekslingsrisiko, der klart er tilstede på nuværende tidspunkt.

Uanset, at ordet MAGNYL også er et registreret varemærke, gøres det gældende, at betegnelsen må anses som degenereret til at være en svag betegnelse for netop en hovedpinetablet. Af samme grund er det klagernes opfattelse, at der bør fokuseres mere på forstavelserne i varemærkerne fremfor den sidste bestanddel, hvorved det kan konstateres, at det altså er forstavelserne KOD over for KODI. Der bør næppe herske tvivl om, at disse forstavelser er klart forvekslelige såvel ud fra en visuel som en auditiv betragtning.....'

Ansøgeren v/advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, København, har i brev af 11. februar 1993 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført

».....Til støtte for at afgørelsen bør fastholdes, gøres det gældende, at der ikke foreligger en sådan visuel og auditiv lighed mellem Kodimagnyl og klagerens varemærker, især Kodak, eller Koda, jfr. Herved § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989, (§ 15, stk. 1, nr. 2, jfr. § 4 i lov nr. 341 af 6.6.1991), at registrering bør nægtes, fordi der ikke med det af Nycomed DAK A/S på vegne Danmarks Apotekerforening anmeldte mærke er en sådan identitet eller næsten identitet mellem dominanten i klagerens firmanavn, at mærket er egnet til at opfattes som firmanavnet Kodak A/S, jfr. herved samme bestemmelse, § 14, stk. 1, nr. 4 (§ 14, stk. 1, nr. 4 i lov nr. 341 af 6.6.1991).

Det må i denne forbindelse særlig fremdrages, at varemærket Kodimagnyl gennem årelang brug er stærkt indarbejdet, ligesom det må understreges, at ordmærket Kodimagnyl allerede er registreret som fællesmærke under FR 35 1982, efter at Danmarks Apotekerforening gennem en årelang brug allerede i 1965 havde erhvervet en ikke-registreret varemærkeret til ordet. Det må ligeledes understreges, at betegnelsen Kodimagnyl allerede er anvendt i forbindelse med offentliggørelsen af en farmaceutisk komposition i formelsamlingen DAK-Præparater 1950, offentliggjort 1960. Betegnelsen Kodimagnyl er således stærkt indarbejdet gennem årelang brug, og klageren har ikke hidtil fundet anledning til at rejse indsigelse mod markedsføring af indklagedes produkt under betegnelsen Kodimagnyl. Klageren må derfor antages hidtil ikke at have anset betegnelsen Kodimagnyl som forveksleligt med klagerens varemærke, hvilket yderligere bestyrkes af, at klageren, efter at have indgivet indsigelse mod registrering som fællesmærke i 1982, trak klagen tilbage.

At varemærkeregistreringen af betegnelsen Kodimagnyl bør nyde fremme bestyrkes yderligere af, at mine klienter har fået registreret varemærkerne, Kodifen (FR 33/1982 og VR 6252/1991) og Kodipar (VR 7291/1989), som må antages at have samme mulighed for forvekslinger med klagerens varemærke Kodak som Kodimagnyl, vel at mærke uden at klageren i forbindelse med registrering af varemærkerne Kodifen og Kodipar har fremsat indsigelse.

Den omstændighed, at fællesmærket ønskes overført til varemærkeregisteret, er alene administrativt begrundet og forøger ikke forvekslingsrisikoen med klagerens varemærke, en risiko som klageren hidtil åbenbart ikke har anset at være til stede, eller i hvert fald har accepteret.

Til yderligere støtte gøres det gældende, at forvekslingsmuligheden yderligere begrænses, når der tages hensyn til, at der er tale om et humanmedicinsk og humanfarmaceutisk præparat i tabletform til oral brug, og som sådan alene forhandles gennem Apotekervæsenet i Danmark, hvorved forveksling yderligere usandsynliggøres.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 18. november 1993.

Ingen af parterne gav møde.

Ankenævnet skal udtale

I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Varemærket KODIMAGNYL ikke fundet forveksleligt med varemærkerne KODAK og KODA eller med selskabsnavnet Kodak A/S.