Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.

Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.

År 1993, den 7. juni afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Holm)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. P 15/91: Klage fra Lawrence E. Shea, USA, v/Patenbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 25. januar 1991 af patent- ansøgning nr. 0878 1990.

Den 6. april 1990 indleverede firmaet Chas. Hude som patentagent for Lawrence E. Shea, USA, en patentansøgning, som vedrørte »brandmodstandsdygtigt forstærket plastmateriale, genstande deraf samt fremgangsmåder til deres fremstillinger«. Klageren overlod arbejdet med sin internationale patentansøgning (PCT) og behandlingen af denne til en amerikansk fuldmægtig Owen, Wickersham & Erickson. Denne rettede en henvendelse til Munchen-afdelingen hos bureauet D.A. Casalonga-Josse, den 22. januar 1990 som modtog ordre til at videreføre den internationale ansøgning PCT/US88/01603 ved EPO og designere »alle mulige medlemsstater i EP« inden den 30. marts 1990.

R. Kremer hos D.A. Casalonga-Josse i Munchen sendte et telefax samme dag til den amerikanske patentagent, hvori han bekræftede, at han ville videreføre PCT-ansøgningen ved EPO før den 30. januar 1990 med designering af alle tilgængelige medlemslande dog med undtagelse af Danmark.

Den 22. januar 1990 sendte Owen, Wickersham & Erickson et telefax til Munchen-afdelingen hos D.A. Casalonga-Josse og forespurgte, hvorvidt det på trods af, at PCT-ansøgningen var indleveret før Danmarks ratificering af EPC ville være muligt at designere Danmark som en del af EP-ansøgningen i stedet for at videreføre ansøgningen som en separat national ansøgning.

Kremer svarede, at dette ville være muligt, men at et patent, som var opnået ad denne vej, kun ville dække Danmark og ikke Grønland og Færøerne. Han oplyste endvidere, at han ville designere Danmark, medmindre han fik instruktioner om det modsatte.

Den 6. februar 1992 blev G. D. Dossmann hos D.A. Casalonga-Josse efter det af klageren oplyste, opmærksom på, at der var sket en misforståelse, hvilket han fik bekræftet ved en telefonsamtale med modtagelsessektionen hos EPO, hvorefter han den næste dag, den 7. februar 1990 kontaktede firmaet Chas. Hude og forhørte sig om mulighederne for at søge om genoprettelse.

Den 6. april 1990 indleverede Chas. Hude en anmodning om genoprettelse af de rettigheder, som gik tabt ved at videreførelse af den internationale ansøgning ikke var mulig som en del af en EP-ansøgning før Danmarks ratificering af EPC.

Som begrundelse for genoprettelsesbegæringen anførte klageren i skrivelse af 6. august 1990

»Den vedlagte dokumentation viser, at ansøgeren i forbindelse med videreførelsen af ovennævnte internationale patentansøgning for Danmark har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, idet han har overladt arbejdet dermed til det velanskrevne og kompetente amerikanske patentbureau Owens, Wickersham & Erickson, som rettede henvendelse til det ligeledes velrenomerede franske patentbureau D. A. Casalonga-Josse. I dette patentbureau var man opmærksom på, at Danmark med virkning fra 1. januar 1990 havde tilsluttet sig den europæiske patentkonvention, således at det nu blev muligt at få patentbeskyttelse i Danmark via en PCT-ansøgning med designering af EP. Den pågældende medarbejder i det amerikanske patentbureau blev herved bibragt den opfattelse, at han ikke behøvede at gøre brug af PCT-ansøgningens nationale DK-designering, men kunne gøre brug af EP-designeringen også for Danmarks vedkommende.

Det er, som det fremgår af ovennævnte erklæringer ikke grundet forsømmelighed eller manglende omhu fra ansøgerens side, at ansøgningen ikke blev videreført rettidigt i Danmark, idet ansøgeren havde instrueret sin amerikanske patentagent om, at han ønskede patentbeskyttelse i Danmark. Det skyldes heller ikke manglende omhu eller forsømmelighed fra den amerikanske patentagents side, som spurgte et velrenomeret, kvalificeret patentbureau til råds angående designeringen af Danmark via EP-ansøgningen. Da han ikke havde nogen grund til at betvivle rigtigheden af det han fik oplyst fra Casalonga-Josse, valgte han ikke at videreføre PCT-ansøgningen i Danmark nationalt, og regnede med at alt var i orden. På trods af at patentagenten hos Casalonga-Josse har lang erfaring med internationale konventioner, og som det også fremgår af hans chefs erklæring er velinformeret, tog han altså alligevel fejl ved besvarelsen af spørgsmålet fra Owens, Wickersham & Erickson. Årsagen til dette var, at der i denne specielle overgangsperiode ikke var noget retsmæssigt erfaringsgrundlag at bygge sin viden på og kun yderst lidt information tilgængeligt umiddelbart efter Danmarks ratificering«.

Vedlagt genoprettelsesbegæringen var en erklæring fra Robert A.M. Kremer ansat hos bureauet D.A. Casalonga-Josse i dettes Munchen-afdeling og en erklæring fra Gerard Dossmann, som er medindehaver af bureauet D.A. Casalonga-Josse og som overvåger arbejdet, der udføres i Munchen-afdelingen.

Patentdirektoratet afslog den 25. januar 1991 genoprettelsen med følgende begrundelse

»Det er en betingelse for genoprettelse, at ansøger har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham.

Det er oplyst, at ansøgeren har overladt al arbejde med videreførelse af den internationale ansøgning til et amerikansk patentbureau, Owens, Wickersham & Erickson. Dette bureau rettede henvendelse til deres franske samarbejdspartner, patentbureauet D.A. Casalonga-Josse.

Munchen-afdelingen hos D.A. Casalonga-Josse videreførte herefter ansøgningen hos EPO i den tro, at en sådan videreførelse også dækkede Danmark.

Den 6. februar blev hovedkontoret i Paris opmærksom på, at Danmark ikke var omfattet af den videreførte EP-ansøgning. Der blev herefter den 6. april indleveret en ansøgning i Danmark.

Til brug ved behandlingen af spørgsmålet om genoprettelse er der indsendt to erklæringer fra henholdsvis Robert A.M. Kremer, patentagent hos D.A. Casalonga-Josse, Munchen og Gerard Dossmann, medejer af D.A. Casalonga-Josse.

Først skal det bemærkes, at de indsendte erklæringer ikke er tilstrækkelige til at dokumentere, at fejlen blev konstateret den 6. februar. Som dokumentation for dette forhold burde De have indsendt kopi af den fremsendelsesskrivelse, der fulgte med sagsakterne, da disse blev sendt fra Munchen til Paris.

Det er direktoratets opfattelse, at fejlen, der resulterede i fristoverskridelsen, er begået af en person, som må betragtes som ansøgerens fuldmægtig. Ansøgeren må derfor bære byrden for fuldmægtigens fejl, i samme omfang som, hvis fejlen var begået af ansøgeren selv.

Det fremgår af de indsendte erklæringer, at fuldmægtigen har haft adgang til EPO Official Journal, december 1989. Erklæringen indeholder et citat fra Official Journal, på grundlag af hvilket fuldmægtigen traf beslutning om videreførelse af ansøgningen.

Det er direktoratets opfattelse, at en læsning af det citerede tekstafsnit vil medføre, at en videreførelse hos EPO kun kan omfatte Danmark, hvis PCT-ansøgningen er indleveret den 1. januar eller senere.

Det burde således have været klart for den professionelle patentagent, at en videreførelse hos EPO kun omfattede lande, der havde tilsluttet sig EPK på designeringstidspunktet.

Såfremt fuldmægtigen var i tvivl om indholdet af erklæringen, kan man med rimelighed kræve, at spørgsmålet i det mindste havde været søgt afklaret ved telefonisk henvendelse til EPO.

Direktoratet finder således ikke, at ansøgeren har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, og betingelserne for genoprettelse i medfør af patentlovens § 72 er derfor ikke opfyldt«.

Denne afgørelse påklagede klageren den 19. august 1991 til Patentankenævnet og anførte bl.a.

»På baggrund af sagens forløb kan jeg ikke se andet, end at ansøgeren har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne forlanges af ham. Ansøgeren har således overladt arbejdet med ansøgerens PCT-ansøgning og behandlingen af sidstnævnte til en amerikansk fuldmægtig, nemlig bureauet Owen, Wickersham & Erickson.

Owen, Wickersham & Ericksom har ligeledes taget alle nødvendige skridt, for så vidt som han for den nationale fase og specielt Europa har henvendt sig til en behørigt kvalificeret europæisk fuldmægtig, nemlig bureauet D.A. Casalonga-Josse, der har en afdeling, som er specialiseret i sager vedrørende europæiske patenter i Munchen og har sin hovedafdeling i Paris, som ligeledes er specialiseret bl.a. inden for dette område.

Bureauet D.A. Casalonga-Josse er et af de førende rådgivende kontorer vedrørende fransk industriel ejendomsret og har europæiske fuldmægtige, der har en lang og kontinuerlig erfaring og praksis, såvel i dets Munchen-afdeling som i dets Paris-afdeling.

Det fremgår da også af de erklæringer, der er fremlagt ved behandlingen af sagen hos direktoratet, at de europæiske fuldmægtige, som har været beskæftiget med denne sag, er erfarne både med hensyn til den europæiske patentkonvention og indlevering af PCT-ansøgninger og overgang til den nationale fase siden ikrafttræden af disse forskellige konventioner. Det fremgår endvidere klart, at der aldrig var nogen tvivl hos de involverede personer hos Owen og D.A.C-J. om, at der skulle opnås beskyttelse i Danmark, hvad enten dette skulle ske ad den europæiske vej eller den nationale vej.

En følge heraf er, at ansøgeren har taget alle nødvendige og rimelige forholdsregler ved at betro sin PCT-ansøgning og dens nationale videreførsel til behørigt kvalificerede og erfarne fuldmægtige«.

Videre anførte klageren om direktoratets begrundelse for at nægte genoptagelse

»I sin afgørelse finder Patentdirektoratet, at ansøgeren bør være ansvarlig for hans fuldmægtigs fejl på samme måde, som hvis fejlen var begået af ham selv, og direktoratet finder endvidere, at det burde have været klart for en professionel patentfuldmægtig, at indlevering af den nationale fase til den europæiske patentmyndighed kun kunne omfatte lande, der var tilsluttet den europæiske konvention ved designeringstidspunktet.

På dette punkt anfører direktoratet,

a) at det burde have været klart for patentagenten, at en videreførsel hos EPO kun kunne omfatte lande, der havde tilsluttet sig EPK på designeringstidspunktet, og

b) at hvis fuldmægtigen var i tvivl kunne man med rimelighed kræve, at spørgsmålet i det mindste havde været søgt afklaret ved telefonisk henvendelse til EPO.

Med hensyn til b) mente R. Kremer, imidlertid ikke at have nogen grund til at ringe. Han havde jo fået sit svar fra EPO Official Journal december 1989. I denne var det anført, at

»Accordingly, Denmark can be designated in European Patent Applications and EURO-PCT applications filed on or after the 1st January 1990, as a contractiny state for which the grant of a European Patent is requested«.

Med hensyn til dette citats ordlyd kan det oplyses, at det fx ved et af Patentkonsulters Samfund og Patentagentforeningen afholdt kursus 29.-31. oktober 1989 i Køge med deltagelse af flere erfarne danske patentagenter blev konstateret, at udtrykket »Euro-PCT« ikke umiddelbart var forståeligt, idet man var i tvivl om, hvorvidt der er tale om en PCT-ansøgning, hvori EPO blot er designeret eller en PCT-ansøgning, hvori EPO er den præliminære prøvningsmyndighed. Såvidt jeg er bekendt fremgår betegnelsen da heller ikke hverken af EPO's eller PCT's artikler eller regler. I øvrigt anvendes ordet »filed« i praksis, det vil sige i korrespondance blandt patentagenter, både om »ansøgt« og »videreført«. Man kan med andre ord anføre, at det nævnte citat ikke er helt tydeligt.

Når man i dag skal vurdere den mistolkning, der har fundet sted, må man tænke sig tilbage til det tidspunkt, hvor den ulykkelige mistolkning skete. Der var her tale om en overgangsperiode, hvor de enkelte tidspunkter for Danmarks fulde tilslutning til Den Europæiske Patentkonvention kunne være vanskelige at fastlægge selv for en fuldt ud kvalificeret og af EPO godkendt europæisk patentagent. Således vil man erindre, at Danmarks ratifikation af PCT-traktaten kapitel II med virkning fra den 1. november 1988 faktisk fik en vis tilbagevirkende kraft, idet det var muligt at indgive anmodning om præliminær prøvning ifølge kapitel II med virkning for Danmark selv for en PCT-ansøgning med international indleveringsdag før 1. november 1988, når blot 19 måneders dagen fra prioriteten ikke var overskredet.

Undertegnede, der efter at være blevet opmærksom på problematikken i nærværende sag, har ikke i det officielle informationsmateriale, der var tilgængeligt på det relevante tidspunkt, fundet andre for udlændinge tilgængelige officielle informationer angående virkningen af Danmarks ratifikation for PCT-ansøgninger. På denne baggrund kan han vel næppe kritiseres for ikke at have udvist al den omhu som kunne forventes.

Med hensyn til a) skal det bemærkes, at i modsætning til det, som det danske Patentdirektorat har vurderet til at være »klart« for en professionel patentagent, har Den Europæiske Patentmyndigheds Appelkammer i sin afgørelse af 3. juni 1991 vurderet, at spørgsmålet (1) har en generel interesse, (2) er nyt og (3) er komplekst.

Baggrunden for appelkammerets stillingtagen er, at ansøgeren har anket afgørelsen om, at Danmarks designering i den europæiske ansøgning ikke kunne accepteres.

Appelkammeret har på baggrund af det præsenterede spørgsmåls nye og komplekse karakter forelagt dette problem for Den Europæiske Patentmyndigheds præsident den 24. januar 1991, hvilket med al tydelighed viser, at svaret på spørgsmålet, der er stillet i denne sag, ikke var helt så klart, som det danske Patentdirektorat synes at angive. Det skal fremhæves, at Den Europæiske Patentmyndigheds præsident var repræsenteret ved sin juridiske afdeling under den mundtlige procedure. Det bemærkes i øvrigt, at i udtalelsen fra appelkammeret forud for den mundtlige procedure har formanden for appelkammeret lagt vægt på problemets nye karakter og dets generelle betydning.

Det skal endvidere bemærkes, at ved afslutningen af den mundtlige procedure har Den Europæiske Patentmyndighed under hensyntagen til det stillede problems nyhed og kompleksitetet ikke givet sin afgørelse ved afslutningen af denne procedure, således som det er gældende praksis. Den endelige afgørelse bliver derimod først givet ca. 21/2 måned efter den mundtlige procedure.

Kendsgerningerne viser således ganske enkelt, at det ikke ville have været tilstrækkeligt at telefonere til Den Europæiske Patentmyndighed i det øjeblik, hvor spørgsmålet var fremkommet for at få en øjeblikkelig løsning for så vidt som de højeste og mest specialiserede instanser selv har bedømt, at de juridiske problemer ikke er så enkle, som det kunne synes'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 26. marts 1993.

Klageren gav ikke møde.

For Patentdirektoratet mødte sektionschef Elsebeth Roth, der henholdt sig til den trufne afgørelse, som hun nærmere uddybede. Det blev navnlig fremhævet, at ukendskab til gældende regler ikke kan fritage en professionel fra ansvar, og at der havde fundet en fejlfortolkning sted af klagerens fuldmægtig. Klageren havde derfor ikke udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham.

Ankenævnet skal udtale

Idet klagerens amerikanske patentagent Owen, Wickersham & Erickson overfor klagerens europæiske patentagent D.A. Casalonga-Josse udtrykkeligt har rejst spørgsmålet, om det på trods af, at PCT-ansøgningen var indleveret før Danmarks ratificering af EPC ville være muligt at designere Danmark som en del af EP-ansøgningen i stedet for at videreføre ansøgningen som en separat national ansøgning, og idet den europæiske patentagent fejlfortolkede EPO Official Journal (december 1989) og videreførte ansøgningen hos EPO i den tro, at en sådan videreførsel også dækkede Danmark uden i det mindste at søge spørgsmålet afklaret ved en telefonisk henvendelse til EPO, findes klageren ikke at have udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, hvorfor

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Arne Holm.

Ingen

En patentagent videreførte ikke indenfor den fastsatte frist i patentlovens § 31 en patentansøgning som en separat national ansøgning. Årsagen var en fejlagtig oplysning om, at det var muligt at designere Danmark som en del af en EP-ansøgning på trods af, at Danmark ikke på indleveringstidspunktet havde ratificeret EPC. Ansøger fandtes ikke at have udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, og ansøgningen om genoprettelse blev afslået.