Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da anmodning om genoprettelse var indgivet for sent, og ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.

Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da anmodning om genoprettelse var indgivet for sent, og ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.

År 1993, den 5. maj afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Arne Holm)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. P 21/90: Klage fra Revmarine Equipment Ltd. England, v/Dansk Patent Kontor A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 16. marts 1990 om afvisning af genoprettelse i henhold til patentlovens § 72 vedrørende patentansøgning nr. 2937 1985.

Den 28. juni 1985 indleverede Dansk Patent Kontor A/S på vegne Revmarine Equipment Ltd., England, en ansøgning om patent på »udstyr til hæmning af undervandsvækst«.

Den 23. maj 1989 meddelte Patentdirektoratet, at ansøgningen var endeligt henlagt, da afgiften for 5. afgiftsår ikke var betalt. Meddelelsen blev sendt til Dansk Patent Kontor A/S.

Med skrivelse af 28. september 1989 anmodede klageren v/Dansk Patent Kontor A/S om ansøgningens genoprettelse i henhold til patentlovens § 72. I skrivelsen anførtes

»Med henvisning til patentlovens § 72 skal vi herved anmode om, at behandlingen af ovennævnte patentansøgning må blive genoptaget. Ansøgningen bortfaldt pr. 1. maj 1989 på grund af manglende indbetaling af afgift for 5. afgiftsår.

Vi har dags dato indbetalt afgiften med det foreskrevne 20% tillæg i alt kr. 1.320.-. Desuden har vi indbetalt den i § 72, stk. 1 omhandlede afgift kr. 3.000.-.

Vi mener, at ansøgeren har udvist den fornødne omhu, og at den manglende indbetaling af årsafgiften skyldes beklagelige omstændigheder i forbindelse med betalingsvanskeligheder i firmaet Revmarine Equipments Limited, hvortil ansøgningen er overdraget ved kontrakt af 21. maj 1986, jf. i øvrigt vedlagte erklæring fra vor engelske ordregiver.

Som det endvidere fremgår af erklæringen, har kurator i betalingsstandsningsboet ikke været i besiddelse af de nødvendige informationer om udestående frister i den danske ansøgning og de tilsvarende ansøgninger i andre lande. Ansøgeren selv har åbenbart stolet på, at kontraktspartneren overholdt sine forpligtelser og sørget for patentporteføljen. Vor engelske ordrergiver måtte på grund af firmaet Revmarines betalingsvanskeligheder træde tilbage fra fuldmægtighvervet, og der har derfor været tale om en periode, hvor ingen har haft det fornødne overblik over patentsagerne.

Som det fremgår af erklæringen, kontaktede kurator vor engelske kollega og gav, efter at have fået forklaret situationen, straks en stående ordre om, at alle rettigheder skulle opretholdes og eventuelt bortfaldne rettigheder søges genoprettet. Vi blev umiddelbart efter kontaktet af vor engelske kollega om mulighederne for at få ansøgningen genoptaget, og vi er herefter ved brev af 25. september 1989 blevet instrueret om at indlevere nærværende anmodning.

Den i patentlovens § 72, stk. 1 omhandlede 2 måneders frist kan efter vor opfattelse tidligst regnes fra den 28. juli 1989, hvor ansøgerens repræsentant (kurator) bliver opmærksom på, at der kan være tale om fristoverskridelser. Fristen udløber således den 28. september 1989. For fuldstændighedens skyld gør vi opmærksom på, at også den i § 72, stk. 2 omhandlede 6 måneders frist er overholdt, idet denne frist først udløber den 1. november 1989.

Vi mener således, at samtlige de i § 72 opregnede forudsætninger er opfyldt, og vi skal derfor anmode om, at behandlingen af dansk ansøgning nr. 2937/85 genoptages snarest muligt«.

Den i skrivelsen omtalte erklæring fra Dansk Patent Kontors engelske ordregiver har følgende indhold

» NOTES

By an assignment dated 21 May 1986, Thomas Henderson, the inventor and original applicant, assigned this and the corresponding patent cases to Revmarine Equipments Limited (»Revmarine«). The assignment provided that Revmarine became responsible for fees, costs and expenses realting to the patent cases.

Revmarine subsequently ran into financial difficulties and the assignment was not recorded. Eventually, on 20 February 1989, Revmarine was placed in the hands of an Administrative Receiver. The proprietor of the patent rights was thus the Receiver, with effect from 20 February 1989.

The Receiver became aware that Revmarine owned patent rights and was concerned to maintain these, as part of Revmarine's assets. Unfortunately, the information available to the Receiver was incomplete, as a consequence of the financial difficulties mentioned, and the Receiver was unable to identify the patent cases in question. The Receiver caused a search to be made, but in the belief that the applicant or patentee was Revmarine, the search was made in this name only, of course without positive result.

It was not until much later that the Receiver was able to identify the patent agents (Pollak Mercer & Tench) through whom the patent cases had been filed. The Receiver then immediately enquired of Pollak Mercer & Tench as to the status of the patent cases by telephone and issued instructions to renew or restore where possible by a confirmatory letter dated 28 July 1989. The situation was promptly investigated with af view to effecting restoration wherever possible.

The above notes are true to the best of my knowledge, Ian Jones, Chartered Patent Agent'

Den 14. november 1989 berigtigede klageren datoen for overdragelsen fra Thomas Henderson til Revmarine til retteligt at være den 28. marts 1986.

Den 16. marts 1990 afslog Patentdirektoratet anmodningen om genoprettelse med følgende begrundelse

»Det er en betingelse for genoprettelse i medfør af patentlovens § 72, at begæring om genoprettelse er indgivet inden 2 måneder efter at den hindring, der bevirkede fristoverskridelsen, er bortfaldet.

Deres danske fuldmægtig i ansøgningen modtog i brev af 23. maj 1989 meddelelse fra direktoratet om, at Deres ansøgning var blevet endelig henlagt, som følge af manglende betaling af afgiften for 5. afgiftsår.

Da De anses for at have kendskab til de samme oplysninger som Deres fuldmægtig, og da De ikke har dokumenteret og argumenteret for, at den danske fuldmægtig ikke har oplyst Dem om denne meddelelse, kan 2 måneders fristen ikke beregnes fra et senere tidspunkt end dateringen af direktoratets brev af 23. maj 1989. Det betyder, at begæringen om genoprettelse, for at være rettidig, skulle have været indleveret senest den 23. juli 1989«.

Denne afgørelse har klageren den 16. maj 1990 indbragt for Patentankenævnet. I klagebegrundelsen af 5. september 1990 har klageren anført

»I sin afslagsskrivelse af 16. marts 1990 har Patentdirektoratet alene henholdt sig til, at den i patentlovens § 72 foreskrevne 2 måneders frist for indlevering af begæring om genoprettelse ikke er overholdt i den foreliggende sag. Vi er ikke enig med Patentdirektoratet i denne betragtning, sådan som det vil fremgå af det følgende.

Det er korrekt, at Dansk Patent Kontor A/S som ansøgerens fuldmægtig har modtaget Patentdirektoratets skrivelse af 23. maj 1989, men dette er for os at se ikke det samme som at fastslå, at ansøgeren fra dette tidspunkt havde kendskab til, at ansøgningen var bortfaldet.

For det første - og det er det væsentlige i denne sag - var der tale om, at ansøgningen allerede den 21. maj 1986 var overdraget til et andet firma (»Revmarine«), som imidlertid var i økonomiske vanskeligheder på det tidspunkt, hvor ansøgningen definitivt bortfaldt, nemlig den 1. maj 1989 på grund af manglende indbetaling af afgift for 5. afgiftsår. Det bestrides ikke, at den danske fuldmægtig har mindet ansøgerens engelske ordregiver om den pågældende 5. årsafgift på sædvanlig måde både ved den ordinære forfaldsdag og forud for den forlængede frist for indbetaling af afgiften med tillæg. Dette er senest sket ved anbefalet brev af 2. december 1988, hvoraf det også fremgår, at »the application will lapse irrevocably«, pr. 1. maj 1989, hvis der intet foretages inden da.

Ansøgerens engelske ordregiver reagerede ikke på den vedlagte erindring før fristudløbet, men først ved et brev af 7. september 1989 (kopi vedlagt), hvoraf det fremgår, at man ikke har kunnet sende instruktioner fordi klienten har været i alvorlige økonomiske vanskeligheder.

Vi mener herefter, at det må være klart, at det firma, hvortil ansøgningen var overdraget, ikke var til at få i tale på det tidspunkt, hvor ansøgningen bortfaldt, og Patentdirektoratets skrivelse af 23. maj 1989, der blot bekræfter de tidligere meddelelser fra den danske fuldmægtig, er ikke udtryk for, hvornår ansøgeren eller denne fuldmægtig reelt blev klar over, at ansøgningen var bortfaldet. Som det fremgår, har fuldmægtigen været klar over dette længe før Patentdirektoratets skrivelse og i anbefalet brev adviseret ansøgeren herom, men denne har på grund af de særlige omstændigheder ikke reageret.

I den foreliggende sag må det derfor være afgørende, om ansøgeren, efter at kurator den 28. juli 1989 giver ordre til at undersøge patentansøgningernes status, for det første har overholdt den i patentlovens § 72 omhandlede 2 måneders frist, og for det andet kan siges at have udvist fornødent omhu i den forudgående periode.

Vi mener, at 2 måneders fristen kun med rimelighed kan beregnes ud fra det tidspunkt, hvor ansøgeren eller dennes retsefterfølger - og ikke ansøgerens fuldmægtig i Danmark - rent faktisk bliver opmærksom på rettighedernes bortfald. Denne frist er i den foreliggende sag derfor overholdt.

For det andet ville det være urimeligt at sætte lighedstegn mellem ansøgerens fuldmægtig og ansøgeren i sager af denne art, hvor det ud fra en praktisk erkendelse af de faktiske forhold må kunne forstås, at ansøgerens fuldmægtig ikke er bemyndiget til at indbetale fx årsafgifter uden ansøgerens godkendelse. Det er åbenbart, at mange ansøgninger og herunder den aktuelle ansøgning bortfalder på grund af en eller anden brist i denne kommunikation mellem ansøger og fuldmægtig. Hvis Patentdirektoratets tankegang skulle følges, burde 2 måneders fristen i § 72 i den aktuelle sag beregnes fra den 1. maj 1989, idet ansøgerens danske fuldmægtig fra dette tidspunkt var klar over, at ansøgningen var bortfaldet.

Tilbage er det for os at se afgørende spørgsmål, nemlig om ansøgeren eller rettere dennes retsefterfølger har udvist den fornødne omhu. Ansøgerens retsefterfølger har været i økonomiske vanskeligheder på det aktuelle tidspunkt, og vi mener, at der i sager af denne art er præcedens for at anerkende sådanne forhold som undskyldning for ikke at besvare skrivelser fra patentbureau eller patentdirektorat, idet man går ud fra, at ansøgeren i sådanne situationer er så hårdt belastet med administrative opgaver, at patentårsafgifter kan blive overset. Vi mener også, at der bør lægges vægt på, at kurator på et tidligt tidspunkt efter at han er kommet ind i billedet gør en indsats for at få skabt klarhed over patentansøgningens status.

Vi skal derfor anmode om, at behandlingen af dansk ansøgning nr. 2937 1985 genoptages i henhold til bestemmelserne i patentlovens § 72'.

Ved skrivelse af 18. juli 1991 til Dansk Patent Kontor A/S udbad Patentankenævnet sig oplysninger om, hvem bureauet i sagen har repræsenteret og nu repræsenterer samt om, hvem de engelske patentagenter har repræsenteret og nu repræsenterer.

I skrivelse af 16. august 1991 har Dansk Patent Kontor A/S oplyst følgende

»Ovennævnte ansøgning er indleveret for Thomas Henderson, Storbritannien i henhold til instruktioner fra vor ordregiver, Patentbureauet Pollak Mercer & Tench, jf. vedlagte kopi af ordrebrev af 12. juni 1985.

Patentbureauet Pollak Mercer & Tench blev sammensluttet med Patentbureauet W.P. Thompson & Co. med virkning fra 1. august 1990, og fra denne dato har vi korresponderet med W.P. Thompson & Co., som er vor ny ordregiver.

Fra vor kollega, W.P. Thompson & Co. har vi fået oplyst, at man først i august 1988 hos Pollak Mercer & Tench fik oplyst, at ejendomsretten til bl.a. nærværende patentansøgning var overgået til firmaet Revmarine. Overdragelsen blev ikke noteret hos patentmyndighederne og altså heller ikke hos den danske patentmyndighed. Pollak Mercer & Tench fortsatte med at modtage instruktioner fra ansøgeren, Mr. Henderson. Fra den 20. februar 1989 overgik sagsbehandlingen til kurator i Revmarine's konkursbo, som fortsat anvender V.P. Thompson & Co. som deres repræsentant i patentsagerne«.

I en over sagen indhentet udtalelse har Patentdirektoratet den 8. oktober 1991 udtalt følgende

»I den anledning skal direktoratet udtale følgende

Det fremgår af klagebegrundelsen af 5. september 1991 fra Dansk Patent Kontor A/S og i øvrigt også af genoprettelsesbegæringen af 28. september 1989, at nærværende ansøgning er overdraget til Revmarine Equipments Limited den 21. maj 1986. Er dette tilfældet, har den oprindelige ansøger, Thomas Henderson ikke længere nogen rettigheder til ansøgningen, og han har fremdeles heller ikke nogen retsevne i relation dertil. Genoprettelsesbegæringen må derfor afvises.

Forudsættes det derimod, at forholdet er det, at Revmarine Equipments Limited alene har påtaget sig en forpligtelse til bl.a. at betale årsafgifter, har Thomas Henderson fortsat rettighederne til ansøgningen, og han har således også retsevne. I så fald må genoprettelsesbegæringen imidlertid afslås, da der efter oplysningerne i sagen for Thomas Henderson aldrig har foreligget nogen hindring for betaling af 5. årsafgift. Overladelsen af betalingsforpligtelsen til en anden fysisk eller juridisk person bevirker ikke, at dennes betalingsvanskeligheder er en hindring for ansøger.

Skulle det under samme forudsætning, at Thomas Henderson fortsat har rettighederne til ansøgningen, blive antaget, at overladelsen af betalingsforpligtelsen til Revmarine Equipments Limited har været en hindring for ansøger Thomas Henderson, må genoprettelsesbegæringen dog alligevel afslås. Ud fra et identifikationssynspunkt anses ansøger altid for at have samme viden som sin fuldmægtig, uanset hvordan fuldmægtigen handler. Senest på det tidspunkt, hvor Thomas Hendersons danske fuldmægtig bliver vidende om, at betaling af 5. årsafgift ikke er sket, er den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen, bortfaldet. Hindringen bortfald således senest den 23. maj 1991. Da genoprettelsesbegæringen er indgivet 28. september 1991, det vil sige senere end 2 måneder efter hindringens bortfald, kan den ikke imødekommes«.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 26. marts 1993.

Klageren gav ikke møde.

Ankenævnet skal udtale

Idet klagerens danske fuldmægtig ved skrivelse af 23. maj 1989 modtog meddelelse fra Patentdirektoratet om, at ansøgningen var blevet endeligt henlagt som følge af manglende betaling af afgiften for 5. afgiftsår, findes den i patentlovens § 72 angivne frist at måtte beregnes fra nævnte dato.

Under hensyn til, at klageren først ved skrivelse af 28. september 1989 anmodede om genoprettelse i henhold til patentlovens § 72, og idet Ankenævnet kan tiltræde Direktoratets afgørelse om, at der ikke af klagers fuldmægtig er udvist al den omhu, som med rimelighed kan kræves

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Arne Holm.

Ingen

Det firma, hvortil ansøgningen var overdraget, havde på tidspunktet for ansøgningens bortfald på grund af manglende betaling af årsafgift alvorlige økonomiske vanskeligheder. Af den grund havde ansøgers engelske ordregiver ikke kunnet sende instruktioner til firmaet. Disse kommunikationsproblemer blev ikke fundet at være tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at ansøgers fuldmægtig havde udvist den fornødne omhu.