Ikke-forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke HEMUCRYL og det registrerede varemærke HERBOCRYL

Ikke-forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke HEMUCRYL og det registrerede varemærke HERBOCRYL

År 1993, den 15. oktober afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 66/91: Klage fra BASF Lacke & Farben AG, Tyskland, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 7. august 1991 af varemærke- ansøgning nr. VA 1866/90 fra J.C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S Lyngby, v/Patentbureau Chas. Hude.

Den 7. marts 1990 indleverede J.C. Hempel's Skibsfarvefabrik A/S, Lyngby, v/Patentbureau Chas. Hude en ansøgning om registrering af varemærket HEMUCRYL (ordmærke) for alle varer i klasse 2. Ansøgningen blev den 14. november 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 14. januar 1991 nedlagde klageren i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke.

I skrivelse af 14. marts 1991 anførtes som klagebegrundelse

»Det gøres gældende, at det anmeldte mærke HEMUCRYL er forveksleligt med varemærket HERBOCRYL, som er registreret for indsigerne under VR 04.447 1987, omfattende klasse 2: Lak på vandbasis, indeholdende acryler.

For så vidt angår vareartsligheden kan vi anføre, at det anmeldte mærke omfatter hele klasse 2, medens vor klients registrering omfatter nogle bestemte angivne varer i klasse 2. Der foreligger således varesammenfald.

For så vidt angår mærkeligheden kan vi anføre, at det anmeldte mærke HEMUCRYL efter vor opfattelse må anses for forveksleligt med HERBOCRYL. Betragter man mærkerne over for hinanden H E M U C R Y L H E R B O C R Y L

kan vi anføre, at mærkerne både auditivt og visuelt må anses for forvekslelige.

Mærkerne er, bortset fra bogstaverne »MU« i det anmeldte mærke og »RBO« i indsigernes mærke, komplet identiske.

Betragter man mærkerne ud fra en visuel betragtning, er mærkerne noget nær identiske.

Til støtte for vor påstand om, at mærkerne må anses for forvekslelige, tillader vi os at henvise til en række tidligere afgørelser i Registreringspraksis 1880 - 1979, hvorefter følgende mærker er blevet anset for forvekslelige

BEMINAL - BEVITAL

BORTAVAC - BATREVAC

CHEMVIRON - CHEMETRON

PEPIXOL - PEXIDOL

NETAGEN - NESTARGEL

ACOFLON - ALGOFLON

LACPRODAN - LACTODAN

METRIXAN - MITEXAN

Vi skal derfor anmode om, at indsigelsen tages til følge under hensyn til, at der foreligger fornøden mærkelighed og varesammenfald.

Produktet HERBOCRYL har været i handlen på det danske marked siden 1985. Brochuremateriale samt kopi af debetnotaer vedlægges.'

I skrivelse af 21. maj 1991 imødegik ansøgeren indsigelsen og anførte

»På vegne ansøgerne, J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, skal jeg herved opretholde ansøgningen om registrering af ordet HEMUCRYL, idet det anføres, at mærket ikke er forveksleligt med det for indsigerne registrerede mærke HER- BOCRYL.

Indsigerne anfører i begrundelsen dateret den 14. marts 1991, at mærkerne både auditivt og visuelt må anses for forvekslelige, hvilket imidlertid bestrides på det kraftigste. I denne forbindelse skal det understreges, at der ikke kan lægges afgørende vægt på endelsen -CRYL, eftersom den er beskrivende for varer i klasse 2 på acrylbasis, og der findes da også adskillige varemærker i klasse 2 med samme endelse. I denne forbindelse skal jeg blot for en ordens skyld henvise til følgende registreringer

VR 3538/1975 EBECRYL

VR 3471/1976 HELACRYL

VR 2636/1981 SADOCRYL

VR 0765/1982 PRIMACRYL

Hertil kommer, at der efter omstændighederne er tilstrækkelig forskel mellem forstavelserne HEMU- og HERBO-, og jeg lægger i denne forbindelse vægt på at der i disse forled ikke er nogen stavelse, der er helt overensstemmende i de to mærker, jf.

HE-MU

HER-BO

Direktoratet har ved den officielle undersøgelse heller ikke fundet anledning til at fremdrage den ældre registrering af ordet HERBOCRYL, hvilket tages som udtryk for, at sagsbehandleren også har fundet, at der var tilstrækkelig afstand mellem mærkerne.

Det må på det foreliggende grundlag klart konkluderes, at mærkerne, hverken visuelt eller fonetisk er forvekslelige i henhold til praksis. Heller ikke betydningsmæssigt er der forhold, der bevirker, at mærkerne nærmer sig hinanden, som nævnt kan der ikke lægges vægt på endelsen -CRYL.

De af indsigerne i skrivelsen af 14. marts 1991, side 2, nævnte eksempler kan ikke tages til indtægt for påstanden om forveksling i den foreliggende sag. Dels er der tilsyneladende i alle tilfælde tale om medicinske præparater, og dels er mærkerne parvis ikke bygget op på samme måde som mærkerne i nærværende sag.

Når indsigerne til slut fremhæver, at et produkt under varemærket HERBOCRYL, har været i handlen på det danske marked siden 1985, skal jeg ikke undlade at anføre, at materialet tydeligt viser, at væremærket HERBOCRYL anvendes i snæver sammenhæng med varemærket/firmanavnet HERBOL, jf. HERBOL-HERBOCRYL, hvilket - også når henses til, at varemærket HEMUCRYL anvendes i tæt forbindelse med firmanavnet HEMPEL - klart modvirker risikoen for forveksling på markedet. I denne forbindelse skal jeg yderligere nævne, at mine klienter opererer på det industrielle marked, og ikke på konsumentmarkedet, og i denne forbindelse er varernes oprindelse vigtig for kunderne, jf. ovenfor vedrørende varemærkerne/firmanavnene HERBOL og HEMPEL. Forveksling er i praksis udelukket.

Det skal også anføres, at parterne anvender forskellige distributionskanaler, og at varerne på det industrielle marked sælges på baggrund af brochurer, tekniske mærkeblade og anden teknisk dokumentation. Jeg vedlægger til eksempel en brochure, der viser ansøgernes produkt under varemærket HEMUCRYL- med stærk fremhævning af varemærket/firmanavnet HEMPEL.

Medens produktet under varemærket HERBOCRYL også udbydes på detailmarkedet i små dåser, udbydes produktet under varemærket HEMUCRYL slet ikke i detailhandel og kun i 20 L emballager til professionelt brug.«

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 7. august 1991 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»Der er direkte varesammenfald mellem de varer som det ansøgte mærke søges registreret for og de varer, som er omfattet af indsigers registrering VR 4447 1989. Det er herefter afgørende for mærkernes forvekslelighed, om der er mærkelighed.

Mærkerne har forbogstaverne He og slutstavelsen -cryl til fælles. På grund af midterbogstaverne Mu« og RBO' er udtalen og udseendet af mærkerne imidlertid meget forskellig. Hertil kommer, at slutstavelsen -cryl leder tanken hen på, at der er tale om varer indeholdende acryl og derfor er svag. Dette ses også ved, at der i klasse 2 findes en lang række registrerede varemærker med slutstavelsen -cryl. Under hensyn hertil og da forstavelserne Herbo og Hemu er så forskellige, udviser ordene i deres helhed ikke mærkelighed.

De i Deres skrivelse anførte eksempler finder direktoratet ikke helt analoge med nærværende tilfælde. I de pågældende eksempler foreligger større mærkelighed.

Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge.'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 3. oktober 1991 indbragt for Patentankenævnet.

Som klagebegrundelse anførtes følgende

»Det er appellantens opfattelse, at Patentdirektoratets stillingtagen ikke er korrekt og ikke er i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Således bør eneste måde at opdele et mærke på være en opdeling i stavelser og ikke som her, hvor man - efter appellantens opfattelse - urimeligt fremhæver, at midterbogstaverne -MU- og -BRO- i udtale og i udseende er forskellige. Det er de selvfølgelig også, men disse bogstavkombinationer genfindes kun i det ene mærke, nemlig MU, mens det andet burde være BO.

Afgørende for mærkernes bedømmelse er grundliggende mærkernes visuelle og auditive fremtræden i disses helhed. Det er ikke den umiddelbare sammenligning, hvor mærkerne er lagt side om side, der skal danne grundlag for resultatet af en bedømmelse af mærkelighed, men den besluttende eller bedømmende myndighed bør forestille sig, hvordan mærkerne huskes i erindringsbilledet hos forbrugeren, der ikke har mærkerne foran sig side om side. Dette er det afgørende element i spørgsmålet om mærkelighed.

Desuagtet der er tale om en helhedsbedømmelse, er det sædvanligt, at man skriver ordenes sammensætning nærmere, hvilket forsåvidt også er naturligt. Sådan opdeling må imidlertid ske i stavelser, da det nu en gang er grundlaget for al udtale og dermed også gennem alfabetet den visuelle fremtræden af ordet påsat varen, der udgør varemærket.

En opdeling i stavelser giver følgende opstilling: HE MU CRYL

HER BO CRYL

Som det vil fremgå, er forstavelsen sammensat af samme konsonant og efterfulgt af samme vokal.

Anden stavelse er begge indledt med en konsonant efterfulgt af en lukket vokal, henholdsvis U og 0.

Endelig er endestavelsen identisk begyndende med samme konsonant, bogstavet C.

Eneste deciderede forskel er tilstedeværelsen af bogstavet R i mærket HERBOCRYL. Ellers er opbygningen og vokalfølgen ens i de to mærker.

På denne baggrund er det forbavsende, at Patentdirektoratet blot affejer de af appellanten i skrivelse af 14. marts 1991 givne eksempler på mærkelighed i sådanne trestavelsesord som værende ikke helt analoge med nærværende tilfælde.

Forholdet er det, at de af appellanten fremdragne eksempler i opbygning viser samme rækkefølge og forskel i stavelser, men dog desuagtet fremtræder som værende forvekslelige. Identisk er de naturligvis ikke, men de er givetvis analoge med nærværende sag. De viser nemlig, at begyndelsesbogstavet er overordentligt vigtigt ved al mærkelighed, og når endvidere vokalfølgen er den samme i mærkernes opbygning, bør det føre til, at der statueres mærkelighed.

Det understreges, at flere af de af appellanten i skrivelse af 14. marts 1991 fremdragne mærker også har suggestiv betydning, hvilket dog ikke har afholdt Patentdirektoratet fra at statuere forvekslelighed. Den omstændighed, at der findes andre varemærker, hvor endestavelsen er -CRYL, kan derfor tilsidesættes som værende af mindre betydning.

Sammenfattende skal vi derfor henstille, at man følger appellantens henstilling om at statuere forvekslelighed mellem de to her omhandlede mærker.

Det understreges, at der foreligger vareartslighed, hvilket skærper kravet til tilstedeværelsen af adskillende elementer, hvilket, som ovenfor beskrevet, ikke er tilfældet.«

Ansøgeren har i skrivelse af 9. april 1992 bl.a. anført følgende

»Til støtte for ansøgningen og Direktoratets afgørelse skal jeg for det første understrege, at endelsen -CRYL er yderst svag som følge af, at den angiver, at der er tale om varer indeholdende »acryl«, og da der netop er tale om varer i klasse 2, er dette evident, da der netop er tale om »acrylmaling« for begge mærkers vedkommende.

Der kan ved sammenligningen ikke lægges særlig vægt på endelsen -CRYL, og det fremgår også, at der er registreret en lang række mærker med slutstavelsen -CRYL side om side i varemærkeregisterets klasse 2, hvorfor der ved sammenligningen må lægges afgørende vægt på forstavelserne HEMU- og

HERBO-.

Direktoratet fremhæver forbogstaverne HE- i begge mærker og omtaler derfor midterbogstaverne som henholdsvis MU og RBO. Hofman-Bang & Boutard A/S opdeler de to mærker på en anden måde, jf. ankeskrivelsens side 2, afsnit 6, hvor forstavelserne herefter bliver HE- og HER-, medens midterstavelserne bliver -MU- henholdsvis -BO-. Denne opdeling understreger imidlertid endnu mere, at mærkerne ikke er forvekslelige, da forstavelserne herefter ikke er identiske. Midterstavelserne er fortsat vidt forskellige, og da der som sagt ikke kan lægges nogen vægt på slutstavelserne, må resultatet være, at mærkerne ikke er forvekslelige.

Dette er altså også Patentdirektoratets opfattelse, og i denne forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til, at registreringen af ordet HERBOCRYL heller ikke blev modholdt under ansøgningens behandling, og Patentdirektoratet har altså i to omgange taget stilling til situationen.

Hertil kommer, at den aktuelle brug heller ikke har givet anledning til konflikter, og i denne forbindelse skal jeg fremhæve, at varemærket HEMUCRYL har været anvendt i Danmark siden maj 1984, samt at varemærket HERBOCRYL har været anvendt her i landet siden 1985. Når der iøvrigt ikke har været kollision tidligere, skyldes det formentlig de markedsmæssige forskelle, herunder de forskellige distributionskanaler og forskellen på emballage. Ansøgernes produkt, der markedsføres under varemærket HEMUCRYL, anvendes især til containere, skibe, broer og anden tung industri, og produktet påføres af professionelle industrimalere eller entreprenører. HERBOCRYL-produktet anvendes til bygninger, dels af private forbrugere og dels af malermestre.

HEMUCRYL-produktet leveres ab fabrik til malingsentreprenører og agenter, medens HERBOCRYL-produktet leveres til farvehandlere og malermestre.

HEMUCRYL-produktet sælges kun i 20 liter emballager, medens HERBOCRYL-produktet sælges i forskellige emballager med 3/4, 2 1/2 og 5 liter.

Jeg skal heller ikke undlade at nævne, at ansøgerne aldrig er stødt på HERBOCRYL-produktet i markedet, og de havde end ikke hørt om produktet, før end nærværende sag opstod. Ansøgernes tyske selskab har heller ikke haft kendskab til HERBOCRYL- produktet, hvilket også er overraskende, når henses til, at der er tale om BASF Lacke & Farben AG's hjemmemarked. Markedssituationen og den lange sameksistens understreger klart, at der ikke er nogen risiko for forveksling, og under hensyntagen til forskellen mærkerne imellem og de ovenfor nævnte omstændigheder, forekommer det evident, at der ikke i varemærkeretlig henseende kan statueres forvekslelighed mellem på den ene side HEMUCRYL og på den anden side HERBOCRYL.'

Patentankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 25. juni 1993.

For klageren mødte cand.jur. Birgit Wiborg.

For ansøgeren mødte cand.jur. Kaj L. Henriksen.

Klageren anførte navnlig, at medens -acryl må anses som en svag varemærkedel, er -cryl ikke svag, men derimod suggestiv. Der er vareartslighed, og der er et ens lydbillede i vokalerne i de to mærker.

Ansøgeren har anført, at indsigermærket ikke er modholdt af Direktoratet ex officio, hvilket er i god overensstemmelse med, at der er markedsmæssige forskelle på de to produkter, der har sameksisteret i en længere årrække. Der er i øvrigt en tydelig udtalemæssig forskel på de to mærker.

Ankenævnet skal udtale

Det tiltrædes af de af Direktoratet anførte grunde, at mærkerne ikke er forvekslelige.

Herefter

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Varemærker HEMUCRYL, ansøgt registreret for hele klasse 2, og HERBOCRYL, registreret for klasse 2: Lak på vandbasis, indeholdende acryler, ikke fundet forvekslelige