Ikke-forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke DICLON og de to registrerede varemærker DICLOCIL og DICLOCILA

Ikke-forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke DICLON og de to registrerede varemærker DICLOCIL og DICLOCILA

År 1993, den 11. oktober afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 67/91: Klage fra Bristol-Myers Squibb Company, USA, v/Patentbureau Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 13. august 1991 af varemærke- ansøgning VA 5177/89 fra DuraScan Medical Products A/S, Odense, v/Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau.

Den 14. juli 1989 indleverede DuraScan Medical Products A/S, Odense, v/Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau en ansøgning om registrering af varemærket DICLON (ordmærke) for varer i klasse 5, nemlig et lægemiddel til behandling af gigtlidelser og andre inflammatoriske smertetilstande.

Ansøgningen blev den 28. november 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 25. januar 1991 nedlagde klageren i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke.

Som indsigelsesbegrundelse anførtes følgende

»Indsigelse nedlægges under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6, idet det ansøgte mærke VA 5177/89 DICLON i navnet DuraScan Medical Products A/S, Danmark, findes at være forveksleligt med følgende varemærker i navnet Bristol-Myers Squibb Company, U.S.A.

VR 3344/1965 DICLOCIL

VR 3433/1982 DICLOCILA

Ovennævnte to registreringer angår »alle varer« i klasse 5, og da ansøgningen angår »et lægemiddel til behandling af gigtlidelser og andre inflammatoriske smertetilstande« i samme klasse, er der tale om en direkte varekollision, der medfører en skærpet vurdering af selve mærkeligheden.

I relation til mærkeligheden skal understreges, at såvel de registrerede mærker som det ansøgte mærke har bog staverne DICLO- som de første 5 bogstaver, og der er derfor tale om den væsentligste del af mærkerne både visuelt og fonetisk. Der findes iøvrigt ikke andre varemærker i klasse 5 med forleddet DICLO- og som følge deraf forekommer det utvivlsomt, at der er risiko for forveksling. Hertil kommer, at indsigerne har anvendt varemærket DICLOCIL i mere end 20 år og også af den grund ville det være urimeligt, om ansøgerne kunne registrere DICLON for kolliderende varer.

Direktoratet anmodes efter omstændighederne høfligst om at afslå ansøgningen VA 5177/89 DICLON, men såfremt ansøgerne ikke umiddelbart trækker sagen tilbage og såfremt Direktoratet matte være i tvivl med hensyn til forvekslingsrisikoen, anmoder jeg høfligst om at matte få lejlighed til at udtale mig påny, i hvilken forbindelse det skulle glæde mig at høre fra Direktoratet.'

I skrivelse af 24. maj 1991 begærede ansøgeren indsigelsen afvist med følgende begrundelse

»Indsigerne gør gældende, at det ansøgte mærke er forveksleligt med deres to registrerede mærker DICLOCIL og DICLOCILA. Dette afvises.

Mærket DICLON er et relativt kort ord, bestående af seks bogstaver og to stavelser. Heroverfor har man indsigernes mærker, der består af henholdsvis otte bogstaver, fordelt på tre stavelser, og ni bogstaver fordelt på fire stavelser. Man får således

DI-CLON over for henholdsvis Dl-CLO-CIL DI-CLO-CI-LA.

Det vil her ses, at det ansøgte DICLON ud over den første stavelse DI ikke har nogen stavelser til fælles med indsigernes to mærker DICLOCIL/DICLOCILA.

Ansøgerne oplyser, at den aktive substans i det præparat, der ønskes beskyttet under varemærket DICLON, har betegnelsen »Diclofenac«. Til orientering vedlægges en kopi fra the Merck Index, Tenth Edition, s. 447. Et opslag i Lægemiddelkataloget fra 1989 viser, at indsigerne i Danmark forhandler præparatet Diclocil. For god ordens skyld vedlægges kopi af s. 564 af det nævnte Lægemiddelkatalog. Det vil her ses, at mærket Diclocil anvendes for syrestabilt og penicillinasestabilt penicillin til systemisk anvendelse, og det nævnte præparat indeholder 0,5 g eller 1 g dicloxacillinum (som natriumsalt). Vi vedlægger kopi fra the Merck Index, Tenth Edition, s. 448, der oplyser alle de kemiske enkelt- heder vedrørende den kemiske substans dicloxacillin. Det turde herefter være klart, at elementet DICLO i alle de her omhandlede mærker, nemlig DICLON, DICLOCIL, DICLOCILA henviser til, at den kemiske sammensætning af præparaterne bl.a. indeholder to kloratomer. Ansøgerne gør gældende, at indsigerne ikke gennem deres to registreringer har opnået eneret til at anvende elementet DICLO som varemærke eller bestanddel deraf, i hvert fald ikke, når man som her, befinder sig inden for klasse 5-området, hvor der traditionelt anvendes mærker, der kan være stærkt suggestive, for så vidt angår virkningen eller sammensætningen af de præparater, der tænkes markedsført under de omhandlede mærker. En gennemgang af det danske Varemærkeregister vil da også vise, at der findes i alt otte RINN-betegnelser, der alle indeholder elementet DICLO som første led. For god ordens skyld vedlægges en kopi af Skriptor Danskt Lexikon l991.

Indsigerne henviser til, at deres to registreringer for DICLOCIL og DICLOCILA angår »alle varer« i klasse 5. Man gør gældende, at da der er tale om en direkte varekollision, må dette medføre en skærpet vurdering af selve mærkeligheden. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi her befinder os inden for lægemiddelklassen, dvs. inden for et vareområde, hvor der ifølge gældende dansk praksis kræves større grad af lighed, før der statueres forvekslelighed, end tilfældet er for andre vareklasser.

Ansøgerne meddeler, at deres produktnavn DICLON er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Det vil sige, at DICLON/DICLOCIL begge af Sundhedsstyrelsen er godkendt som produktnavne. Sluttelig skal vi for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Direktoratet da heller ikke under sin behandling af vore klienters ansøgning har fundet anledning til at fremdrage indsigernes to mærker DICLOCIL/DICLOCILA.

På den anførte baggrund tillader vi os at forvente, at Direktoratet vil afvise den fremkommne indsigelse og lade vore klienters mærke DICLON registrere.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 13. august 1991 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»Da der er varesammenfald, er det afgørende for, om mærkerne kan anses for forvekslelige, om der er mærkelighed. Der findes ikke andre varemærker, der begynder med Diclo-, men der findes en del Rinn-navne, der begynder med denne forstavelse, og den må derfor anses for relativ svag, når det drejer sig om klasse 5 varer. Det kan også af det indsendte materiale ses, at det produkt, der forhandles under Diclocil indeholder Dicloxacillinum (som natriumsalt).

For så vidt angår ordet Diclocila er dette et firstavelsesord, og det må anses for at ligge langt fra ordet Diclon både lydligt og synsmæssigt. Der er derfor ikke mærkelighed mellem ordene Diclon og Diclocila.

For så vidt angår ordet Diclocil er dette et trestavelsesord, medens Diclon kun er på to stavelser. Dette bevirker en meget forskellig udtale, idet der i ordet Diclon er tryk på clon, medens der i Diclocil er tryk på cil. Det bevirker også at der er visuel forskel mellem de to mærker, at Diclocil har otte bogstaver, selvom begge ord begynder med Diclo. Der er derfor ej heller mærkelighed mellem ordet Diclon og Diclocil.

Da mærkerne herefter ikke kan anses for forvekslelige, kan indsigelsen ikke tages til følge.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 10. oktober 1991 indbragt for Patentankenævnet.

I skrivelse af 1. april 1992 anførtes som klagebegrundelse følgende

»Der lægges for det første vægt på, at der er tale om fuldstændig varelighed, eftersom de to registreringer begge angår »alle varer« i klasse 5, medens ansøgningen i samme klasse angår »et lægemiddel til behandling af gigtlidelser og andre inflammatoriske smertetilstande«. Vurderingen af om der foreligger forvekslelighed foretages ud fra en samlet bedømmelse af mærkelighed og varelighed. Det fremgår af Rigmor Carlsens bog »Varemærker - Registreringspraksis« fra 1980, at hvis to mærker er identiske eller klart forvekslelige, vil der snarere blive statueret varesammenfald end i tilfælde, hvor der måske er nogen tvivl om mærkeligheden. Den modsatte situation foreligger i det aktuelle tilfælde, hvor varerne er identiske og følgelig bør der snarere statueres mærkelighed i nærværende tilfælde, end i tilfælde, hvor der kunne herske tvivl om vareligheden. Der må altså anlægges en forholdsvis streng vurdering af mærkeligheden.

Der lægges desuden vægt på, at der her er tale om varemærker indenfor området klasse 5 og når der netop er tale om lægemidler, er det overordentligt vigtigt, at der ikke er nogen risiko for, at der bliver taget fejl af to varemærker. Forveksling af to lægemidler kan have katastrofale følger, og der er rent faktisk tale om en stor forvekslingsrisiko f.eks. i forbindelse med indtelefonering af recepter og udskrivning af disse. Der skal i denne forbindelse henvises til de aktuelle fejltagelser, der har fundet sted og som har været nævnt i dagspressen og i fagpressen. Der har netop været tale om ordinering eller indgivelse af et forkert præparat, og der ses ikke at burde være tale om nogen lempeligere praksis på lægemiddelområdet, end på andre områder. Snarere tværtimod.

Der kan i denne forbindelse henvises til Patentankenævnets afgørelse i sagen J. nr. V 12/1990, der vedrørte varemærkerne HEXAKEN og NEXAPEN. Den 10. september 1991 udtalte Ankenævnet følgende

»Begge varemærker vedrører lægemidler i klasse 5 omend til forskellig medicinsk brug. Der foreligger følgelig vare- artslighed i henseende til klassen. Efter en samlet be- dømmelse heraf og af spørgsmålet om mærkelighed, findes indsigelsen at burde tages til følge.«

Når varemærkerne HEXAKEN og NEXAPEN trods forskel mellem varerne blev anset for at være forvekslelige, bør der i den foreliggende situation, hvor varerne er identiske, desto mere anlægges en lignende betragtning på varemærkerne DICLON og DICLO- CIL/DICLOCILA.

Med hensyn til mærkeligheden lægges der naturligvis også vægt på, at de første 5 bogstaver i mærkerne er identiske. Der er naturligt tale om den væsentligste og mest dominerende del af mærkerne, både visuelt og fonetisk. Det bør også understreges, at der ikke findes andre varemærker indenfor klasse 5 med forleddet DICLO- og som følge heraf er der klart risiko for forveksling. Jeg skal i denne forbindelse ikke undlade at nævne, at den nye varemærkelovs § 4 netop tager hensyn til tilfælde af denne art, hvor det for forbrugerne er nærliggende at antage, at der er en forbindelse mellem varemærkerne, jfr. § 4, stk. 1, nr. 2. Det er utvivlsomt, at forbrugerne der stifter bekendtskab med 3 produkter under varemærkerne

DICLON

DICLOCIL

DICLOCILA

vil antage, at der er en nærmere forbindelse mellem varemærkerne og det uanset, at forleddet DICLO- kan være suggestivt i relation til et præparat som »dicloxacillinum«. Der kan ikke ved sammenligningen af mærkerne ses bort fra en suggestiv for- stavelse, der tværtimod er med til at nærme mærkerne til hinanden, ikke mindst da der er tale om forleddet, som fremhævet ovenfor, hvilket dominerer de efterfølgende bogstavelser eller stavelser.

Det er naturligvis heller ikke uden betydning, at varemærket DICLOCIL aktuelt anvendes i Danmark for et lægemiddel. Faktisk har væremærket været i brug i Danmark siden 1973 og der er tale om et betydeligt lægemiddel med en stor omsætning. Således omsattes der i 1988 for 5,5 mio. kr., i 1989 for 7,0 mio. kr. og i 1990 for 7,7 mio. kr. Til orientering vedlægges kopier af fakturaer, der dokumenterer salget af DICLOCIL præparatet siden 1983 og uanset hvilket præparat, der måtte blive markedsført under varemærket DICLON indenfor området »lægemidler til behandling af gigtlidelser og andre inflammatoriske smertetilstande«, vil der være tale om præparater, der trænger sig ind på det amerikanske selskabs område og snylter på den indarbejdede goodwill og skaber risiko for forveksling, såvel i forbindelse med lægers, sygeplejerskers og apotekeres bestilling, ordinering eller tildeling af lægemidler som i forbindelse med forbrugernes eget valg af disse, når der måtte befinde sig flere præparater i samme medicinskab.

Til slut skal jeg blot endnu en gang tillade mig at fremføre, at Direktoratets afgørelse dateret den 13. august 1991 findes at være truffet på et forkert grundlag og det henstilles derfor høfligst til Patentankenævnet, at afgørelsen under hensyntagen til ovennævnte anbringender ændres, således at ansøgning VA 5177/89 om registrering af ordet DICLON afslås.'

Ansøgeren imødegik klagen ved skrivelse af 25. august 1992 og anførte i skrivelsen følgende

»Det er fortsat vor opfattelse, at ansøgers mærke DICLON ikke er forveksleligt med de to tidligere registrerede mærker VR 3344 1965 DICLOCIL og VR 3433 1982 DICLOCILA. Ansøgers mærke DICLON er et relativt kort ord, bestående af seks bogstaver og to stavelser. Klagerens mærker derimod består af henholdsvis otte bogstaver, fordelt på tre stavelser, og ni bogstaver fordelt på fire stavelser. Stiller man mærkerne op under hinanden får man således

DI-CLON over for henholdsvis DI-CLO-CIL DI-CLO-CI-LA

Det vil her ses, at det ansøgte mærke ud over den indledende stavelse DI ikke har nogen stavelser til fælles med klagerens to mærker.

Til de her anførte visuelle forskelle kommer tillige store fonetiske forskelle. Ansøgers mærke vil blive udtalt med klart tryk på sidste stavelse CLON, medens klagers mærker vil blive udtalt med tryk på henholdsvis CIL/CI.

Klageren henviser til, at der ikke inden for klasse 5 findes andre mærker på det danske Register med forleddet DICLO-, hvorfor der klart skulle være risiko for forveksling. Dette må vi ligeledes afvise. Et opslag på Registeret viser, at der findes adskillige RINN-navne, der begynder med forstavelsen DICLO. For god ordens skyld vedlægges en kopi af Skriptor Danskt Lexikon 1991.

Ansøger har oplyst, at den aktive substans i det præparat, der ønskes beskyttet under varemærket DICLON, har betegnelsen diklofenak. Af Lægemiddelkataloget fremgår det, at klagers produkt DICLOCIL har betegnelsen dicloxacillin. Vi vedlægger kopi fra the Merck Index, Tenth Deition, s. 448, der oplyser alle de kemiske enkeltheder vedr14rende den kemiske substans dicloxacillin. Det turde herefter være klart, at elementet DICLO i alle de her omhandlede mærker, nemlig DICLON, DICLOCIL, DICLOCILA, er stærkt suggestiv og henviser til, at den kemiske sammensætning af præparaterne bl.a. indeholder to kloratomer.

På den ovenfor anførte baggrund må mærkebestanddelen DICLO anses for svag, når talen er om varer i klasse 5, og vi mener ikke, at klager gennem sine to varemærkeregistreringer har opnået nogen eneret til brug af forstavelsen DICLO som varemærke eller del deraf. Hvad angår klagerens henvisning til reglen i den nye varemærkelovs § 4, stk. 1, nr. 2, må det antages, at den kun kan finde anvendelse over for stærke mærker/mærkebestanddele.

Klageren lægger vægt på, at der her er tale om varemærker indenfor klasse 5-området, og at det netop der er vigtigt, at der ikke er nogen risiko for, at der bliver taget fejl af to varemærker. Vi skal her tillade os at henvise til tidligere dansk praksis inden for klasse 5 og vedlægger til nærmere belysning heraf kopi af Rigmor Carlsens bog Registreringspraksis, ss. 51- 52, hvor det bl.a. hedder

»Lægemiddelområdet er således specielt ved, at der stilles større krav end normalt for at statuere forvekslelighed end for andre produkter. Man kunne i og for sig med lige så stor ret hævde, at forveksling af mærker og dermed af produkter kan få alvorligere konsekvenser, når det drejer sig om lægemidler, end når det drejer sig om vaskemidler eller strømper, men Højesterets praksis er på dette punkt ganske klar og må følges af direktoratet med hensyn til disse varer.«

Ansøgers mærke DICLON anvendes for et lægemiddel til behandling af gigtlidelser og andre inflammatoriske smertetilstande. Der er tale om et stærkt specialiceret præparat, der kun udleveres mod recept. Også på denne baggrund må vi afvise, at der skulle være fare for, at et forkert præparat udleveres til en patient, når der samtidig henses til, at der jo er tale om veluddannet personale, nemlig f.eks. læger, sygeplejersker, farmaceuter eller apoteksassistenter.

Vi kan iøvrigt oplyse, at Sundhedsstyrelsen der - netop af sikkerhedsgrunde - anlægger et særdeles strengt syn på spørgsmålet om forvekslelighed, har godkendt ansøgers produktnavn DICLON side om side med klagerens mærke DICLOCIL. Vi må således endnu engang afvise, at der i den konkrete sag kan være risiko for forveksling. Både klagers og ansøgers præparater er receptpligtige, dvs. præparaterne ordineres af læger og udleveres af farmaceuter. Af lægemiddelkataloget fremgår ligeledes, at dispenseringsformerne for de to præparater er helt forskellige. Endelig er al receptpligtig medicin forsynet med en etiket, der tydeligt angiver, hvad produktet skal bruges til, og hvorledes det skal indtages.

Vi kan iøvrigt oplyse, at ansøger har været på markedet med sit DICLON-præparat i næsten to år. Den årlige omsætning er på ca. 4,5 mio. kr. Der er ikke rapporteret om et eneste tilfælde af forveksling af ansøgers og klagers præparater.

Klageren oplyser, at varemærket DICLOCIL har været i brug i Danmark siden 1973, og det oplyses, at omsætningen i årene 1988, 1989 og 1990 har været henholdsvis 5,5 mio. kr., 7,0 mio.kr. og 7,7 mio.kr. Man gør på denne baggrund gældende, at »...uanset hvilket præparat, der måtte blive markedsført under varemærket DICLON inden for området »lægemidler til behandling af gigtlidelser og andre inflammatoriske smertetilstande«, vil der være tale om præparater, der trænger sig ind på det amerikanske selskabs område og snylter på den indarbejdede goodwill og skaber risiko for forveksling...'.

Vi vedlægger kopier af Lægemiddelkataloget vedrørende de to præparater DICLON/DILOCIL. Heraf fremgår det, at DICLOCIL bruges for »et syrestabilt og penicillinasestabilt penicillin til systemisk anvendelse«. DICLON er som tidligere nævnt et stærkt specialiseret gigtpræparat. Der er således tale om helt forskellige behandlingsområder. Vi må derfor afvise, at der kan være tale om, at ansøger skulle søge at trænge sig ind på klagerens område og snylte på dennes indarbejdede goodwill.

På baggrund af ovenstående påstår vi klagen tilsidesat og ansøgningen hjemvist til Direktoratet med henblik på registrering.'

Patentankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 25. juni 1993.

For klageren mødte cand.jur. Kaj L. Henriksen.

For ansøgeren mødte varemærkekonsulent Lilli Christensen.

Sagen procederedes under henvisning til de skriftlige indlæg og eksempler fra registreringspraksis.

Ankenævnet skal udtale

I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde og idet det over for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann.

Ingen

Varemærket DICLON, ansøgt registreret for varer i klasse 5, ikke fundet forveksleligt med de registrerede varemærker DICLOCIL og DICLOCILA, begge omfattende alle varer i klasse 5