Ansøgning tilbagesendt til Patentdirektoratet til fortsat behandling

Ansøgning tilbagesendt til Patentdirektoratet til fortsat behandling

År 1993, den 17. september afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Franck, Herborg, Holm) følgende KENDELSE

i sagen j.nr. P 24/88: Klage fra Glaxo Group Ltd., Storbritannien, v/Patentbureau Plougmann & Vingtoft A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 26. juli 1988 af patent- ansøgning nr. 4362/81.

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER

Glaxo Group, Storbritannien, v/Patentbureau Plougmann & Vingtoft A/S, indleverede den 1. oktober 1981 en ansøgning om patent på en »fremgangsmåde til fremstilling af et aminoalkylfuranderivat«.

Patentdirektoratet afslog ved skrivelse af 26. juli 1986 ansøgningen på baggrund af beskrivelse og krav af 15. juli 1988, der var ændret i forhold til tidligere indleveret beskrivelse og krav

»1. Fremgangsmåde til fremstilling en krystalform (kaldet form 2) af ranitidinhydrochlorid, ved hvilken ranitidinhydrochlorid krystalliseres fra en opløsning deraf i et opløsningsmiddel, hvilket ranitidinhydrochlorid eventuelt er dannet i opløsningsmidlet ud fra ranitidin som fri base og saltsyre, kendetegnet ved, at der som opløsningsmiddel anvendes et sådant, som danner ranitidinhydrochlorid i krystalform 2, hvilken krystalform 2 som et pulver i mineralolie viser nedenstående hovedtoppe i det infrarøde spektrum

3260 1075

3190 1045

3100 1021

2560 1006

2510 0991

2470 0972

1620 0958

1590 0810

1570 0800

1263 0760

1230 0700

1220 0660

1195 0640

1163 0620 cm-1

1130

2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at ranitidinhydrochloridet i opløsningen fremstilles ud fra ranitidin som fri base ved omsætning med saltsyre.

3. Fremgangsmåde ifølge krav 2, kendetegnet ved, at opløsningsmidlet er et hydroxylisk opløsningsmiddel.

4.Fremgangsmåde ifølge krav 3, kendetegnet ved, at en opløsning af ranitidin i propan-2-ol, der eventuelt indeholder vand, behandles med saltsyre ved en temperatur på op til 7053C efterfulgt af krystallisation af ranitidinhydrochlorid i form 2 ved tilsætning af yderligere propan-2-ol.

5.Fremgangsmåde ifølge krav 3, kendetegnet ved, at en opløsning af ranitidin i 2-methyl-propan-2-ol, butan-2-ol eller ethanol, som eventuelt indeholder vand, behandles med saltsyre ved en temperatur på op til 7053C efterfulgt af krystallisation af ranitidinhydrochlorid i form 2.

6. Fremgangsmåde ifølge krav 4 eller 5, kendetegnet ved, at udgangsopløsningen indeholder op til 7 volumenprocent vand.

7. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at opløsningen af ranitidinhydrochlorid fremstilles ved, at ranitidinhydrochlorid opløses i krystallisationsopløsningsmidlet, idet krystallisationsopløsningsmidlet eventuelt indeholder vand.

8. Fremgangsmåde ifølge krav 7, kendetegnet ved, at om krystallisationen sker fra et hydroxylisk opløsningsmiddel.

9. Fremgangsmåde ifølge krav 7, kendetegnet ved, at opløsningsmidlet er propan-2-ol, methanol eller ethanol.

10. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 7-9, kendetegnet ved, at krystallisationsopløsningsmidlet indeholder op til 7 volumenprocent vand.

11. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 8-10, kendetegnet ved, at et opløsningsmiddel, i hvilket ranitidinhydrochlorid er i det væsentlige uopløseligt, og som er blandbart med krystallisationsopløsningsmidlet, sættes til opløsningen for at fuldføre krystallisationen.«

Opfindelsens betegnelse var nu ændret til »fremgangsmåde til fremstilling af krystalform af ranitidinhydrochlorid«.

Direktoratets begrundelse for afslaget var følgende

»1.Formålet med opfindelsen er at fremstille en ny krystalform af ranitidinhydrochlorid ved krystallisation fra en opløsning af ranitidinhydrochloridet.

2. Fremgangsmåden karakteriseres i krav 1 alene ved, at der som opløsningsmiddel anvendes et sådant, som danner ranitidinhydrochlorid i den nye krystalform, hvilken krystalform som et pulver i mineralolie udviser nærmere angivne hovedtoppe i det infrarøde spektrum.

3. Det må fastholdes, at krav 1 er ubestemt og ønskeagtigt. Krav 1 karakteriserer derfor ikke en bestemt opfindelse.

Kravet er ikke som forlangt præciseret, så det fremgår, hvilke tekniske ejendommeligheder der kan bevirke fremstillingen af den nye krystalform. Uden en sådan præcisering angår krav 1 ikke en bestemt opfindelse, idet det nye og ejendommelige ved den omhandlede fremgangsmåde må søges i de konkrete opløsningsmidler og de konkrete betingelser for krystallisationen - og ikke i de mere abstrakte angivelser af, at sådanne opløsningsmidler og krystallisationsbetingelser eksisterer, jf. også patentankenævnets afgørelse af 28. maj 1975 i dansk patentansøgning nr. 4568/68.

4. Selv om vi kan give Dem medhold i, at der ikke er noget til hinder for, at et patentkrav indeholder funktionelle angivelser, er betingelserne herfor dog, at disse angivelser indeholder en sådan vejledning til fagmanden, at det er umiddelbart indlysende for ham, ved hvilke foranstaltninger de angivne ønsker kan opfyldes.

Disse betingelser er ikke opfyldt med angivelsen »at der som opløsningsmiddel anvendes et sådant, som danner ranitidinhydrochlorid i krystalform 2«.

5. De funktionelle angivelser, som vi har godkendt i patentansøgning nr. 4682/79, og de funktionelle angivelser, som der er taget stilling til ved den europæiske appelinstans i afgørelse T 68/85, jf. Deres brev af 15. juli 1988, vedrører mængdeangivelser. Bestemmelsen af et korrekt mængdeforhold mellem komponenterne i en ellers veldefineret blanding kan let foretages af en fagmand uden unødigt besvær og uden, at det nødvendiggør en opfinderisk indsats.

Derimod kan en fagmand ikke uden unødigt besvær og ikke uden en urimelig grad af eksperimentering afgøre, om et bestemt opløsningsmiddel under en eller anden betingelse udkrystalliserer ranitidin i den nye krystalform.

Den ønskeagtige affattelse af nærværende ansøgningskrav 1 kan altså ikke sidestilles med de funktionelle angivelser, som er godkendt i ovennævnte patentansøgning nr. 4682/79, og de funktionelle angivelser som der er taget stilling til i ovennævnte afgørelse T 68/85.

6. Deres ansøgning har derfor ikke kunnet imødekommes i det begærede omfang.'

PÅSTANDE

Klageren har den 26. september 1988 indbragt ovennævnte afgørelse for Patentankenævnet og ved skrivelse af 24. januar 1989 nedlagt påstand om, at ansøgningen optages til fortsat behandling i Patentdirektoratet, principalt på grundlag af kravene af 15. juli 1988, subsidiært på grundlag af følgende nye krav

»1.Fremgangsmåde til fremstilling af en krystalform (betegnet form 2) af ranitidinhydrochlorid, hvilken krystalform som et pulver i mineralolie viser nedenstående hovedtoppe i det infrarøde spektrum

3260 1075

3190 1045

3100 1021

2560 1006

2510 0991

2470 0972

1620 0958

1590 0810

1570 0800

1263 0760

1230 0700

1220 0660

1195 0640

1163 0620 cm-1

1130

kendetegnet ved, at ranitidinhydrochlorid, der eventuelt er dannet in situ ud fra ranitidin som fri base og saltsyre, krystalliseres fra en opløsning deraf i et opløsningsmiddel, der er i stand til at danne ranitidinhydrochlorid i form 2, såsom et hydroxylisk opløsningsmiddel.

Krav 2-11 forbliver uændrede.«

Sammenfattende anførte klageren endvidere, at ........'ansøgerne har beskrevet eksistensen af en værdifuld hidtil ukendt krystalform, de har beskrevet en fremgangsmåde til opnåelse af denne krystalform, og de har illustreret fremgangsmåden ved et antal detaillerede eksempler. Når først den nye krystalform og den fremgangsmåde, ved hvilken formen opnås, er blevet beskrevet, kan fagmanden uden unødige anstrengelser finde nye udførelsesformer af fremgangsmåden baseret på den generiske og specifikke beskrivelse, som ansøgerne har givet. Hvis kravet ikke indeholdt den funktionelle definition ville det være et spørgsmål om ren og simpel rutinemæssig eksperimentering at nyde fordelene ved ansøgernes opfindelse uden at komme i konflikt med kravet. Dette er klart en urimelig og utilfredsstillende situation. Kravet er den del af et patentskrift, som definerer beskyttelsens omfang. Et krav er ikke en opskrift, jf. den direkte udtalelse i denne henseende i den ovenfor citerede instruks nr. 22. Kravet må resultere i en rimelig beskyttelse for at belønne ansøgeren for hans bidrag til teknikken.'

Patentdirektoratets udtalelse

Patentdirektoratet har ved skrivelse af 15. juni 1990 udtalt som følger

»Både i det principale krav 1 (af 15. juli 1988) og i det subsidiære krav 1 (af 24. januar 1989) karakteriseres fremgangsmåden alene ved, at man udkrystalliserer under sådanne betingelser, at man opnår det man ønsker, nemlig - ranitidin-hydrochlorid i en bestemt krystalform (form 2).

De funktionelle angivelser i både det principale og det subsidiære krav 1 giver efter vores vurdering ikke - som påstået af klageren - tilstrækkelig vejledning til fagmanden om, hvordan han opnår det ønskede produkt, jf. afslagsskrivelsen, især punkt 4.

Yderligere er der i begge krav 1 i realiteten tale om et produktkrav på et lægemiddel. Det er således meget svært at forestille sig, at det omhandlede ranitidin-hydrochlorid i form 2 kan fremstilles på anden måde end ved den i kravet - funktionelt - angivne fremgangsmåde.

Dette antydes da også af klageren, som mener sig berettiget til et bredere beskyttelsesomfang, netop fordi produktet er nyt, se klagebegrundelsen, f.eks. side 8 m.f. - side 9 f.n., især på side 8. Der er således i realiteten tale om opfindelsen af et nyt lægemiddel. Opfindelser af lægemidler kan ikke patenteres på grundlag af ansøgninger, som er indleveret 1. december 1983 eller tidligere.

Til sidst skal det påpeges, at det ikke - som påstået af klageren - er Direktoratets praksis at godkende analogifremgangsmåder i meget generelle vendinger. Når analogifremgangsmåder til fremstilling af lægemidler overhovedet kunne godtages samtidig med, at man havde undtagelsesbestemmelsen for lægemidler, var det netop fordi de har en sådan form, at de ikke indebærer en monopolisering af lægemidlet.«

Klageren anførte hertil i skrivelse af 4. marts 1992

».... I første afsnit siges det, at både i det principale og det subsidiære krav karakteriseres fremgangsmåden alene ved, at man udkrystalliserer under sådanne betingelser, at man opnår det man ønsker. Dette er ikke rigtigt. Fremgangsmådekravet angiver den specifikke foranstaltning, at der foretages udkrystallisation fra en opløsning i et opløsningsmiddel. Hvis kravet havde angivet det, der påstås i udtalelsens første afsnit, ville kravet have været generelt og have omfattet alle teoretiske muligheder for at opnå den pågældende krystalform, således også f.eks. udkrystallisation fra en smelte, omdannelse af en krystalform til en anden uden mellemliggende faseovergange, etc.

Med hensyn til andet afsnit bemærker vi, at det, som vi fremhævede i vort indlæg var, at et patentkravs opgave ikke er at være en nøjagtig og i alle henseender detaljeret forskrift/opskrift til fagmanden: kravets opgave er på en klar og utvetydig måde at definere beskyttelsesomfanget ved hjælp af de tekniske foranstaltninger, der skal foretages. Det er patentansøgningen som helhed, der skal give den nødvendige vejledning....

....Med hensyn til tredje afsnit i Patentdirektoratets skrivelse må vi modsætte os det synspunkt, at fremgangsmådekravet i realiteten skulle være et produktkrav på et lægemiddel. For det første er et fremgangsmådekrav, der angiver en handling, ifølge sagens natur netop ikke et produktkrav. Det ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen fremstillede produkt er en bestemt teknisk fordelagtig krystalform (kaldet form 2) af et bestemt salt (nemlig hydrochloridet) ud af mange mulige salte af den kendte H2-antagonist ranitidin, som var kendt på nærværende ansøgnings prioritetsdato. Forbindelsen ranitidin, nemlig N-(2-(((-5-((dimethylamino)methyl)-2-furanyl)methyl)~ thio)ethyl)-N«-methyl-2-nitro-1,1-ethendiamin, er beskyttet ved dansk patent nr. 148.258, der harprioritetsdato 4. august 1976 og er rettet på en analogifremgangsmåde til fremstilling af ranitidin og farmaceutisk acceptable syreadditionssalte deraf. Direktoratets anbringende om, at der i realiteten er tale om opfindelse af et nyt lægemiddel, er således ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Den ovennævnte uoverensstemmelse mellem Patentdirektoratets udtalelse og de faktiske forhold gør sig gældende på flere niveauer. Det første niveau er, at fremgangsmåden ifølge opfindelsen ikke er en fremgangsmåde til fremstilling af selve den aktive lægemiddelforbindelse (ranitidin), men er en fremgangsmåde til fremstilling af en bestemt ny og teknisk fordelagtig krystalform af et bestemt kendt salt af en kendt forbindelse. Der er således rig adgang til lægemidlet uden krænkelse af det patent, til hvilket den foreliggende ansøgning måtte føre, f.eks. i form af den kendte krystalform af hydrochloridet, i form af den frie base eller i form af andre farmaceutisk acceptable syreadditionssalte end hydrochloridet. Endvidere er Patentdirektoratets antagelse om, at krystallisation af ranitidinhydrochlorid fra en opløsning skulle være den eneste mulighed for at fremstille form 2 polymorf, helt uden begrundelse. Det er således kendt indenfor teknikken, at polymorfe former af andre forbindelser kan fremstilles på andre måder end ved krystallisation fra en opløsning, f.eks. ved krystallisation fra en smelte eller ved, at en krystalform af en forbindelse kan konverteres til en anden uden faseovergange ved fx varmebehandling.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 13. marts 1992.

For klageren mødte civilingeniør Ole Plougmann og civilingeniør H. Rastrup Andersen med dr. Michael Atkinson.

Patentdirektoratet var repræsenteret af konsulent Hans Jørgen Petersen.

Klageren henviste til de skriftlige indlæg i sagen og anførte herved navnlig, at der er tale om et kendt lægemiddel, som er opfundet og ikke ønskes patenteret. Det der søges patent på, er en fremgangsmåde til fremstilling af en ny krystalform, der har samme kemiske/biologiske egenskaber som den kendte form i henseende til virkning, men har bedre tekniske egenskaber. Der søges patent, således at der opnås en for ansøgeren rimelig patentbeskyttelse, og beskrivelsen indeholder en komplet instruktion til fagmanden. Endelig anførtes, at der ikke er tale om monopoliseringsforsøg.

PRÆMISSER OG KONKLUSION

Da krystalform 2 af ranitidinhydrochlorid på grund af sine industrielt udnyttelige egenskaber og hensigtsmæssige administration som lægemiddel adskiller sig væsentligt fra krystalform 1 og dermed må anses som et nyt og fordelagtigt middel med i øvrigt kendt terapeutisk virkning, findes ansøgningen om patent på en fremgangsmåde til fremstilling heraf at udgøre en patenterbar opfindelse.

Tre medlemmer (Franck, Herborg og Holm) finder, at resultatet af IR-spektroskopien på troværdig måde dokumenterer, at den er anvendelig som kontrol af, at ranitidin 2 er dannet ved benyttelse af den ansøgte fremgangsmåde. Disse medlemmer stemmer derfor at tilbagesende sagen til Direktoratet til fortsat behandling på grundlag af de subsidiære krav af 24. januar 1989.

To medlemmer (Grønning-Nielsen og Hans Chr. Thomsen) finder, at krav 1 i de subsidiære krav af 24. januar 1989 ikke tilstrækkeligt præcist angiver de opløsningsmidler, for hvilken det er påvist eller sandsynlig gjort, at de er anvendelige til dannelse af krystalform 2 og under hvilke betingelser. Uden en sådan præcisering karakteriseres opfindelsen alene i resultatet og den abstrakte angivelse af, at hertil anvendelige opløsningsmidler eksisterer. Spektografien ses alene egnet til efterfølgende at kontrollere, om fremgangsmåden er fulgt, men afhjælper ikke den manglende vejledning til fagmanden eller det forhold, at opfindelsen med den generelle formulering af krav 1 defineres ved sit resultat, jfr. Direktoratets afslagsskrivelse, pkt. 3-4.

Disse medlemmer stemmer derfor for at stadfæste Direktoratets afgørelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Herefter

bestemmes

Sagen tilbagesendes til Direktoratet til fortsat behandling på grundlag af de subsidiære patentkrav af 24. januar 1989.

Dissens.

Ansøgning om patent på en fremgangsmåde til fremstilling af et aminoalkylfuranderivat afslået af Patentdirektoratet, bl.a. fordi krav 1 betragtedes som ubestemt og ønskeagtigt og derfor ikke karakteriserede en bestemt opfindelse. Patentankenævnet tilbagesendte ansøgningen til Direktoratet til fortsat behandling på grundlag af senere indsendte subsidiære patentkrav