WONDERLOTION uden varemærkemæssigt særpræg for varer i klasse 3 og 5. Indarbejdelse ikke dokumenteret

WONDERLOTION uden varemærkemæssigt særpræg for varer i klasse 3 og 5. Indarbejdelse ikke dokumenteret

År 1993, den 25. juni afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 17/91: Klage fra Impex Benidorm SA, Spanien, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 17. januar 1991 af varemærke- ansøgning nr. VA 7948 1989 efter protest fra Pharma Scandia ApS, Stenløse, v/Advokatfirmaet Damgaard, Næstved.

Den 26. oktober 1989 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket WONDERLOTION (ordmærke) for alle varer i klasse 3 og 5.

I skrivelse af 6. december 1989 protesterede Pharma Scandia ApS, Stenløse, v/advokat Jørgen Damgaard, Næstved, mod registrering af det ansøgte mærke. I skrivelsen anførtes

»Navnet »Wonderlotion« har i mere end 10 år været benyttet til et produkt som min klient for tiden varetager salget af. Jeg vedlægger til dokumentation heraf kopi af artikel fra BT fra 1978 og kopi af diverse reklamer af nyere dato.

Hvis yderligere dokumentation ønskes, kan der fremskaffes såvel andre reklamer som dokumentation fra apotekere m.v., som har forestået salget af den pågældende hudcreme.

Ifølge varemærkelovens § 14, litra 6 kan et mærke ikke registreres her i landet, hvis det er forveksleligt med et navn der allerede er taget i brug på tidspunktet for anmeldelse til registrering.

Her har navnet Wonderlotion været anvendt i mere end 10 år, hvorfor det er klart, at ansøgningen af 26. oktober 1989 må afvises'.

Patentdirektoratet udtalte i skrivelse af 12. januar 1990 til klageren

»I anledning af Deres ansøgning om registrering af ovennævnte varemærke skal vi meddele følgende

Mærket er fundet uegnet til registrering, da det ikke er anset for at være i besiddelse af det til registrering som varemærke fornødne særpræg, jf. bestemmelsen i § 13 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989.

Begrundelsen herfor er, at betegnelsen WONDERLOTION kan angive varens art og beskaffenhed, nemlig at der er tale om et vidunderligt flydende kosmetisk middel.

Hvis De ønsker at udtale Dem i anledning af den trufne afgørelse, må det ske inden udløbet af ovennævnte svarfrist, da ansøgningen ellers vil blive afslået.

Endvidere vedlægges kopi af skrivelse af 6. december 1989 med bilag, hvorved advokat Jørgen Damgaard på vegne Pharma Scandia ApS protesterer mod registreringen af det ansøgte varemærke«.

Klageren anførte hertil i skrivelse af 23. april 1990 følgende

»Angående Deres afslag på det af mig ønskede registrerede navn Wonderlotion. Skal jeg hermed begrunde min påstand for nødvendigheden af, også i Danmark at gøre brug af dette navn.

Mit navn er Kjeld E. Lutzhøft og jeg er dansk statsborger.

Jeg udviklede i 1968 en creme til tandlæger og læger i Danmark, som jeg fik godkendt af Tandlægehøjskolen i Århus, dengang kaldt Desencin Hand.

Dens virkning var at en gang indgnidning med cremen, var bedre end 2 gange vask med klorafinsæbe.

Ligeledes solgte jeg cremen til en dansk tandlæge, bosiddende i Schweiz Doktor Jarby (Identoflex) som derfra distribuerede den til mange lande.

Igennem årene opdagede jeg at den havde andre gode egenskaber. Bl.a. prøvede bekendte og familie cremen, på eksemer, psoreasis, sår, brandsår o.s.v. så af den vej blev cremen hurtigt en efterspurgt og uundværlig ting at have ved hånden i de forskellige hjem.

Hvordan denne creme kom Jørgen Juhldahl for øre ved jeg ikke, men en dag kom han til min virksomhed på Hjallerup Alle 16, Kastrup, og var enormt interesseret i at indgå et samarbejde med mig.

I første omgang fik han nogle prøveflasker, som han ville afprøve på bekendte med hudproblemer. Han blev så begejstret over de positive resultater, at vi blev enige om at den skulle ud til en bredere befolkning som han skulle distribuere.

Da jeg senere flyttede til Spanien, skulle Jørgen Juhldahl importere Wonderlotion til Danmark.

Med vores fraflytning fra Danmark begynder så problemerne, vi opdagede nemlig at Jørgen Juhldahl havde taget sagen i sin egen hånd og solgte vores creme til Mende.

Dette fik vi stoppet gennem en advokat i Danmark i 1980.

I 1987 startede vi en storproduktion og export af Wonderlotion til bl.a. Norge, Sverige og Holland.

Amerika og Canada er snart med i brugen af cremen, som de bl.a. skal bruge til liggesårspatienter.

Og nu er det at jeg må understrege kraftigt, at det er efter vores exporter, at Jørgen Juhldahl igen prøver sig på det danske marked.

Hvis i ellers læser, hvad han skriver i sin brochure, at han nu igen efter 10 års forløb, igen præsenterer Wonderlotion på markedet.

Vi har en agent i Danmark som bare venter på svaret fra jer, om at gøre brug af navnet Wonderlotion, som absolut ikke er et kosmetisk middel, men et middel til at hjælpe så mange mennesker over deres hudproblemer.

Navnet Wonderlotion er opstået af, at folk som har brugt cremen, udtalte, at dette er virkelig en vidunderlig creme.

Vi medsender en lille del materiale som forhåbentlig vil være beviser nok og begrundelse for at vi nu også i Danmark, kan bibeholde navnet, som nu er vores mærkevare, og som folk kender til.

At Jørgen Juhldahl tør skrive at han også modtager støtte af staten og private fonder til denne creme, det er ganske forargeligt, men dette vil blive afgjort ved en retssag.

Lige en ting som undrer mig, det er, at jeres advokat hedder Kirsten Sanders, pudsigt nok hedder Pharma Scandia ApS og Jørgen Juhldahl's advokat Kirsten Sander« er det mon samme person'.

Indsigeren anførte i skrivelse af 1. august 1990 følgende

»Idet jeg henviser til Deres brev af 7. juni 1990 og ansøgning fra Impex Benidorm s.a., skal jeg fastholde, at det er min opfattelse, at retten til navnet Wonderlotion tilhører min klient og ikke Impex Benidorm s.a.

Jeg har tidligere fremsendt dokumentation for, at min klient har optrådt med navnet udadtil i en længere årrække.

Jeg skal iøvrigt gøre opmærksom på, at det materiale der til Patentdirektoratet er fremsendt fra Impex Benidorm s.a. ikke indeholder nogen form for bevis for, at Impex Benidorm s.a. har anvendt navnet Wonderlotion i Danmark på noget tidspunkt.

Endelig skal jeg henvise til, at Patentdirektoratet på et tidligere tidspunkt har afvist at registrere navnet Wonderlotion under hensyntagen til manglende særpræg«.

I skrivelse af 6. september 1990 udtalte Patentdirektoratet

»Den 12 jan 1990 meddelte Direktoratet, at varemærket »WONDERLOTION« er fundet uegnet til registrering, da det ikke er anset for at være i besiddelse af det til registrering som varemærke fornødne særpræg, se varemærkelovens § 13. Begrundelsen for at anvende § 13 er, at betegnelsen »WONDERLOTION« kan angive varens beskaffenhed, nemlig at der er tale om en vidundercreme. Varemærker, der blot består af en anprisning af varen, registreres normalt ikke.

Telefonisk har De den 23 aug 1990 oplyst, at mærket er registreret som ordmærke i Norge og Sverige uden dokumentation af indarbejdelse. De bedes indsende kopi af det svenske og norske registreringsbevis, hvorefter Direktoratet vil tage sagen op til fornyet overvejelse.

Såfremt materialet ikke er indsendt inden udløbet af ovennævnte svarfrist, vil ansøgningen blive afslået i medfør af varemærkelovens § 19, jfr. § 13'.

Ved skrivelse af 17. januar 1991 meddelte direktoratet følgende

»Ansøgningen afslås herved, da der ikke er indkommet dokumentation for registrering eller indarbejdelse i Norge og Sverige i overensstemmelse med de krav, der er blevet stillet af direktoratet, jf. bestemmelsen i § 19 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989, og bestemmelsen i § 3, stk. 2a, i bekendtgørelse om ansøgning om registrering af varemærker nr. 334 af 29. maj 1987.

Endvidere afslås Deres ansøgning, da mærket ikke er anset for at være i besiddelse af det til registrering som varemærke fornødne særpræg, jf. bestemmelsen i § 13 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989.

Begrundelsen herfor er, at betegnelsen »WONDERLOTION« kan angive varens beskaffenhed, nemlig at der er tale om en vidundercreme'.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 20. marts 1991 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at det af Patentdirektoratet meddelte afslag omgøres. I klagebegrundelse af 19. april 1991 anførtes

»I Direktoratets skrivelse af 17. januar 1991, hvori afslaget meddeles, fremgår det, at dette alene har fundet sted, idet der ikke er fremsendt dokumentation for ovennævnte mærkes registrering eller indarbejdelse i Norge og Sverige. Derudover er ansøgningen afslået, da mærket ikke anses for at være i besiddelse af det til registrering som varemærke fornødne særpræg, jfr. varemærkelovens § 13.

Direktoratet har begrundet sin afgørelse om manglende særpræg med, at betegnelsen WONDERLOTION kan angive varens beskaffenhed, nemlig at der er tale om en vidundercreme. Vi skal venligst anmode om, at denne indstilling tages op til fornyet overvejelse, idet det er vor opfattelse, at denne begrundelse er alt for snæver endsige forkert.

Det skal ikke bestrides, at sammensætningen af »wonder« og »lotion« danner et begreb af en vis suggestiv karakter. Det må imidlertid erindres, at »wonder«, som stammer fra engelsk, har mange forskellige betydninger og konnotationer, idet det udover »vidunder« eller »mirakel« også kan betyde »at undre sig« eller »spekulere på«. Ordets mange forskellige betydninger medfører efter vor opfattelse, at dette i sammensætning med fx »lotion« ikke entydigt angiver mærkets beskaffenhed, men blot antyder en egenskab ved varen, hvilket netop gør mærket registrerbart. Vor klient har da også selv i i sit brev af 23. april 1990 forklaret, at forbrugerne reagerede ved at kalde produktet »en vidunderlig creme«. En direkte oversættelse heraf ville i givet fald have været »wonderful lotion«. Begrebet »vidundercreme«, som først introduceres i Direktoratets skrivelse af 17. januar 1991, findes ikke som nogen gængs term i kosmetikbranchen eller i den farmaceutiske industri, da der jo ikke officielt eksisterer mirakler eller vidunderkure, idet begrebet netop skal opfattes i overført eller superlativ betydning.

Desuden skal vi henlede opmærksomheden på, at ansøgerne har ordmærket WONDERLOTION registreret i Norge for samtlige varer i klasse 3, jfr. vedlagte kopi af det norske varemærkeregisterblad. Det bemærkes i øvrigt vedrørende denne registrering, at mærket er blevet registreret uden indvendinger af nogen art, og vi beder derfor venligst om, at der henses til dette forhold, der bør medføre, at mærket også i Danmark må anses for registrerbart.

Dernæst bemærkes det, at varemærkelovens § 13, stk. 2 angiver, at der ved bedømmelsen af, om et mærke har det fornødne særpræg, skal tages hensyn til alle foreliggende forhold, herunder også den eventuelle tid og det omfang, hvori mærket har været anvendt. Med hensyn til dette spørgsmål henviser vi til ansøgernes skrivelse til Patentdirektoratet af 23. april 1990, hvoraf tydeligt fremgår, at mærket WONDERLOTION har været anvendt i Danmark i langt over 10 år i forbindelse med salg af ansøgernes produkter. Alene af den grund bør mærket således kunne antages til registrering.

Vi har endelig af sagens akter noteret os, at advokatfirmaet Damgaard i Næstved ved skrivelse af 6. december 1989 over for Patentdirektoratet har fremsat protest mod registreringen af mærket WONDERLOTION, eftersom adv. Damgaards klient Pharma Scandia ApS påstås at have solgt varer under denne betegnelse i over 10 år. Vi anmoder venligst om, at der bortses fra denne protest, eftersom det ikke er dokumenteret, at varen har været solgt i 10 år, og at der alene med den fremsendte kopi af en artikel fra BT 1978 er fremvist bevis for, at man dengang har anvendt mærket. Imidlertid stiller varemærkeloven jo krav om en kontinuerlig brug af et mærke for at kunne statuere en varemærkeret, og eftersom en sådan ikke er dokumenteret, anmoder vi om, at der bortses herfra'.

Indsigeren har til klagebegrundelsen ved skrivelse af 13.september 1991 udtalt følgende

»På vegne Pharma Scandia skal jeg hermed kommenterer klagebegrundelse af 19. april 1991 fra Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S. Spørgsmålet om, hvorvidt navnet »Wonderlotion« har tilstrækkeligt særpræg, vil jeg overlade til Patentankenævnet at vurdere.

Jeg vil i stedet koncentrere mig om anvendelse af varemærket.

Jeg skal i den forbindelse indledningsvis henlede opmærksomheden på, at Impex Benidorm SA's påståede anvendelse af varemærket i 10 år på ingen måder er dokumenteret. Der foreligger alene et brev, hvori Impex Benidorm SA selv oplyser at have gjort dette. Sålænge der ikke foreligger nogen form for dokumentation, må det antages, at Impex Benidorm SA overhovedet ikke har anvendt det pågældende varemærke på nuværende tidspunkt. Det ville fx være interessant at se et produkt, hvor navnet har været anvendt!

Med hensyn til min klients anvendelse af varemærket, kan det nærmere oplyses, at varemærket er udarbejdet af hr. Jørgen Juhldahl, som har overdraget Pharma Scandia ApS retten til at anvende dette.

Retten til at anvende navnet har tidligere været overdraget bl.a Chr. V. Mende & Co, Kronprinsensgade 9, 1114 København K.

Til dokumentation heraf vedlægges side 1 og side 5 af licensaftale indgået mellem Jørgen Juhldahl og Chr. V. Mende & Co. A/S.

Til yderligere dokumentation af, at varemærket er taget i brug på dette tidspunkt vedlægges kopi af annonce fra Hendes Verden nr. 43, 1978 og kopi af reklame fra City 2, dateret den 7. oktober 1978.

»Wonderlotion« har herefter været markedsført via Chr. V. Mende & Co A/S og har fra 1979 til dags dato været solgt i bl.a. Matas.

Til orientering vedlægges kopi af licensafregning af 27. juli 1979, 29. april 1980, 28. april 1981, 29. april 1982, 29. juli 1983 og af korrespondance i 1986 mellem Chr. V. Mende & Co. A/S og hr. Jørgen Juhldahls advokat Oskar Moesgård.

Om nødvendigt kan yderligere licensafregninger fremskaffes'.

Klageren anførte i skrivelse af 4. oktober 1991 følgende

»Vi henviser til Nævnets skrivelse af 30. september 1991 og tillader os at fremsende en bekræftet udskrift af Impex Benidorm S.A's norske registrering af ordmærket WONDERLOTION for samtlige varer i klasse 3. I samme forbindelse henviser vi til Patentdirektoratets skrivelse til ansøgeren af 6. september 1990, hvori man udbeder sig denne bekræftede kopi fremsendt, hvilket imidlertid ved en beklagelig fejltagelse endnu ikke havde fundet sted.

Det bemærkes, at Direktoratet i sin tid anmodede om at få dette bevis tilsendt for derefter at tage sagen op til fornyet overvejelse. På denne baggrund skal vi derfor venligst anmode om, at Patentankenævnet tilsvarende medtager dette registreringsbevis under sagen, således at dette indgår sammen med de øvrige fremsatte synspunkter i Nævnets vurdering af sagen«.

Ved skrivelse af 16. januar anførte indsigeren

»Den 8. januar 1992 har jeg fra Dem modtaget kopi af skrivelse af 4. oktober 1991 fra Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S vedrørende ovenævnte sag.

Hvis det pågældende brev og medfølgende bilag indgår i sagen, finder jeg det beklageligt, at jeg ikke har modtaget dette på det tidspunkt, hvor det er fremsendt til Patenankenævnet.

Jeg tillader mig derfor, til Patentankenævnets orientering, at vedlægge kopi af brev af 6. december 1991 fra de svenske patentmyndigheder, hvori registreringen af Wonderlotion afslås, idet ordet mangler særpræg.

Jeg går ud fra, at dette brev indgår i sagen på lige fod med den norske varemærkesag«.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 13. april 1993.

Ingen gav møde.

Ankenævnet skal udtale

Idet det ansøgte mærke ikke anses for at være i besiddelse af det til registrering som varemærke fornødne særpræg, og idet der ikke er ført dokumentation for mærkets indarbejdelse i Danmark

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Ingen

Varemærket WONDERLOTION fundet uegnet til registrering for varer i klasserne 3 og 5, da betegnelsen kan angive varens beskaffenhed, nemlig at der er tale om en vidundercreme. Ansøgningen derfor afslået