Forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke LAXABAL og det registrerede varemærke LAXOBERAL

Forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke LAXABAL og det registrerede varemærke LAXOBERAL

År 1993, den 16. april afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann) følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 46/91: Klage fra Boehringer Ingelheim KG, Tyskland, v/Internationalt Patentbureau over Patentdirektoratets afgørelse af 10. maj 1991 af varemærke- ansøgning nr. VA 8475/88 fra Stenius og Larsen ApS, København, v/Advokat Torben Stenius, København.

Den 6. december 1988 indleverede Stenius og Larsen ApS, København en ansøgning om registrering af varemærket LAXABAL (ordmærke) for alle varer i klasse 5. Ansøgningen blev den 9. maj 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 9. juli 1990 nedlagde klageren i denne sag i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2 indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Klageren, som er indehaver af registrering VR 2128 1970 LAXOBERAL anførte som begrundelse

»Indsigelsen begrundes med, at de to mærker, der her skal lighedsbedømmes, nemlig ordene LAXABAL = LAXOBERAL som sådanne i deres helhed må anses for egnede til at hidføre forvekslinger. Indledningen i de to betegnelser LAX er nøjagtig den samme og de første stavelser LAXO og LAXA ligger i alle henseender hinanden så nær, at de må karakteriseres som kvasi-identiske. Dertil kommer, at også mærkernes endelser RAL og BAL frembyder en meget betydelig lighed, og det samme gælder ikke mindst den samlede mærkebestanddel, BERAL i indsigermærket sammenholdt med BAL. Alt dette fører til, at de to betegnelser i deres helhed kommer for nær på hinanden. Ganske vist er de ikke lige lange, men dette følger udelukkende af, at de to bogstaver E og R i indsigernes mærkebestanddel BERAL ikke forefindes i ansøgermærket, således at sidste led i dette udgøres af suffikset BAL. En så uvæsentlig uoverensstemmelse bør efter vort og indsigernes standpunkt ikke kunne anses for relevant, thi bogstavfølgen LAX-B-AL vil stadig gå igen i begge mærker og bevirker, at der mellem de to helhedsbilleder er en endog meget betragtelig lighed både visuelt og auditivt.

Under henvisning hertil gøres det gældende, at forvekslelighed ubetinget må siges at foreligge som følge af selve mærkernes nærhed (jf. at fx også følgende mærker i indsigelsessager er fundet indbyrdes forvekslelige: NETAGEN/NESTARGEL, PALOSEIN/PALOXIN, QUIADON/QUIESCON, XYLODENT/XYLIMENT, EVACYCLIN/EKVACILLIN, FLUOCARIL/FLUO-CALCIN, METRIXAN/MITEXAN) og skal afslutningsvis pege på, at der er tale om et fuldstændigt identisk vareområde, nemlig samtlige af klasse 5 omfattede varearter, på begge sider. Ansøgermærket vil, sagt med andre ord, ikke kunne tages i anvendelse for en eneste af de mange varer, som ansøgningen angår, uden at nøjagtig den samme vil være omfattet af det beskyttelsesområde, som indsigermærket er forlenet med. At det hele vejen igennem er varearter under klasse 5, det drejer sig om, mener vi ikke, der kan lægges afgørende vægt på«.

I skrivelse af 19. juli 1990 til klageren anførte ansøgeren følgende

»Indledningsvis bemærkes, at min klient for nylig har overtaget varemærkerettighederne til ovennævnte navn efter at den oprindelige varemærkeindehaver, MADAL BAL ApS er gået konkurs.

Med henblik på Deres indsigelse skal jeg høfligst anmode Dem om at meddele mig, hvorvidt Deres klient faktisk benytter det registrerede varemærke her i landet.

I bekræftende fald skal jeg tillige anmode om at få oplyst, hvilken type produkt varemærket anvendes for.

Endelig skal jeg anmode Dem om at oplyse, hvorvidt Deres klients varemærke er registreret i andre vareklasser og i givet fald hvilke.

Så snart jeg har modtaget de ønskede oplysninger skal jeg fremkomme med mine bemærkninger til den af Dem fremsendte indsigelse.

Afslutningsvis ser jeg mig nødsaget til under de givne omstændigheder at forbeholde mig min klients advokatomkostninger i videst muligt omfang.

Kopi af nærværende skrivelse er tilstillet Patentdirektoratet«.

Ved skrivelse af 8. februar 1991 imødegik ansøgeren over for direktoratet indsigelsen og anførte følgende

»Indledningsvis bemærkes, at det omhandlede ordmærke anvendes af ansøgeren i forbindelse med salg af såkaldte helsekostprodukter på det danske marked.

Det er først og fremmest ansøgerens opfattelse, at der mellem omhandlede ordmærker ikke foreligger den fornødne mærkelighed, hverken ud fra et visuelt, auditivt eller associationsmæssigt synspunkt.

Det bør i den forbindelse bemærkes, at indledningen i de to ordmærker LAX næppe i sig selv vil kunne registreres på grund af manglende særpræg, hvorfor disse mærker i sig selv ikke bør indgå i en vurdering af mærkelighedskriteriet.

Endelig er det ansøgerens opfattelse, at det af indsigeren registrerede ordmærke er et svagt, ikke indarbejdet mærke, der derfor ej heller ud fra en almindelig vurdering vil kunne være egnet til at skabe fare for vildledning eller anden form for konkurrenceskade.

Endvidere er det ansøgerens opfattelse, at der ikke er tale om vareartslighed og at indsigerens anbringender allerede som følge heraf ikke bør tages til følge.

Der er formentlig tale om varer, der i relation til sammensætning, anvendelsesområde samt formål må antages at være stærkt forskelligartede.

Det forhold, at ordmærkerne er registrerede inden for samme klasse, betyder som bekendt ikke nødvendigvis, at der foreligger vareartslighed.

Konkluderende må det derfor efter ansøgerens opfattelse lægges til grund, at der ud fra den samlede vurdering af såvel mærke- som vareartslighed ikke er tale om forvekslelige varemærker.

Til illustration vedlægges afslutningsvis billedkopi af produkterne GERIMAX og Gericomplex, der i relation til de anvendte ordmærker i en tidligere sag ansås som værende ikke forvekslelige.

Der er oven i købet her tale om produkter inden for samme branche, helsekostbranchen«.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 10. maj 1991 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»Det skal indledningsvis fastslås, at der er tale om direkte og fuldstændig varekollision. Ansøgningen omfatter samtlige varer i klasse 5, og indsigernes registrering omfatter også samtlige varer i klasse 5, især farmaceutiske præparater. Det har ved afgørelsen af denne sag ingen betydning for hvilke varearter mærkerne rent faktisk anvendes. Registreringen dækker alle varer i klasse 5. Det afgørende for, om mærkerne herefter kan anses som forvekslelige er, om der er mærkelighed til stede, altså om ordene Laxabal og Laxoberal ligner hinanden så meget, at der kan opstå risiko for forveksling. Dette mener direktoratet ikke er tilfældet.

Når to mærker skal sammenlignes, skal der ses på disse i deres helhed, og det forhold, at en mærkedel i sig selv ikke er registrerbar bevirker ikke, at der helt kan bortses fra denne del af mærket. I nærværende tilfælde begynder begge ordene med Lax, og direktoratet er enig med ansøger i, at denne del af mærkerne må opfattes som en svag bestanddel, der ikke i sig selv kan bevirke, at mærkerne er forvekslelige. Ordet Laxoberal er et firstavelsesord og derfor længere end Laxabal, der alene er på tre stavelser. Dette gør mærkerne både visuelt og auditivt forskellige.

Da der ikke er mærkelighed, kan mærkerne ikke anses for forvekslelige, og indsigelsen kan ikke tages til følge«.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 4. juli 1991 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at afgørelsen bør ændres derhen, at det ansøgte mærke nægtes registrering i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6, som følge af forvekslelighed med klagers mærke LAXOBERAL.

Klageren har i skrivelse af 23. december 1991 begrundet klagen således

»Klagernes mærke LAXOBERAL nyder beskyttelse for samtlige af klasse 5 omfattede varearter.

Det er vor opfattelse, at direktoratet ved den trufne afgørelse ikke på langt nær har taget fornødent hensyn til den lige nævnte kendsgerning.

Vareklasse 5 in extenso - som også ansøgermærket LAXABAL angår - omfatter mange mange tusind forskellige farmaceutiske, medicinske og lignende præparater, præparater til sundhedspleje, herunder hygiejnebind etc., diatetiske præparater, plastre, forbindinger og lignende, dentalpræparater og -produkter, desinfektionsmidler af enhver art, desodoriseringsmidler, plantebeskyttelsesmidler, midler til udryddelse af skadedyr og lignende. For samtlige disse varearter vil ansøgermærket LAXABAL, hvis det bliver registreret, kunne benyttes i konkurrence med indsigermærket LAXOBERAL, der nyder beskyttelse ligeledes for samtlige af klasse 5 omfattede varearter. Disse varearter er ikke på langt nær alle medicinske og/eller farmaceutiske, og kun en forsvindende lille del af dem hører til kategorien afføringsmidler (laksativer): hvad angår de varer, som det ansøgte mærke benyttes for i praksis, nemlig helsekostprodukter, bedes bemærket, at heller ikke de har noget med laksativer at gøre.

På denne baggrund må det efter vor standpunkt være klart, at selve de betegnelser, der her skal lighedsbedømmes, i deres helhed ligger hinanden for nær. Anderledes ville det måske have ligget, dersom der på et eller andet punkt havde været tvivl med hensyn til spørgsmålet om varekollision. Men dette er ikke tilfældet, og det er hævet over al tvivl, at spørgsmålet om, hvorvidt fornøden mærkelighed er tilstede, i høj grad afhænger af, om de vareområder der står over for hinanden er identiske - således som tilfældet er her - eller om det modsatte er tilfældet. Det samspil, der nødvendigvis må være mellem spørgsmålet om varelighed og spørgsmålet om mærkelighed (som vi nu skal komme til) har direktoratet efter vor overbevisning ikke taget fornødent hensyn til.

Thi selve mærkerne frembyder i deres helhed en så umiskendelig lighed, at de helt klart under de foreliggende omstændigheder - jf. ovenfor - må siges at ligge hinanden for nær.

Det drejer sig om de rene ordmærker LAXA BAL/LAXO- BERAL, hvis femte bogstav B går igen i begge betegnelser og akcentueres på nøjagtig samme måde. Dette bogstav er til den ene side forbundet med afslutningerne -AL og -ERAL, der frembyder stor lighed i og med, at de både lydligt (begge udtales med tryk) og udseendemæssigt - når de forbindes med konsonanten B - ligger hinanden særdeles nær. Til den anden side er den akcentuerede konsonant B forbundet med præfikserne LAXA og LAXO, der frembyder så stor lighed, at de må karakteriseres som kvasi-identiske: deres udseende er praktisk talt det samme, på samme måde ligger det med udtalen af dem, og betydningsmæssigt peger de ikke i forskellige retninger.

Den omstændighed, at stavelsesantallet i de to mærker ikke er det samme, og at indledningen LAX i et vist omfang - men ikke på langt nær med hensyn til alle de varearter, der går igen under de to vareområder - er mærkeretligt svag (dog uden at være direkte deskriptiv) bør herefter ikke være afgørende. Tværtimod må og bør de to mærker ud fra en helhedsbedømmelse anses som forvekslelige«.

Ansøgeren har ved skrivelse af 23. april 1992 anført følgende

»Indledningsvis bemærkes, at jeg i det store hele kan henholde mig til det tidligere i min skrivelse til Patentdirektoratet af den 8. februar 1992 anførte, ligesom jeg kan henholde mig til Patentdirektoratets afgørelse og de deri anførte præmisser.

Dog skal jeg specielt henlede opmærksomheden på en tidligere verserende sag under varemærkeregistrering VR 363/83 - ordmærket Gerimax, der efter indklagedes opfattelse i særlig grad ligner den foreliggende sag.

Den tidligere sag endte efter Sø- og Handelsrettens tilkendegivelse med et retsforlig, hvorefter indsigeren hævede sagen, da der ikke efter Sø- og Handelsrettens opfattelse var tale om forvekslelige ordmærker.

Jeg henviser i øvrigt til vedhæftede billedkopi af ordmærkerne Gerimax og Gerikomplex.

Det er i øvrigt stadig indklagedes opfattelse, at der som en retsstiftende kendsgerning må tages hensyn til, at klagerens varemærke ikke er i brug og angiveligt ikke har været det igennem en årrække, mens det modsatte er tilfældet for indklagedes varemærke, der som tidligere oplyst anvendes ved salg af et produkt inden for helsekostbranchen.

Særlig i lyset af den nugældende varemærkelov, hvor der i vidt omfang er indført brugspligt, bør det før anførte indgå som et led i Ankenævnets afgørelse«.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 16. marts 1993.

For klageren mødte cand.jur. Peter Larsen.

For ansøgeren mødte advokat Torben Stenius.

Sagen procederedes under henvisning til de skriftlige indlæg og eksempler fra registreringspraksis.

Ankenævnet skal udtale

Under hensyn til, at der foreligger vareartslighed, til begge mærkers svage forstavelser og det auditivt dominerende A i sidste stavelse findes mærkerne trods en vis visuel forskel efter en helhedsbetragtning forvekslelige.

Herefter

bestemmes

Varemærkeansøgning 8475/88 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Gulmann.

Ingen

Et anpartsselskab søgte varemærket LAXABAL registreret som ordmærke for alle varer i klasse 5. Ansøgningen blev afslået på grund af forvekslelighed med det tidligere registrede ordmærke LAXOBERAL