Forvekslelighed mellem to varemærker for barbergrejer

Forvekslelighed mellem to varemærker for barbergrejer

År 1993, den 19. marts afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen) følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 8/90: Klage fra Wilkinson Sword Limited, Storbritannien, v/Patentbureau Lehmann & Ree A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 25. januar 1990 af varemærke ansøgning nr. VA 361 1987 efter indsigelse fra The Gillette Company, USA., v/Internationalt Patent-Bureau.

Den 4. marts 1987 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket CONTACT PLUS (ordmærke) for visse varer i klasse 8, nemlig barbermaskiner, barberknive, barberblade, dele til barbermaskiner (ikke indeholdt i andre klasser), etuier til barbermaskiner og -knive, barberbladsdispensere. Ansøgningen blev den 31. maj 1989 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 31. juli 1989 nedlagde The Gillette Company, USA, i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke under henvisning til det for indsigerne under VR 1802 1987 registrerede mærke CONTOUR PLUS. Som begrundelse for indsigelsen anførtes: ».....

Indsigelsen begrundes med, at de mærker (begge rene ordmærker) der således står overfor hinanden til lighedsbedømmelse

CONTOUR PLUS

CONTACT PLUS

helt klart må anses som forvekslelige, idet de begge (1) består af to ord, der er nøjagtig lige lange i de to tilfælde, (2) indeholder ordet PLUS, der i sig selv er registrerbart, som selvstændigt sidste led, (3) indledes med tostavelsesord, hvis første stavelse (som må tillægges særlig betydning) er nøjagtig den samme, CON, hvilket gælder lydligt såvel som udseendemæssigt, og (4) i indledningsordenes anden stavelse indeholder konsonanten T som det første bogstav.

En samlet bedømmelse af de to mærker viser således, at begge tilsammen indeholder 11 bogstaver, hvoraf de 8 er identiske og fremtræder i identisk rækkefølge, fordelt på henholdsvis det identiske enstavelsesord PLUS og indledningsled (begge tostavelsesord) der med hensyn til de fire første bogstaver ligeledes er identiske: CON/T OUR og CON/T ACT.

På den her nævnte baggrund kan der efter indsigernes og vort standpunkt ikke herske tvivl om, at disse to mærker, når de - som de skal - bedømmes i deres helhed, er forvekslelige i mærkeretlig forstand: om ordene CONTOUR og CONTACT i sig selv ligger hinanden så nær, at de - isoleret betragtet - er forvekslelige, vil intet have med sagen at gøre, det er fuldt tilstrækkeligt, at de klart og tydeligt frembyder lighed.

At direktoratet har taget den i ansøgernes skrivelse af 24. oktober 1988 fremførte argumentation tilfølge er med andre ord efter vor overbevisning et fejlgreb, som nu må og bør revideres: det standpunkt, direktoratet havde indtaget i skrivelse af 23. juni 1989, nemlig, at ansøgerne måtte søge om samtykke hos indsigerne som følge af kollision med VR 1802 1985 CONTOUR PLUS, er såvidt vi formår at se, det eneste rigtige.

Den lige nævnte argumentation tager tydeligvis sigte på, at der ved bedømmelsen af ligheden mellem to mærker, der vitterligt begge ender med ordet PLUS, i realiteten kan ses bort fra dette. Sådan betragtningsmåde er ganske og aldeles uforenelig med den såkaldte helhedsgrundsætning og harmonerer heller ikke med den kendsgerning, at ordet PLUS her i landet i sig selv er et registrerbart - altså beskyttelsesværdigt - varemærke (jf. eksempelvis VR 0827 1961, VR 0094 1968, VR 1855 1969, VR 0428 1970, VR 0460 1972, VR 1787 1974, VR 3818 1979 og VR 3989 1983). Til overmål er forholdet desuden dette, at indsigerne her i landet har brugt deres mærke CONTOUR PLUS på en sådan måde, at der er lagt afstand mellem de to ord CONTOUR og PLUS, således at de fremtræder som to af hinanden uafhængige varemærker: og de er hver for sig forsynet med angivelser, der ikke lader tvivl tilbage om, at de begge i sig selv er - og må betragtes som - varemærker.

Hvad herefter angår spørgsmålet om varekollision gør vi opmærksom på, at det drejer sig om identiske varearter. Indsigernes mærke (såvel som mærkerne CONTOUR og PLUS hver for sig) benyttes og nyder beskyttelse for såvel barbermaskiner som barberblade (og dispensere dertil) og nøjagtig de samme varer ønskes det ansøgte mærke registreret for. Også på denne baggrund ligger det efter vort standpunkt klart, at det ansøgte mærke må og bør nægtes registrering, idet spørgsmålet om, hvorvidt mærkerne i sig selv i deres helhed ligger hinanden for nær, må bedømmes strengt.

Under henvisning til foranstående henstilles det, at ansøgermærket nu nægtes registrering.«

I skrivelse af 21. november 1989 imødegik klageren indsigelsen og anførte

»Som nævnt i den tidligere korrespondance med direktoratet er ansøgeren også indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. 2886 1979 CONTACT, der omfatter samme varer, som det ansøgte mærke.

Nærværende ansøgning omfatter samme mærke for samme varer blot med tilføjelsen PLUS på samme måde som bl.a. indsigelsesmærket i forhold til indsigerens tidligere registrering af CONTOUR, reg. nr. 1629 1978.

Tilsvarende måde at anvende betegnelsen PLUS på ses nedenfor

DURAPIPE reg.nr. 0496 1978

DURAPIPE PLUS reg.nr. 0497 1978

ESSO reg.nr. 83/62-36

ESSO PLUS reg.nr. 1841 1967

POLYCELL reg.nr. 1151 1960

POLYCELL PLUS reg.nr. 2943 1968

SHELL reg.nr. 0541 1953

SHELL PLUS reg.nr. 3736 1970

VELTERM reg.nr. 2141 1967

VELTERM PLUS reg.nr. 2880 1985

Disse eksempler er nogle få udvalgte blandt en lang række registrerede varemærker bl.a. indeholdende betegnelsen PLUS, hvilket bestyrker vort tidligere fremsatte synspunkt om, at betegnelsen PLUS benyttes til at angive en forbedring eller noget ekstra i forhold til det eksisterende mærke.

Indsigerne er i deres argumentation inde på, at ordene CONTOUR og CONTACT er forvekslelige på trods af den kendsgerning, at de to mærker har opnået at blive registreret for stort set identiske varer.

Ser vi igen på de af os ovenfor nævnte eksempler på varemærker med og uden PLUS, fremgår det med al tydelighed, at det varemærkeretlige særpræg skal findes i første led DURAPIPE, ESSO, ect.

CONTACT og CONTOUR har hver for sig det dokumenterede fornødne særpræg til at kunne adskille sig fra hinanden, og det forhold, at mærkerne nu optræder med betegnelsen PLUS, signalerer blot til publikum, at der er tale om et forbedret produkt fra hver af udbyderne af »CONTACT«- og »CONTOUR«-produkterne.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 25. januar 1990 og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse: .....

»Ordene CONTACT og CONTOUR er ikke tidligere anset for forvekslelige, da der ikke er fundet at være mærkelighed.

Imidlertid er det ikke disse ord, der skal sammenlignes i denne sag, men ordene CONTOUR PLUS og CONTACT PLUS. Det forhold, at ordet PLUS, der er registreret alene adskillige gange, er optaget i begge mærker bevirker, at de i deres helhed er forvekslelige.

At »PLUS« i mærkerne skulle signalere, at det drejer sig om et forbedret produkt, kan ikke ændre afgørelsen, idet det er mærkerne i deres konkrete udformning, og således som de er angivet i ansøgningen og registreringen, der er genstand for bedømmelsen.

Indsigelsen tages derfor til følge, og ansøgningen afslås i medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven under hensyn til den under VR 1802 1985 foretagne registrering.'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 23. marts 1990 indbragt for Patentankenævnet. I klagebegrundelse af 29. maj 1991 anførte klageren følgende: ».....

Med udgangspunkt i det faktum, at klagerens mærke CONTACT opnåede registrering, efter at The Gillette Company havde registreret mærket CONTOUR for identiske varer uden indsigelse fra The Gillette Company, jf. bilag 2, må det for bedømmelsen af spørgsmålet om mærkelighed mellem CONTACT PLUS og CONTOUR PLUS lægges til grund, at der består mærkelighed mellem CONTACT og CONTOUR.

Det skal ikke bestrides, at betegnelsen PLUS tidligere har kunnet anses som værende i besiddelse af tilstrækkeligt særpræg for opnåelse af registrering i det danske varemærkeregister, endskønt betegnelsen PLUS til en vis grad angiver varers beskaffenhed.

Ved bilag 3 er fremlagt en række eksempler på forskellige registrerede varemærker, der af de samme indehavere senere er blevet registreret i kombination med betegnelsen PLUS angivelig med det formål, at gøre markedet opmærksom på et nyt forbedret produkt.

På samme måde ses i omsætningen en meget udbredt anvendelse af betegnelsen PLUS i forbindelse med registrerede varemærker, hvor producenten/varemærkeejeren ønsker at gøre opmærksom på en forbedring af sit produkt (beskaffenhed), uden at tillægge denne brug en egentlig varemærkeretlig betydning.

Det gøres derfor gældende, at betegnelsen PLUS er et svagt mærke, som i vidt omfang angiver en vares beskaffenhed.

Betegnelsen PLUS er efter klagerens opfattelse, ved en meget udbredt anvendelse som fremført, degenereret fra, hvad den oprindelig måtte have besiddet af særpræg, til at være en beskaffenhedsangivelse i forbindelse med registrerede og uregistrerede varemærker.

Et eksempel på en lignende udvikling kan nævnes med henvisning til det registrerede mærke BASIC for beklædningsgenstande. Denne betegnelse har i konfektionsbranchen fået karakter af en generisk betegnelse for en bestemt stil/mode og anvendes frit af et meget stort antal udbydere.

Som bilag 5 fremlægges kopi af bekendtgjort varemærkeansøgning VA 6858 1986 COLONEL PLUS, mod hvilket mærke The Gillette Company har nedlagt indsigelse med henvisning til CONTOUR PLUS, og hvor der består varesammenfald. Fra Patentdirektoratet er det telefonisk oplyst af fuldmægtig Helle Lund-Christiansen, som har behandlet sagen, at de to mærker COLONEL PLUS og CONTOUR PLUS ikke kan anses for at være forvekslelige.

Det er herefter klagerens opfattelse, at når

CONTOUR og CONTACT

samt

CONTOUR PLUS og CONTACT PLUS

ikke anses for forvekslelige, bør

CONTOUR PLUS og CONTACT PLUS

også kunne sameksistere i varemærkeregistret.

Vi skal derfor henstille til Ankenævnet, at klagerens påstand tages til følge, således at betegnelsen

CONTACT PLUS

registreres i varemærkeregistret.«

Indsigerne har ved skrivelse af 3. januar 1992 anført følgende

»Der ses ikke fra klagernes side at være fremført synspunkter, som på nogen måde kan eller bør føre til, at Patentdirektoratets afgørelse af 25. januar 1990 (fremlagt af klagerne som bilag 4) ændres. Det bedes herved bemærket, at afgørelsen ikke tager direkte stilling til, om mærkerne CONTACT og CONTOUR (hvis det var dem, sagen havde drejet sig om) er forvekslelige, men utvetydigt fastholder, at da ordet PLUS - der som sådant adskillige gange er registreret som varemærke - findes optaget i begge de foreliggende mærker, er der mellem disse »en sådan lydlig og visuel lighed, at de i deres helhed er forvekslelige«.

Det af direktoratet således indtagne standpunkt indebærer en anvendelse af den såkaldte helhedsgrundsætning, hvilket også kommer til udtryk i afgørelsen ved, at det anføres, at den ikke kan ændres derved, at tilføjelsen PLUS i mærkerne »skulle signalere, at det drejer sig om et forbedret produkt«: det er nemlig - som det anføres - »mærkerne i deres konkrete udformning, og således som de er angivet i ansøgningen og registreringen, der er genstand for bedømmelsen«.

Klagernes helt udokumenterede påstand om, at ordet PLUS skulle være degenereret, ses der derefter ikke at være noget som helst grundlag for at tage hensyn til. Dette også af en grund, at i praksis anvender indsigerne dette ord som varemærke, nemlig forsynet med symbolet TM (Trade Mark), jf. hoslagte kopier.

Ej heller indsigernes henvisning til sagen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt mærkerne CONTOUR PLUS og COLONEL PLUS er forvekslelige, kan efter vor opfattelse få betydning i nærværende sag. Thi rent bortset fra, at de lige nævnte mærker efter indsigernes opfattelse også må og bør anses som forvekslelige, kan klagerne selvsagt ikke høres med, at ligheden mellem ordene CONTOUR og COLONEL er den samme som forefindes mellem CONTOUR og CONTACT, thi disse ord indledes begge CONT.

Klagerne har endelig henvist til, at ordet BASIC indenfor konfektionsbranchen skulle være gået over til at være en generisk betegnelse, som er udelukket fra beskyttelse. Uanset om dette er korrekt eller ej, er det os ikke muligt at se, hvad det har med nærværende sag at gøre. Ordet PLUS kan ikke på nogen måde sidestilles med ordet BASIC, og det bestrides under alle omstændigheder, at det er udelukket fra at kunne nyde beskyttelse dels alene, dels som integrerende bestanddel af et sammensat mærke.

Som eksempler på, at PLUS nyder beskyttelse som rent ordvaremærke fremlægges kopier vedrørende registreringerne VR 0827 1962, VR 0094 1968, VR 1955 1969, VR 0428 1970, VR 0460 1972, VR 1787 1974, VR 3818 1979 og VR 3989 1983.'

Indsigerne har ved skrivelse af 2. oktober 1992 yderligere anført

»The Gillette Company har nedlagt indsigelse mod ovennævnte ansøgning på basis af det velkendte mærke CONTOUR PLUS (VR 1802 1985).

Denne sag er en af flere »PLUS«-sager i vareklasse 8 i Danmark og udlandet. En af de andre sager vedrørte VA 2600 1987 SCHICK CONFORT PLUS i navnet Warner-Lambert Company, mod hvilken The Gillette Company ligeledes havde nedlagt indsigelse på basis af CONTOUR PLUS.

Indehaverne af varemærkeansøgningen VA 2600 1987 SCHICK CONFORT PLUS har efter indsigelsen trukket deres ansøgning tilbage, jf. Ankenævnets skrivelse af 15. september 1992 (kopi vedlagt). Tilbagetagelsen af VA 2600 1987 må antages at være sket i erkendelse af Gillettes bedre ret til mærket PLUS.

Mærkerne SCHICK CONFORT PLUS

CONTOUR PLUS

må anses for mindre forvekslelige end mærkerne i nærværende sag

CONTACT PLUS

CONTOUR PLUS

Tilbagetagelsen af VA 2600 1987 bedes taget som udtryk for, at ansøgernes udokumenterede påstand om, at ordet PLUS er degenereret som varemærke, savner grundlag, thi det modsatte er tilfældet.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 5. februar 1993.

For klageren mødte adv. Henning Klee.

For indsigeren mødte cand.jur. Peter Larsen med varemærkekonsulent Peter Gustav Olson.

Klageren gjorde navnlig gældende, at mærkerne CONTACT og CONTOUR sameksisterer og at mærket PLUS, der i øvrigt er svagt, er udbredt som beskaffenhedsangivelse og sameksisterer i adskillige klasser.

Indsigeren, der er enig i, at PLUS må anses som svagt og suggestivt, har i øvrigt henholdt sig til den skriftlige procedure.

Ankenævnet skal udtale

Det tiltrædes, at mærkerne CONTACT PLUS og CONTOUR PLUS ud fra en helhedsbetragtning må anses for forvekslelige. Herefter og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at føre til andet resultat

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Ingen

Ankenævnet fandt, at mærkerne CONTACT PLUS og CONTOUR PLUS var forvekslelige og stadfæstede dermed direktoratets afgørelse, hvorefter ordmærket CONTACT PLUS afvistes fra registrering