Firmanavn anset for en hindring for registrering af varemæke

Firmanavn anset for en hindring for registrering af varemæke

År 1992, den 15. december afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 72/91: Klage fra Dansand Silkeborg A/S, Silkeborg, v/Advokat Poul Gudberg over Patentdirektoratets afgørelse af 17. september 1991 af varemærke ansøgning nr. VA 8374/89 efter indsigelse fra Dan-Sand v/Mogens K. Riisager, Bindslev, v/Patentbureau Plougmann & Vingtoft A/S.

Den 9. november 1989 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket DANSAND (figurmærke) for alle varer i klasse 1 og 19. Ansøgningen blev den 23. maj 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 27. juni 1990 nedlagde firmaet Dan Sand v/ Mogens K. Riisager, Bindslev, v/Patentbureau Plougmann & Vingtoft, i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registreringen af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Indsigelsen nedlægges under henvisning til bestemmelserne i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4 og nr. 6, idet Dan Sand af vor klient er anvendt såvel som varemærke for varer i klasse 1 og 19, herunder sand, skærver, pyntesten, synopalsten, chaussesten og brosten som firmanavn siden 1985, altså inden indlevering af ansøgningen VA 8374/89.

Som dokumentation for den anførte brug vedlægger vi diverse fakturaer, prisliste samt kopi af indrykket annonce. Da mærkerne er nærmest identiske og angår identiske varer, kan der ikke være tvivl om, at mærkerne må anses for at være identiske og vi anmoder derfor om, at ansøgningen afslås.«

I skrivelse af 13. august 1990 udtalte klageren følgende

»Efter godkendelse i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har Dansand A/S benyttet det pågældende varemærke og firmanavn.

Min klient har ikke før anmeldelse til Patentdirektoratet haft kendskab til firmaet Dan Sand, Bindslev, i hvilken forbindelse jeg ønsker at præcisere, at min klient i adskillige år har haft hele Danmark som forretningsområde, foruden at firmaet har haft betydelig export.

Det er således i forbindelse med en forøgelse af exportaktiviteterne man har anmeldt navn og varemærke til henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Patentdirektoratet.

Det vil således have meget uheldige konsekvenser, hvis Dansand A/S, Silkeborg, efter dette exportfremstød på grund af et lokalt firma i Bindslev bliver tvunget til at standse brugen af Dansand som firmanavn og ikke får godkendt varemærket, idet navn og varemærke er taget i brug, og navnet naturligvis giver min klient betydelige muligheder, især i forbindelse med ovennævnte exportfremstød.

Til Patentdirektoratets bedømmelse af ansøgningen vedlægges kopi af faktura fra Dansand A/S, Silkeborg, hvoraf fremgår, at mærkerne ikke er identiske rent udseendemæssigt.

Endvidere bemærkes det, at firmanavne heller ikke er identiske, idet min klients navn er i et ord, medens det firma, der er kommet med indsigelsen, har et firmanavn bestående af 2 ord. Der er således tale om at varemærkerne, såvel sprogligt, som udseendemæssigt er forskellige.

Ligeledes benyttes varemærket ikke ved afsætning af skærver, pyntesten, synopalsten, chaussesten eller brosten, idet Dansand A/S, Silkeborg, slet ikke afsætter disse produkter, hvorfor der ikke er tale om ligeartede produkter.«

Patentdirektoratet meddelte i skrivelse af 18. marts 1991 indsigeren følgende: .....

»Indledningsvis skal det i ovennævnte anledning meddeles, at et varemærke i medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6, i varemærkeloven, ikke må registreres, når mærket er forveksleligt med et varemærke, der er taget i brug her i landet på det tidspunkt, da anmeldelsen om registrering indgives og som vedvarende anvendes her.

Mærkerne DANSAND og DAN SAND må anses for forvekslelige.

Det indsendte materiale, der skal vise brug af betegnelsen DAN SAND, i form af en prisliste, annoncemateriale samt fakturaer viser imidlertid kun, at der er sket en vis anvendelse af betegnelsen DAN SAND som varemærke, men ikke at mærket egentligt er taget i brug inden tidspunktet for ansøgningens indgivelse og materialet viser iøvrigt ikke, at mærket fortsat anvendes.

Indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6, vil derfor ikke kunne tages til følge, medmindre der indsendes fyldestgørende materiale, der dokumenterer, at der har fundet en brug af varemærket DAN SAND sted her i landet for varer i klasse 1 og 19, herunder sand, skærver, pyntesten, synopalsten, chaussesten og brosten, inden nærværende ansøgnings indgivelse den 9. november 1989, og at varemærket fortsat anvendes her i landet.

I medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 4, i varemærkeloven, må et mærke ikke registreres, når det indeholder noget, der er egnet til at opfattes som anden mands firma.

Selv om det ansøgte mærke består af ordet DANSAND i eet ord, må det anses for egnet til at opfattes som firmaet Dan Sand.

Det indsendte materiale viser også en vis brug af firmanavnet Dan Sand inden tidspunktet for ansøgningens indgivelse, men ikke, at der er tale om en fortsat brug af navnet, idet der nok ses en brug i 1985, men materialet viser ikke, at firmanavnet har været brugt siden 1. juli 1988. Det er en forudsætning for, at indsigelsen, nedlagt i medfør af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4, kan tages til følge, at firmanavnet Dan Sand er taget i brug inden ansøgningens indgivelse den 9. november 1989 samt at det fortsat er i brug.

Der må derfor indsendes materiale, der dokumenterer, at De har anvendt firmanavnet Dan Sand inden nærværende ansøgnings indgivelse, og at firmanavnet fortsat anvendes samt at firmaets virksomhedsområde har omfattet de ovennævnte varearter.

Den ovennævnte dokumentation må indsendes inden udløbet af ovennævnte svarfrist, da indsigelsen i modsat fald ikke vil kunne tages til følge.«

Med skrivelse af 21. maj 1991 indleverede indsigeren yderligere materiale, bl.a. kopier af fakturaer, annoncemateriale, korrespondance og emballage. I skrivelsen anførtes

I skrivelse af 18. marts 1991 har direktoratet udtalt, at mærkerne DANSAND og DAN SAND er forvekslelige, og at ansøgers mærke DANSAND er egnet til at opfattes som firmanavnet Dan Sand.

Endvidere har direktoratet udbedt materiale, der dokumenterer brug af såvel firmanavnet som varemærket DAN SAND inden ansøgningens indgivelse og dokumentation for den fortsatte brug af Dan Sand.

I denne anledning vedlægger vi materiale, der viser brug af Dan Sand som såvel firmanavn som varemærke i form af fakturaer, annoncer, breve m.m., der viser brug af betegnelsen Dan Sand forud for ansøgningsdatoen, samt at betegnelsen Dan Sand fortsat bruges.

Vi formoder, at vedlagte materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere brug af betegnelsen Dan Sand, således at ansøgningen om registrering af DANSAND kan afslås. Såfremt dette ikke skulle være tilfældet, anmoder vi om en frist til fremskaffelse af yderligere materiale som dokumentation for brug.'

Patentdirektoratet sendte med skrivelse af 29. august 1991 materialet til klageren til udtalelse og anførte: .....

»Efter at direktoratet har gennemgået materialet, er det vor opfattelse, at dette må anses for at dokumentere brug af varemærket og firmanavnet for varer omfattet af Deres ansøgning.

Såfremt De måtte ønske at udtale Dem til det indsendte materiale, inden der træffes en endelig afgørelse vedrørende indsigelsen, bedes en sådan udtalelse indsendt hertil snarest muligt og senest 2 måneder fra dato.«

Klageren udtalte i skrivelse af 4. september 1991 følgende

»Under henvisning til det til mig fremsendte materiale og under henvisning til den i mellemtiden hengåede tid skal jeg herved meddele, at jeg finder det overordentlig kritisabelt at noget materiale, som er fremsendt til Patentdirektoratet den 21. maj 1991 først er kommet mit kontor i hænde den 1. september 1991.

Iøvrigt er det med megen undren jeg har noteret mig direktoratets konklusion.

Der er alene tale om leverancer til enkelte menighedsråd og helt inferiøre firmaer og i en størrelsesorden, der nærmer sig »potteplantestadiet«.

Jeg skal i denne sammenhæng meddele, at der for såvidt angår det af min klients registrerede aktieselskab, er tale om en kæmpemæssig produktionsvirksomhed med store internationale leverancer og en virksomhed som oven i købet har modtaget D.S. ISO 9003, hvorfor jeg under ingen omstændigheder kan acceptere denne inferiøre indsigelse fra en virksomhed, hvis væsentligste leverance er til kirkegårdsgartnere og menighedsråd og som alene har annonceret i menighedsrådsblade og blade for »landsbygravere« og iøvrigt forsøgt at få produktet omtalt i »Dus med dyrene«.

Når dertil kommer, at den pågældende ejer af virksomheden i Bindslev forgæves har forsøgt at afsætte sin virksomhed til min klient, har jeg en klar fornemmelse af at baggrunden for hele dette projekt er et forsøg på at lukrere på den meget store og internationale indsats min klient har gjort for at sikre en dansk kvaliteteksport, hvilket han har gjort i berettiget tiltro til at registreringen af navnet var i orden, når henses til at der aldrig er rejst indsigelser mod dette overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 17. september 1991 og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse: .....

»Det skal indledningsvis beklages, at det materiale direktoratet modtog i maj måned først kom til Deres kundskab den 1. september 1991. Det skyldes et sammenfald af uheldige omstændigheder.

Der skal dernæst, således som det allerede tidligere er sket, henvises til, at et varemærke i medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven ikke må registreres, når mærket er forveksleligt med et varemærke, der er taget i brug her i landet på det tidspunkt, da ansøgningen om registrering indgives og som vedvarende anvendes her. Der skal ligeledes henvises til bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 4, hvorefter et varemærke ikke må registreres, når det indeholder noget, der er egnet til at opfattes som anden mands firma. Direktoratet har også tidligere oplyst, at mærkerne DANSAND og DAN SAND må anses for forvekslelige, og at Deres mærke bestående af ordet DANSAND må anses for at være egnet til at opfattes som firmaet Dan Sand. Det afgørende for, om indsigelsen herefter kan tages til følge, er, om varemærket DANSAND og firmaet Dan Sand må anses for at være anvendt inden ansøgningens indgivelse og fortsat anvendes.

Det er direktoratets opfattelse, at det materiale, der nu er indsendt, viser en brug af såvel varemærket som firmanavnet Dan Sand inden ansøgningens indgivelse, og at det fortsat bruges både som varemærke og som firma.

Indsigelsen tages derfor til følge, og ansøgningen afslås i medfør af bestemmelserne i §l 14, st, 1, numrene 4 og 6 i varemærkeloven, dels fordi mærket er egnet til at opfattes som et fremmed firmanavn dels fordi mærket må anses for forveksleligt med et mærke, der er taget i brug her i landet og fortsat anvendes for varer, der kolliderer med de varer Deres ansøgning omfatter.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 31. oktober 1991 indbragt for Patentankenævnet. Som begrundelse for klagen anførtes: .....

»Jeg gør, under hensyn til bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven gældende, at der ikke er tale om et mærke, som er forvekslet med et varemærke der vedvarende anvendes.

Jeg skal ligeledes gøre opmærksom på, at der ikke er noget som helst i min klients anmeldelse, som kan opfattes som anden mands firma.

Det bestrides at DANSAND og DAN SAND er forvekslelige samt at det indsendte materiale overhovedet dokumenterer, at firmaet Dan Sand fortsat bruges som varemærke og firma.

Jeg skal iøvrigt henvise til de bemærkninger jeg tidligere har fremsat.«

Indsigeren har ikke fremsat yderligere bemærkninger.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 13. november 1992.

For ansøgeren mødte advokat Poul Gudberg med direktør Poul Erik Beck.

For indsigeren mødte ingeniør K.E. Vingtoft.

Ansøgeren, der gjorde gældende, at sagen bør afgøres efter lov nr. 341 af 6. juni 1991, anførte, at der ikke foreligger nogen modstrid til det modholdte mærke, der ikke kan anses som »vitterlig kendt« i Pariserkonventionens forstand. Der er tale om et mindre og ubetydeligt firma, der ikke er velkendt her i landet, ligesom der ikke er tale om ligeartede produkter.

Indsigeren anførte, at sagen skal afgøres efter hidtil gældende lovgivning, og at der er varesammenfald og klar forvekslelighed.

Ankenævnet skal udtale

Da det ansøgte mærke er bekendtgjort før den 1. januar 1992, afgøres sagen efter de før denne dato gældende regler.

Det tiltrædes, at der er varekollision og mærkelighed, og at det ansøgte mærke er egnet til at opfattes som en andens firmanavn. Det tiltrædes endvidere, at det modholdte mærke må anses anvendt her i landet.

Herefter

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter firmanavnet DAN SAND er til hinder for registrering af mærket DANSAND