Varemærket SCAN ADVOKATER fandtes vildledende (* 1)

Varemærket SCAN ADVOKATER fandtes vildledende (* 1)

År 1992, 20. marts afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 4/91: Klage fra Advokatrådet, København, v/Advokatfirma Reumert & Partnere over Patentdirektoratets afgørelse af 21. november 1991 af varemærke- ansøgning nr. 7656/89 fra Advokatfirmaet H-E Andersen & Co.

Den 16. oktober 1989 indleverede advokat H-E Andersen, Solrød Strand m.fl. en ansøgning om registrering af varemærket SCAN ADVOKATER for alle tjenesteydelser i klasse 35, 36, 41 og 42. Ansøgningen blev bekendtgjort i Dansk Varemærketidende den 7. februar 1990.

Ved skrivelser af 6. og 20. april 1990 nedlagde Advokatrådet i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Mærket består af to led SCAN og ADVOKATER.

Betegnelsen ADVOKATER er i henhold til retsplejelovens bestemmelser forbeholdt en særlig gruppe.

Ingen advokat bør kunne opnå eneret til et varemærke, hvori ordet ADVOKAT eller bøjninger heraf indgår som den dominerende del. I modsat fald ville variationsmulighederne for andre, som er berettiget til den beskyttede titel, blive ganske ringe.

Endvidere er betegnelsen ADVOKAT beskrivende i forhold til de varer, for hvilke mærket søges registreret.

Med hensyn til betegnelsen SCAN kan der efter Advokatrådets opfattelse henvises til, at denne i den givne sammenhæng kan sidestilles med en oprindelsesbetegnelse.

Kombinationen SCAN ADVOKATER angiver således udelukkende varens art og oprindelse og savner dermed fornødent særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, hvorfor denne ikke bør kunne registreres.

Foranstående synspunkter gøres gældende, selvom Advokatrådet er vidende om, at der i Direktoratet er registreret mærker, hvori betegnelsen SCAN indgår - også i sammensætning med ord, der helt klart savner særpræg, som f.eks. SCAN HOTEL.

I modsætning hertil fremgår det imidlertid af registreringspraksis, at Direktoratet i en række tilfælde, hvor betegnelsen SCANDINAVIA, SCANDINAVIAN og SKANDINAVISK har været søgt anmeldt sammen med en i øvrigt beskrivende betegnelse for den udbudte ydelse, har afvist registrering på grund af manglende særpræg. Direktoratet har i disse tilfælde fundet, at mærket udelukkende eller kun med uvæsentlige ændringer eller tilføjelser har angivet varens oprindelse.

Endvidere er det fra Direktoratet telefonisk oplyst, at betegnelsen FINN i modsætning til SCAN og DAN ikke af Direktoratet betragtes som et ord med særpræg, men som en oprindelsesbetegnelse (Finland).

Advokatrådet finder, at denne betragtning også må kunne gøres gældende over for betegnelsen SCAN.

Konkluderende er det herefter rådets opfattelse, at betegnelserne SCAN og DAN er såkaldte svage mærkeelementer og i en sammensætning med ADVOKAT/ADVOKATER bliver disse yderligere svækket og mister derfor helt særpræg.«

Ansøgeren udtalte sig ikke hertil.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 21. november 1990 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»Såfremt det var selve ordet ADVOKAT, der var anmeldt til registrering f.eks. for klasse 42, ville et sådant mærke blive anset for uegnet til registrering i medfør af § 13, da det angiver tjenesteydelsens beskaffenhed og art. Der kan ikke opnås varemærkeret til ordet ADVOKAT, der er en benævnelse, der i retsplejeloven er forbeholdt en særlig gruppe personer. Imidlertid er det ikke ordet ADVOKAT alene, men ordene SCAN ADVOKATER, der er anmeldt til registrering. Ved en eventuel registrering af disse ord opnås der ikke særskilt varemærkeret til ordet ADVOKAT eller ADVOKATER, men alene til mærket i dets helhed. Det er almindeligt i varemærker at optage betegnelser, der angiver hvilke varer eller tjenesteydelser, mærket skal anvendes for, og det er i nærværende tilfælde fem advokater, der har ansøgt om registrering af varemærket. Det er ikke vildledende at optage ordet ADVOKAT i et varemærke, når det er advokater, der ansøger om mærket, og mærket skal bruges i advokatvirksomheden. Der skal i øvrigt henvises til bestemmelsen i § 15 i varemærkeloven, hvorefter den ved registrering opnåede varemærkeret ikke omfatter sådanne dele af mærket, som ikke særskilt kan registreres.

Den del af mærket, der skal forlene dette med tilstrækkeligt særpræg, er herefter ordet SCAN. Det kan være nærliggende at opfatte visse forstavelser, herunder SKAN- og SCAN-, som oprindelsesbetegnelser. Imidlertid er SKAN og SCAN ikke i sig selv en anvendt forkortelse for Skandinavien eller Scandinavia men det er nok suggestivt, idet det kan lede tanken hen på, at varen eller tjenesteydelsen forhandles eller tilbydes i Skandinavien. Det at et mærke er suggestivt, er imidlertid ikke nok til at nægte at registrere det, og Direktoratet har da også fra gammel tid anset ordene SKAN og SCAN som registrerbare varemærker. Mærker bestående af ordet SCAN alene er allerede optaget i varemærkeregistret, ligesom ord bestående af forstavelsen SCAN- eller SKAN- f.eks. SKANLØN, SKANGIRO, SKANTEST også er registrerede som varemærker. Betegnelser, der består af to ord, nemlig SCAN efterfulgt af en tjenesteydelse eller en vareart er også registreret f.eks. SCAN VIDEO, SCAN HOTEL, SCAN TOUR CARD og SCAN VÆGT. Der kan nævnes talrige eksempler på sådanne registreringer. Helt anderledes stiller det sig, såfremt ordet SKANDINAVISK eller SKANDINAVIEN alene anmeldes til registrering muligvis efterfulgt af en tjenesteydelse eller af en vareart. I så tilfælde er mærket uegnet til registrering, da det angiver varens oprindelse og varens art eller beskaffenhed. Det skal tilføjes, at er ordet SKANDINAVISK eller SKANDINAVIEN optaget i varemærker tillige med en anden betegnelse, der har tilstrækkeligt særpræg, vil Direktoratet forlange, at de varer ansøgningen omhandler udtrykkeligt bliver angivet som hidrørende fra Skandinavien.

Under hensyn til det i Deres skrivelse anførte om, at Direktoratet behandler betegnelsen FINN i modsætning til SCAN og DAN som en oprindelsesbetegnelse, skal det oplyses, at Direktoratet i visse tilfælde har anset det som en oprindelsesbetegnelse, specielt hvis ansøgeren har været en finne, men at Direktoratet i andre tilfælde, hvor ansøgeren har haft fornavnet Finn ikke har kunnet komme med den nævnte hindring for registrering.

Da ordene SCAN ADVOKATER herefter ifølge Direktoratets praksis må anses for at have tilstrækkeligt særpræg, kan den nedlagte indsigelse ikke tages til følge.«

Denne afgørelse har klageren v/advokat Dorte Wahl ved skrivelse af 21. januar 1991 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Direktoratets afgørelse omstødes. Klageren har indleveret en ankebegrundelse, hvor der anføres følgende

»Advokatrådet skal indledningsvis henvise til argumentationen som den er anført i skrivelser til Patentdirektoratet af 6. og 20. april 1990. Det er således fortsat Advokatrådets synspunkt, at det ansøgte mærkes to bestanddele SCAN og ADVOKATER hverken hver for sig eller ved en samlet vurdering opfylder kravene til særpræg i Varemærkelovens § 13.

Foruden de i den tidligere skriftveksling med Patentdirektoratet anførte argumenter skal Advokatrådet fremkomme med følgende yderligere bemærkninger

Med hensyn til betegnelsen SCAN og SKAN er det muligvis korrekt, at der ikke er tale om en korrekt forkortelse for SKANDINAVIEN eller SKANDINAVIA, men det gøres gældende, at der er tale om i almindelig sprogbrug helt anerkendte forkortelser for SCANDINAVIEN eller SCANDINAVIA. Det er således Advokatrådets synspunkt, at forkortelsen SCAN eller SKAN ikke blot er en suggestiv betegnelse, men tillige en oprindelsesbetegnelse.

For så vidt angår ordet ADVOKAT fremgår det af Patentdirektoratets afgørelse, at Direktoratet er enig i, at betegnelsen ADVOKAT er beskrivende i forhold til de ydelser, for hvilke det omhandlede mærke søges registreret. Det fremgår således også af afgørelsen, at såfremt det var selve ordet ADVOKAT, der var anmeldt til registrering, f.eks. for varer i klasse 42, ville et sådant mærke ikke blive anset for egnet til registrering jf. Varemærkelovens § 13.

Det følger imidlertid af Direktoratets afgørelse, at man alligevel finder, at sammenstillingen SCAN ADVOKATER besidder tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres, dog med bemærkning om, at den ved registrering opnåede varemærkeret, jf. bestemmelsen i Varemærkelovens § 15, ikke omfatter sådanne dele af mærket, som ikke særskilt kan registreres.

Uanset Direktoratets praksis finder Advokatrådet, at betegnelsen savner særpræg og, som det er anført i Patentdirektoratets afgørelse, er betegnelsen ADVOKAT i henhold til Retsplejelovens bestemmelser forbeholdt en særlig gruppe.

Det er Advokatrådets klare opfattelse, at det uanset bestemmelsen i Varemærkelovens § 15 er særdeles betænkeligt, at lade nogle advokater opnå eneret til et varemærke, hvori ADVOKAT eller bøjninger heraf indgår som den dominerende del. Når betegnelsen ADVOKAT ifølge lovgivningen er forbeholdt en særlig profession, må betegnelsen i det hele bevares som en fri betegnelse og ikke indgå som en bestanddel i et registreret varemærke.

Talrige danske advokatkontorer har nære forbindelser til advokater i Skandinavien og indgår i samarbejder med sådanne kontorer, en tendens som vil forstærkes fremover.

Det må anses for stridende med principperne i Retsplejelovens kapitel 12 at efterkomme en ansøgning som den foreliggende, idet der uanset bestemmelsen i Varemærkelovens § 15 ved registrering af et mærke, som det foreliggende, bestående af to led, opnås en enerettighed af en vis udstrækning til mærket vurderet i sin helhed og således også implicit til betegnelsen ADVOKATER.

Der henvises i øvrigt til Ankenævnets stadfæstelse af Direktoratets afslag på registrering af »Dansk Gasteknisk Center« og »Nordisk Gasteknisk Center«, j.nr. V 9/88 og V 10/88.'

Ankenævnet har behandlet sagen i sit møde den 12. december 1991.

Parterne gav ikke møde.

Patentdirektoratets repræsentant var fuldmægtig Dorrit Petersen.

Ankenævnet skal udtale

Det tiltrædes, at der ikke kan opnås varemærkeret til ordet ADVOKAT eller bøjninger heraf, også fordi dette indeholder en beskrivelse af den pågældende tjenesteydelse.

Dette findes at måtte have en afsmittende virkning på vurderingen af det ansøgte varemærke i dets helhed, således at ordet SCAN i den danske sammenhæng får en svagere, men også mere suggestiv karakter af en oprindelsesbetegnelse.

Ud fra en samlet vurdering findes en varemærkeret til det ansøgte at beskrive en virksomhed, som må antages udøvet af andre end ansøgeren, og dermed at være vildledende.

Herefter

bestemmes

Varemærkeansøgning nr. 7656/89 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Patentdirektoratet fandt efter nedlagt indsigelse, at SCAN ADVOKATER havde særpræg og var registrerbart. Patentankenævnet afslog registrering, idet mærket fandtes at beskrive en virksomhed, som må antages udøvet af andre end ansøgeren, og dermed at være vildledende