Forvekslelighed mellem 4 varemærker

Forvekslelighed mellem 4 varemærker

År 1992, den 4. december afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

KENDELSE i sagen j. nr. V 7/91: Klage fra Wild Cat Ltd., som ejer af ApS. KBUS 38 nr. 2398, der efter det oplyste, har erhvervet aktiverne, herunder varemærkerettighederne i Jensen CNS af 1/4 1988 ApS., Dianalund, under konkurs v/Advokatfirmaet, Reumert & Partnere, København over Patentdirektoratets afgørelse af 27. november 1990 af varemærkeansøgning nr. VA 4222/89 efter protest fra Spirit Sport Supplement ApS., Roskilde, v/Rene Olsen, Brøndby.

Den 12. juni 1989 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket »SPIRIT! For athletes by athletes.« (billedmærke) for alle varer i klasse 5 og 29.

I skrivelse af 12. februar 1990 nedlagde Spirit Sport Supplement ApS, Roskilde, protest mod den indgivne ansøgning. Protesten blev begrundet således

»Da vi har konstateret gennem vores advokat, at vores leverandør til vores produktserie SPIRIT!, Jensen CNS, har ansøgt Patentdirektoratet om rettighederne til varemærket SPIRIT!, må vi oplyse direktoratet, at vi bestrider disse rettigheder. Disse rettigheder er købt og betalt i August 1988, af det svenske firma Sport Fix AB. Vi vedlægger kopi af forhandlingerne mellem Sport Fix og os.

Deres ansøger er Jensen CNS af 1/4 1988 ApS. Deres ansøgningsnummer er VA 4222 1989, af 12. juni 1989. Ansøgningen omfatter klasserne 5 og 29.

Som vores advokat ser situationen, er der ingen tvivl angående hvem rettighederne tilkommer! Men for en ordens skyld, og for at undgå lignende omstændigheder i fremtiden, har vi besluttet os for selv at ansøge om varemærket SPIRIT!»

Den 28. februar 1990 blev protesten af Patentdirektoratet sendt til udtalelse hos ansøger.

I skrivelse af 26. februar 1990 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærker

1. VR 0567 1970, SPIROT (ordmærke), visse varer i klasse 5.

2. VR 2869 1978, SPIRIX (ordmærke), alle varer i klasse 5.

3. VR 3760 1988, SPIRA (ordmærke), visse varer i klasse 5 og 9.

4. VR 6640 1988, SPIRIT (ordmærke), alle varer i klasse 30.

Klageren udtalte sig ikke i anledning af protesten eller modholdene.

Den 27. november 1990 afslog Direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 23. januar 1991 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at det ansøgte mærke godkendes i klasserne 5 og 29. I ankebegrundelsen skriver klageren

»Det er min opfattelse, at der ikke er en sådan grad af risiko for forveksling med de øvrige anførte varemærker, at dette i sig selv bør føre til, at ansøgningen afslås.

Min klients produkter kolliderer efter min opfattelse ikke med de produkter, der er omfattet af de i afslaget anførte registreringer.

Produkterne, der forhandles under navnet SPIRIT, er rettet mod en bestemt målgruppe, nemlig sportsudøvere, og forhandles på indeværende tidspunkt alene i motions- og sportscentre samt i specialforretninger (sportsforretninger).

Hertil kommer, at navnet SPIRIT ikke bruges alene, men altid i tekstsammenhængen »SPIRIT! for athletes by athletes«, og at ansøgningen derfor ikke vedrører godkendelse af navnet alene, men sammen med den øvrige tekst.

Produkterne har været i omsætning i Danmark siden 2. kvartal 1988 og er således indarbejdet på markedet inden for den relevante omsætningskreds.

Produkterne er ligeledes inden for samme omsætningskreds indarbejdet på markedet i Norge og Sverige, da der i stor udstrækning er sket fælles markedsføring af produkterne.

Der er ikke fra nogen af de i Patentdirektoratets afslag nævnte mærkeindehavere til nu fremkommet indsigelse mod min klients produktnavn.

Det er min opfattelse, at der ikke ved min klients anvendelse af navnet SPIRIT sker en utilbørlig udnyttelse af værdien af de øvrige godkendte varemærker.

Det er således min opfattelse, at min klients produktnavn kan anvendes sideløbende med de allerede registrerede varemærker, uden væsentlig skade for indehaverne af de ældre rettigheder.'

I skrivelse af 7. februar 1992 har Patentdirektoratet udtalt

»I skrivelse hertil af 15. januar 1992 har Patentankenævnet anmodet direktoratet om en udtalelse vedrørende varemærkeansøgning VA 4222 1989 under hensyn til det i klageskrivelsen af 23. januar 1991 anførte.

Ansøgningen er indgivet af Jensen CNS af 1. april 1988 ApS, Dianalund, og angår et figurmærke indeholdende betegnelsen SPIRIT og ordene FOR ATHLETES BY ATHLETES - . Ansøgningen er behandlet som omfattende alle varer i klasserne 5 og 29, idet det dog i ansøgningen var anført, at det primært drejede sig om diæ-tiske produkter.

Direktoratet fandt, som anført i skrivelse til ansøger af 26. februar 1990, det ansøgte mærke forveksleligt med fire registrerede varemærker, nemlig VR 567 1970, VR 2869 1978, VR 3760 1988 og VR 6640 1989.

Ansøgningen måtte derfor begrænses til at angå sådanne varer, der ikke kolliderede med de varer, der var omfattet af registreringerne, medmindre samtykke til det ansøgte mærkes regi strering blev fremskaffet fra de pågældende mærkeindehavere.

Der blev givet ansøgeren en frist på 4 måneder til at bringe sagen i orden.

Firmaet Spirit Sport Supplement ApS havde imidlertid ved skrivelse af 12. februar 1990 protesteret mod registreringen af det ansøgte mærke, idet rettighederne til mærket påståedes at tilhøre den protesterende. Som dokumentation herfor blev henvist til nogle vedlagte kopier af en aftale mellem det svenske firma Sport Fix AB og den protesterende.

Protestskrivelsen blev ved skrivelse herfra af 28. februar 1990 tilsendt ansøger med en bemærkning om, at såfremt protesten måtte give anledning til en udtalelse, måtte en sådan indsendes inden udløbet af den ovenfor nævnte 4 måneders frist, da protesten ellers ville blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Da ansøgeren ikke udtalte sig i sagen, hverken vedrørende de modholdte registreringer eller den nedlagte protest, blev ansøgningen afslået i skrivelse herfra af 27. november 1990 af hensyn til de modholdte registrerede varemærker.

I skrivelse af 23. januar 1991 har advokat Finn Jørgensen på ansøgers vegne indbragt direktoratets afgørelse for

Patentankenævnet.

Som begrundelse for anken anfører klageren, at det ansøgte mærke ikke kan anses for forveksleligt med de af direktoratet fremdragne varemærker. Det anføres således, at ansøgerens produkter ikke kolliderer med de produkter, der er omfattet af de modholdte registreringer, idet det præciseres, at ansøgers produkter er rettet mod en bestemt målgruppe, nemlig sportsudøvere, og at de på indeværende tidspukt alene forhandles i motions- og sportscentre samt i specialforretninger.

Hertil kommer, at navnet SPIRIT ikke bruges alene, men altid i tekstsammenhængen SPIRIT - FOR ATHLETES BY ATHLETES, og det oplyses, at produkterne har været solgt i Danmark siden 2. kvartal 1988, hvorfor mærket må anses for indarbejdet på markedet inden for den relevante omsætningskreds.

Klageren påpeger, at der ikke er fremkommet indsigelse mod det ansøgte mærke fra indehaverne af de af direktoratet modholdte registreringer, ligesom der ikke ved anvendelsen af navnet SPIRIT sker en utilbørlig udnyttelse af værdien af de øvrige godkendte varemærker.

Klageren har på den baggrund anmodet Ankenævnet om at omgøre Patentdirektoratets afslag, således at det ansøgte mærke kan registreres i klasserne 5 og 29.

Det skal indledningsvis bemærkes, at direktoratets afslag må anses for at være givet med rette, da ansøgeren ikke inden den fastsatte frist havde berigtiget ansøgningen af hensyn til de modhodlte registreringer.

Direktoratet har ikke udtrykkeligt taget stilling til den indgivne protest, idet man har betragtet protesten som bortfaldet samtidig med afslaget på ansøgningen. Afslaget blev meddelt den protesterende ved skrivelse af 27. november 1990.

Det er iøvrigt direktoratets opfattelse, at den nedlagte protest ikke kan tages til følge, idet den protesterende ikke har godtgjort at have en bedre ret til det ansøgte mærke. Det indsendte materiale dokumenterer således ikke, at protesterende har varemærkeret til mærket SPIRIT i Danmark. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er direktoratets praksis ikke at åbne mulighed for en mere omfattende bevisførelse på det her omhandlede tidspunkt af en sags behandling. I stedet henvises til muligheden for at nedlægge indsigelse efter offentliggørelsen af det ansøgte mærke. I den foreliggende sag har det som nævnt ikke været aktuelt at oplyse den protesterende herom, da ansøgningen blev afslået.

For så vidt angår de modholdte registrerede mærker skal direktoratet fastholde, at man finder det ansøgte mærke forveksleligt med disse mærker. Mærkebestanddelen SPIRIT i det ansøgte mærke er særdeles fremtrædende og udgør således den dominerende del af mærket. Der er mærkelighed mellem ordet SPIRIT og ordene SPIROT, SPIRIX og SPIRA. Alle ord har de 4 første bogstaver fælles, og det er som oftest den første del af mærkerne det købende publikum fæster sig ved. Det drejer sig om ord på 2 stavelser, der alle har første stavelse fælles. For så vidt angår SPIRIX og SPIROT har anden stavelse 2 bogstaver fælles. Da der tillige er varesammenfald mellem de af ansøgningen omfattede varer og de varer, der er omfattet af de nævnte registreringer, må mærkerne anses for forvekslelige. For så vidt angår den modholdte registrering VR 6640 1989 SPIRIT, der er registreret for alle varer i klasse 30, er dette mærke identisk med den dominerende del af det ansøgte mærke, og da der tillige foreligger vareartslighed mellem klasse 30 og såvel klasse 5 som klasse 29, må også disse to mærker anses for forvekslelige.

Det kan ved ansøgningens behandling ikke tillægges betydning, at mærket har været brugt siden 1988, og at der efter det oplyste ikke er fremkommet indsigelser mod mærkets brug eller registrering fra indehaverne af de nævnte mærker, idet mærket ikke har været offentliggjort. Ved bedømmelsen af mærkernes forvekslelighed er det i den foreliggende sag endvidere ikke afgørende, om brugen af det ansøgte mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af de modholdte mærkers værdi.

Da direktoratet opfatter klageskrivelsen således, at mærket fortsat ønskes registreret for alle varer i klasserne 5 og 29, anmodes Patentankenævnet om at stadfæste direktoratets afgørelse.«

Klageren har ved telefax af 13. oktober 1992 tilskrevet nævnet således

»Som det fremgår af mit brev af 19. august d.å. til Patentankenævnet, repræsenterer jeg ApS KBUS 38 nr. 2398, der ejes af Wild Cat Ltd., og som har erhvervet aktiviteterne, herunder varemærkerettighederne, i Jensen CNS af 1/4 1988 Aps under konkurs, hvilken overdragelse endnu ikke har kunnet anmeldes til Registeret.

Som også nævnt har det været særdeles vanskeligt at fremskaffe oplysniger i sagen.

Det er imidlertid nu lykkedes mig at få oplyst den nærmere karakter af de varer, som det ansøgte mærke praktisk øn skes anvendt for. På denne baggrund ønskes ansøgningen begrænset, således at ansøgningen frafaldes for så vidt angår klasse 29, og således at ansøgningen for så vidt angår klasse 5 begrænses til at omfatte diætiske drikke til medicinsk anvendelse for sportsfolk, ikke i form af te, kaffe eller kakao. Dette medfører efter min opfattelse, at de modholdte varemærkeregistreringer VR nr. 3760/88, VR 6640/89 og VR 567/70 ikke længere bør være til hinder for imødekommelse af ansøgningen.

Med hensyn til varemærkeregistrering nr. VR 2869/78 (SPIRIX (W)), har jeg kontaktet Benzon Pharma A/S, som nu er indehaver af den nævnte registrering, idet jeg har anmodet om en stillingtagen til, hvorvidt man vil meddele samtykke til, at det af Jensen CNS af 1/4 1988 ApS ansøgte mærke kan registreres med den begrænsede varefortegnelse. Endnu har jeg ikke kunnet modtage nogen tilkendegivelse fra Benzon Pharma A/S, men har dog fået oplyst, at mærket af Alfred Benzon-koncernen hidtil har været anvendt alene som betegnelse for en medicinsk specialitet, som markedsføres gennem apotekerne, og som ingen lighed har med den varegruppe, for hvilken det ansøgte mærke nu ønskes registreret.

Med hensyn til den af Spirit Sport Supplement ApS nedlagte protest bemærkes, at den protesterende ikke kan siges at have godtgjort en bedre ret til det ansøgte mærke, og at det derfor ikke kan anses for begrundet at tage hensyn hertil på sagens nuværende stadium. Som det fremgår af Patentdirektoratets udtalelse af 7. februar d.å. i anledning af anken (side 4, øverst), må det anses for at være mere hensigtsmæssigt at henvise den protesterende til muligheden for at nedlægge indsigelse efter offentliggørelsen af det ansøgte mærke.

På det tidspunkt, hvor Patentdirektoratet afæskede det nu konkursramte Jensen CNS af 1/4 1988 ApS en besvarelse af direktoratets betænkning af 26. februar 1990, befandt ansøgervirksomheden sig i en krise, der noget senere førte til virksomhedens konkurs. I denne situation forekom en tilbundsgående stillingtagen til direktoratets skrivelse formentlig uoverkommelig for virksomheden, som ikke var vant til at beskæftige sig med varemærkeretlige forhold, og det forsømtes derfor at overholde den fastsatte besvarelsesfrist.

På denne baggrund og i betragtning af, at der nu synes tilvejebragt mulighed for, at sagen kan gennemføres til registrering, anmoder jeg om, at Patentankenævnet oversender ansøgningssagen til fortsat behandling i Patentdirektoratet. Denne begæring skal også ses i lyset af, at mine klienter har erhvervet aktiverne i Jensen CNS af 1/4 1988 ApS, herunder den verserende varemærkeansøgning, i forvisning om, at ansøgningssagen var i god gænge, samt at en afvisning af at lade ansøgningssagen fortsætte hos direktoatet, vil udslukke mine klienters prioritet og udsætte dem for en alvorlig risiko for at lide et betydeligt retstab.

Da jeg har forstået, at den protesterende ikke ønsker mundtlig forhandling af sagen, og da sagens karakter må anses for i betydelig grad ændret ved de nu fremkomne oplysninger og begrænsninger m.v., frafaldes det tidligere fremsatte ønske om mundtlig behandling, idet Patentankenævnet anmodes om at afgøre spørgsmålet om henvisning til fortsat behandling ved Patentdirektoratet ud fra det grundlag, som Ankenævnet nu er i besiddelse af.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 16. oktober 1992.

Ingen af parterne gav møde.

Ankenævnet skal udtale

Det ansøgte varemærke findes ikke forveksleligt med de registrerede varemærker

SPIROT (ordmærke), visse varer i klasse 5,

SPIRIX (ordmærke), alle varer i klasse 5, og

SPIRA (ordmærke), visse varer i klasse 5 og 9.

Under hensyn til det i klagerens skrivelse af 13. oktober 1992 anførte findes sagen at burde tilbagesendes til Direktoratet til fortsat behandling for så vidt angår spørgsmålet om forvekslelighed med det registrerede varemærke SPIRIT (ordmærke), alle varer i klasse 30.

Herefter

bestemmes

Sagen tilbagesendes til Direktoratet til fortsat behandling i realiteten.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann.

Patentdirektoratet så efter begrænsning af ansøgningen bort fra VA 6640 1988 SPIRIT.

Ansøgningen blev imidlertid afslået, da overdragelseserklæring vedrørende ny indehaver ikke blev indsent.

Patentdirektoratet omgjorde Patentdirektoratets afgørelse og fandt ikke varemærket SPIRIT! For athletes by athletes forveksleligt med mærkerne SPIROT, SPIREX og SPIRA Sagen tilbagesendtes til Direktoratet for så vidt angik spørgsmålet om forvekslelighed med det registrerede varemærke SPIRIT.