To figurmærker anset for forvekslelige

To figurmærker anset for forvekslelige

År 1992, den 24. september afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

KENDELSE i sagen j. nr. V 31/91: Klage fra Joran Bor A/S, Thisted, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 22. marts 1991 af varemærkeansøgning nr. 3737/90 fra Sneholt & Nilsen A/S, Karlslunde.

Den 8. maj 1990 indleverede Sneholt & Nilsen A/S, Karlslunde, en ansøgning om registrering af varemærket N (figurmærke) for alle varer i klasse 7 og 8. Ansøgningen blev den 17. oktober 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 23. november 1990 nedlagde klageren i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Til støtte for indsigelsen gøres gældende, at det anmeldte figurmærke er forveksleligt med figuren i det under VR 0618 1990 registrerede varemærke JORAN figur for følgende varefortegnelse

Klasse 7:alle varer.

Klasse 8:håndværktøj i form af bor, herunder diamantbor, bogstavbor og bor med M-system og H-adapter og i form af mejsler, raspe, ridsenåle, kørnere, stød- og trækskrabere. (Registreringen omfatter ikke tandlægebor og tandlægeinstrumenter).

Det bemærkes, at der er tale om fuldstændig vareartslighed.

For så vidt angår mærkeligheden skal vi tillade os at anføre følgende

Det ansøgte mærke består af en mørk kvadrat med afbildning af et stiliseret bor anbragt lodret i midterpartiet af den mørke kvadrat. De tre brede diagonale striber i lys kontrastfarve peger skråt nedad mod højre.

Indsigermærket består ligeledes af en mørk kvadrat indeholdende en afbildning af et stiliseret bor anbragt lodret i midterpartiet bestående af tre diagonale striber pegende skråt nedad mod venstre.

Begge mærker er opbygget på samme måde, proportionerne er de samme og begge mærker domineres af et stiliseret bor, der fremtræder som en spejlvendt gengivelse (omkring en lodret akse).

Den gennemførte idelighed bidrager således til at fremkalde forvekslelighed.

Det faktum, at indsigermærket desuden indeholder ordelemetet JORAN bør ikke stille sig hindrende i vejen for, at mærkerne ud fra en helhedsbedømmelse betragtes som forvekslelige, idet det anmeldte mærke består af elementer, der ligger meget nær figurelementet i indsigermærket. Til støtte for dette synspunkt henvises til direktoratets tidligere afgørelser i Registreringspraksis p. 136 (ICI), p. 127 (SCANLON) og Ny Registreringspraksis p. 7 (DOMINO) og p. 28 (KAMANO).

Herudover gøres gældende, at en forbruger, der i købsøjeblikket alene præsenteres for det ansøgte figurmærke forledes til at tro, at dette hidhører fra Joran Bor A/S.

Med henvisning til ovenstående skal vi derfor anmode direktoratet om at afslå ansøgningen under henvisning til bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6 i Varemærkeloven, idet mærkerne er forvekslelige og under hensyn til § 6, stk. 1, idet der foreligger fuldstændigt varesammenfald.«

I skrivelse af 28. december 1990 udtalte ansøgeren følgende

»Det anmeldte varemærke beskrives af Joran Bor A/S som et mørkt kvadrat med afbildning af et stiliseret bor anbragt lodret i midterpartiet af det mørke kvadrat.

Man tillader sig i den anledning at påpege, at der i det anmeldte varemærke ikke er afbildet et stiliseret bor.

Derimod illustreres Sneholt & Nilsens initialer med et N (den mørke kontrast) og et S (den lyse kontrast). På denne måde fremstår mærket som et initialnavn, og man finder således ikke grundlag for forveksling med indsigermærket.

Man skal endvidere henholde sig til Patentdirektoratets skrivelse af 20. september 1990, hvor der ved undersøgelsen af ansøgningen heller ikke fandtes nogen hindring for mærkets registrering under N fig.«

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 22. marts 1991 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse: ».....

Da der foreligger varekollision, er det spørgsmålet om mærkelighed, der skal vurderes. Uanset at figuren i det ansøgte mærke utvivlsomt kan opfattes på flere forskellige måder, er det mest naturligt at opfatte mærket som bogstavet N eller et monogram bestående af bogstaverne s og N. Indsigermærket giver ikke associationer til et bogstav eller et monogram. Mærket forestiller spidsen af et stiliseret bor. De skrå striber i indsigermærket vender den modsatte vej af ansøgermærkets, og giver derved et ganske andet indtryk. Derudover indgår ordene JORAN i mærket, og dette fjerner mærkerne yderligere fra hinanden. Betragtes de to mærker i deres helhed, er de så forskellige, at der ikke kan siges at foreligge mærkelighed. Indsigelsen kan herefter ikke tages til følge. .....«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 21. maj 1991 indbragt for Patentankenævnet. Som begrundelse for klagen anføres: ».....

Det fremgår af direktoratets afgørelse, at der foreligger fuldstændig varekollision, medens der efter direktoratets opfattelse ikke anses at være mærkelighed: uanset at figuren i det ansøgte mærke utvivlsomt kan opfattes på flere forskellige måder, er det mest naturligt, at opfatte det ansøgte mærke som bogstavet N eller et monogram bestående af bogstaverne S og N.

Indsigermærket giver ikke associationer til et bogstav eller et monogram. Mærket forestiller spidsen af et stiliseret bor. De skrå striber i indsigermærket vender den modsatte vej af ansøgermærket, og giver derved et ganske andet indtryk. Derudover indgår ordet JORAN i mærket og dette fjerner mærkerne yderligere fra hinanden. Betragtes de to mærker i deres helhed, er de så forskellige, at der ikke kan siges at foreligge mærkelighed, hvorfor indsigelsen ikke tages til følge.

Den modsatte opfattelse findes imidlertid mest naturlig, idet figurelementerne i nærværende sag ligner hinanden i en sådan grad, at de indenfor det pågældende markedsområde må anses som egnede til at fremkalde forveksling.

Joran Bor A/S er den absolut største danske producent af bor og værktøj til boremaskiner og den markedsførende indenfor området. Markedsandelen i Danmark ligger skønsmæssigt på 30-50 %, afhængig af bor-type. Joran Bor A/S har været førende indenfor markedet i mange år, og er kendt i branchen som den førende danske producent af kvalitetsbor og -værktøj til bygge- og anlægsindustrien samt maskinindustrien. Omsætningen har siden 1987 ligget på mellem 10 og 12 millioner kroner om året alene på det danske marked. Størsteparten, ca. 80-90 % af produktionen eksporteres til en række lande over hele verden, men det danske mærked er dog af overordentligt stort betydning, idet udgangspunktet for eksporten naturligvis er, at der er et godt fodfæste på hjemmemarkedet.

Firmaet Sneholt & Nilsen har været kunde hos Joran Bor A/S i en årrække, hvor de både har købt direkte hos Joran Bor A/S og indirekte gennem dette firmas danske forhandlere. Sneholt & Nilsen forhandler bl.a. bor og lignende værktøj. Der er derfor markedsmæssig stor risiko for forveksling, hvorfor Joran Bor A/S risikerer, at firmaets renomme bringes i fare. Kunderne kan købe Joran Bor A/S's produkter i Sneholt og Nilsens« emballager med et forveksleligt logo, eller - hvad der vil være langt værre - et bor/værktøj af en dårligere kvalitet, som således - i tilfælde af forveksling - vil skade Joran's renomme som producent af kvalitetsprodukter.

Sneholt & Nilsen har stiftet bekendtskab med Joran Bor A/S's bor-logo i hvert fald så tidligt som oktober 1987, hvor den første faktura med dette logo blev tilsendt dem. Der vedlægges kopier af fakturaer til dokumentation herfor (bilag 7).

Endvidere vedlægger vi til orientering et katalog fra Joran Bor A/S (bilag 8), og vi kan tilføje, at Joran Bor A/S's bor-logo benyttes i flere forskellige farve-sammensætninger bl.a. en blå etikette (bilag 9) (farvekode: Pantone nr. 300C), denne farve ligger meget tæt op af den blå farve, som Sneholt & Nilsen har anvendt for sit figurmærke (bilag 10).

Joran's bor-logo er udtryk for en selvstændig, elegant løsning på en grafisk udformning af en konkret vare, og der er os bekendt ikke andre varemærker, der tilnærmelsesvis ligner Joran Bor A/S's bor-logo indenfor de relevante vareområder.

Kompositionen af Sneholt & Nilsen's figurmærke ligger tæt på Joran's bor-logo og giver jo betydelig mulighed for forveksling og fejltagelse.

Joran's bor-logo er så indarbejdet og velkendt indenfor branchen, at bor-logoet alene - uden ordelementet JORAN - anses for synonymt med varer hidrørende fra Joran Bor A/S jf. den vedlagte brancheerklæring fra Isenkræmmerforeningen i København (bilag 11) Joran's bor-logo anses ifølge denne for indarbejdet i Danmark i varemærkelovens forstand, jf. varemærkelovens § 2: et varemærke anses for indarbejdet, når det indenfor vedkommende omsætningskreds her i landet er almindelig kendt som kendetegn for indehaverens varer.

Joran Bor A/S besidder således varemærkeret dels til varemærke JORAN figur i den registrerede form VR 0618 1990), dels i form af bor-logoet alene (jf. brancheerklæringen).

Ved vurdering af, hvorvidt to varemærker skal anses for forvekslelige, skal der foretages en reel helhedsbedømmelse, hvori indgår samtlige momenter vedrørende mærkerne: deres særpræg, indarbejdelse, praktiske benyttelser, lighed i udformning, varernes beskaffenhed, køberkredsens art osv. Kravene til mærkelighed er mindre, hvis varerne er ganske de samme, og der er alvorlig og nærliggende fare for forveksling. Synsbilledet har klar overvægt, og bedømmelsen bør i princippet ske på basis af mærkernes antagelige benyttelse og oplevelsen heraf i dagliglivets vareomsætning. det er afgørende, hvordan køberne vil opfatte mærkerne.

Princippet om helhedsindtrykket beror på, at markedet normalt ikke foretager en nøje granskning af de enkelte mærkes nærmere detaljer. Man opfatter dem som helheder. Der bør således ses bort fra uvæsentlige detailforskelle, der alene kan konstateres når begge mærker haves for øjet samtidig.

Her kommer vi ind på princippet om det udviskede erindringsbillede jf. varemærkelovens betænkning p. 107, der påpeger, at den normale køber ikke ser de to varemærker samtidigt. Han har for eksempel tidligere købt en vare, han kunne lide, og søger den nu igen på markedet. Han har der blot et erindringsbillede at gå efter, og dette er noget udvisket. Eftersom dette princip er vanskeligt at anvende i retspraksis, når man har de to varemærker liggende foran sig, gælder det her om, at man - selv om der ved samtidig iagtagelse er detail-forskelle - ikke bør være for nøjeregnende med disse. Man bør anvende en så bred sammenligningsteknik, at varemærkeretten antages at få reel betydning i det praktiske liv.

Ved figurmærker skal der lægges vægt på de elementer i mærket, der har dominans.

Ved afgørelsen af indsigelsessagen har Patentdirektoratet bl.a. lagt vægt på, at der i indsigermærket indgår ordet JORAN, og at dette fjerner mærkerne yderligere fra hinanden.

I de tilfælde, hvor der opstår konflikt mellem et figurmærke plus et ordelement overfor et figurmærke uden ordelement, er direktoratets praksis imidlertid ikke helt entydig. I flere tilfælde har direktoratet statueret forvekslelighed mellem på den ene side et figurmærke og på den anden side et hermed forveksleligt figurmærke og plus et ordelement jf. direktoratets tidligere afgørelser i Registreringspraksis p. 136 (ICI), p. 137 (SCANLON) og Ny Registreringspraksis p. 7 (DOMINO), og p. 28 (KAMANO). (Bilag 12, 13, 14 & 15).

Direktoratet afviser henvisningen til disse afgørelser i indsigelsessagen, idet det anføres, at disse ikke synes at tale imod den af direktoratet i indsigelsessagen trufne beslutning.

Det fastholdes imidlertid, at de 4 nævnte afgørelser anses for parallelle med nærværende sag, idet de er eksempler på, at direktoratet her har anset de konkrete mærker for forvekslelige alene på grund af de figurlige elementers forvekslelighed. Der er altså set bort fra ordelementerne i disse sager.

Der er således varemærkemæssig basis for også i nærværende sag, at statuere forvekslelighed. Hertil kommer den markedsføringsmæssige sider af sagen.

Man kan ikke se bort fra, at Sneholt & Nielsen's figurmærke skaber frygt hos Joran Bor A/S for, at Sneholt & Nielsen vil udnytte den for Joran Bor A/S's skabte goodwill jf. varemærkeloven § 6. Det strider ligeledes mod de synspunkter, der ligger til grund for god markedsføringsskik jf. MfL § 1 og § 5.

MfL § 5 supplerer reglerne om kendetegnsbeskyttelse i varemærkeloven, således at alt, hvad der med rimelighed kan opfattes som kendetegn for en bestemt virksomhed dvs. hvad der af publikum eller konkurrenter opfattes som synonymt med vedkommende virksomhed, er beskyttet overfor forvekslelige kendetegn.

Den branchelighed, der foreligger mellem på den ene side Joran's produktionsvirksomhed og på den anden side Sneholt & Nielsen's grossistvirksomhed understreges af, at begge virksomheder sælger samme produkter bl.a. sælger Sneholt & Nielsen som ovenfor nævnte også Joran's egne produkter. Markedsføringsmæssigt medfører dette en så stor risiko for forveksling, at vor klient ikke kan leve med, at Sneholt & Nielsen opnår registrering for det pågældende figurmærke.

Med henvisning til ovenstående anmodes Patentankenævnet om, primært at afslå VA 3737 1990 figurmærke fra registrering, subsidiært at denne ansøgning begrænses, således at varefortegnelsen ikke omfatter varer, der kolliderer eller er ligeartede med bor, boremaskiner og hermed ligeartede varer.'

Ansøgeren har i skrivelse af 31. juli 1991 udtalt følgende

»Sneholt & Nielsen A/S har aldrig haft til hensigt at illustrere et stiliseret bor i sit logo, idet der alene er tale om et initiallogo, fremstillet som et S med lys kontrastfarve og et N med mørk kontrastfarve.

I vort mærke peger S'et med den lyse kontrastfarve nedad mod højre, medens indsigermærkets lyse kontrastfigur peger nedad mod venstre. Proportionerne er heller ikke de samme, idet vort S er smallere end stiliserede bor i indsigermærket. Desuden er boret kantet i formen i modsætning til vort S.

En anden forskel vi finder anledning til at påpege er, at vort S når helt ud til de vandrette sider i kvadratet, medens indsigermærkets bor kun når ud til den øverste vandrette side. Endvidere understreges forskelligheden af indsigermærkets tekst JORAN.

Joran Bor A/S anvender flere forskellige farvekombinationer i sit mærke, medens Sneholt & Nielsen A/S alene anvender den blå farve i sit initialmærke.

Joran Bor A/S har medsendt fakturaoversigt over de varer vi har købt hos firmaet i en given periode, og man anvender fakturaerne som argument for, at vort firma ved videresalg kunne skade Joran Bor A/S ved anvendelse af anden emballage.

Man skal, for god ordens skyld, bemærke, Sneholt & Nielsen A/S blev oprettet i 1953, er medlem af Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner, har en årlig omsætning på ca. 25 millioner kroner.

Som det vil fremgå af fakturabeløbene udgør produkterne fra Joran Bor A/S kun en særdeles ubetydelig del af vor omsætning, og da vi altid anvender leverandørernes originale emballage ved videresalg, kan der næppe være risiko for, at vi bringer klagerens renomme i fare, idet vi dermed altid leverer klagerens produkter i de originale emballager, og således indirekte reklamerer for firmaet Joran Bor A/S.

Endelig kan man oplyse, at Sneholt & Nielsen A/S ikke anvender sit initialmærke på emballagen. Initialmærket er alene afbildet på brevpapir, følgeseddel, faktura m.v. (bilag 2).

Afslutningsvis skal man tilføje, at der herefter næppe skulle herske tvivl om intentionerne bag vort initialmærke, nemlig at fremkalde en erindring hos køberen om firmanavnet Sneholt (S) og Nielsen (N).«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 14. august 1992.

For klageren mødte advokat Christian Levin Nielsen.

For ansøgeren mødte direktør Torben Wall-Andersen.

Sagen procederedes i det væsentlige under henvisning til de afgivne skriftlige indlæg.

Klageren henviste navnlig til, at indsigermærket ikke giver associationer til et bogstav eller et monogram, idet man lige så godt kunne sige, at mærket illustrerede et venstre/højredrejet bor. På grund af en købers udviskede erindringsbillede burde den anvendte sammenligningsteknik være så bred som mulig. Kun herved ville varemærkeretten få reel betydning.

Ansøgeren fandt ikke, at det ansøgte varemærke ligner et bor men derimod en spiral. Ansøgeren har altid benyttet den blå farve.

Klageren bemærkede hertil, at et bor netop er kendetegnet ved at være en spiral.

Ankenævnet skal udtale

2 af nævnets medlemmer (Gulmann & Grønning-Nielsen) finder, at det ansøgte mærke vanskeligt kan tydes som et monogram, men derimod giver tydelige associationer til et bor og derfor er forveksleligt med klagerens varemærke.

1 medlem af nævnet (Hans Chr. Thomsen) finder, at de to mærker er så forskellige, når de betragtes i deres helhed, at der ikke kan siges at foreligge mærkelighed.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Herefter bestemmes

Varemærkeansøgning nr. 3737/90 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann.

Ingen

Patentankenævnet omgjorde Patentdirektoratets afgørelse, og fandt 2 figurmærker, hvis motiv begge er et bor, for forvekslelige.

(Dissens.)