Varemærket AFTER DINNER SWEET anset for indarbejdet for en konfekturevare og ikke anset for forveksleligt med mærket AFTER EIGHT

Varemærket AFTER DINNER SWEET anset for indarbejdet for en konfekturevare og ikke anset for forveksleligt med mærket AFTER EIGHT

År 1992, den 27. juli afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 38/91: Klage fra Societe des Produits Nestle S.A., Schweiz, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 8. april 1991 af varemærkeansøgning nr. 5014/88 fra A/S Anton Berg, Ballerup.

Den 19. juli 1988 indleverede A/S Anton Berg, Ballerup, en ansøgning om registrering af varemærket AFTER DINNER SWEET (ordmærke) for alle varer i klasse 30.

I skrivelse af 24. august 1989 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet uegnet til registrering, da det ikke var anset for at være i besiddelse af det til registrering som varemærke fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13. Begrundelsen herfor var, at mærket kan angive varens art og tidspunktet for dens anvendelse, nemlig at der er tale om søde sager, der skal nydes efter middagen.

Med skrivelse af 1. august 1989 fremsendte ansøger erklæring fra Chokolade- og Konfektureindustriens Brancheforening vedrørende det ansøgte mærkes indarbejdelse samt dokumentation for 15 års brug.

I skrivelse af 9. februar 1990 oplyste ansøger på opfordring, at mærket har været i brug for et stykke konfekture bestående af marcipan overdækket med chokolade og nødder.

Efter begrænsning af ansøgningen til at omfatte klasse 30: Chokoladevarer og marcipan blev ansøgningen den 18. juli 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 18. september 1990 nedlagde klageren i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Indsigelsen støttes på indsigernes varemærkeregistreringer VR 1279 1966 AFTER EIGHT ordmærke og VR 2328 1966 AFTER EIGHT figurmærke.

Endvidere støttes indsigelsen på indsigernes mangeårige brug af betegnelsen AFTER EIGHT for varer i klasse 30.

Indsigernes registreringer omhandler varearter i klasse 30. Der foreligger med andre ord fuldstændig vareidentitet med ovennævnte anmeldelse VA 5014 1988 AFTER DINNER SWEET, og der skal således stilles større krav til de adskillende elementer i mærkerne.«

I skrivelse af 13. november 1990 anførte ansøgeren følgende

»Under henvisning til indsigelse af 18. september 1990 skal vi hermed gøre gældende, at det modholdte mærke AFTER EIGHT ikke er forveksleligt med det anmeldte mærke AFTER DINNER SWEET.

Hvor det anmeldte mærke består af tre ord, er der alene to ord i indsigers mærke. Det anmeldte mærke er væsentlig længere end det modholdte mærke, og alene det første ord i de to mærker er identiske.

Identiteten imellem ordene AFTER bør ikke vær nogen hindring, da der alene er tale om en mindre betydningsfuld og ikke særlig sigende del af mærkerne.

De to mærker, set i helhed over for hinanden, er ikke forvekslelige, og begge mærkers indarbejdelse gennem mange år har da heller ikke på noget tidspunkt givet anledning til forveksling.«

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 8. april 1991 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»Det skal indledningsvis oplyses, at ordene AFTER DINNER SWEET ved ansøgningens behandling blev fundet uegnet til registrering på grund af manglende særpræg, jf. § 13 i varemærkeloven. A/S Anton Berg indsendte imidlertid materiale, der viste, at ordene AFTER DINNER SWEET var indarbejdet for virksomheden og havde været anvendt i hvert fald siden midt i 70'erne. Iøvrigt er der registreret et varemærke under VR 1018 1979, der består af et figurmærke, indeholdende ordene AFTER DINNER SWEET. Der blev ikke nedlagt indsigelse mod dette mærkes registrering.

Da der foreligger varesammenfald, er det afgørende for, om mærkerne kan anses for forvekslelige, om der er mærkelighed. Dette mener direktoratet ikke er tilfældet.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte mærke består af tre ord og de registrerede mærker af to ord, og at det alene er ordet AFTER, der er fælles. Ordet AFTER er et almindeligt engelsk ord, der i det ansøgte mærke knytter sig til ordet DINNER og i de registrerede mærker til ordet EIGHT. Det bliver derfor ordene EIGHT og DINNER, der virker som de dominerende ord i mærkerne. Disse ord er hverken visuelt, auditivt eller begrebsmæssigt forvekslelige. Hertil kommer, at mærkerne AFTER EIGHT og AFTER DINNER SWEET har eksisteret sammen på mæarkedes i mange år og begge må anses for indarbejdede mærker. Det fremgår af ansøgers skrivelse, at mærkernes brug ikke på noget tidspunkt har givet anledning til forveksling.

Da der efter direktoratets opfattelse ikke er mærkelighed, kan mærkerne ikke anses for forvekslelige, og indsigelsen kan ikke tages til følge.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 8. juni 1991 indbragt for Patentankenævnet. Som klagebegrundelse anføres følgende

»Det er indsigernes opfattelse, at betegnelserne AFTER EIGHT og AFTER DINNER SWEET er forvekslelige, al den stund, betegnelsen AFTER er langt det dominerende element i de respektive mærker. Der er vel tale om et almindeligt engelsk ord, men her bruges det engelske ord som et distinktivt element, hvortil kommer, at betegnelsen AFTER EIGHT formentlig må anses for at være en af de kendteste betegnelser i Danmark netop for chokoladevarer. Dokumentation for denne indarbejdelse behøves næppe, produktet er almindeligt kendt.

Det bør ikke kunne tolereres, at andre erhvervsdrivende kan benytte samme begreb inden for varemærker og dermed imitere således notoriske betegnelser.

På denne baggrund finder vi fortsat, at der består mærkelighed, og at mærket AFTER DINNER SWEET, hvor bestanddelen DINNER SWEET er ganske beskrivende for konfekturevarer og derfor ikke bør tillægges særlig vægt, afslås fra varemærkeregistrering.

Det erkendes vel, at betegnelsen AFTER DINNER SWEET har været anvendt på det danske marked i en årrække. I Patentdirektoratets afgørelse af 8. april 1991 hævdes det, at der foreligger indarbejdelse foreligger i nærværende sag. At mærket har været anvendt, erkendes, som nævnt, men kun for chokoladeovertrukket marcipan med madeira og hasselnødder, og derfor bør anmeldelsen subsidiært begrænses til alene at angå sådanne varearter, som det er anvendt for, da der ikke synes at være nogen rimelighed i, at betegnelsen skulle kunne dække et bredere område end netop det, produktet, som anført, har været anvendt for.

Der henvises til vedlagte brochuremateriale, hvoraf fremgår betegnelsens anvendelse.

Afsluttende skal vi derfor henstille, at betegnelsen AFTER DINNER SWEET afslås fra varemærkeregistrering på grund af den fornødne mærkelighed med indsigernes mærke AFTER EIGHT, og at det er et væsentligt element ved sådanne bedømmelser, når der foreligger vareartslighed, at der stilles betydeligt større krav til de adskillende elementer i de respektive varemærker ved bedømmelsen af den foreliggende mærkelighed, end hvor der ikke umiddelbart foreligger klar identitet for varerne, subsidiært af betegnelsen AFTER DINNER SWEET registreres alene for den konkrete vare, som betegnelsen er anvendt for.«

Ansøgeren har i skrivelse af 15. august 1991 anført

»Under henvisning til Varemærkelovens § 44 må vi anmode ankenævnet om at afvise klagen som for sent indbragt.

Patentdirektoratet fremkom med sin afgørelse i sagen ved brev af 8. april 1991 med ankefrist 2 måneder fra afgørelsens dato. Ved brev dateret 8. juni 1991 indbragte indsiger afgørelsen for ankenævnet. Det fremgår, at Patentdirektoratet har modtaget anken den 10. juni 1991 og Patentankenævnet den 12. juni 1991. Anken er således tilsyneladende indbragt mindst 2 dage for sent.

Såfremt anken måtte blive realitetsbehandlet, skal det herfra gøres gældende, at ankenævnets afgørelse bør være en stadfæstelse af direktoratets afgørelse i henhold til de grunde, der er nævnt i afgørelsen af 8. april 1991, herunder særligt at der ikke er forvekslelighed mellem de to mærker.

Det bestrides, at der på nogen måde er tale om imitation af indsigers mærke, i hvilken sammenhæng der kan henvises til den langvarige paralelle eksistens uden forekomst af kendte forvekslingstilfælde. Der kan i denne sammenhæng yderligere henvises til vort registrerede varemærke nr. 683 1966 figurmærket »AFTER DINNER MINT«. Ved behandlingen af denne anmeldelse foretog indsiger i nærværende sag også indsigelse, hvilket i direktoratets afgørelse af 1. december 1965 ikke blev taget til følge, idet der dog blev gjort en bemærkning om, at der ikke er eneret til betegnelsen »AFTER DINNER MINT«. Det må således allerede dengang have ligget fast, at ordet »AFTER« ikke kan betragtes som et distinktivt element. Det nævnte varemærke er registreret for alle varer i klasserne 29 og 30.

Endvidere kan henvises til vort registrerede varemærke nr. 1018 1979 »AFTER DINNER SWEET« figurmærke visende emballage til vort produkt. Dette mærke's anmeldelse gav ikke indsiger i nærværende sag anledning til nogen form for reaktion.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 4. juni 1992.

Ankenævnet skal udtale

Hvis en indleveringsfrist udløber på en dag, hvor patentmyndighederne er lukket, anses indlevering på den første dag herefter for rettidig indlevering. Klagen til Patentankenævnet må således anses for rettidigt indleveret.

Patentdirektoratets afgørelse i sagen er i øvrigt baseret på den grundlæggende antagelse, at der ved vurderingen såvel af indsigerens varemærke AFTER EIGHT som af det ansøgte varemærke AFTER DINNER SWEET bør lægges vægt på ordenes betydning på engelsk. Ankenævnet kan tilslutte sig denne antagelse. Af de grunde som er anført af Patentdirektoratet, kan herefter tiltrædes, at mærkerne hverken visuelt eller auditivt kan anses for forvekslelige, idet ordet AFTER har karakter af et svagt mærkeelement.

Uagtet varemærket AFTER EIGHT for så vidt angår forestillingsbilledet findes at have en vis referencezone fælles med mærket AFTER DINNER SWEET, kan det efter en helhedsvurdering tiltrædes, at mærkerne ikke anses for forvekslelige.

Ankenævnet kan endelig tiltræde Patentdirektoratets vurdering af, at ordene AFTER DINNER SWEET som udgangspunkt findes uegnede til registrering på grund af manglende særpræg. Det ansøgte varemærke bør derfor og efter den konkrete indsigelse i sagen samt omstændighederne i øvrigt kun kunne registreres for den nærmere angivne vare, for hvilken det har været anvendt, nemlig konfekture af marcipan dækket med chokolade.

Herefter

bestemmes

Den påklagede afgørelse stadfæstes, dog således, at det ansøgte varemærke kun bør kunne registreres for den nærmere angivne vare, for hvilken det har været anvendt.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen.

J.C. Warnich-Hansen.

Ingen

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter mærkerne AFTER DINNER SWEET og AFTER EIGHT ikke er forvekslelige.

AFTER DINNER SWEET fandtes som udgangspunkt uden det til registrering fornødne særpræg, men fandtes indarbejdet for en konfekturevare