Varemærker egnet til væsentligt at forringe et identisk mærke, indarbejdet for varer i en anden klasse

Varemærker egnet til væsentligt at forringe et identisk mærke, indarbejdet for varer i en anden klasse

År 1993, den 16. april afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende KENDELSE

i sagen j.nr. V 80/91: Klage fra Societe des Produits Nestle S.A., Schweiz, v/Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 9. september 1991 af varemærke- ansøgning nr. VA 1879/1988 fra Ciba-Geigy AG, Schweiz, v/Dansk Patent Kontor A/S.

Den 15. marts 1988 indleverede Ciba-Geigy AG, Schweiz, v/Dansk Patent Kontor A/S en ansøgning om registrering af varemærket POLO (ordmærke) for visse varer i klasse 5, nemlig præparater til udryddelse af skadedyr, fungicider og herbicider. Ansøgningen blev den 30. maj 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 23. juli 1990 nedlagde klageren i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse anførtes

»Indsigelsen støttes på indsigernes danske varemærkeregistreringer VR 1938/68 POLO og VR 1204/1961 POLO, der er registreret for nærmere specificeret varer i klasse 30.

Indsigelsen støttes endvidere på varemærkelovens § 6, stk. 2b, idet indsigernes varemærke POLO er stærkt indarbejdet i det danske samfund for konfekturevarer, hvorved anmeldernes brug af samme betegnelse for varearter i klasse 5 under hensyn til varernes særlige karakter vil forringe indsigernes indarbejdede mærkes værdi væsentligt«.

I skrivelse af 1. oktober 1990 henstillede ansøgeren, at indsigelsen blev afvist, og at det ansøgte mærke blev registreret. Ansøgeren anførte følgende

»Der foreligger ikke direkte varekollision mellem det ansøgte mærke og indsigermærket, og indsigelsen støttes derfor udelukkende på varemærkelovens § 6, stk. 2b, den såkaldte »rottegiftsregel«.

Når det erindres, at denne regel vedrører varer af særlig ømfindtlig karakter, som fx næringsmidler, synes det nærliggende at anføre den i den foreliggende sammenhæng.

Dog skal det erindres, at reglen kun er beregnet for særlige undtagelsestilfælde, hvor der er tale om meget velkendte ældre mærker, således at benyttelsen af det yngre mærke for et andet og krænkede vareområde, kan skade værdien af det ældre varemærke.

I den foreliggende sag kan disse betingelser ikke siges at være opfyldt.

For det første er det ansøgte mærke »POLO« et i sig selv »svagt« varemærke, i og med at det er betegnelse for en almindelig kendt sportsgren. Derudover har vi ved opslag i Scriptors Varemærkeleksikon konstateret, at der findes en overordentlig lang række »polo«-varemærker, jf. vedlagte fotokopi.

Samtidig skal det understreges, at det er vort absolutte indtryk, at indsigermærket ikke er så specielt indarbejdet for det pågældende vareområde i klasse 30, som fordret i henhold til den nævnte paragraf. (Under ingen omstændigheder i en udstrækning som mærket »POLO«»s indarbejdelse i forbindelse med fx biler).

Betingelserne for anvendelse af varemærkelovens § 6, stk. 2b er således ikke opfyldt, i og med at denne paragraf udelukkende er beregnet til anvendelse i forbindelse med helt specielt stærkt indarbejdede varemærker, jf. Betænkning vedrørende varemærker, side 111.

Den nævnte paragrafs karakter af en absolut undtagelsesregel understreges af det faktum, at det ikke har været muligt at finde domspraksis i relation til denne regel.

Sluttelig skal det anføres, at de varer, der tænkes forhandlet under det ansøgte mærke i forhold til de varer, der er omfattet af indsigermærket, vil være at finde ikke alene i forskellige afdelinger, men i forskellige forretninger. Der vil således ikke være fare for, at gennemsnitsforbrugeren vil kunne tage fejl af de respektive produkter.

På baggrund af det anførte henstiller vi, at den nedlagte indsigelse tilbagevises, og at ansøgningen registreres for den oprindelige varefortegnelse«.

Klageren anførte ved skrivelse af 10. april 1991 følgende

»Når det i anmeldernes bevarelse anføres, at »der ikke foreligger direkte varekollision«, er dette evident, eftersom varemærkelovens § 6, stk. 2b netop forudsætter, at dette ikke er tilfældet! Loven foreskriver direkte, at forvekslelighed kan statueres,

- når der foreligger indarbejdelse, og

- når en andens brug af et lignende mærke for andre varer kan bevirke, at det indarbejdede mærkes værdi forringes.

Anmelderne er tilsyneladende også enige i denne betragtning, eftersom det i bevarelsens afsnit 3 anføres, at

»når det erindres, at denne regel vedrører varer af særlig ømfindtlig karakter, som fx næringsmidler, synes det nærliggende at anføre den i den foreligende sammenhæng«.

Indsigerne er så ganske enige i denne betragtning, og det er da også baggrunden for indsigelsen.

Når anmelderne imidlertid hævder, at »reglen kun er beregnet for særlige undtagelsestilfælde, hvor der er tale om meget velkendte ældre mærker«, er dette direkte forkert. Reglen vedrører, som anført, mærker, der er indarbejdede, og hvor der er fare for, at den værdi, der knytter sig til denne indarbejdelse af et varemærke, kan forringes væsentligt. Det har intet at gøre med, om mærket er af ældre dato eller meget velkendt. Eneste der foreskrives er, at der foreligger indarbejdelse i varemærkelovens forstand. I lovens § 2 er indarbejdelse defineret netop således, at indarbejdelse foreligger, når mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er almindeligt kendt som kendtegn for indehaverens varer. Der er næppe tvivl om, at omsætningskredsen, kiosker og konfekturehandlere, er klar over, at POLO hidhører fra indsigerne.

Den konklusion, som anmelderne derfor kommer til, nemlig at der i den foreliggende sag ikke ses at foreligge disse betingelser, er derfor forkert.

Tværtimod foreligger der netop indarbejdelse af et velkendt mærke, og der er endvidere tale om et levnedsmiddelprodukt, der i mange år er markedsført under en betegnelse, der er identisk med den, som anmelderne påtænker at anvende i Danmark for et middel til bekæmpelse af skadedyr. Man kan næppe komme tættere på det produktområde, der er omtalt i Betænkning som baggrund for rottegiftsreglen i varemærkeloven.

Der er næppe tvivl om, at indsigernes varemærkes renomme kan lide skade ved den markedsføring, som anmelderne foretager af sit produkt, endog under den identiske betegnelse. I nutidens samhandel over TV- og radioreklamer vil det være urimeligt, at anmelderne kan nyde godt af den reklameværdi, som er knyttet til indsigernes mærke, eller i øvrigt kan påvirke den værdi, der er knyttet til indsigernes mærke i det hele. Der erindres om, at netop indsigernes varemærke POLO er et af verdens kendteste varemærker inden for levnedsmiddelindustrien. Vi er i den situation, at man faktisk kan værdiansætte mærket, idet det indgik i en del af den varemærkeportefølje, som Societe des Produits Nestle S.A. overtog fra Rowntree Mackintosh til en værdi af ca. GBP 2,3 mia.

Endelig skal det bemærkes, at det odiøse modsætningsforhold mellem varearterne, der her er tale om, nemlig skadedyrsbekæmpelsesmidler over for konfekturevarer, netop skaber den konflikt, der ligger i nærværende sag, og som er det afgørende punkt i bedømmelsen.

Vi skal derfor henstille, at anmeldelse VA 1879/88 POLO afslås.

Opsamlende skal vi blot kommentere det i anmeldernes besvarelse anførte. Der er ikke tale om, at POLO er »et i sig selv svagt varemærke, i og med, at det er betegnelse for en almindelig kendt sportsgren«.

Udtalelsen forekommer noget besynderlig. Betegnelsen POLO er distinktiv for konfekturevarer, og om det er en sportsgren eller noget helt andet, er ganske underordnet. Anmelderne synes at lide af den misforståelse, at fx ordet PRINCE ikke er distinktivt for fx cigaretter, da det samtidigt er et ord for en titel i det danske sprog!?

Den omstændighed, at der findes andre POLO-mærker, er sagen uvedkommende. Ingen af de øvrige registreringer udsætter på nogen måde indsigernes varemærke for nogen risiko for at forringe dets værdi.

Når det endvidere anføres, at det i varemærkelovens § 6, stk. 2b, at »denne paragraf udelukkende er beregnet til anvendelse i forbindelse med helt specielt stærkt indarbejdede varemærker, jf. Betænkning vedrørende varemærker, side 111«, er dette forkert. Det anførte vedrører den såkaldte Kodak-regel, men ikke rottegiftsreglen, der blot foreskriver, at der statueres forvekslelighed, når et indarbejdet mærkes værdi forringes ved andens brug af et lignende mærke for andre varer. Der er her tale om det identiske mærke, hvor indsigernes mærke tilmed er oplagt indarbejdet'.

Ved skrivelse af samme dato, 10. april 1991, oplyste klageren, at der i løbet af kort tid ville blive fremsendt dokumentation for indarbejdelse af klagerens mærke POLO.

Ansøgeren anførte i skrivelse af 24. juni 1991 følgende

»Til yderligere imødegåelse af den nedlagte indsigelse skal det blot ganske kort anføres, at det må anses for uomtvistet, at varemærkelovens § 6, stk. 2b er en absolut undtagelsesregel med et strengt krav til mærkets indarbejdelse, jf. Karnovs Lovsamling s. 5361, note 29

»Er det (varemærket) så stærkt indarbejdet og velkendt, som forudsat under litra a), bliver det som regel at behandle efter nævnte punkt, hvorved punkt b) i almindelighed ikke får nogen selvstændig betydning«.

Samtidig skal det bestrides, at indsigermærket - på trods af den anførte indarbejdelse - besidder de egenskaber, som er fornødne for opfyldelse af betingelserne i henhold til varemærkelovens § 6, stk. 2b på de givne præmisser.

Det er naturligvis korrekt, at betegnelser af beskrivende karakter kan opnå distinktivitet for bestemte vareområder, men den derved opnåede varemærkeret vil samtidig være snævert begrænset til kun at gælde de pågældende varer. Beskyttelsesomfanget kan - på trods af ømfindtlighed - ikke udstrækkes til at hindre beskyttelse af mærket for helt forskelligartede varer.

Sluttelig skal det nævnes, at der i den foreliggende sag er tale om varer, der næppe vil blive forhandlet i samme forretninger, og i hvert fald slet ikke side om side.

Dette aspekt bør indgå også i bedømmelsen af den foreliggende sag, idet der endog ved afgørelsen af spørgsmål om krænkelse i henhold til varemærkelovens § 6, stk. 2a, lægges vægt på, om der er tale om varer, der forhandles i samme forretning, jf. Mogens Koktvedgaards Immaterialretspositioner, s. 213.

På baggrund af det anførte samt vore tidligere kommentarer i sagen henstilles det, at den nedlagte indsigelse tilbagevises, og at det ansøgte mærke godkendes til registrering'.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 9. september 1991 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»Det fremgår af bestemmelsen i § 6, stk. 2, nr. 2, at der undtagelsesvis kan foreligge forvekslelighed mellem to mærker, uanset at mærkerne ikke angår varer af samme eller lignende art, når et varemærke er indarbejdet og en andens brug af et lignende mærke for andre varer under hensyn til disses særlige karakter åbenbart er egnet til at forringe det indarbejdede mærkes værdi væsentligt. Betingelsen for at anvende den nævnte bestemmelse er således, at indsigernes mærke er indarbejdet, at der er tale om lignende mærker, og at karakteren af de varer, for hvilke det ansøgte mærke bruges, åbenbart er egnet til at forringe det indarbejdede mærkes værdi væsentligt.

I det foreligende tilfælde er der tale om identiske mærker. Det er endvidere direktoratets opfattelse, at en andens brug af betegnelsen POLO for præparater til udryddelse af skadedyr, fungicider og herbicider på grund af disse varers særlige karakter kan være åbenbart egnet til at forringe indsigernes mærkes værdi væsentligt. Derimod forekommer der ikke i sagen nogen dokumentation for, at ordet POLO er indarbejdet for indsigerne. Den er, som ovenfor nævnt, ikke indsendt. De krav, der stilles for at anvende bestemmelsen i § 6, stk. 2, nr. 2 er derfor ikke alle opfyldt og indsigelsen nedlagt i medfør af nævnte bestemmelse kan herefter ikke tages til følge.

De har tillige støttet indsigelsen på VR 1938/68 og VR 1204/61. Denne del af indsigelsen kan heller ikke tages til følge. Der er mærkelighed, men ikke varekollision, jf. § 6, stk. 1 i varemærkeloven«.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 9. november 1991 indbragt for Patentankenævnet. I skrivelsen anførtes følgende

»Ved skrivelse af 9. september 1991 har Patentdirektoratet taget stilling til den nedlagte indsigelse.

Patentdirektoratet har således meddelt, at man finder betingelserne opfyldt for at tage indsigelsen til følge, for så vidt angår spørgsmålet om forvekslelighed mellem de her respektive mærker - der er tale om identitet - og ligeledes, at der er tale om en brug af et mærke, der er egnet til at forringe indsigernes mærkes værdi væsentligt.

Derimod har Patentdirektoratet ikke fundet, at der foreligger indarbejdelse af betegnelsen POLO for indsigernes varer.

Det ligger i sagens natur, at det undertiden er vanskeligt at redegøre for sådan indarbejdelse, men det må dog alligevel fastholdes, at det er forbavsende at Patentdirektoratet ikke finder betegnelsen indarbejdet, da betegnelsen POLO er et almindeligt kendt produkt inden for konfektureindustrien.

Spørgsmålet om betingelserne for, hvorvidt der foreligger indarbejdelse, fremgår af varemærkelovens § 2, hvorefter indarbejdelse foreligger, når den vedkommende omsætningskreds her i landet anser produktet for almindeligt kendt som hidrørende fra indehaveren af varemærket.

Der er næppe tvivl om, at forbrugerne her i landet er bekendt med produktet, og indkøberne heraf er givetvis klar over, hvorfra produktet stammer.

Som anført, er det undertiden vanskeligt at skaffe sådan dokumentation for, at et varemærke er »almindeligt kendt«.

Udover vedlagte dokumentationsmateriale om kampagne for POLO etc, forventes erklæringer fra respektive organisationer at foreligge snarest, og med denne dokumentation mener indsigerne at have ført den fornødne dokumentation, således at indsigelsen i sin helhed kan tages til følge, for så vidt angår betingelserne i varemærkelovens § 6, stk. 1 og stk. 2b.

Når det med anmeldernes skrivelse af 24. juni 1991 anføres, at »beskyttelsesomfanget kan - på trods af ømfindtlighed - ikke udstrækkes til at hindre beskyttelse af mærket for helt forskelligartede varer«, er dette en misforståelse, idet det netop er det, sagen drejer sig om - og det, som den pågældende lovbestemmelse regulerer.

På denne baggrund skal vi henstille, at sagen hjemvises til Patentdirektoratet til fornyet behandling, subsidiært at anmeldelsen VA 1879/88 afslås fra varemærkeregistrering'.

Med skrivelse af 28. november 1991 fra klageren fremsendtes følgende erklæring fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekturebranchen

»Idet vi henviser til Deres brev af 11. november 1991 vedrørende betegnelsen POLO, skal vi hermed bekræfte, at varemærket POLO anses for indarbejdet på det danske marked som værende almindeligt kendt som varemærke for varer hidrørende fra Rowntree Mackintosh Confectionery Limited, nu Societe des Produits Nestle S.A.«.

I skrivelsen anførtes

»I fortsættelse af vor ankeskrivelse af 9. november 1991 fremsender vi hermed brancheerklæring fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekturebranchen.

Af nævnte erklæring fremgår, at man i branchen anser betegnelsen POLO for at være indarbejdet som varemærke for varer hidrørende fra Societe des Produits Nestle S.A.

Under henvisning til det her anførte synes der at være ført fuldgyldigt bevis for, at POLO er indarbejdet for indsigerne, tillige med at betingelserne for, at bestemmelserne i varemærkelovens § 6, stk. 2, nr. 2 herefter alle er opfyldt.

Vi skal derfor henstille, at den i Patentdirektoratet nedlagte indsigelse tages til følge, eftersom de forhold, der kan begrunde, at indsigelsen bør tages til følge efter varemærkelovens § 6, stk. 2, nr. 2, er opfyldt.

Således er der tale om

- at mærkerne er identiske

- at varerne under henvisning til disses særlige karakter kan være åbenbart egnede til at forringe indsigernes - Societe des Produits Nestle S.A.'s - mærkets værdi væsentligt

- at ordet POLO er indarbejdet for indsigerne, jf. den nu foreliggende dokumentation«.

Ansøgeren har ved skrivelse af 11. maj 1992 anmodet om, at sagen afgøres på det foreliggende grundlag.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 16. marts 1993.

Ingen gav møde.

Ankenævnet skal udtale

Med den for Ankenævnet fremlagte erklæring fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekturebranchen findes indsigermærket indarbejdet, jf. varemærkeloven § 6, stk. 2, nr. 2.

Herefter

bestemmes

Varemærkeansøgning 1879/88 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann.

Ingen

Et udenlansk firma søgte varemærket POLO (ordmærke) registreret for visse varer i klasse 5, nemlig præparater til udryddelse af skadedyr, fungicider og herbicider. En indsigelse, nedlagt af indehaverne af et identisk mærke for konfekturevarer, støttet på bl.a. § 6, stk. 2, nr. 2), blev ikke taget til følge af Patentdirektoratet, da man ikke fandt det dokumenteret, at ordet POLO var indarbejdet for indsigelserne. Patentankenævnet omstødte direktoratets afgørelse, efter at der for nævnet var fremlagt en brancheerklæring som dokumentation for indarbejdelse. Ansøgningen blev derfor afslået