Forvekslelighed mellem varemærker.

Forvekslelighed mellem varemærker.

År 1991, den 9. september afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen og Finn Mikkelsen) følgende

K E N D E L S E

i sagen j.nr. V 29/89: Klage fra

NIKE International Ltd., USA v/Dansk Patent Kontor A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 13. oktober 1989 af varemærkean- søgning nr. 8498 1987 fra Selection v/Peer Feldstein, Hvid- ovre.

Den 17. december 1987 indleverede firmaet SELECTION v/Peer Feldstein, Hvidovre, en ansøgning om registrering af varemærket FRÆK (figurmærke) for alle varer i klasse 25. Ansøgningen blev den 15. marts 1989 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 16. marts 1989 nedlagde klagerne i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2 indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes

»Indsigelsen støttes først og fremmest på eksistensen af vor klients danske varemærkeregistrering nr. 3451 1976 angående en figur, der i store træk er identisk med figurbestanddelen af det ansøgte mærke. Denne registrering dækker følgende varer

Klasse 25: Idræts- og sportssko, herunder idrætssko til sportsudøvelse og idrætssko til træningsbrug, sports- og idrætsuniformer og andre beklædningsgenstande.

Derudover står vor klient som indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. 525 1980, angående tilsvarende figurmærke, samt de danske varemærkeansøgninger nr. 5728 1988 og 5729 1988, begge omfattende såvel figurbestanddelen som navnet »NIKE«. Der foreligger fuld varekollision mellem det ansøgte mærke og vor klients registrering nr. 3451 1976.

Med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed mellem det ansøgte mærke og vor klients mærke, skal det understreges, at den ydre form af figurmærkebestanddelen (eller som vor klient kalder det (»Swoosh-Design«) er identisk i de to mærker. Ganske vist afviger det ansøgte mærke ved indstregninger i stedet for at være helt sort, men dette forandrer ikke den kendsgerning, at de to mærkers ydre form er identisk.

Ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet bør det nævnes, at ordmærkebestanddelen af det ansøgte mærke »FRÆK«, for så vidt angår den sidste del i hvert tilfælde auditivt udtales på samme måde som sidste del af vor klients firmanavn og varemærkebeskyttede navn, nemlig »NIKE«. Til støtte og dokumentation for vor klients gennem adskillige år erhvervede varmærkeret med hensyn til »the Swoosh-Design« samt det sammensatte mærke »NIKE + Swoosh-Design«, fremsendes vedlagt diverse fotokopier af brochurer og fakturaer fra perioden siden 1982 og til dato. Supplerende skal det oplyses, at der i regnskabsåret 1988 blev eksporteret for ca. 60 mill. Dkr. NIKE-produkter til Danmark. Heraf var 70% fodtøj, hvoraf størstedelen var forsynet med »the Swoosh-Design« medens 30% omfatter tilbehør og tasker.

Som det fremgår, har vor klients »Swoosh-Design« samt »NIKE«-navnet været benyttet intensivt i de forløbne år, og såfremt supplerende dokumentation for den stedfundne indarbejdelse ønskes, vil vi fremskaffe sådant materiale.

På dennne baggrund er det vor klients og vor opfattelse, at ansøgerfirmaet ved det nu ansøgte mærke bevidst trænger ind på vor klients vareområde og bevidst vil drage fordel af vor klients gennem mange år erhvervede varemærkerettigheder og den goodwill, der har knytet sig til vor klients mærke gennem de forløbne år.

Ganske vist skal varemærkeindehavere til en vis grad tåle, at konkurerende firmaer »laver sjov med« et givet varemærke, men i det foreliggende tilfælde er efterligningsmåden så subtil, at indehaverne ved brugen af dette mærke ikke blot kan drage fordel af vor klients indarbejdede varemærkerettigheder men også kan skade disse i afsætningsmæssig henseende, idet man med det ansøgte mærke ikke blot laver sjov men ligefrem gør nar af vor klients etablerede mærke'.

I skrivelse af 1. juni 1989 bestred ansøgeren, at mærkerne er forvekslelige. Ansøgeren anførte følgende

»Med hensyn til mærkelighed, kan vi oplyse at vores figur ved indstregninger skal forevise en mund og derfor langt fra er identisk med figurmærkebestanddelen hos Nike.

Ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet vedrørende ordmærkebestanddelen, er der ikke et eneste bogstav i FRÆK der benyttes i ordet Nike«.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 13. oktober 1989 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse

»Den indsigelse, der er nedlagt under henvisning til det under VR 525 1980 registrerede varemærke, kan ikke tages til følge, allerede fordi der ikke er kollision mellem varer i klasse 25 og de varer, der er anført i klasse 18 i registreringen.

For så vidt angår indsigelsen nedlagt under henvisning til VR 3451 1976 er der varekollision. Denne indsigelse kan dog ej heller tages til følge, idet mærkerne visuelt er meget forskellige. Det registrerede mærke er gengivet med en tynd mørk streg, og feltet mellem stregerne er tomt. Feltet i det ansøgte mærke er nok meget lig feltet i det registrerede mærke, men dette er tegnet op med en tyk sort streg, og der findes yderligere streger på forskellige leder inden i feltet. Figuren minder derfor om en mund med tænder, medens det registrerede mærke ikke giver associationer til en mund. Desuden står ordet FRÆK ovenover. Disse forskelle bevirker, at mærkerne ikke kan anses for forvekslelige.

Endelig er der henvist til de to ansøgninger VA 5728 1988 og VA 5729 1988. Disse ansøgninger er indgivet hertil den 17. august 1988, medens nærværende ansøgning er indgivet hertil den 17. december 1987. Nærværende ansøgning har derfor prioritet forud for de to ansøgninger, De har påberåbt Dem, og indsigelse kan derfor ikke støttes på disse ansøgninger. I øvrigt kan mærkerne heller ikke anses for forvekslelige, idet figuren i mærkerne her er helt udfyldt sort. Dette i forbindelse med de meget forskellige ord, nemlig Nike og Nike Air overfor FRÆK bevirker, at disse mærker også fremtræder meget forskelligt.

Indsigelsen kan derfor som sådan ikke tages til følge.

De har med Deres indsigelse indsendt materiale for at vise brugen af indsigerens mærker. Dette materiale synes ikke at vise brug af andre mærker end dem De har påberåbt Dem i indsigelsesskrivelsen, og som direktoratet ikke har fundet forvekslelige med det ansøgte mærke. Dette materiale kan derfor ikke bevirke, at indsigelsen kan tages til følge«.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 13. december 1989 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes. Klagerne har indleveret en ankebegrundelse, hvori anføres følgende

»Det er således vor klients og vor opfattelse, at det ansøgte mærke VA 8498 1987 FRÆK + figur, er forveksleligt med vor klients etablerede varemærkeret til det såkaldte »Swoosh-Design« samt ordmærket »NIKE«.

Indsigelsen støttes primært på eksistensen af vor klients danske varemærkeregistrering nr. 3451 1976, der dækker følgende varer

Klasse 25: Idræts- og sportssko, herunder idrætssko til sportsudøvelse og idrætssko til træningsbrug, sports- og idrætsuniformer og andre beklædningsgenstande samt på den sideløbende registrering nr. 1121 1977 af ordet »NIKE«, der dækker følgende varer

Klasse 25: Idræts- og sportssko, herunder idrætssko til sportsudøvelse og idrætssko til træningsbrug, sports- og idrætsuniformer og andre beklædningsgenstande til brug ved sports- og idrætsudøvelse.

Derudover står vor klient som indehaver af en lang række yngre varemærkeregistreringer og -ansøgninger angående såvel det nævnte »Swoosh-design« samt ordmærket »NIKE«: VR 525 1980 »Swoosh-Design, klassse 18, VA 5728 1988 »NIKE + Swoosh-Design«, klasse 25, VA 5729 1988 »NIKE AIR + Swoosh-Design«, klasse 25, VA 2066 1989 »NIKE«, klasse 42, VA 2067 1989 »Swoosh-Design«, klasse 42 og VA 2068 1989 »NIKE + Swoosh-design«, klasse 42.

Som dokumenteret ved de med vor indsigelse indleverede brochurer og fakturaer fra perioden 1982 og til dato har vore klienter anvendt deres væremærker »Swoosh-Design« samt »NIKE« såvel hver for sig som i kombinationer igennem adskillige år, såvel i udlandet som i Danmark. Det er således en kendsgerning, at de omhandlede varemærker er yderst velkendte inden for især sportsbranchen, men på grund af populariseringen af sportslivet må anses for velkendte også inden for en langt bredere aftagerkreds.

Derudover skal det påpeges, at den ydre form af vor klients omhandlede »Swoosh-Design« er identisk med den ydre form af ordbestanddelen af det ansøgte mærke. Ganske vist er feltet i det ansøgte mærke udfyldt med streger på forskellige leder, medens vor klients design enten kun består af den ydre kontur eller af en helt ensfarvet figur.

Netop den benyttede udfyldning af feltet i det ansøgte mærke i form af en grinende mund er efter vor klients og vor opfattelse med til at understrege den hensigt, som ansøgeren har haft med hensyn til at skabe et varemærke, der umiddelbart vil vække associationer i retning af vor klients mærke, men som samtidig gør nar hermed.

At der så samtidigt er en ikke uvæsentlig lighed mellem ordbestanddelene af vor klients mærke »NIKE« og det ansøgte ordmærke »FRÆK« i hvert tilfælde i udtalemæssig henseende, understreger yderligere forveksleligheden mellem de to mærker.

Fra tidligere retspraksis skal det fremhæves, at der ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet mellem figurmærker, indeholdende såvel en ord- som en figurbestanddel, er blevet lagt vægt på, om såvel ordbestanddelen som figurbestanddelen lå tæt op ad hinanden. Der skal således meget til, for at billedmærker anses for forvekslelige, såfremt en eventuel ordbestanddel ikke også må anses for forvekslelig, jf. her SHT 1928.241 og U 1944.1063 om kirsebærvineetiketterne »MORELLI« og »KIRSINETTA« samt U 1979.339 (Kijafa/Kirsberry). I begge disse sager var figurbestanddelen meget lig hinanden, men som det fremgår, afveg ordbestandelene betydeligt. Modsætningsvis kan sluttes herfra, at såfremt såvel ord- som figurbestanddelen ligner hinanden, vil dette forøge faren for forveksling.

Yderligere skal det påpeges, at der efter vor klients og vor opfattelse i den trufne afgørelse lægges for stor vægt på detaljemæssige forskelle mellem de to mærker, medens der ikke tages højde for, at mærkerne i faktisk brug vil efterlade meget ens erindringsbilleder hos forbrugeren, der umiddelbart kun vil lægge mærke til det helhedsindtryk, som mærkerne præsenterer.

Det forekommer således også urimeligt, om vor klient (eller en hvilken som helst anden varemærkeindehaver) skulle være nødsaget til at søge sit figurmærke registreret i alle tænkelige udførelsesformer (helt i sort, i konturer, eller i andre udførelsesformer) blot for at opnå beskyttelse mod åbenbar efterligning.

Da vor klients mærke er velkendt og berømt over hele verden, er krænkelses- og counterfeiting-problematikken et ikke ukendt begreb, som man dog fra vor klients side søger at bekæmpe så effektivt som muligt.

I den foreliggende sag er det vor klients og vor opfattelse, at det ansøgte mærke er klart forveksleligt med vor klients velindarbejdede varemærkeret til betegnelsen »NIKE« samt det omhandlede »Swoosh-Design«, og vi henstiller derfor, at det ansøgte mærke afvises fra registrering'.

Ansøgerne har ved skrivelse af 15. marts 1990 nedlagte påstand om stadfæstelse og har anført

»SELECTION har ansøgt med både ordet FRÆK + figur, som en enhed, hvilket yderligere differentierer sig fra NIKE International der har registreret NIKE + figur hver for sig.

Vedrørende ansøgninger fra NIKE International nr. 5728 1988, 5729 1988, 2066 1989, 2067 1989 og 2068 1989 er de alle indgivet efter nærværende ansøgning. Nærværende ansøgning har derfor prioritet forud for ovennævnte 5 ansøgninger.

Det er stadig vores opfattelse, at der ikke er nogen hold i ankebegrundelsen fra NIKE International, hvorfor vi stadig ønsker at få mærket registreret«.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 2. maj 1991.

For klageren mødte Inge Lise Persson.

For ansøgeren mødte Peer Feldstein.

Direktoratet var repræsenteret af fuldmægtig Helle Lund Christiansen.

Klageren gjorde gældende, at der er tale om et velindarbejdet mærke, der for »Swoosh-designets« vedkommende har været registreret siden 1976 og for ordmærkets fra 1977. Der er vel ikke umiddelbar, men tilstrækkelig varemærkelighed til, at mærkerne er forvekslelige. Varekollisionen er utvivlsom.

Ansøgeren henviste til det skriftlige materiale og oplyste herudover, at tanken med det ansøgte mærke havde været, at der skulle være »noget sjovt« over det. Der er ikke fremstillet varer med det ansøgte mærke.

Direktoratet henholdt dig til sin afgørelse og anførte, at der måtte sondres mellem varemærkelovgivningen og markedsføringslovgivningen.

To medlemmer af Ankenævnet (Grønning-Nielsen og Hans Chr. Thomsen) udtaler

De mærker, der varemærkeretligt som indregistrerede kan modholdes, er et figurmærke og et ordmærke. Begge mærker er i høj grad indarbejdede og må nyde en betydelig beskyttelse over for efterligninger, og selv om kombinationen af de modholdte ord- og varemærker først er søgt varemærkeretligt beskyttet efter den forliggende ansøgning, er denne kombination også velkendt.

Uanset om formålet med det ansøgte mærke under hvilket der ikke er produceret varer, måtte være at drage fordel af den af klageren oparbejdede goodwill i positiv retning eller som af klageren anført som latterliggørende association, findes det ansøgte at være inspireret af klagerens varemærke i en sådan grad, at klageren under hensyn til sine mærkers indarbejdelse ej heller varemærkeretligt findes at burde tåle dette.

Et medlem af nævnet (Finn Mikkelsen) udtaler

Indsigelsen bør afvises og ansøgningen fremmes til registrering. Uanset lighedspunkter imellem det modholdte figurmærke VR 3451 1976 og figurdelen i det ansøgte mærke samt ligheder imellem indsigers igennem mange år benyttede - og nu utvivlsomt indarbejdede - kombinationsmærke og det ansøgte mærke, foreligger der ikke forvekslelighed i dansk sprogområde. Selv om indsigers mærker måtte være omfattet af varemærkelovens § 6, stk. 2(a), ses det ansøgte mærkes åbenbare reference til de modholdte mærker ikke at udgøre en udnyttelse af deres goodwill i varemærkelovens forstand. Hermed er der ikke taget stilling til den markedsføringsretlige bedømmelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Herefter

bestemmes

varemærkeansøgning nr. 8498/87 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Udskriftens og fotokopiens

rigtighed bekræftes.

Patentankenævnet, den 9. september 1991.

Ankenævnet for Industriel Ejendomsret

P.N.V.

E.B.

Ingen

Under dissens fandt Patentankenævnet - modsat Patentdirektoratet - at et varemærke indeholdende en figur samt ordet FRÆK lignede klagerens varemærker så meget, at varemærkeansøgningen blev afslået.