Nye oplysninger under ankesag om to varemærkers forvekslelighed

Nye oplysninger under ankesag om to varemærkers forvekslelighed

År 1991, den 5. april afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen) følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 7/89: Klage fra Bayer Aktiengesellschaft, Forbundsrepublikken Tyskland, v/Patentbureau Budde, Schou & Co. over Patentdirektoratets afgørelse af 14. april 1989 af varemærke-ansøgning nr. 8066/86 fra Pharmaton SA, Schweiz, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S.

Den 7. september 1988 bekendtgjordes en af Pharmaton SA, Schweiz, indleveret ansøgning om registrering af varemærket »BIOCAREN« for alle varer i klasse 5.

I skrivelse af 4. november 1988 nedlagde klageren, Bayer Aktiengesellschaft, Forbundsrepublikken Tyskland, indsigelse mod varemærkets registrering, idet klageren gjorde gældende, at det ansøgte varemærke var forveksleligt med klagerens registrerede varemærke VR 959/39 BAYCARON.

Klageren udtalte

»Vareartslighed.

Det ansøgte mærke er offentliggjort for samtlige varearter i klasse 5. Indsigernes mærke omfatter følgende varearter i klasse 5

lægemidler til mennesker og dyr, kemiske produkter til medicinske og hygiejniske øjemed (ikke indeholdt i andre klasser), farmaceutiske droger og præparater, plastre, forbindstoffer, midler til udryddelse af dyr og planter, desinfektionsmidler.

Der foreligger således klar varekollision.

Mærkelighed .

Helhedsindtrykket af indsigernes mærke og af det ansøgte mærke er i det foreliggende tilfælde så ens, at indsigerne finder, at der foreligger forvekslelighed. Begge mærker består af 8 bogstaver, og de indledes begge med bogstavet B og afsluttes med bogstavet N. I øvrigt er vokal- og konsonantfordelingen i de to mærker fuldstændig ensartet i sin opbygning. Det generelle billede af de to varemærker er således meget ens, hvilket tydeligt fremgår, når disse mærker stilles over for hinanden.

B I O C A R E N

B A Y C A R O N.

Det vigtigste element ved vurdering af forvekslelighed er den visuelle lighed, og den er som ovenfor anført meget stor i nærværende tilfælde. Det varemærkeretlige begreb »det udviskede erindringsbillede« må med fuld styrke påberåbes i nærværende tilfælde, hvor det ansøgte mærke BIOCAREN er opbygget på en måde, der ligger så tæt på indsigernes registrerede mærke BAYCARON, at forbrugeren netop kan komme til at tage fejl af de to mærker, når man har en svag erindring om det registrerede mærke BAYCARON og derefter præsenteres for det ansøgte mærke BIOCAREN.'

Ansøger imødegik indsigelsen i skrivelse af 22. marts 1989 og anførte: Vi skal imidlertid på anmeldernes vegne bemærke, at vi ikke er enige i, at det anmeldte varemærke BIOCAREN er forveksleligt med indsigermærket BAYCARON og skal begrunde dette som følger

Det anmeldte varemærke BIOCAREN har forstavelsen BIO- afledt af det græske ord bios, der betyder liv, medens indsigermærket har forstavelsen BAY-, der jo klart henviser til de tre første bogstaver i indsigerfirmaets navn, Bayer AG. På grund af disse forskellige forstavelser får man således helt forskellige associationer, når man hører og ser de to varemærker. De to forstavelser BIO- og BAY- bevirker også en helt forskellig udtale af BIOCAREN og BAYCARON. Denne forskellige udtale styrkes yderligere af mærkebestanddelen -CAREN i BIOCAREN og -CARON i BAYCARON, idet nævnte to mærkebestanddele udtales helt forskelligt.

På grund af den store forskel på det anmeldte mærke BIOCAREN og indsigermærket BAYCARON skal vi således henstille, at indsigelsen tilbagevises, og at nærværende ansøgning tages til følge.'

Indsigelsen blev ikke taget til følge af Patentdirektoratet, der i skrivelse af 14. april 1989 bl.a. udtalte

»Der må gives Dem medhold i, at ordene består af det samme antal bogstaver samt begynder og ender med de samme bogstaver. Imidlertid har »BIOCAREN« fire stavelser og »BAYCARON« kun 3 stavelser, og da forstavelserne »BAY« og »BIO« er meget forskellige bevirker dette, at mærkerne hverken visuelt eller auditivt ligner hinanden. Iøvrigt er slutdelen i det registrerede mærke »CARON« ikke den samme som i det ansøgte mærke, der har slutstavelsen »CAREN«, og dette bevirker også en forskel i udtalen. Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge.' Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 14. juni 1989 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratet's afgørelse omstødes.

I skrivelsen har klageren bl.a. udtalt

»I den af os på vegne klageren overfor Patentdirektoratet nedlagte indsigelse af 4. november 1988 (Bilag 3) henvistes alene til registrering nr. 959/39 BAYCARON (Bilag 1). Imidlertid er det klagerens opfattelse, at Direktoratet under sin fortsatte behandling af ansøgningen burde have modholdt klagerens registrering nr. 3759/82 BIOCERIN (Bilag 2).

Reg. nr. 959/39 BAYCARON (Bilag 1).

Varekollision.

Det ansøgte mærke er offentliggjort for samtlige varearter i klasse 5. Indsigernes mærke omfatter følgende varearter i klasse 5

lægemidler til mennesker og dyr, kemiske produkter til medicinske og hygiejniske øjemed (ikke indeholdt i andre klasser), farmaceutiske droger og præparater, plastre, forbindstoffer, midler til udryddelse af dyr og planter, desinfektionsmidler.

Der foreligger således klar varekollision.

Forvekslelighed Helhedsindtrykket af indsigernes mærke og af det ansøgte mærke er efter klagerens opfattelse så ens, at klageren finder, at der foreligger forvekslelighed. Begge mærker består af 8 bogstaver, og de indledes begge med bogstavet B og afsluttes med bogstavet N. I øvrigt er vokal- og konsonantfordelingen i de to mærker fuldstændig ensartet i opbygningen

B I O C A R E N

B A Y C A R O N.

Synsmæssigt udviser mærkerne et ensartet billede. Indenfor varemærkeretten benytter man ved vurderingen »det udviskede erindringsbillede«. I »erindringen« udviskes de forskelle, der er mellem de to mærker. Lydmæssigt præges de to mærker af B..CAREN/B..CARON. Udtaleforskellen mellem CAREN/CARON som mærkebestanddele i BIOCAREN/BAYCARON vil tendere mod at forsvinde. Også for så vidt angår begyndelsesstavelserne i hvert mærke, henholdsvis BI-O/BA-Y foreligger betydelige lydmæssige ligheder. Bogstaverne I/Y udtales på dansk faktisk identisk, jævnfør at der også kan være en tendens til en usikkerhed med hensyn til udtalen, sammenlign udtalen af bogstavet »Y« i cykel. Hertil kommer, at der vil være en tendens til at »sammentrække« udtalen af BIO i BIOCAREN, således at udtalen af BIOCAREN nærmer sig BICAREN.

Registrering nr. 3759/82 BIOCERIN (Bilag 2).

Varekollision.

Det ansøgte mærke er offentliggjort for samtlige varearter i klasse 5. Indsigernes mærke omfatter følgende varearter i klasse 5

lægemidler til dyr.

Der foreligger således varekollision.

Forvekslelighed.

Helhedsindtrykket af klagerens mærke og af det ansøgte mærke

B I O C E R I N

B I O C A R E N

er så ens, at klageren finder, at der foreligger forvekslelighed.

BIOCERIN/BIOCAREN består begge af 8 bogstaver.

BIOCERIN/BIOCAREN består begge af 4 stavelser.

BIOCERIN/BIOCAREN har tilfælles BIOC.R.N. Der foreligger således alene forskel bogstavsmæssigt mellem de to mærker for så vidt angår bogstaverne E.I i BIOCERIN og A.E i BIOCAREN. Bogstaverne E/A og I/E har en tendens til at glide over i hinanden i udtalen af de to mærker. Også ved vurderingen af forvekslelighed mellem BIOCERIN/BIOCAREN bør hensyn tages til »det udviskede erindringsbillede«.

Ansøgeren har i skrivelse af 22. august 1989 nedlagt påstand om, at klagen afvises.

Ansøgeren anførte bl.a.

»I den indleverede ankeskrivelse af 14. juni 1989 påklages Patentdirektoratets nævnte afgørelse af 14. april 1989 med påstand om, at Patentdirektoratet pålægges af afslå VA 8066/86 BIOCAREN. Som begrundelse herfor anfører klageren, at mærket BIOCAREN er forveksleligt med klagerens VR 0959/39 BAYCARON og VR 3759/82 BIOCERIN. Det skal hertil bemærkes, at klageren i sin indsigelsesskrivelse af 4. november 1988 kun nedlagde indsigelse mod VA 8066/86 BIOCAREN på basis af VR 0959/39 BAYCARON. Registreringen for BIOCERIN er altså først medtaget i ankeskrivelsen af 14. juni d.å....

På vegne ansøgerfirmaet skal meddeles, at man ikke er enig i de af klageren anførte betragtninger i den indleverede anke over Patentdirektoratets afgørelse af 14. april 1989 vedrørende ovennævnte ansøgning. I denne forbindelse skal anføres følgende

Der kan ikke gives klageren medhold i, at det ansøgte varemærke BIOCAREN er forvekseligt med den i indsigelsesskrivelsen af 4. november 1988 og i ankeskrivelsen af 23. juni 1989 nævnte registrering VR 0959/39 BAYCARON eller den i ankeskrivelsen af 23. juni 1989 nævnte registrering VR 3759/82 BIOCERIN.

Med hensyn til VR 0959/39 BAYCARON anføres, at ansøgerne ikke er enige i, at det ansøgte varemærke BIOCAREN er forveksleligt med nævnte registrerede varemærke. Det anføres i denne forbindelse, at det ansøgte varemærke BIOCAREN har forstavelsen BIO - afledt af det græske ord bios, der betyder liv - medens indsigermærket har forstavelsen BAY, der jo klart henviser til de tre første bogstaver i indsigerfirmaets navn, Bayer AG. På grund af disse forskellige forstavelser får man således helt forskellige associationer, når man hører og ser de to varemærker. De to forstavelser BIO og BAY bevirker også en helt forskellig udtale af BIOCAREN og BAYCARON, dels på grund af den forskellige udtale af BIO/BAY, dels på grund af det forskellige antal stavelser i henholdsvis BIOCAREN og BAYCARON jævnfør at varemærket BIOCAREN har 4 stavelser, mens BAYCARON har 3 stavelser. Den forskellige udtale af BIOCAREN og BAYCARON styrkes yderligere af, at mærkebestanddelen CAREN i BIOCAREN og CARON i BAYCARON udtales helt forskelligt på grund af de med hensyn til udtale vidt forskellige vokaler E/O i henholdsvis BIOCAREN og BAYCARON.

Med hensyn til den i ankeskrivelsen af 23. juni 1989 nævnte registrering VR 3759/82 BIOCERIN skal vi tillige på ansøgernes vegne bemærke, at man ikke er enig i, at det ansøgte varemærke BIOCAREN er forveksleligt med nævnte registrerede varemærke. Begge varemærker BIOCERIN og BIOCAREN har ganske vist forstavelsen BIO tilfælles. Imidlertid kan der ikke for så vidt angår klasse 5 opnås eneret til denne stavelse, jævnfør at der da også allerede på registeret side om side eksisterer en række registreringer med nævnte forstavelse, nemlig eksempelvis følgende

VR 1301 1958 BIOFARMA

VR 3084 1974 BIOFORCE

VR 2254 1965 BIOGARDE

VR 2628 1982 BIO-GAUSS

VR 1742 1958 BIOGERM

VR 2480 1964 BIOJAD

VR 1218 1971 BIOLECIT

VR 0520 1985 BIOLEUKIN

VR 0524 1971 BIOMETER

VR 2126 1982 BIOMEDICA

VR 0127 1980 BIOPAROX

VR 4136 1978 BIOPECT VR 2640 1968 BIOPLUS

Varemærkerne BIOCERIN og BIOCAREN skal således ikke bedømmes på forstavelsen BIO, men derimod på de øvrige mærkebestanddele

-CERIN

-CAREN

De to nævnte øvrige bestanddele har ganske vist forbogstavet C og slutbogstavet N tilfælles, ligesom antallet af bogstaver og stavelser er det samme. Imidlertid er vokalfølgen helt forskellig, nemlig E.I. overfor A.E. Denne forskellige vokalfølge bevirker klart, at de to varemærker adskiller sig totalt fra hinanden i såvel auditiv som visuel henseende.

Endelig skal det anføres, at ansøgerne for såvidt angår varemærket BIOCAREN ikke er interesserede i at opnå beskyttelse for »lægemidler til dyr«, hvorfor ansøgningen kan præciseres som følger

Klasse 5. (Registreringen omfatter ikke lægemidler til dyr).

Vi håber således, at der herefter vil blive set bort fra den indleverede anke, og at BIOCAREN ansøgningen herefter vil blive taget til følge.'

Klageren udtalte i skrivelse af 5. oktober 1989

»I ankenævnets skrivelse anføres, at skriftvekslingen anses for afsluttet. Imidlertid ønsker vi gerne at fremkomme med et par bemærkninger til den af Hofman-Bang & Boutard A/S indleverede skrivelse, specielt da der gennem den pågældende skrivelse foreligger et ændret grundlag i forhold til tidligere, jf. at indklagede, forsåvidt angår den af klagerne påberåbte registrering nr. 3759/82 BIOCERIN, søger at undgå nævnte registrering som modhold ved at begrænse varefortegnelsen til det ansøgte mærke fra »Klasse 5« generelt til »Klasse 5. (Registreringen omfatter ikke lægemidler til dyr)».

Specielt for så vidt angår nævnte begrænsning bemærkes, at der naturligvis kan forekomme tilfælde, hvor et specielt lægemiddel til mennesker ikke kolliderer med et specielt lægemiddel til dyr. Imidlertid findes der et bredt spektrum af lægemidler anvendelige såvel til human-medicinsk som til veterinær-medicinsk brug. Hertil kommer, at indklagede bibeholder fuld klassedækning med den angivne undtagelse. Klagerne må herefter holde for, at indklagede ikke har undgået varekollision gennem den anførte præcisering.

Hertil kommer, at indklagede foretager en argumentation til støtte for det synspunkt, at klagerne ikke har eneret til BIO som bestanddel af varemærker. En sådan argumentation er imidlertid ufornøden, idet klagerne naturligvis ikke har tanker om at kunne hævde en sådan eneret. Som en konklusion af deres argumentation til støtte for, at klagerne ikke har nogen eneret til BIO som mærkebestanddel, når indklagede fremt til, at »Varemærkerne BIOCERIN og BIOCAREN« skal således ikke bedømmes på forstavelsen BIO, men derimod på de øvrige mærkebestanddele -CERIN/-CAREN. En sådan konklusion er urigtig

Bedømmelsen BIOCERIN/BIOCAREN skal foretages på grundlag af en helhedsbedømmelse, og i denne indgår også den omstændighed, at de to mærker begynder med BIO.

For så vidt angår klagernes registrering nr. 0959/39 BAYCARON bemærkes, at vi naturligvis ikke kan afvise, at klagerne er blevet inspireret af deres firmanavn til at benytte BAY som mærkebestanddel i BAYCARON. Der er imidlertid ikke tale om »helt forskellige associationer«, således som indklagede gør gældende.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt BIOCAREN har 4 stavelser over for tre stavelser i BAYCARON, skal kun bemærkes, at BAYCARON også kan udtales som BA-Y-CA-RON. I øvrigt henvises til det i klageskrivelsen anførte.'

I skrivelse af 21. november 1989 har Patentdirektoratet udtalt følgende

»I skrivelse hertil af 4. oktober 1989 har Patentankenævnet anmodet Direktoratet om en udtalelse i ovennævnte sag under hensyn til klagebegrundelsens omtale af ordet BIOCERIN. Ovennævnte ansøgning er indgivet af Pharmaton S.A., Schweiz, og omfatter alle varer i klasse 5.

I skrivelse af 14. juni 1989 indbragte Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, på vegne Bayer Aktiengesellschaft, Forbundsrepublikken Tyskland, for Patentankenævnet Direktoratets nægtelse af at tage en indsigelse til følge, der var nedlagt under henvisning til den for indsigerne under VR 0959/39 for en række nærmere angivne varer i klasse 5 foretagne registrering af ordet BAYCARON. Der var alene henvist til denne registrering i den nedlagte indsigelse af 4. november 1988, men det er klagerens opfattelse, at Direktoratet under sin fortsatte behandling af ansøgningen burde have modholdt klagerens registrering VR 3759/82 vedrørende ordet BIOCERIN. Registreringen omfatter lægemidler til dyr i klasse 5. Klageren gør gældende, at der er varekollision, og at helhedsindtrykket af de to mærker BIOCERIN og BIOCAREN er ens. De består begge af otte bogstaver og fire stavelser.

Ansøgerne har i skrivelse til Ankenævnet af 22. august 1989 bl.a. bemærket, at man ikke er enig i, at ordene BIOCAREN og BIOCERIN er forvekslelige, uanset om de har forstavelsen BIO til fælles. Der findes en række registreringer med nævnte forstavelse, og varemærkerne kan således ikke bedømmes på forstavelsen BIO, men på de øvrige mærkebestanddele -CERIN og -CAREN. Her er vokalfølgen helt forskellig, og dette bevirker, at de to varemærker adskiller sig totalt fra hinanden såvel auditivt som visuelt. Det anføres slutteligt, at ansøgerne for så vidt angår BIOCAREN ikke er interesseret i at opnå beskyttelse for lægemidler til dyr, hvorfor ansøgningen kan præciseres til: Klasse 5. (Registreringen omfatter ikke lægemidler til dyr).

Det skal indledningsvis bemærkes, at såfremt Direktoratet under en indsigelsessag bliver bekendt med, at der eksisterer en ikke tidligere fremsat hindring for et ansøgt mærkes registrering, vil Direktoratet selvsagt samtidig med behandlingen af indsigelsessagen gøre denne hindring gældende, f.eks. at det ansøgte varemærke tillige er forveksleligt med et ikke tidligere fremdraget mærke. Det skal dernæst oplyses, at Direktoratet ikke, inden der træffes en afgørelse i en indsigelsessag, foretager en fuldstændig ny behandling af ansøgningen. Således er der ikke tale om, at Direktoratet foretager en fornyet gennemgang af den liste over lignende mærker, som Direktoratet får tilsendt fra AB Scriptor i Sverige, der efter et bestemt program ved databehandling foretager en undersøgelse af mærkers lighed.

En indsiger kan således ikke påregne, at Direktoratet af egen drift overfor ansøger fremkommer med yderligere hindringer for et mærkes registrering, hvorfor det må tilrådes indsigere at fremsætte samtlige de hindringer, der gøres gældende mod et mærkes registrering i indsigelsesskrivelsen.

Indsigeren nedlagde i nærværende sag alene indsigelse under henvisning til ordet BAYCARON og ikke under henvisning til BIOCERIN, og der blev derfor ikke i indsigelsessagen truffet afgørelse vedrørende sidstnævnte varemærke.

Det er Direktoratets opfattelse, at ordene BIOCAREN og BIOCERIN er forvekslelige, og at ordet BIOCERIN derfor burde være fremdraget ved undersøgelsen af det ansøgte mærkes registrerbarhed. Ordene er opbygget på helt samme måde og består af fire stavelser og otte bogstaver. Forstavelsen BIO er identisk og -CERIN og -CAREN udtales nok noget forskelligt, men konsonanterne er de samme. Direktoratet er enig med ansøger i, at BIO, der findes som forstavelse til mangfoldige registrerede varemærker, er svagt, men der kan ikke ganske bortses fra denne forstavelse, og betragtet i deres helhed må der anses for at være mærkelighed mellem de to ord.

Ansøgeren har foreslået at begrænse sin ansøgning til klasse 5. (Registreringen omfatter ikke lægemidler til dyr). Direktoratet mener ikke at kunne acceptere nævnte tilføjelse, dels fordi den gør varefortegnelsen uoverskuelig, dels fordi den ikke er tilstrækkelig. Der findes en del lægemidler, der er de samme, uanset om de anvendes til dyr eller mennesker, bl.a. penicillin, p-piller og visse salver. Dette bevirker, at det - såfremt undtagelsen accepteres - herefter er uklart, hvilke varearter ansøgningen egentlig omfatter, og der må tillige anses for at være direkte sammenfald mellem de varearter, der er ens til dyr og mennesker.

Klageren har i sin skrivelse til Patentankenævnet tillige anmodet nævnet om at omgøre Direktoratets afgørelse i skrivelse herfra af 14. april 1989 gående ud på, at ordene BIOCAREN og BAYCARON ikke er forvekslelige.

Direktoratet skal som supplement til sin indsigelsesskrivelse anføre, at forstavelserne BIO og BAY giver meget forskellige associationer. BIO betyder liv og har således en fast og kendt betydning, medens Bay leder tanken hen på indsigerens virksomhedsnavn, nemlig Bayer AG. Iøvrigt findes der talrige registrerede varemærker for nævnte virksomhed begyndende med BAY. Det er således på alle måder to meget forskellige forstavelser, og da det normalt er mærkets første del, der præger sig i publikums bevidsthed, og derfor er den dominerede del, uanset om de nævnte forstavelser må anses for almindelige i registrerede varemærker, finder Direktoratet ikke ordene forvekslelige.

Som værende af interesse skal det oplyses, at Industriministeriet tidligere har statueret, at ordene POCKETTRONIC og POSTTRONIC ikke er forvekslelige. Desuden kan nævnes en dom fra 1954, hvorefter VACREATOR ikke blev fundet forveksleligt med VACUMATOR og en dom fra 1969, hvor APURIN ikke blev fundet forveksleligt med ASPERIN. Endvidere har Direktoratet ved afgørelser i tidligere indsigelser ikke fundet ordenen DERMOXYL og DUMOZYL, KASAMENT og KELEMENT samt SUMICOMBI og SULFACOMBIN for forvekslelige. Endelig kan det nævnes, at den ovenfor nævnte scriptorliste i sagen omfatter så mange varemærker, at den udgør 9 sider, men ordet BAYCARON findes ikke på listen, og det var således end ikke muligt for Direktoratet at få nævnte mærke frem til overvejelse.«

Sagen har været behandlet på ankenævnets møde den 24. januar 1991.

For klageren mødte advokat Erik Lassen.

For ansøgeren mødte advokat Christian Levin Nielsen.

Advokaterne procederede sagen, idet de i det væsentlige henholdt sig til de skriftlige indlæg, som nærmere blev uddybet.

Ankenævnet skal udtale

Således som sagen forelå oplyst for Patentdirektoratet, kan Ankenævnet tiltræde Direktoratets afgørelse om, at det ansøgte mærke BIOCAREN ikke findes forveksleligt med det registrerede varemærke BAYCARON.

Imidlertid er der under ankesagen fremkommet oplysninger om et andet registreret varemærke BIOCERIN, som ikke tidligere ses at have været modholdt i sagen. Ankenævnet finder ikke, at reglen i Varemærkelovens § 20 udelukker, at Direktoratet efter ansøgningens bekendtgørelse tager spørgsmålet om betydningen af eventuelle registreringshindringer op til fornyet overvejelse, selv om sådanne registreringshindringer først konstateres efter indsigelsesfristens udløb. På denne baggrund har nævnet fundet det rettest, at der i 1. instans træffes en afgørelse af Direktoratet, hvorfor

bestemmes

Sagen tilbagesendess til Patentdirektoratet til fortsat behandling.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J. Warnich-Hansen.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Patentankenævnet, den 5. april 1991.

Ankenævnet for Industriel Ejendomsret

P.N.V.

E.B.

C. Adiv

Ingen

Ankenævnet fandt ikke, at varemærkelovens § 20 udelukker, at nye registreringshindringer gøres gældende efter bekendtgørelse af mærket.