Forvekslelighed mellem to varemærker på næringsmiddelområdet.

Forvekslelighed mellem to varemærker på næringsmiddelområdet.

År 1989, den 29. december afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

K E N D E L S E

i sagen j.nr. V 16/88: Klage fra

Rowntree Mackintosh plc.,

England,

v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 30. juni 1988 af varemærkeansøgning nr. 2218/85fra Warner-Lambert Company,

USA,

v/Patentbureau Chas. Hude.

Den 13. august 1986 bekendtgjordes en af Warner-Mabert Company, U.S.A., indleveret ansøgning om registrering af varemærket »SPARKIES« for klasse 30: konfekturevarer til brug for mennesker.

I skrivelse af 7. oktober 1986 fremsatte klageren, Rowntree Mackintosh plc., England, indsigelse mod registrering af varemærket »SPARKIES«, idet klageren med henvisning til varemærkeregistrering nr. 395-1946,»SMARTIES«,gjorde gældende, at der foreligger såvel vareartslighed som mærkelighed mellem det registrerede mærke og det offentliggjorte mærke »SPARKIES«.

Ansøgeren imødegik indsigelsen i skrivelse af 15. april 1987 og udtalte bl.a.

»Der er efter anmeldernes og undertegnedes opfattelse tilstrækkelig afstand mellem ordene SPARKIES OG SMARTIES til, at forveksling kan undgås, og der lægges i denne forbindelse stor vægt på forskellen i de fem første bogstaver, der både visuelt og fonetisk men naturligvs særligt betydningsmæssigt er af overordentlig stor betydning. Endvidere har jeg med interesse konstateret, at der i varemærkeregistret findes ca. 46 forskellige varemærker med endelsen -IES. Endelsen må derfor betragtes som overordentlig svag, og den vil da utvivlsomt også af mange forbrugere blive opfattet som en slags »flertalsendelse«. Dette er naturligt, når henses til det udbredte kendskab til det engelske sprog her i landet.

For så vidt angår ordene SPARK og SMART, skal endnu engang henvises til forskellen i betydning. Dette gælder på dansk, idet begge ord er almindeligt anvendt i det danske sprog med vidt forskellig betydning. Dette gælder også på engelsk, og i henhold til Webster's Third New International Dictionary defineres ordet SMARTY som »one that tries in a callow fashion to be witty or clever: smart Alec«. På den anden side betyder ordet SPARKIES »little sparks«. Uanset om man derfor opfatter ordene som danske eller som engelske, er der ingen tvivl om den betydningsmæssige forskel, der må anses for at være den væsentligste ved sammenligningen.

I denne forbindelse skal da også understreges, at Direktoratet under ansøgningens behandling ikke på noget tidspunkt fandt anledning til at modholde indsigernes registrering nr. 395/1946 SMARTIES.

Af de ovenfor nævnte mærker med endelsen -IES skal jeg fremhæve følgende

nr. 2737/1985 FONZIES

nr. 1518/1986 FROSTIES

nr. 1208/1974 JETTIES

nr. 1733/1977 JOEPIES

nr. 2318/1978 JIMMIES

nr. 1862/1954 SHREDDIES

nr. 945/1980 MVP SPORTIES

nr. 2444/1960 WHEATIES

nr. 4006/1978 VICKIES

Som det vil ses, findes der en del parallelle eksempler i registret allerede, og det er således ikke et argument, at de to mærker i nærværende sag har samme begyndelsesbogstav. Indsigerne synes også at have accepteret mærker som SHREDDIES og MVP SPORTIES, og specielt sidstnævnte findes at ligge tæt på indsigernes mærke, idet bogstaverne MVP jo ikke i sig selv har et varemærkemæssigt særpræg. Heller ikke dette mærke har været modholdt under sagens behandling.'

I skrivelse af 30. november 1987 fastholdt klageren sin indsigelse og anførte

»Det i anmeldernes skrivelse af 15. april d.å. anførte kan ikke tiltrædes. Følgende opstilling over de to varemærker viser den tydelige mærkelighed.

SMARTIES

SPARKIES

Som det fremgår, fremtræder mærkerne visuelt overordentlig lig hinanden, ligesom mærkerne udtalemæssigt har den fornødne lighed, ikke mindst på grund af vokalernes fælles placering i de to mærker.

Baggrunden herfor er selv sagt, at mærkerne er opbygget på samme måde med de samme vokaler placeret samme sted i de to mærker.

Det er ikke en rimelig argumentation, anmelderne fremkommer med, når de opdeler mærkerne i stavelserne SPARK og SMART. Det er et grundlæggende krav, at mærker skal ses i deres helhed og ikke opdeles i mere eller mindre konstruerede enheder. Det er i øvrigt vor opfattelse, at netop slutstavelsen er det karakteristiske ved disse mærker, og at det netop er dette, der fremkalder den store mærkelighed.

Rent bortset herfra er der ingen begrundelse for, hvorfor man ønsker betegnelsen SPARKIES registreret i, som anmelderne selv anførte, en flertalsendelsesform, netop at skabe forvekslelighed med indsigernes mærke.

Ville man egentlig benytte betegnelsen SPARK i flertalsform, kan man jo blot tilføje et »s«, og der foreligger da så ikke mærkelighed mellem ordet SPARKS og SMARTIES.

Anmelderne har lavet en opstilling over en række mærker, der hævdes at adskille sig på fornøden vis. Dette er vi enige i, og det er vel også baggrunden for, at de er registreret. Ingen af mærkerne har placeret vokalerne på sammen måde, og opbygningen af mærkerne er ikke tilnærmelsesvis så lig hinanden som mellem SMARTIES og SPARKIES.

Der har i Sverige været ført en parallelsag, der er mundet ud i en afgørelse af 15. april 1986. Denne førte til, at der blev statueret forvekslelighed, og afslagsbeslutningen vedlægges til Patentdirektoratets orientering.

Der erindres om, at bedømmelsen vedr. mærkelighed bør være strengere, når der i øvrigt er vareartslighed, hvorom der her ikke kan være tvivl.'

Klageren indsendte ved skrivelse af 18. januar 1988 en bekræftelse fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekture-Branchen, hvorefter betegnelsen SMARTIES er et almindeligt kendetegn for et produkt, der stammer fra indehaveren af betegnelsen, Rowntree Mackintosh plc.

Ansøger udtalte i skrivelse af 23. februar 1988 følgende

»Anmeldelsen opretholdes i fuldt omfang, idet det fortsat er anmeldernes og undertegnedes opfattelse, at det anmeldte mærke bestående af ordet SPARKIES bør kunne accepteres til registrering til trods for indsigernes ældre registrering nr.395/1946 SMARTIES

Ordene SPARKIES og SMARTIES kan ikke anses for at være forvekslelige uanset varesammenfald, og det henstilles fortsat til Direkoratet, at den nedlagte indsigelse afvises.

Det er fortsat anmeldernes og undertegnedes opfattelse, at der må lægges størst vægt på første led i varemærkerne, hvilket iøvrigt er i overensstemmelse med praksis, og det er således ikke irrelevant at sammenligne ordene SPARK og SMART. Endelserne IES er tryksvage og - også i henhold til praksis - af mindre betydning ved bedømmelsen af forvekslelighed. Den svage endelse fremgår også af det faktum, at der - som tidligere anført - findes omkring 46 varemærker med endelsen IES. Det vil være indsigerne bekendt, at denne endelse er en naturlig flertalsendelse på engelsk, og i denne forbindelse skal jeg atter henvise til min svarskrivelse, side 2, første afsnit, hvor betydningen af såvel ordet SMARTY/-SMARTIES som ordet SPARKIES er anført. Betydningen af disse ord er iøvrigt total forskellig.

Det er heller ikke irrelevant at henvise til de eksempler, som er fremdraget i svarskrivelsen, side 2, midt, og det må være betragtninger af samme art, der har vært årsagen til, at Direktoratet under sagens behandling ikke har fundet anledning til at modholde reg. nr. 395/1946. Det skal ikke afvises, at de svenske myndigheder har anset mærkerne for at være forvekslelige, men det skyldes, at svensk praksis på dette område er betydeligt strengere end dansk praksis. Indsigerne vil utvivlsomt være enige heri, hvorfor der ikke kan drages nogen parallel til nærværende sag. Iøvrigt blev afgørelsen ikke appelleret af forretningsmæssige grunde, og den er derfor ikke blevet prøvet ved domstolene. At argumentere på præcedens under henvisning til en svensk direktoratsafgørelse er nok at gå for vidt.

I øvrigt kan jeg anføre, at anmelderne netop har meddelt mig, at der ikke i noget andet land er statueret forvekslelighed mellem de to mærker.

Indsigerne har med deres seneste indlæg fremsendt en skrivelse fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade og Konfekture-Branchen, hvoraf det fremgår »at betegnelsen SMARTIES i chokoladebranchen er et almindeligt kendtegn for et produkt hidrørende fra Rowntree Mackintosh, England, markedsført på det danske marked af Topco A/S«. Jeg skal ikke umiddelbart betvivle rigtigheden af denne erklæring men finder ikke, at den har nogen betydning for nærværende sag. At der er tale om »et almindeligt kendetegn« ændrer ikke ved de almindelige kriterier, der bør lægges til grund for forvekslelighedsbedømmelsen, og selv ikke om der havde været tale om et »berømt« mærke ville det have haft indflydelse på spørgsmålet om mærkelighed. Det må haves i erindring, at eventuel »berømmelse« kun har betydning for spørgsmålet om »vareartsligheden«.'

Indsigelsen blev ikke taget til følge af Patentdirektoratet, der i skrivelse af 30. juni 1988 til klageren bl.a. anførte

»Der må gives indsigerne medhold i, at mærkerne er opbygget på samme måde. Det drejer sig om tostavelsesord, der har seks bogstaver fælles, og dette bevirker en vis auditiv lighed. Direktoratet er imidlertid af den formening, at mærkerne ikke i deres helhed er forvekslelige, idet de første fem bogstaver »smart« og »spark«, visuelt er forskellige og ikke mindst begrebsmæssigt, idet begge ord både på dansk og engelsk har deres bestemte betydning og således giver helt forskellige associationer.'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 26. august 1988 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at varemærkeansøgnig nr. 2218/85 nægtes registrering, idet der efter klagerens opfattelse er såvel mærke- som vareartslighed mellem ansøgers mærke »SPARKIES'og klagers registrerede varemærke »SMARTIES«.

Klageren har bl.a. anført

»Vi har med interesse bemærket os, at Direktoratet er af omtrent den samme opfattelse som vi med hensyn til den auditive lighed mellem mærkerne. Derimod kan vi ikke være enige i, at mærkerne visuelt og begrebsmæssigt ikke er forvekslelige.

For så vidt angår de visuelle indtryk af mærkerne, er der her tale om vurderingen af to ordmærker over for hinadnen

SPARKIES

SMARTIES

og disse vil visuelt meget nemt kunne forveksles under hensyn til, at det kun er to konsonanter, som skiller dem ad, og begyndelseskonsonanten »s« samt fjerde konsonant i mærkerne »r« begge er identiske. Herudover er vokalfølgen den samme, og slutbogstvet »s« ligeledes identisk.

I det øjeblik mærkerne bliver brugt som varemærker på produkterne, er mærkerne ikke længere ordmærker, men derimod figurmærker skrevet med særlig skrift og ofte kombineret med et specialt vareudstyr, jfr. vor klients brug af ordet SMARTIES i særlig skrift på runde hylstre visende selve varen, nemlig multifarvede chokoladelinser. Såfremt anmelderen af SPARKIES bruger dette mærker på varer af samme art og i en udformning, der ikke afviger væsentligt fra vor klients, vil mærkerne SPARKIES og SMARTIES ydermere frembyde en stor forvekslingsrisiko.

Hvad angår de begrebsmæssige indhold af mærkerne, kan vi ikke være enige med Direktoratet i, at begge ord på dansk og engelsk har deres bestemte betydning og giver helt forskellige associatioer.

Hverken ordene »sparkies« og »smarties« vil blive opfattet som danske ord, idet endelsen »-ies« er ukendt i det danske sprog, hvorfor vi ikke finder denne begrundelse relevant.

Hvad angår ordenes betydning på engelsk, må vi anføre, at ordet »sparkies« kun ses i særligt fyldigt opslagsmateriale, såsom Longman's English Dictionary 1984, hvor ordet »sparky« anvendes i betydningen »en livlig person«. Af Collins English Dictioary 1979 fremgår, at ordet »smarty« anvendes som betegnelse for »en indbildsk person«. Endelsen »y« i ental til navneord som »spark«, der betyder »gnist« og til tillægsord såsom »smart«, der bl.a. betyder »snedig« og flertalsendelsen »-ies« medfører ofte en personificering af disse ord og dermed en helt anden betydning end henholdsvis navneordet »spark« og tillægsordet »smart« ellers har. Vi finder således heller ikke denne begrundelse relevant.

Kopier af det nævnte opslagsmateriale vedlægges.

Disse betydninger er imidlertid ikke den almindelige forbruger bekendt, og slet ikke den store målgruppe, som i hvert fald vor klinets produkt er rettet imod, nemlig børn.

Da Direktoratet jo netop giver os medhold i, at ordene har en vis auditiv lighed, vil resultatet blive, at børn ofte, når de beder om det kendte og indarbejdede produkt SMARTIES som tidligere beskrevet, i stedet vil få udleveret SPARKIES på grund af den store auditive lighed.

I øvrigt har vor klient oplyst, at mærket SPARKIES bliver brugt for et konfekturevareprodukt, som i sin udformning er meget lig vor klients produkt. Ved siden af dette finder vi, at konstruktioen af ordet SPARKIES har haft til formål at ligge så tæt på vor klients mærke SMARTIES, at det ikke virker helt tilfældigt, at man har valgt dette mærke.'

Ansøgeren har svaret i skrivelse af 11. november 1988, idet han har nedlagt påstand om stadfæstelse af den påklagede afgørelse.

Ansøger har bl.a.udtalt

»Til støtte for ansøgerens påstand om, at anken bør afvises skal jeg således i det hele henvise til mine skrivelser af 15. april 1987 samt 23. februar 1988, og jeg skal i denne forbindelse understrege, at det fortsat findes afgørende, at der er en ganske betydelig forskel mellem forstavelserne »SPARK« og »SMART« såvel visuelt og fonetisk som betydningsmæssigt. Det er i denne forbindelse af stor betydning, at en meget stor del af den danske befolkning vil være således bekendt med det engelske sprog, at også den engelske betydning af de to ord vil være evident, men allerede betydningen på dansk er så markant forskellig, at der ikke burde være risiko for forveksling. Der er næppe nogen, der betydningsmæssigt forveksler »et spark« og »en smart person« eller »en smart løsning«, og det faktum, at der findes ganske mange registrerede mærker i Danmark med endelsen -ies må efter ansøgerens og undertegnedes opfattelse uvægerligt bevirke, at endelsen bliver svag i varemærkeretlig henseende og derfor uden det større særpræg. Følgelig er det relevant at lægge vægt på forstavelsenr »SPARK« og »SMART«.

Som nævnt skal henvises til de eksempler på sameksisterende varemærker med endelsen -ies, der er nævnt i min første skrivelse af 15.april 1987, men derudover skal også henvises til Patentdirektorates afgørelse af 30. juni 1988, i hvilken Hofman-Bang & Boutard A/S har fremsendt en kopi til Ankenævnets orientering. På side 3, afsnit 3, nævnes det klart, at Direkoratet er af den opfattelse, »at mærkerne ikke i deres helhed er forvekslelige, idet de første fem bogstaver »SMART« og »SPARK« visuelt er forskellige og ikke mindst begrebsmæssigt, idet begge ord både på dansk og engelsk har deres bestemte betydning og således giver helt forskellige associationer'. Denne afgørelse kan ansøgerne fuldt ud tilslutte sig, og det findes rimeligt, om det ansøgte mærke accepteres til registrering. Der findes trods alt så mange mærker med endelsen -ies, der allerede ligger tæt på det registrerede mærke SMARTIES, og der ville i henhold til dansk praksis være tale om en urimelig skærpelse, om indsigelsen accepteredes. Henvisningen til en enkeltstående afgørelse i Sverige, der i øvrigt ikke blev appelleret til højere myndighed, kan ikke være afgørende, og det skal endnu en gang understreges, at ansøgerne i andre lande ikke på nogen måde har været hindret i registrering af mærker som SMARTIES eller tilsvarende. Der henvises endnu engang til, at den ældre registrering for ordet SMARTIES ikke blev modholdt af Patentdirektoratet, ligesom afgørelsen af 30. juni 1988 klart understregede, at der ikke var risiko for forveksling mellem ordene SPARKIES og SMARTIES.'

Ankenævnet har behandlet sagen i sit møde den 23. november 1989.

For klageren mødte advokat Chr. Levin Nielsen.

For ansøgeren mødte direktør Kaj Henriksen.

Parterne har henvist til og uddybet deres skriftlige indlæg for direktoratet og ankenævnet.

Klageren har navnlig anført, at der med den foreliggende vareartslighed må stilles større krav til forskelligheden ved mærkelighedsbedømmelsen end ellers, og at der i denne forbindelse må lægges mere afgørende vægt på erindringsbilledet af mærkerne end på sammenligningsbilledet, når mærkerne lægges ved siden af hinanden. Den af ansøgeren og direktoratet anlagte betragtnigsmåde splitter de to mærker kunstigt op, og i denne forbindelse er endelsen »ies« af væsentlig betydning. For klagerens vedkommende er der i øvrigt tale om en siden 1946 indarbejdet vare.

Ansøgeren har anført, at direktoratet end ikke har modholdt klagerens mærke og ved sin afgørelse med rette har taget hensyn til mærkehelheden.

Endelsen »ies« er, som det fremgår af anførte eksempler, ganske almindelig og kan ikke påkalde sig særlig beskyttelse. Det er af meget større betydning, at forstavelserne adskiller sig fra hinanden både i udseende og betydning.

Ankenævnet skal udtale

Som sagen er forelagt, er der tale om nærliggende varesammenfald. Der må stilles ikke ubetydelige krav til mærkeforskellighed. Selv bortset herfra har begge mærker to udtalestavelser og indeholder 8 bogstaver, hvoraf de 6 er identiske og placeret nøjagtigt samme sted i ordene. Begyndelsesbogstavet og endelsen er ens, hvorved bemærkes, at anvendelsen af denne endelse, selv om den ellers måtte anses som ukarakteristisk, findes at medvirke til at udviske forskellen - på et fremmed sprog - på forstavelsernes meningsmæssige indhold.

Ankenævnet finder herefter, at mærket SPARKIES må anses egnet til at fremkalde forveksling med varemærket SMARTIES, hvorfor

bestemmes

Varemærkeansøgning nr. 2218/85 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J. Warnich-Hansen.

Ingen

Ankenævnet fandt - modsat Patentdirektoratet - at mærkerne SPARKIES og SMARTIES, som begge vedrørte varer i kl. 30 bl.a. konfekturevarer, var forvekslelige.