Forvekslelighed mellem varemærker på medicinområdet.

Forvekslelighed mellem varemærker på medicinområdet.

År 1989, den 7. december afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr.Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

K E N D E L S E

i sagen j.nr. V 17/88: Klage fra

Knoll A.G.,

Forbundsrepublikken Tyskland,

v/Patentbureau Chas. Hude

over

Patentdirektoratets afgørelse af 4. juli 1988 af varemærkeansøgning nr. 5412/85 fra Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,

Japan,

v/Patentbureau Budde, Schou & Co.

Den 27.august 1986 blev varemærket »AGITANON«, der var indleveret under nr. VA 5412/85, bekendtgjort med følgende varefortegnelse: klasse 5, især faramceutiske og medicinske præparater.

Klageren i denne sag nedlagde ved skrivelse af 21. oktober 1986 indsigelse mod registrering af det anmeldte varemærke med følgende begrundelse

»... Ved en visuel sammenligning imellem mærkerne kan man konstatere, at disse er lige lange, at de har fælles forbogstav »A« samme slutstavelse »ON« og fælles vokal »I« i første stavelse. Alt i alt giver dette en ret høj grad af visuel lighed.

Langt væsentligere er imidlertid de fonetiske ligheder.

Her kan man konstatere, at mærkerne er opbygget af samme antal stavelser med samme betoning, hvilket betyder at de 2 mærkers udtalerytme er helt ens.

Hertil kommer den store lydlige overensstemmelse imellem de enkelte stavelser. Forstavelserne AGI/AKI nærmer sig meget stærkt den fuldstændige lydlige identitet, idet konsonanterne G-K vanskeligt lader sig skelne ved normal udtale og ved blot svag utydelighed som eksempelvis ved telefongengivelse er det næppe muligt at skelne. Midterstavelserne TA/NE har forskellig konsonant, men for så vidt angår vokalerne A/E er disse lydligt nært beslægtede, og de kan være svære at skelne fra hinanden ved utydelig udtale eller gengivelse. Slutstavelserne NON/TON har igen forskellig konsonant, men betoningen ligger på den fælles vokal O efterfulgt af den fælles konsonant N.

Ved en fonetisk lighedsbedømmelse af de 2 mærker kan der altså konstateres meget væsentlige lighedspunkter og jeg vil især fremhæve udtalerytmen, forstavelsernes identiske udtale, og de fælles slutbogstaver ligesom det må fremhæves, at de betonede vokaler A,I og O står på samme position i de 2 mærker således at der alt i alt er en væsentlig risiko for fonetisk forveksling af de 2 mærker.

I øvrigt finder min bedømmelse af forvekslingsspørgsmålet støtte i tidligere Direktoratsafgørelser i indsigelsessager samt i domspraksis, og jeg kan henvise til følgende eksempler

I tidligere indsigelsessager har Direktoratet statueret forvekslelighed imellem mærker som EVACYCLIN/EKVACILLIN og FLUOCARIL/FLUOCALCIN. Disse mærker har i deres opbygning og udtale meget betydelige lighedspunkter med de i denne sag omhandlede, og fra Direktoratets side er forvekslelighed statueret.

Af domspraksis kan nævnes sagen ATROMID/ATEROID (ufr. 1966/156). Ligesom her vedrørte sagen lægemidler, og man lagde vægt på det helhedsindtryk mærkerne gjorde, lydmæssigt og visuelt og man fremhævede mulighederne for lydlig forveksling eksempelvis igennem receptindtelefonering, og synsmæssigt risikoen for forveksling ved f.eks. receptskrivning, ligesom man fandt at måtte lægge vægt på, at forvekslinger netop indenfor det farmaceutiske område kan få skæbnesvangre følger for patienten. Disse synspunkter kan umiddelbart overføres på nærværende sag.

Indsigernes registrering nr. 2236/1959 omfatter »lægemidler herunder sedativer« medens det anmeldte mærke omfatter »alle varer« i klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præparater.

Under henvisning hertil skal jeg anmode om at ansøgning nr. 5412/1985 afslås eller begrænses til produkter i klasse 5, som ikke er lægemidler eller ligeartede hermed, og det kan her umiddelbart konstateres, at anmeldelsen i hvert fald ikke kan omfatte nogen former for farmaceutiske og medicinske præparater.'

I skrivelse af 15. oktober 1987 bestred ansøgeren, at mærkerne »AGITANON« og »AKINETON« er forvekslelige. Ansøger udtalte bl.a.

»Vedrørende ovennævnte anmeldelse skal vi hermed på ansøgernes vegne afvise den af indehaverne af reg.nr. 2236/59 AKINETON nedlagte indsigelse, idet ansøgerne afviser, at der foreligger forvekslelighed i Varemærkelovens forstand.

Vi vedlægger kopi af følgende sider af »Lægemiddelkataloget« 1982: 216, 217, 275 og 316. Mærket AKINETON er dannet på den »klassiske« måde for så vidt angår varemærker for lægemidler, jævnfør specielt Lægemiddelkataloget side 275 »dyskinesi«.

Til belysning af retspraksis vedrørende lægemiddelvaremærker henvises specielt til følgende retsafgørelser

BARALGIN/ABALGIN (U. 1974/175 H) TRENIMON/DRENISON (U. 1965/123H) ASPIRIN/APURIN (U. 1969/109 SHD).

Indsigerne nævner i deres indsigelsesskrivelse side 2 dommen U 1966/156 SHD (ATROMID/ATEROID), Det må undre, at indsigerne af alle foreliggende domme netop henviser til ATROMID/ATEROID-afgørelsen. Forholdet er det, at de nævnte to mærker udtalt her i landet lå særdeles tæt på hinanden såvel synsmæssigt som lydmæssigt, og nævnte omstændighed blev udtrykkeligt fremdraget i præmisserne til dom. I øvrigt er den pågældende dom en Sø- og Handelsretsdom, altså ikke en Højesteretsdom.

I øvrigt må ansøgerne holde for, at mærket AGITANON adskiller sig klart fra mærket AKINETON. Det anføres i denne forbindelse, at begyndelsesbogtaverne i stavelserne til de to mærker alle er forskellige, bortset fra bogstavet »A«, hvilket bogstav i mærket AKINETON i øvrigt må antages at hænge sammen med, at der netop er tale om et lægemiddel.

Bedømmelsen af spørgsmålet om forvekslelighed mellem to mærker afgøres i øvrigt konkret for hvert tilfælde, og vi har derfor ikke nogen bemærkninger til de to direktorats-afgørelser, hvortil indsigerne henviser (EVACYCLIN/EKVACILLIN - FLUOCARIL/FLUOCALCIN).

I øvrigt afhænger en stillingstagen til spørgsmålet om forvekslelighed af en helhedsbedømmelse. Indsigerne forsøger sig med en »ophugning«. Ved en sådan »ophugning« kan man naturligvis ofte finde nogle lighedspunkter mellem to i øvrigt forskellige mærker. For så vidt angår indsigerne i denne sag, holder man sig alene i en angivelig »sammenligning« til det, som man mener taler til støtte for forvekslelighed, under forbigåelse af det, der taler i modsat retning. Imidlertid forekommer det os, at nævnte »ophugning« går lovlig vidt, nemlig når indsigerne, for at overbevise direktoratet om at der visuelt er en »ret høj grad af lighed« anfører, at de to mærker har »samme slutstavelse »ON«, sammenholdt med at man i et følgende afsnit for at påpege »den store lydlige overensstemmelse imellem de enkelte stavelser« anfører »slutstavelserne NON/TON«. Såfremt man lægger indsigernes angivelse af slutstavelserne som værende ON til grund, må næstsidste stavelse af de to mærker altså være TAN/NET.

Det forekommer endvidere ansøgerne, at indsigerne omgås noget letsindigt med den angivelige fælles »udtalerytme«, som indsigerne »især (vil) fremhæve«. Forholdet er her det, at der er forskellig vokalfølge i de to mærker, nemlig henholdsvis A-I-A-O/A-I-E-O.

For så vidt angår begyndelsesbgstavet »A« i de to mærker bemærkes, at nævnte begyndelsesbogstaav af indsigerne fremføres som »forstavelsernes næsten identiske udtale«. Forholdet er vel det, at nævnte bogstav har identisk udtale.

Det kan ved bedømmelsen af forvekslelighed mellem to varemærker ofte have interesse at se på vokalfølgen, jævnfør ovenfor. Når indsigerne ville henvise til vokalfølge, jævnfør næstsidste side af indsigelsesskrivelsen, forekommer det ansøgerne, at indsigerne burde have taget alle vokalerne med og ikke blot A, I og O.

Sammenholder man mærkerne AGITANON/AKINETON forekommer det os, at det er aldeles afgørende, at selve »kroppen« i de to mærker er aldeles forskellig, nemlig GITAN/KINET.'

Hertil anførte klageren i skrivelse af 22. december 1987: »Anmelderen anfører til støtte for sit synspunkt om ikke-forvekslelighed, at indsigernes mærke er dannet på den for lægemidler »klassiske« måde. Imidlertid finder jeg ikke, at mærket kan siges at være sammensat af særlig beskrivende eller associationsskabende elementer og jeg har svært ved at følge anmeldernes anbringende om, at mærket skulle associeres med lægemidler mod »dyskinesi«. Efter lægemiddelkataloget, der forligger i kopi fra anmelderne, er mærket AKINETON et antiparkinsonpræparat og såvidt jeg kan konstatere, er det eneste mærke indenfor dette område med »AKI« forstavelsen, som altså udgør et væsentligt mærkeelement. Dette må tages i betragtning ved bedømmelsen overfor AGITANON, hvor det ses, at forstavelsen er overordentlig nærliggende kun med de forskellige konsonanter G og K til at give adskillelse, Det er imidlertid almindelig kendt, at »G« og »K« vanskeligt lader sig adskille ved utydelig udtale og der vil være en ganske klar forvekslingsrisiko, eksempelvis ved lægers indtelefonering af recepter. En forudsætning for at komme uden om den risiko skulle være, at slutstavelserne NETON/TANON giver tilstrækkeig adskillelse. Her har vi imidlertid de identisk betonede slutstavelser -ON, således at hele adskillelsen faktisk er afhængig af parternes evne til at skelne de ubetonede stavelser TAN/NET. Disse består af nærliggende vokaler som A/E og viser blot en ombytning af konsonanter, således at der er væsentlige lighedspunkter. Når man henser hertil og til at stavelserne som førnævnt er ubetonede, finder jeg forvekslingsrisikoen særdeles nærliggende, idet jeg specielt skal understrege den fonetiske lighed, hvor specielt forstavelser og slutstavelser er væsentlige på grund af betoningsforholdene.

Anmelderne citerer enkelte domsafgørelser, hvor forvekslelighed ikke er statueret, men specielt for BARALGIN/ABALGIN og ASPIRIN/APURIN gælder det, at der ikke foreligger helt den samme meget nære lighed imellem forstavelserne og ej heller afgørelsen TRENIMON/DRENISON kan ganske sidestilles med nærværende under hensyn til mærkernes opbygning.'

Ansøger udtalte i skrivelse af 10. marts 1988

»I besvarelse af direktoratets skrivelse af 1. marts 1988 vedlagt en kopi af skrivelse af 22. december 1987 fra Firma Chas. Hude på vegne det indsigende firma skal vi herved på ansøgernes vegne bemærke, at ansøgningen fastholdes, idet det ikke ses, at indsigerne har kunnet anføre ydeligere omstændigheder, der med føje kunne føre til det resultat, at der skulle foreligge forvekslelighed mellem mærkerne AGITANON/AKINETON.

Specielt undrer det os, at indsigerne har »svært ved at følge anmeldernes anbringende om, at mærket skulle associeres med lægemidler mod »dyskinesi«, jfr. specielt side 275 i »Lægemiddelkataloget« 1982, tilstillet direktoratet med vor skrivelse af 15. oktober 1987

»Svær dystoni eller dyskinesi fremkaldt af neuroleptika ophæves af antiparkinsonmidler med antikolinerg virkning.

Præparater: Akineton.«

Postulatet, at »det eneste mærke indenfor dette område med »AKI« forstavelsen »er AKINETON, ses ikke at have nogen relevans, idet mærket AGITANON ikke indeholder nævnte »forstavelse«. I øvrigt kan man ikke kalde bogstaverne AKI i AKINETON for »forstavelse«, lige så lidt som man kan kalde APU »forstavelsen« i mærket APURIN.

Det er »svært« for os at forestille os, at man, jfr. svarskrivelsens side 2, skulle høre forkert mellem mærkerne AKINETON/AGITANON ved lægers indtelefonering af recepter.

Endnu »sværere« har vi ved at følge vore kolleger i det anbringende, at ON skulle være »slutstavelse« i de to mærker. Slutstavelserne er naturligvis TON/NON.

Endeligt bemærker vi, at vore kolleger har »svært« ved at (bort)-forklare domsafgørelserne BARALGIN/ABALGIN og ASPIRIN/APURIN.'

Ved skrivelse af 4. juli 1988 afviste Patentdirektoratet indsigelsen med følgende begrundelse

»Der må gives Dem medhold i, at de tre første bogstaver i de to ord, nemlig henholdsvis »Agi« og'Aki' lydligt ligger meget nær hinanden. Derimod adskiller de to sidste stavelser i ordene, nemlig »tanon« og »neton« sig væsentligt fra hinanden. Da slutstavelserne udgør en stor del af de ret lange ord, er det Direktoratets opfattelse, at de to ord i deres helhed ikke er forvekslelige. De i Deres indsigelsesskrivelse nævnte eksempler på varemærker, der er fundet forvekslelige, synes ikke analoge med nærværende sag.

Indsigelsen kan herefter ikke tages til følge.'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 1. september 1988 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes, således at ansøgning nr. 5412/85 »AGITANON« afslås.

Klageren har udtalt

»I min indsigelse til Varemærkedirekoratet fremfører jeg en række argumenter for, at mærkerne AGITANON og AKINETON bør anses for forvekslelige inden for klasse 5's produktområde og disse argumenter gælder naturligvis med lige stor vægt overfor appelinstansen.

Imidlertid vil jeg gerne fremsætte et par kommentarer til Direkoratets begrundelse for at bedømme mærkerne som ikke-forvekslelige.

Direkoratet accepterer helt klart, at forstavelserne AGI og AKI ligger meget tæt på hinanden, således at de rent fonetisk kan være umulige at adskille. Dette moment må indgå med en meget betydelig vægt ved bedømmelsen af forveksleligheden og ydermere kan man absolut ikke bortse fra, at mærkernes afsluttende lyd ON er identisk og stærkt betonet i forhold til midterelementerne NET og TAN. Disse har iøvrigt to fælles konsonanter, men er som nævnt ubetonede i forhold til mærkernes indledende og afsluttende lyde. Jeg finder derfor, at der foreligger et klart tilfælde af i hvert fald fonetisk forvekslelighed.

I Direktoratets begrundelse arbejder man med en opsplitning af mærket, hvorved man sammenligner elementerne NETON og TANON. Jeg mener imidlertid, at en sådan opsplittelse savner relevans for bedømmelsen af forvekslingsrisikoen, idet det væsentlige må være, at elementene NET og TAN står med ubetonede vokaler helt domineret af de afsluttende O'er i ON.

Endvidere finder jeg det relevant at nævne, at mærkerne har stået overfor hinanden i andre lande, bl.a. Finland, Norge, Sverige og Vesttyskland.

I Finland er der endnu ikke truffet afgørelse i den verserende indsigelsessag.

I Sverige blev nedlagt indsigelse af mine klienter og indsigelsen blev vundet, men afgørelsen blev anket til Patentbesvarsretten, som fastholdt afgørelsen, hvorefter dog anmelderne trak AGITANON ansøgningen tilbage. Kopi af afgørelsen vedlægges.

I Norge blev AGITANON tilbagetaget efter indsigelse fra mine klienter.

I Vesttyskland har min klient vundet sin indsigelse og jeg vedlægger kopi af afgørelsen. Det er interessant at se, hvor grundigt de tyske myndigheder er med analysearbejdet og jeg kan kun tilslutte mig den meget detaljerede analyse på side 3. Jeg henleder specielt opmærksomheden på konklusionen vedrørende den klanglige lighed, hvor man når frem til, at midterlydende A og E ikke giver tilstrækkelig adskillelse mellem de to ord under hensyn til de to identisk betonede vokaler i første og sidste stavelse.«

I skrivelse af 9. november 1988 anførte ansøger

»Bureauet skal ganske henvise til det af bureauet over for Direkoratet anførte.

Den af firma Chas. Hude givne ankebegrundelse ses ikke at indeholde noget, der kan tale til støtte for, at forvekslelighed skulle statueres, udover det allerede under sagens behandling i Direktoratet anførte.

Vi skal derfor alene supplerende via bureauet over for Direktoratet afgivne indlæg bemærke følgende

1. I skrivelse af 22. december 1987( Bilag 3) anfører firma Chas. Hude over for Direktoratet på side 1 følgende

»Anmelderne anfører til støtte for sit synspunkt om ikke-forvekslelighed, at indsigernes mærke er dannet på den for lægemidler »klassiske« måde. Imidertid finder jeg ikke, at mærket kan siges at være sammensat af særlige beskrivende eller associationsskabende elementer og jeg har svært ved at følge anmeldernes anbringende om, at mærket skulle associeres med lægemidler mod »dyskinesi«. Efter lægemiddelkataloget, der foreligger i kopi fra anmelderne, er mærket AKINETON et antiparkinsonpræparat ...'

Bureauet kommenterede dette i sin skrivelse af 10. marts 1988 ( Bilag 4).

Det er bemærkelsesværdigt, at firma Chas. Hude i den nu foreliggende skrivelse til Patentankenævnet ganske forbigår dette punkt, efter at bureauet i sin nævnte skrivelse har dokumenteret over for Direktoratet, at det af firma Chas. Hude anførte ikke var rigtigt.

2. Henvisning til udlandet

Det kan undertiden i varemærkesager have betydning at henvise til situationen i udlandet.

Imidlertid må sådanne henvisninger tages, og tages da også af domstolene, med yderste varsomhed, idet grundlaget ved en varemærkebedømmelse er den juridiske og faktiske situation i det pågældende land, i foreliggende tilfælde Danmark. Der kan således være tale om udtaleforskelle fra land til land samt en forskellig vurdering af forvekslingsspørgsmålet. Den udtalemæssige forskel har således fundet udtryk i dommen UfR 1966, side 156 SHD ATROMID/ATEROID, i hvilken sag Sø- og Handelsretten statuerede ikke-forvekslelighed, medens man i udlandet havde statueret forvekslelighed. Der var åbenbart tale om forskellig udtale på engelsk og på dansk af ordet ATEROID.

For så vidt angår den juridiske bedømmelse, er der en klar, og almindelig kendt, forskel specielt indenfor spørgsmålet om bedømmelse af forvekslelighed mellem lægemiddelnavne, mellem lande, der tillader sameksistens af mærker havende en suggestiv karakter og lande, der ikke lægger vægt herpå, men måske tværtimod er af den opfattelse, at lægemiddelnavne skal ligge særlig langt fra hinanden. For så vidt angår dansk praksis skal bureauet henvise til de i skrivelse af 5. oktober 1987 ( Bilag 2) anførte domme

BARALGIN/ABALGIN (U. 1974/175 H)

TRENIMON/DRENISON (U. 1965/123 H)

ASPIRIN/APURIN (U. 1969/109 SHD).

Bureauet kan i øvrigt ligeledes, for så vidt angår mærker udenfor lægemiddelområdet, henvise til dommen U.f.R. 1981, side 533 SHD SPLENDANCE/TENDANCE.

Der er ligeledes forskelle fra land til land for så vidt angår selve metoden til vurdering af forvekslelighed. Her i landet foretages et samlet skøn af mærkelighed/varelighed, medens man eksempelvis i Tyskland har en streng adskillelse af disse to grundlag.

Endvidere er der klare, og alment kendte forskelle i bedømmelsen land fra land af hvad der er forveksleligt og hvad der ikke er forveksleligt. Eksempelvis i Tyskland og i Sverige går man i så henseende langt videre med hensyn til statuering af forvekslelighed end forholdet er her i landet. En statueret forvekslelighed mellem to mærker i f.eks. Tyskland må ofte efter dansk opfattelse opfattes som urimelig. Til gengæld er der den regulator i f.eks.Tyskland som Sverige/Finland, at der er brugspligt for varemærker, hvilket jo ikke er tilfældet her i landet.

Efter det anførte, forekommer firma Chas. Hudes henvisning til Finland, Sverige, Norge og Vesttyskland principielt irrelevant. Hertil kommer yderligere følgende bemærkninger

Finland

Firma Chas. Hude anfører, at der endnu ikke er truffet afgørelse i den verserende indsigelsessag.

Sverige

Som ovenfor nævnt, er praksis i Sverige og Danmark forskellig. Fremlæggelse af en afgørelse fra Sverige ville naturligvis kunne have interesse for Patentankenævnet i det omfang, at den pågældende afgørelse indeholdt en begrundelse for de svenske varemærkemyndigheders stillingtagen. Dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag.

Vestyskland

Bureauet henviser til bemærkningerne ovenfor specielt vedrørende Vesttyskland.

Det forekommer interessant at notere i firma Chas. Hudes ankebegrundelse, at man, når man skal imødegå Direkoratets begrundelse for afvisningen af indsigelsen, kritisk taler om en »opsplitning« (»I Direkoratets begrundels arbejder man med en opsplitning af mærket, hvorved man sammenligner elementerne NETON og TANON. Jeg mener imidlertid, at en sådan opsplittelse savner relevans for bedømmelsen af forvekslingsrisikoen...«), medens man er fuld af anerkendelse af en tilsvarende opsplitning/opsplittelse, når man vil påberåbe sig den vestyske afgørelse. Man finder det endog »interessant« at se, hvor grundige de tyske myndigheder er med analysearbejdet (»I Vesttyskland har min klient vundet sin indsigelse og jeg vedlægger kopi af afgørelsen. Det er interessant at se, hvor grundigt de tyske myndigheder er med analysearbejdet og jeg kan kun tilslutte mig den meget detaljerede analyse på side 3. Jeg henleder specielt opmærksomheden på konklusionen vedrørende den klanglige lighed, hvor man når frem til, at midterlydene A og E ikke giver tilstrækkelig adskillelse mellem de to ord under hensyn til de to identisk betonede vokaler i første og sidste stavelse«). I øvrigt er der alene tale om en afgørelse truffet af Deutsches Patentamt. Der foreligger ikke nogen oplysning fra firma Chas. Hude om, hvorvidt man har indgivet intern appel (»Erinnerung«), henholdsvis om der foreligger indbringelse for Bundespatentgericht.

Afsluttende bemærkes, at Direktoratets afgørelse i nærværende sag forekommer at være på linie med Direktoratets administrative afgørelse af tilsvarende sager og af Direktoratet er truffet på baggrund af Direktoratets administrative praksis. Det må specielt undre, at firma Chas. Hude over for Direktoratet bestred, at AGINETON er et »suggestivt« mærke og forholder sig tavst over for Patentankenævnet vedrørende dette punkt, til trods for bureauets påvisning af det urigtige i det af firma Chas. Hude anførte, jævnfør ovenfor.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 31. oktober 1989.

Hverken ansøgeren eller klageren gav møde.

Ankenævnet skal udtale

Det ansøgte varemærke AGITANON og det modholdte varemærke AKINETON - som begge vedrører medicinske præparater - findes både lydmæssigt og visuelt at være forvekslelige.

Idet det modholdte varemærke AKINETON såvel i Danmark som i udlandet har været taget i brug på tidspunktet for det ansøgte varemærkes anmeldelse til registrering, vil indsigelsen i medfør af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7 være at tage til følge. Herefter

bestemmes

Ansøgning nr. 5412/85 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Ingen

Ankenævnet fandt - modsat Patentdirektoratet - at mærkerne AGITANON og AKINETON, som begge vedrørte medicinske præparater, var forvekslelige både auditivt og visuelt.