Ansøgning om patent optaget til fortsat behandling i Patentdirektoratet på grundlag af ændrede patentkrav.

Ansøgning om patent optaget til fortsat behandling i Patentdirektoratet på grundlag af ændrede patentkrav.

År 1986, den 1. december afsagde Patentankenævnet (Beyer, Grønning-Nielsen, Arne Holm, P.F. Jensen, P.G. Jensen)

følgende

K E N D E L S E

i sagen j.nr. P. 20/84: Klage fra

Wisconsin Alumni Research Foundation,

USA,

v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard

over

Patentdirektoratets afgørelse af 18. april 1984 af patentansøgning nr. 4465/82.

Den 27. november 1980 indleverede klageren en ansøgning om patent (ans.nr. 5050/80) på'fremgangsmåde til fremstilling af 24,24-diflour-1alfa,25-dihydroxycholecalciferol og mellemprodukter til brug ved fremgangsmåden'.

Ansøgningen indeholdt følgende 11 krav

»1. 24,24-diflour-1alfa,25-dihydroxycholecalciferol (24,24-diflour-1alfa,25-dihydroxy-vitamin Dexp(3)).

2. 5,6-Trans-24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxycholecalciferol (5,6-trans-24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-vitamin Dexp(3)).

3. Fremgangsmåde til fremstilling af 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-vitamin Dexp(3) eller 5,6-trans-24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-vitamin Dexp(3), k e n d e t e g n e t ved, at man enzymatisk hydroxylerer 24,24-difluor-25-hydroxy-vitamin Dexp(3) eller forsæber 24,24-difluor-1alfa, 25-dihydroxy-vitamin Dexp(3)-3-acetat eller 5,6-trans-24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-vitamin D3exp(3)-acetat.

4. Fremgangsmåde ifølge krav 3, k e n d e t e g n e t ved, at hydroxyleringen udføres under anvendelse af et homogenisat af væv fra vitamin D-manglende nyrer.

5. Fremgangsmåde ifølge krav 3 eller 4, k e n d e t e g n e t ved, at 24,24-difluor-25-hydroxy-vitamin Dexp(3) er opnået ved bestrålingsisomerisering af 24,24-difluor-25-hydroxy-prævitamin Dexp(3).

6. Fremgangsmåde ifølge krav 3, k e n d e t e g n e t ved, at 3-acetatet er opnået ved at behandle 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-6-alkoxy-3,5-cyclovitamin Dexp(3) med iseddikesyre.

7. Fremgangsmåde ifølge krav 6, k e n d e t e g n e t ved, at cyclovitaminet er opnået ved at omsætte det tilsvarende 24,24-difluor-25-hydroxy-6-alkoxy-cyclovitamin Dexp(3) med et hydroperoxid.

8. Fremgangsmåde ifølge krav 7, k e n d e t e g n e t ved, at 24,24-difluor-25-hydroxy-6-alkoxy-cyclovitaminet Dexp(3) er opnået ved at mono-tosylere 3-OH-gruppen i 24,24-difluor-25-hydroxy-vitamin Dexp(3) og behandle det tosylerede derivat med overskud af acetat i vandfrit alkohol med formlen Z-OH.

9. Fremgangsmåde til fremstilling af 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-vitamin Dexp(3), k e n d e t e g n e t ved, at man fotokemisk isomeriserer 5,6-trans-24,24-difluor-1alfa,25-vitamin Dexp(3).

10. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af de foregående krav, k e n d e t e g n e t ved, at slutproduktet fås i krystallinsk form.

11. Forbindelser med formlen

hvori R betegner en carbonhydridgruppe med fra 1-4 carbonatomer, og Rexp(1) er valgt blandt hydrogen og hydroxyl.

I skrivelse af 10. december 1981 udtalte patentdirektoratet

»Krav 1 angår en kemisk forbindelse, der ifølge beskrivelsen skal anvendes som lægemiddel og må derfor udgå, jfr. patentloven kap. XI, pkt. 1, stk. 2.

De øvrige krav angår i den foreliggende affattelse otte af hverandre uafhængige opfindelser, omhandlet een i hvert af kravene 2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 og 11.

Ansøgningen må ændres og begrænses på en sådan måde, at kravene kommer til at angå en opfindelse eller sammenhørende opfindelser, idet de dele af ansøgningen med bilag, der angår de øvrige opfindelser, må udgå.

Dersom det udskilte ønskes gjort til genstand for særskilte ansøgninger med bibeholdelse af nærværende ansøgnings indleveringsdag, må de indsendes hertil inden udløbet af den i handelsministeriets bekendtgørelse § 22 angivne frist.

Det bemærkes, at tilvejebringelsen af en hidtil ukendt forbindelse med en farmakologisk virkning, der ikke uventet er af samme størrelsesorden som virkningen af en snævert analog kendt forbindelse, ikke frembyder noget patenterbart, samt at analogifremgangsmåden til fremstilling af kemiske forbindelser, der skal anvendes som mellemprodukter, er unddraget patentering.«

Efter at klageren havde foretaget en række begrænsninger i patentkravene, meddelte patentdirektoratet den 24. december 1984 patent på »24,24-difluor-25-hydroxy-6-alkoxy-3,5-cyclovitamin Dexp(3)-forbindelser«.

Den 8. oktober 1982 havde klageren indgivet en ansøgning om patent på »24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-transcholecalciferol«.

Ansøgningen, der angaves afledt af ansøgning nr. 5050/80 indeholdt følgende 3 krav

»1. 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-transcholecalciferol med formlen

2. Fremgangsmåde til fremstilling af forbindelsen ifølge krav 1, k e n d e t e g n e t ved, at 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-transcholecalciferolacylat forsæbes.

3. Fremgangsmåde til fremstilling af forbindelsen ifølge krav 2, k e n d e t e g n e t ved, at acylatet er et acetat.«

Patentdirektoratet udtalte hertil i skrivelse af 10. december 1982

»Ansøgningen kan ikke i sin helhed betragtes som udskilt af ans.nr. 5050/80, idet stamansøgningen alene omhandler fremstilling af den i krav 1 angivne forbindelse ved hydrolyse af 3-acetatet, mens krav 2 i nærværende ansøgning omhandler hydrolyse af acylater af nævnte forbindelse generelt.

Såfremt den søgte indleveringsdag ønskes opretholdt, må krav 2 derfor udgå, og krav 3 må begrænses til at angå hydrolyse af 3-acetatet.

Det bemærkes i øvrigt, at krav 2 og 3 synes at være analogifremgangsmåder uden selvstændigt opfinderisk indhold og derfor må udgå.

I beskrivelsen må enhver omtale af den i krav 1 omhandlede forbindelses D-vitaminvirkning udgå, ligesom enhver omtale af fremgangsmåder, der er denne forbindelse uvedkommende, må udgå.«

Den 5. august 1983 indleverede klageren følgende 2 krav

»1. Analogifremgangsmåde til fremstilling af 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-trans-cholecalciferol med formlen

k e n d e t e g n e t ved, at 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-transcholecalciferolacylat forsæbes.

2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, k e n d e t e g n e t ved, at acylatet er et acetat.«

Efter yderligere brevveksling afslog direktoratet ved skrivelse af 18. april 1984 ansøgningen med følgende begrundelse

1. »Det kan ikke udledes af basisdokumenterne i patentansøgning nr. 5050/80, at 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-transcholecalciferol kan fremstilles ved hydrolyse af tilsvarende acylater i al almindelighed, idet alene fremstillingen af den angivne forbindelse ved hydrolyse af 3-acetatet er omhandlet i nævnte basisdokumenter.

2. Det må derfor fastholdes, at den ansøgte indleveringsdag ikke kan opretholdes, jfr. handelsministeriets bekendtgørelse nr. 548 af 25. oktober 1978, § 22, første stykke. Det bemærkes, at det i denne henseende er uden betydning, at hydrolyse af 3-acylater af analoge forbindelser hører til teknikkens stade på stamansøgningens indleveringsdag.

3. Opfindelsen ses herefter ikke at adskille sig væsentligt fra, hvad der fra patentansøgning nr. 5050/80 må anses for kendt fra før nærværende ansøgnings indleveringsdag den 8. oktober 1982, og er derfor ikke patenterbar.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 15. juni 1984 indbragt for patentankenævnet.

I skrivelse af 21. august 1984 har klageren nedlagt påstand om, at den påklagede afgørelse omstødes, således at ansøgningen optages til fortsat behandling i direktoratet

principalt på grundlag af kravene af 5. august 1983

subsidiært på grundlag af følgende krav

»Fremgangsmåde til fremstilling af 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-cholecalciferol med formlen

k e n d e t e g n e t ved, at 24,24-difluor-1alfa,25-dihydroxy-5,6-trans-cholecalciferolacetat forsæbes.«

Klageren har anført, at det subsidiære krav er begrænset til anvendelse af acetater, som forlangt af direktoratet, hvorfor dette krav i hvert fald bør kunne godkendes.

Klageren har iøvrigt gjort gældende, at direktoratets indvendinger mod kravet af 5. augut 1983 ikke er berettigede.

Klageren har herom anført

»Det skal ikke bestrides, at der i stamansøgningens oprindelige beskrivelse kun var nævnt et eksempel på anvendelsen af acetater. Det er imidlertid klart, at den pågældende opfindelse går ud på at tilvejebringe hidtil ukendte biologisk aktive vitamin Dexp(3)-lignende forbindelser ved en simpel analogiproces, hvorved et tilsvarende esterderivat forsæbes eller hydrolyseres. Det afgørende er ikke, om man benytter en ester af eddikesyre, propionsyre eller en anden af de lavere alkansyrer, men derimod om man når frem til de hidtil ukendt forbindelser med de overraskende nyttige egenskaber.

Selv om der, som ovenfor nævnt, kun har været omtalt acetater, vil enhver fagmand være klar over, at det tilsigtede resultat kan opnås ved hjælp af et vilkårligt acylat med tilsvarende egenskaber.

Den opfindelse, som »fremgår« af stamansøgningen, består således ikke i den kemiske reaktion, hvorved en bestemt ester omdannes til den tilsvarende alkohol. Opfindelsen har derimod til formål at udvinde nye biologisk aktive forbindelser ved en triviel forsæbning eller hydrolyse. En begrænsning til anvendelsen af acetat kunne efter vor opfattelse kun forsvares, såfremt patenterbarheden var begrundet med en særpræget proces, hvor det specifikke udgangsmateriale var afgørende for processens gunstige resultat. Men det er der jo ikke tale om.'

Sagen har været behandlet i nævnets møde den 27. oktober 1986.

Klageren var ikke repræsenteret.

Nævnet udtaler

Det tiltrædes, at ansøgningen som den har foreligget for patentdirektoratet, er afslået af de af direktoratet anførte grunde.

Efter at klageren ved sin subsidiære påstand har begrænset kravet til anvendelse af acetat, findes der ikke noget til hinder for at ansøgningen optages til fortsat behandling, forudsat at det subsidiære krav rettet på en analogifremgangsmåde.

Herefter

bestemmes

Ans. nr. 4465/82 bør af patentdirektoratet optages til fortsat behandling.

J. Beyer. Grønning-Nielsen. Arne Holm. P. F. Jensen. P.G. Jensen.

Ingen

En ansøgning indgivet i 1982 om patent på visse kemiske forbindelser angav at være afledt af en tidligere af samme person indgivet ansøgning. Patentdirektoratet afslog ansøgningen af 1982, idet denne ikke kunne betragtes som udskilt af den tidligere indgivne ansøgning, hvorfor den ansøgte indleveringsdag ikke kunne opretholdes, jf.

handelsministeriets bekendtgørelse af 1978 § 22, stk. 1. Afgørelsen blev indbragt for Patentankenævnet med påstand om fortsat behandling af 1982-ansøgningen i direktoratet principalt på grundlag af modificerede patentkrav af 1983, subsidiært på grundlag af yderligt begrænsede patentkrav. Udtalt, at ansøgningen kunne optages til fortsat behandling i Patentdirektoratet under visse forudsætninger på grundlag af det subsidiære krav.