Conflict between a registered trademark and a prior trade name under Art. 39 of Law 84/1998 and Directive 2008/95/CE; limitation of trademark exclusive rights due to prior commercial name and assessment of distinctiveness

Şedinţa publică din data de 28 martie 2023

asupra cauzei de faţă, constată următoarele;

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, sub nr. x/2019, reclamanta A. a chemat în judecată pârâta B. S.R.L., pentru ca instanţa să dispună: obligarea pârâtei la încetarea prestării serviciilor de sănătate şi înfrumuseţare sub denumirea comercială "B.", sub sancţiunea unor daune cominatorii în cuantum de 5000 RON pe fiecare zi de întârziere de la data introducerii cererii de chemare în judecată; obligarea pârâtei la încetarea oricărei forme de publicitate, promovare şi orice alt act de folosire neautorizată pe piaţa românească în cadrul activităţii comerciale a pârâtei, eliminarea din cuprinsul numelui comercial al pârâtei a denumirii "B." sub sancţiunea unor daune cominatorii în cuantum de 5000 RON pe flecare zi de întârziere de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; obligarea pârâtei, pe cheltuiala sa, la publicarea în presă a dispozitivului hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză în termen de maxim 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, în două cotidiene de circulaţie naţională; obligarea pârâtei la plata de despăgubiri morale şi de imagine, în valoare de 10.000 Euro (echivalent la un curs de 4.76 RON, cursul BNR la data redactării acţiunii); cheltuieli de judecată.

2 În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 şi ale art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 1008/22.07.2020, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis în parte cererea; a obligat pârâta să înceteze prestarea serviciilor de sănătate şi înfrumuseţare sub denumirea comercială de B. şi să întreprindă demersuri în vederea schimbării denumirii sale comerciale, astfel încât aceasta să nu mai cuprindă particula B.; a respins în rest cererea, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 688A/4.05.2022, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de către pârâta B. S.R.L. împotriva sentinţei menţionate.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs pârâta B. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 4, 5, 6 şi 8 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

- Prin decizia recurată, au fost încălcate dispoziţiile art. 176 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., art. 259, art. 260 şi art. 261 C. proc. civ., precum şi ale art. 480 alin. (6) C. proc. civ.

Astfel, apelul a fost respins ca nefondat, cu toate că s-a reţinut ca fiind întemeiată critica apelantei-pârâte referitoare la încălcarea normelor de drept procesual civil în primă instanţă.

Încălcarea dreptului apelantei de a-i fi soluţionată cauza cu respectarea dublului grad de jurisdicţie de jurisdicţie, drept stabilit cu putere de lucru judecat prin considerentele hotărârii recurate, nu este înlăturată prin accesul apelantei la apel.

Vătămarea nu poate fi remediată prin judecata apelului, ci numai prin respectarea drepturilor apelantei la justiţie, consacrate prin art. 456 şi următoarele, art. 483 C. proc. civ.

Cerinţa extrinsecă pentru menţinerea hotărârii primei instanţe ca legală şi temeinică, prin respingerea apelului, era aceea ca apelanta să fi beneficiat de o judecată de fond în condiţii de legalitate, cu posibilitatea administrării probelor şi a respectării principiilor legalităţii, contradictorialităţii şi oralităţii.

De asemenea, instanţa de apel a pronunţat o hotărâre cu încălcarea regulilor de procedură, necalificând drept nulitate necondiţionată de existenţa unei vătămări cerinţele prevăzute în art. 259, art. 260 şi art. 261 C. proc. civ.

Mai mult decât atât, hotărârea pronunţată încalcă şi dispoziţiile art. 480 alin. (6) C. proc. civ., atât timp cât instanţa de apel putea judeca în fond, în condiţiile în care constata un motiv de nulitate, numai după ce anula procedura urmată în faţa primei instanţe.

- Prin hotărârea pronunţată au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (22) C. proc. civ., iar instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti.

3 Astfel, instanţa de apel, soluţionând cauza, a apreciat că nu constituie un motiv de nelegalitate împrejurarea că cererea reclamantei a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (servicii diferite), iar analiza instanţei de fond a fost întemeiată pe lit. b) (servicii identice sau similare).

Aprecierea conform căreia limitele obiectului pot fi extinse, raportat la ce constată instanţa pe parcursul judecăţii, depăşeşte atribuţiile instanţei, deoarece numai partea poate stabili aceste limite, instanţa urmând să soluţioneze cauza cu respectarea lor.

- Hotărârea recurată conţine motive contradictorii, în sensul că, deşi instanţa a apreciat ca fiind întemeiate criticile aduse de apelantă, a păstrat hotărârea atacată, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (1) C. proc. civ.

- Hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Astfel, instanţa de apel a apreciat că lipsa de distinctivitate a mărcii reclamantei nu poate fi avută în vedere în analiza dedusă judecăţii.

Or, drepturile conferite de o marcă înregistrată nu pot fi protejate în lipsa distinctivităţii.

Pentru a stabili dacă, în speţă, utilizarea de către pârâtă a numelui comercial, fără un motiv întemeiat, ar reprezenta o încălcare a caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii reclamantei, trebuia efectuată o apreciere globală care să ţină cont de toţi factorii pertinenţi.

Printre aceşti factori se numără în special intensitatea renumelui şi gradul de distinctivitate ale mărcii anterioare, gradul de similitudine dintre marcă şi denumirea utilizată, aflate în conflict, precum şi natura şi gradul de proximitate ale produselor sau serviciilor vizate (hotărârea din 27 noiembrie 2008 C-252/07, Intel Corporation, hotărârea din 18 iunie 2009, C-487/07 L'Oreal şi alţii).

În ceea ce priveşte îndeosebi intensitatea renumelui şi gradul de distinctivitate ale mărcii anterioare, cu cât sunt mai importante caracterul distinctiv şi renumele acestei mărci, cu atât existenţa unei atingeri va fi mai uşor admisă (hotărârea din 14 septembrie 1999 C-3 75/97 General Motors, hotărârea din 6 februarie 2007 T-477/04 TDK).

Prin urmare, excluderea de la analiză tocmai a caracterului distinctiv al mărcii invocate de reclamantă încalcă dispoziţiile de drept material invocate de însăşi reclamanta în cererea de chemare în judecată - art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data depunerii acţiunii):

Pe de altă parte, considerentele instanţei de apel, potrivit cărora dreptul reclamantei este preferabil dreptului opus de către pârâtă, din perspectiva protecţiei conferite de Convenţia de la Paris, întrucât semnul disputat B. a fost utilizat de reclamantă chiar în cuprinsul denumirii sale profesionale încă din 2014, sunt de natură să încalce dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Directiva 2008/95/CE, astfel cum au fost interpretate prin Hotărârea CJUE din cauza C-112/21.

4 Prin acea hotărâre, s-a statuat în sensul că "un drept anterior" potrivit acestei dispoziţii, "poate fi recunoscut unui terţ într-o situaţie în care titularul mărcii ulterioare dispune de un drept şi mai vechi, recunoscut prin legea statului membru în cauză, asupra semnului înregistrat ca marcă, în măsura în care, în temeiul acestei legi, titularul mărcii şi al dreptului şi mai vechi nu mai poate interzice, pe baza dreptului său şi mai vechi, utilizarea de către terţ a dreptului său mai recent".

Prin urmare, numele recurentei reprezintă o limitare a efectelor deţinerii unei mărci înregistrate, o restrângere a drepturilor conferite de marcă, indiferent de data deţinerii chiar de către titularul mărcii a unui nume anterior, împrejurare care lipseşte de legalitate decizia de apel, prin care s-a dispus în sens contrar.

- Hotărârea cuprinde motive contradictorii, deoarece, pe de o parte, se reţine caracterul clientelei reclamantei, ca fiind formată din persoane cu un anumit specific social, care alocă timp şi resurse materiale îngrijirii aspectului fizic şi care acordă încredere unui furnizor de servicii de înfrumuseţare care are o abordare medicală, autorizată, dar, pe de altă parte, acelaşi consumator ar putea fi eventuala victimă a unei confuzii şi, deşi dispune de timp şi resurse, ar exista riscul deturnării sale ca urmare a confuziei create.

III. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Prin recursul declarat, recurenta-pârâtă B. S.R.L. a invocat dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 4, 5, 6 şi 8 C. proc. civ., însă, din dezvoltarea criticilor formulate, rezultă că acestea pot fi încadrate exclusiv în motivele de casare prevăzute la pct. 5 şi 8 ale art. 488, în contextul cărora urmează a fi analizate.

Nu poate fi reţinută incidenţa ipotezei legale descrise la pct. 4, în condiţiile în care recurenta a invocat concomitent şi ipoteza de la pct. 5 al art. 488 C. proc. civ., pentru a releva încălcarea principiului disponibilităţii. Astfel, susţinerile referitoare la calificarea juridică dată pretenţiilor deduse judecăţii şi evocarea fondului în apel prin raportare la prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în loc de art. 36 alin. (2) lit. c) ale aceluiaşi act normativ, se impun a fi cercetate doar din perspectiva motivului de casare vizând încălcarea unor norme de drept procesual a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii.

În egală măsură, susţinerile părţii întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. pot fi subsumate, pe de o parte, motivului de casare prevăzut la pct. 5, iar, pe de altă parte, motivului de la pct. 8 al art. 488 alin. (1).

Acestea se referă la contrarietatea dintre considerente şi dispozitiv, reproşându-se instanţei de apel respingerea căii de atac, deşi a admis criticile aduse de către apelantă, iar nu la eventuala existenţă a unor motive contradictorii în cuprinsul deciziei, cu atât mai mult cu cât recurenta a formulat o critică distinctă ce vizează acelaşi aspect, după cum se va arăta în cele ce succed.

5 De asemenea, potrivit recurentei, sunt contradictorii şi considerentele referitoare la nivelul de informare al clientelei reclamantei, în ceea ce priveşte riscul de confuzie între marcă şi semnul pârâtei. Or, susţinerile pe acest aspect sunt subsumate evaluării riscului de confuzie şi pot fi analizate modului de aplicare a legii de către instanţa de apel.

În ceea ce priveşte incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Printr-o primă critică, recurenta-pârâtă a susţinut că instanţa de apel, considerând că sunt fondate motivele de apel privind încălcarea regulilor de procedură de către prima instanţă, ar fi trebuit să procedeze la evocarea fondului abia după anularea sentinţei, în aplicarea art. 480 alin. (6) C. proc. civ., fiind vorba despre o nulitate necondiţionată de vătămare.

Critica astfel formulată nu este fondată.

Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel se regăsesc în dispoziţiile art. 480 C. proc. civ., iar potrivit alin. (6), "Când se constată că există un alt motiv de nulitate decât cel prevăzut la alin. (5), iar prima instanţă a judecat în fond, instanţa de apel anulând în tot sau în parte procedura urmată în faţa primei instanţe şi hotărârea atacată, va reţine procesul spre judecare, pronunţând o hotărâre susceptibilă de recurs, dacă este cazul."

În cauză, instanţa de apel a găsit, într-adevăr, întemeiate criticile pârâtei referitoare la nelegalitatea sentinţei, atât sub aspectul decăderii pârâtei din dreptul de a administra proba cu înscrisuri, cât şi al respingerii solicitării pârâtei de amânare a cauzei în vederea analizării înscrisurilor depuse la dosar de reclamantă şi a formulării apărării. Cu toate acestea, s-a apreciat că încălcarea dispoziţiilor referitoare la probe nu constituie temei de anulare a sentinţei, vătămarea fiind implicit acoperită prin judecata apelului, constatare valabilă şi în privinţa celui de-al doilea motiv de nulitate.

Contrar susţinerilor recurentei-pârâte, neadministrarea probelor în faţa primei instanţe, ca urmare a sancţiunii aplicate în mod nelegal, nu reprezintă, însă, un motiv de nulitate necondiţionată, a cărui incidenţă ar conduce la anularea actului de procedură, independent de vreo vătămare şi, deci, fără posibilitatea îndreptării neregularităţii actului de procedură.

Prin Decizia nr. 9/2020 din 30.03.2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 548/25.06.2020, s-a statuat:

"în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 470, art. 478 alin. (2) şi a art. 479 alin. (2) din C. proc. civ., prin raportare la art. 254 alin. (1) şi (2) din C. proc. civ., în noţiunea de probe noi ce pot fi propuse şi încuviinţate în faza apelului se includ atât probele propuse în faţa primei instanţe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât şi acelea care nu au fost propuse în faţa primei instanţe sau au fost propuse tardiv, iar în privinţa lor prima instanţă de fond a constatat decăderea."

Această decizie vizează întinderea efectelor asupra judecăţii în faţa instanţei de apel ale sancţiunii decăderii din dreptul de a propune, respectiv de a administra probe, sancţiune aplicată de către prima instanţă, în situaţia în care

6 apelul cuprinde critici de netemeinicie, iar partea solicită administrarea probelor în apel (pct. 34, 35).

În considerentele acestei decizii, s-a arătat, printre altele, că sancţiunea decăderii, statuată de prima instanţă, nu operează, conform art. 254 alin. (2) C. proc. civ., în tot cursul procesului, întrucât nu ar mai putea fi aplicate dispoziţiile art. 478 alin. (2) C. proc. civ., care dau posibilitatea părţilor de a se putea folosi înaintea instanţei de apel de dovezi invocate (şi nu doar admise) la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare, fiind inacceptabil să se anuleze însuşi efectul devolutiv al căii de atac (pct. 70).

S-a reţinut, totodată, că "în esenţă, nu este nicio diferenţă între probele pentru care prima instanţă a constatat decăderea părţii din dreptul de a le propune şi probele care nu au fost solicitate deloc în faţa primei instanţe, fiind solicitate direct în apel, pentru care nu s-a constatat expres decăderea, deşi, dacă ar fi fost solicitate, în privinţa acestora, partea ar fi primit aceeaşi soluţie. Tot astfel, nu este nicio diferenţă între probele pentru care a operat decăderea din dreptul de a le propune şi cele pentru care, fiind admise, prima instanţă a dispus decăderea din dreptul de administrare, ca urmare a nerespectării regimului procesual de administrare..." (pct. 45 din decizie).

În considerarea acestei decizii pronunţate în mecanismul de unificare jurisprudenţială, trebuie constatat că, din moment ce aplicarea de către prima instanţă a sancţiunii decăderii din dreptul de a propune şi administra probe nu împiedică administrarea în apel a aceloraşi probe ori chiar a altor dovezi, nulitatea actului făcut peste termen, atunci când nerespectarea acestuia a atras decăderea din exercitarea dreptului, conform art. 185 alin. (1) C. proc. civ. poate fi acoperită, prin derogare de la dispoziţiile art. 177 alin. (2) C. proc. civ., conform cărora "(...) nulitatea nu poate fi acoperită dacă a intervenit decăderea ori o altă sancţiune procedurală sau dacă se produce ori subzistă o vătămare".

Or, aceeaşi concluzie se impune pentru identitate de raţiune şi pentru ipoteza în care sancţiunea decăderii din dreptul de administrare a probelor a fost în mod greşit aplicată, întrucât decizia în interesul legii are în vedere situaţia tuturor probelor neadministrate, indiferent de motive, aşadar şi a celor în discuţie. Posibilitatea administrării probelor în apel, deschisă părţilor indiferent de motivul pentru care nu au fost administrate în primă instanţă, relevă tocmai refacerea actului de procedură şi complinirea în apel a neregularităţii aplicării sancţiunii decăderii în primă instanţă.

Prin urmare, fără temei susţine recurenta-pârâtă existenţa unei nulităţi necondiţionate de vătămare şi faptul că nu era posibilă în cauză îndreptarea neregularităţii actului de procedură fără anularea procedurii urmate în faţa primei instanţe şi a hotărârii atacate.

Pe de altă parte, în conformitate cu art. 177 alin. (3) C. proc. civ., "Actul de procedură nu va fi anulat dacă până la momentul pronunţării asupra excepţiei de nulitate a dispărut cauza acesteia."

Pe acest temei, în măsura în care, până la momentul soluţionării apelului prin intermediul căruia a fost invocată excepţia de nulitate, cauza nulităţii nu

7 mai subzistă, nu se impune anularea hotărârii atacate conform art. 480 alin. (6) C. proc. civ.

O asemenea situaţie se regăseşte şi în prezenta cauză, în condiţiile în care, astfel cum s-a arătat prin decizia recurată, în apel au fost încuviinţate şi administrate probele solicitate de ambele părţi, chiar dacă prima instanţă dispusese decăderea din dreptul de administrare a probelor, fără ca pârâta să formuleze prin cererea de recurs vreo critică vizând propunerea şi administrarea probelor în etapa procesuală a apelului (dintr-o altă perspectivă decât aceea relevată de efectele nulităţii decurgând din caracterul nelegal al sancţiunii decăderii aplicate în primă instanţă).

Pe de altă parte, prin motivele de recurs s-a arătat că, în prezenta cauză, ar fi fost încălcat principiul dublului grad de jurisdicţie, însă nici acest argument nu poate fi primit.

În contextul alin. (6) al art. 480, chiar după anularea hotărârii primei instanţe, rămân aplicabile dispoziţiile referitoare la judecarea apelului, care asigură, prin evocarea fondului cauzei, potrivit voinţei legiuitorului exprimate prin inserarea acestei norme în conţinutul art. 480, respectarea deplină a principiului dublului grad de jurisdicţie.

Faţă de cele ce preced, se constată că nu au temei susţinerile formulate în sprijinul primei critici întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. şi vor fi respinse ca atare.

Aceeaşi concluzie se impune şi în privinţa susţinerilor referitoare la cel de-al doilea motiv de nulitate a hotărârii primei instanţe şi care, în opinia recurentei, odată admis de către instanţa de apel, ar fi trebuit să conducă la aplicarea dispoziţiilor art. 480 alin. (6) C. proc. civ., anume nerespectarea de către prima instanţă a dreptului la apărare al părţii. Actul de procedură al primei instanţe este indisolubil legat de dispoziţia decăderii părţii din dreptul de administrare a probelor, astfel încât constatările redate anterior sunt valabile şi pe aspectul în discuţie.

Printr-o a doua critică întemeiată pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a reproşat instanţei de apel încălcarea dispoziţiilor art. 9 şi 22 C. proc. civ., respectiv încălcarea principiului disponibilităţii, întrucât a confirmat analiza primei instanţe asupra condiţiilor de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi a evocat fondul în considerarea acestora, cu toate că prin cererea de chemare în judecată a fost indicat art. 36 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, drept temei juridic al pretenţiilor deduse judecăţii.

Critica astfel formulată nu este fondată.

După cum rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, reclamanta a menţionat în mod expres, într-adevăr, doar prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data cererii de chemare în judecată, la care se va face referire în toate considerentele ce succed).

Cu toate acestea, reclamanta a solicitat instanţei de judecată să analizeze, pe lângă cerinţele de aplicare ale ipotezei de la lit. c), şi) pe cele de la lit. b),

8 susţinând că subzistă identitatea de semne, identitatea serviciilor, precum şi riscul de confuzie în percepţia publicului, incluzând şi riscul de asociere.

Or, în conflictul dintre o marcă şi un semn folosit cu titlu de marcă, existenţa unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, reprezintă o condiţie de aplicare doar în ipoteza de la lit. b) din art. 36 alin. (2) al Legii nr. 84/1998.

Astfel, titularul unei mărci înregistrate poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor sa folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său şi "un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă" (lit. b).

În cazul prevăzut la lit. c), titularul mărcii poate împiedica pe un terţ să folosească "un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia".

Aşadar, art. 36 alin. (2) lit. c) nu presupune dovedirea unui risc de confuzie, fiind suficient riscul de asociere, adică legătura pe care consumatorul o face între un semn şi o marcă de renume, creată prin identitatea sau similitudinea semnelor (chiar dacă produsele ori serviciile sunt diferite), atunci când folosirea tară drept a semnului ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii înregistrate sau renumelui acesteia.

În acest cadru legal, referirea explicită a reclamantei la cerinţele de aplicare ale art. 36 alin. (2) lit. b) denotă intenţia titularului mărcii de a invoca şi această ipoteză legală, care presupune dovedirea unui risc de confuzie, precum şi a identităţii/similarităţii produselor sau serviciilor.

Din această perspectivă, se constată că, în mod corect, prima instanţă a procedat la calificarea juridică a pretenţiilor deduse judecăţii, în considerarea art. 22 alin. (4) C. proc. civ., iar instanţa de apel a confirmat atare act de procedură, neavând suport critica recurentei-pârâte referitoare la încălcarea principiului disponibilităţii.

În ceea ce priveşte criticile întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Cu titlul prealabil, trebuie precizat că, astfel cum s-a reţinut de către instanţa de apel, pretenţiile reclamantei din cererea de chemare în judecată se referă la folosirea semnului B., care coincide cu numele comercial al pârâtei.

Pe parcursul judecăţii în primă instanţă, pârâta a invocat în apărare marca sa înregistrată în anul 2019 (ulterior mărcii reclamantei), care reprezintă o marcă combinată, ce conţine, printre altele, semnul B., apărare de fond ce ar fi presupus cercetarea modului concret în care pârâta foloseşte acest semn, respectiv singur ori împreună cu celelalte elemente verbale şi figurative din conţinutul mărcii sale înregistrate. în cele două situaţii, imaginea

9 de ansamblu a semnului efectiv folosit de către pârâtă este diferită, ceea ce înseamnă că atât analiza similarităţii semnelor în conflict, cât şi a riscului de confuzie, ar fi fost diferite.

Analiza instanţei de apel a avut în vedere, însă, de la bun început, doar semnul verbal B., respectiv numele comercial al pârâtei, nu şi celelalte componente din cadrul mărcii acesteia, iar recursul declarat nu conţine vreo critică referitoare la neluarea în considerare a mărcii pârâtei, din perspectiva cercetării utilizării de către pârâta B. S.R.L., în cadrul comerţului, doar a semnului în discuţie ori chiar a mărcii, în ansamblu.

Prin urmare, în limitele criticilor formulate, considerentele ce succed pornesc de la premisa că pârâta foloseşte în mod efectiv, în activitatea comercială, semnul B., care corespunde numelui său comercial, dobândit în anul 2017, potrivit situaţiei de fapt reţinute de către instanţa de apel şi care nu poate fi reevaluată în cadrul căii extraordinare de atac de faţă.

În acest cadru, se impune a se sublinia că, din considerentele deciziei recurate, rezultă raportarea concretă, în analiza comparativă efectuată, la numele comercial al pârâtei şi la condiţiile pe care le presupune aplicarea corespunzătoare a art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 84/1998, chiar dacă instanţa de apel nu a menţionat norma ca atare, dar a evocat jurisprudenţa Înaltei Curţi privind această normă (hotărâri care, la rândul lor, se raportează la jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene conturată în aplicarea normei echivalente din directiva de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci şi, în special, la hotărârea din cauza C-17/06 Caline).

Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998, "(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului (...). (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

Art. 39 alin. (1) şi (2) din lege (în forma din anul 2019, când a fost formulată cererea de chemare în judecată) reglementează cazuri de limitare a efectelor unei mărci înregistrate, respectiv a dreptului exclusiv al titularului asupra mărcii, în virtutea căruia acesta poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, un semn identic sau similar cu marca, în condiţiile prevăzute în mod expres şi limitativ de art. 36 alin. (2) din aceeaşi lege.

Reglementarea cazurilor din art. 39 alin. (1) şi (2), ce consacră excepţii de la exercitarea dreptului exclusiv la marcă, presupune că titularul mărcii nu poate interzice terţului utilizarea unui semn identic sau similar cu marca, în măsura în care sunt îndeplinite toate condiţiile indicate de norma derogatorie de la art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi chiar dacă ar fi întrunite condiţiile de aplicare a art. 36 alin. (2), în oricare dintre ipotezele legale.

Prin motivele de recurs, pârâta a susţinut că numele său comercial reprezintă un drept de proprietate intelectuală pe care titularul mărcii

10 înregistrate nu îl poate interzice, invocând în acest sens, hotărârea CJUE pronunţată în cauza C-112/21XBV, iar critica pe acest aspect este fondată.

Jurisprudenţa CJUE formată în aplicarea art. 6 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (precedată de Prima directivă 89/104/CEE, ce conţinea o normă echivalentă) -normă transpusă în dreptul intern prin art. 39 din Legea nr. 84/1998, a recunoscut îndreptăţirea terţului la folosirea numelui său comercial în ipoteza din alin. (1) lit. (a) "numele/denumirea sau adresa/sediul titularului", iar acest aspect nu este contestat în cauză, în condiţiile în care, după cum s-a arătat, instanţa de apel a analizat în acest context condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 39 din lege.

Cu toate acestea, reiese din hotărârile relevante pronunţate de către CJUE şi, în special, din cauza Caline (menţionată mai sus) că titularul mărcii înregistrate poate interzice terţului folosirea numelui său comercial ce este identic sau similar cu marca dacă numele comercial este dobândit ulterior cererii de înregistrare a mărcii, dar numai dacă utilizarea de către terţ a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial nu este conformă practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

A fortiori, dacă numele comercial este dobândit anterior, exercitarea dreptului la marcă pe temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 (ce corespunde art. 5 din directivă) este, de asemenea, limitată, în sensul că titularul mărcii nu poate interzice cu atât mai mult folosirea numelui comercial de către terţ.

În acest caz, însă, folosirea conformă practicilor comerciale oneste este prezumată de către legiuitor, întrucât este vorba despre o folosire legitimă a semnului de către terţ, în temeiul unui drept dobândit anterior înregistrării mărcii şi care, din acest motiv, nu poate aduce atingere funcţiilor mărcii şi, în special, funcţiei sale esenţiale de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.

Astfel, din dispozitivul hotărârii din cauza C-17/06 Celine, Curtea a statuat în legătură cu "utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară".

De asemenea, nu poate fi ignorat art. 6 alin. (2) din Directiva 2008/95/CE, invocat prin motivele de recurs, în conformitate cu care "Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terţ utilizarea, în cadrul comerţului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislaţia statului membru în cauză şi în limita teritoriului în care este recunoscut."

Aşadar, directiva reglementează în mod distinct, în alin. (2), situaţia unui drept dobândit anterior înregistrării unei mărci (de fapt, anterior chiar datei cererii de înregistrare a mărcii), iar în categoria acestor drepturi cu aplicabilitate locală se include şi numele comercial, astfel cum a statuat CJUE în hotărârea pronunţată în cauza C-112/21 XBV(la care face referire recurenta-pârâtă):

"...o denumire comercială poate constitui un drept anterior în vederea aplicării articolului 6 alin. (2) din Directiva 2008/95" (pct. 43 din hotărâre).

11 Din interpretarea coroborată a alin. (1) şi (2) ale art. 6 din directivă şi în considerarea dezlegărilor date prin hotărârile CJUE menţionate, reiese că alin. (1) are în vedere exclusiv un nume comercial dobândit ulterior înregistrării mărcii (şi pe care titularul mărcii îl poate interzice, în condiţiile expres prevăzute), în timp ce utilizarea de către terţ a unui nume comercial anterior nu poate fi interzisă în nicio situaţie, chiar atunci când este utilizat în cadrul comerţului, întrucât art. 6 alin. (2) se referă tocmai la această ipoteză.

Absenţa din cuprinsul art. 6 alin. (2) a condiţiei inserate în alin. (1), referitoare la folosirea conformă cu practicile comerciale loiale a numelui său de către terţ, are semnificaţia prezumării de către legiuitor a folosirii corespunzătoare a semnului din această perspectivă, după cum s-a arătat deja, faţă de folosirea legitimă a semnului de către terţ.

Este important de subliniat că, spre deosebire de art. 6 alin. (1) din directivă, alin. (2) al aceleiaşi norme nu a fost preluat în cuprinsul Legii nr. 84/1998.

Nu se impune, însă, a se analiza dacă această omisiune relevă o eventuală transpunere incorectă a directivei şi, subsecvent, dacă ar fi incidenţă o situaţie de excepţie de la regula aplicabilităţii indirecte a unei directive, regulă care presupune că directivele pot fi preluate doar prin intermediul instrumentelor naţionale care au reglementat domeniul în cauză şi anterior adoptării directivei (a se vedea în acest sens, de exemplu, hotărârea CJUE din cauza C-235/91).

Referirea în prezenta decizie la art. 6 alin. (2) şi la hotărârea CJUE de delimitare a sferei sale de aplicare nu are drept scop aplicarea directă a acestei norme în litigiul de faţă, ci conturarea clară a domeniului de aplicare a alin. (1) al art. 6 din directivă, care este transpus în legea naţională a mărcilor, prin art. 39 (în forma legii din anul 2019). Sfera de aplicare a art. 6 alin. (1) al directivei rezultă, de altfel, din jurisprudenţa CJUE, după cum s-a arătat în cele ce preced, iar trimiterea la alin. (2) al art. 6 constituie un argument de interpretare suplimentar, de natură să consolideze interpretarea deja dată de către CJUE în hotărârile sale ce vizează art. 6 alin. (1).

În virtutea efectului util al oricărei directive, pe care este chemată să-1 asigure instanţa naţională învestită cu aplicarea unei norme de drept intern prin care directiva este transpusă, trebuie constatat, aşadar, în interpretarea şi aplicarea art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 84/1998, că toate cerinţele de aplicare ale acestei norme vizează conflictul dintre o marcă si un nume comercial dobândit ulterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar nu şi conflictul dintre marcă şi un nume comercial anterior, în privinţa căruia nu trebuie verificată, astfel, condiţia folosirii loiale prevăzute de art. 39 din lege.

În susţinerea acestei interpretări pot fi evocate şi prevederile art. 6 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 84/1998, în forma relevantă în speţă, în conformitate cu care "O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: (...) c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială".

12 În categoria acestor drepturi intră şi dreptul la nume comercial, care reprezintă, incontestabil, un drept de proprietate intelectuală, protejat ca atare prin art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale din anul 1883 şi prin Acordul privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS) din 1994 (a se vedea, în acelaşi sens, hotărârea CJUE din cauza C-112/21 XBV- pct. 37-43).

Prin urmare, în măsura în care un nume comercial anterior poate împiedica înregistrarea unei mărci ulterioare sau poate conduce la anularea înregistrării mărcii ulterioare, pentru identitate de raţiune trebuie recunoscute, în aceleaşi condiţii, efectele juridice ale dreptului anterior şi într-o acţiune în contrafacerea mărcii ulterioare, iar acest argument de interpretare a legii se adaugă considerentelor deja expuse.

În consecinţă, înalta Curte constată că instanţa de apel din prezenta cauză a considerat în mod greşit că pârâta B. S.R.L. nu are un drept anterior faţă de dreptul la marcă al reclamantei, cu toate că a reţinut în fapt, în mod necontestat, că numele comercial al pârâtei a fost dobândit în anul 2017, în timp ce marca înregistrată de către reclamantă este protejată cu începere din data de 26.09.2018.

Considerentul pentru care instanţa de apel a înlăturat apărarea pârâtei pe acest aspect, anume împrejurarea folosirii semnului disputat B., de către reclamantă, chiar în cuprinsul denumirii sale profesionale încă din anul 2014, relevă o confuzie între utilizarea în comerţ a mărcii şi dreptul asupra numelui comercial.

Astfel, titular al numelor comerciale B. şi B., existente din anul 2014, nu este persoana fizică (reclamanta, ca titular al dreptului la marcă), ci o asemenea calitate este deţinută de către societăţile cu aceste nume, constituite ca societăţi cu răspundere limitată în condiţiile legii, pentru care denumirea reprezintă un atribut de identificare al persoanei juridice (numele comercial fiind integrată în denumire, care cuprinde şi particula vizând felul societăţii).

În conformitate cu art. 226 C. civ., ce face parte din capitolul IV "Identificarea persoanei juridice" al reglementării referitoare la persoana juridică, "(1) Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condiţiile legii, prin actul de constituire sau prin statut. (2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei şi celelalte atribute de identificare."

De asemenea, persoana juridică dispune de remedii procesuale adecvate pentru apărarea dreptului la nume, astfel cum prevede art. 254 C. civ., normă care, deşi se referă la persoana fizică, este aplicabilă şi în cazul unei persoane juridice, în conformitate cu art. 257 C. civ. ("Dispoziţiile prezentului titlu se aplică prin asemănare şi drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice").

Drept urmare, în mod greşit a considerat instanţa de apel că însăşi reclamanta ar fi titularul numelor comerciale ce conţin elementul verbal B..

13 Faptul că marca a fost folosită în mod efectiv prin intermediul celor două societăţi, astfel cum s-a reţinut prin decizia recurată - aşadar, marca a fost utilizată de către terţi, persoanele juridice, cu consimţământul titularului mărcii-, nu conduce la schimbarea titularilor numelor comerciale, ce poate avea loc doar în baza unui act juridic. Atare fapt este relevant doar pentru gradul de distinctivitate al mărcii şi, implicit, pentru aprecierea globală a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, între marcă si semnul terţului, în contextul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (considerente pe acest aspect vor fi dezvoltate în cele ce succed), respectiv pentru întrunirea condiţiilor de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege.

Faţă de toate cele expuse, înalta Curte constată ca fiind fondată critica recurentei-pârâte referitoare la ignorarea efectelor juridice ale deţinerii numelui comercial de către pârâtă, în sensul limitării exercitării dreptului exclusiv la marcă al reclamantei, pe temeiul art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Totodată, este fondată şi critica vizând modul de apreciere a distinctivităţii elementului verbal B., ce intră în compunerea atât a mărcii B. (ce conţine şi elemente figurative), cât şi a numelui comercial al pârâtei B..

Instanţa de apel a considerat că pârâta a invocat în apărare lipsa de distinctivitate a mărcii reclamantei, în ansamblul său, motiv pentru care nu a analizat niciuna dintre susţinerile pârâtei pe aspectul distinctivităţii mărcii.

Se impune a se preciza că, într-adevăr, niciuna dintre prevederile Legii nr. 84/1998 (cel puţin în forma legii de la data cererii de chemare în judecată, anterioară modificărilor introduse prin Legea nr. 112/2020) nu permite cercetarea în cadrul unei acţiuni în contrafacere a chestiunii referitoare la lipsa de distinctivitate a mărcii, faţă de prezumţia de validitate desprinsă din înregistrare (prezumţie ce operează până la anularea înregistrării mărcii).

Cu toate acestea, se observă că, astfel cum s-a menţionat în cererea de recurs, pârâta a invocat, pe de o parte, caracterul descriptiv (aşadar, nedistinctiv) al fiecăreia dintre componentele particulei B., iar pe de altă parte, frecvenţa utilizării pe piaţa serviciilor relevante a acestor componente, iar nu lipsa de distinctivitate a mărcii în ansamblu, care este alcătuită, după cum s-a arătat anterior, din mai multe elemente verbale, precum şi din elemente figurative.

Prin urmare, finalitatea acestor susţineri rezidă în stabilirea de către instanţa de judecată a unui caracter slab distinctiv al mărcii reclamantei, cu scopul de a se constata inexistenţa riscului de confuzie şi, deci, neîntrunirea cerinţelor de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, dar şi a celor de la lit. c) a aceleiaşi norme, din moment ce ambele ipoteze legale presupun stabilirea gradului de distinctivitate al mărcii.

Astfel, rezultă din jurisprudenţa constantă a CJUE (începând cu hotărârea din cauza C-251/95 Sabel), un factor relevant în aprecierea globală a riscului de confuzie îl constituie şi gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, constând în aptitudinea mărcii de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianţi de pe piaţă. Caracterul distinctiv determină

14 întinderea protecţiei sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii se dovedeşte a fi mai important.

Or, deşi instanţa de apel a reţinut, în analiza impresiei de ansamblu a mărcii reclamantei, în percepţia publicului relevant, că ambele componente B. şi MED sunt sugestive pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată, nu a cercetat susţinerile pârâtei şi eventualul impact pe care caracterul evocator al elementelor în discuţie l-ar putea avea asupra gradului de distinctivitate per se a mărcii în ansamblu.

În acelaşi timp, împrejurarea invocată de către pârâtă - şi reiterată în recurs -, în sensul că cele două componente din particula comună B. sunt utilizate frecvent pe piaţa serviciilor relevante, poate fi relevantă în evaluarea globală a riscului de confuzie, deoarece existenţa pe piaţă a mai multor mărci care constau sau cuprind acelaşi element poate conduce la un caracter distinctiv redus al semnelor ce reprezintă acele mărci, prin raportare la percepţia publicului relevant, respectiv consumatorul mediu al produsului sau serviciului, rezonabil de atent şi de informat în privinţa acestuia.

Astfel, dacă acest consumator se confruntă în mod obişnuit cu folosirea în comerţ, în cadrul unor mărci, a unui anumit element (verbal, figurativ ori o combinaţie între acestea) în asociere cu un anumit produs sau serviciu (cu atât mai mult dacă ar fi vorba despre un element descriptiv), este posibil ca, dată fiind frecvenţa acestor situaţii, consumatorul să nu mai atribuie provenienţa acelui produs sau serviciu ca aparţinând unei întreprinderi determinate, iar marca să aibă o aptitudine redusă de a distinge produsul sau serviciul de cele oferite de alte întreprinderi.

Prin urmare, s-ar putea să nu existe un risc de confuzie, dat fiind că acest risc este definit tocmai prin eroarea în care consumatorul se află în privinţa originii unui produs/serviciu desemnat de o marcă ulterioară, pe care o identifică în legătură cu o anumită întreprindere.

Înalta Curte constată că instanţa de apel, în mod greşit, nu a analizat susţinerile pârâtei pe aceste aspecte, considerând că au o altă finalitate decât aceea a stabilirii gradului de distinctivitate per se al mărcii reclamantei.

Nu în ultimul rând, trebuie constatat că prin decizia recurată s-a ajuns la concluzia renumelui mărcii reclamantei, aşadar a unei distinctivităţi crescute a mărcii, dobândite prin utilizare pe piaţa serviciilor relevante.

Astfel cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, în evaluarea legalităţii acestor aprecieri, trebuie pornit de la premisa că renumele mărcii presupune cunoaşterea mărcii de către o parte semnificativă a publicului, iar în examinarea acestei condiţii trebuie să se ia în considerare toate elementele relevante, în special cota de piaţă deţinută de marca vizată, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării acestei mărci, importanţa investiţiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova (hotărârea CJUE din cauza C-375/97 General Motors, paragrafe 26-27).

Or, din considerentele deciziei recurate nu rezultă raportarea instanţei de apel la aceste criterii, cu scopul determinării gradului de distinctivitate dobândită a mărcii reclamantei.

15 Pe de altă parte, instanţa de apel a luat în considerare şi perioada de utilizare a semnului anterior datei de la care marca este legal protejată, cu toate că dreptul exclusiv asupra unei mărci, cu prerogativele de autorizare a folosirii de către terţi şi de interzicere a unei asemenea utilizări fără acordul titularului, se dobândeşte prin înregistrare, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, fără a se da vreo semnificaţie distincţiei necesare în privinţa titularului numelui comercial şi fără a se arăta motivele pentru care nu a limitat analiza distinctivităţii dobândite prin utilizarea mărcii la perioada ulterioară cererii de înregistrare a mărcii.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul şi, în temeiul art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 688A din data de 4 mai 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 martie 2023.