Annulment of combined trademark for descriptive character of fighting style name and failure to prove acquired distinctiveness

Şedinţa publică din data de 24 octombrie 2023

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, sub nr. x/2020, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâţii B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) prin care a solicitat sa se dispună anularea mărcii "C.", înregistrată sub nr. x/19.09.2019, obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 726/05.05.2021, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâţii B., Oficiul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci, ca neîntemeiată şi a luat act că se solicită de către pârât, cheltuieli de judecată pe cale separată.

3. Hotărârea pronunţată în apel.

Prin deciziă civilă nr. 1456A din 17 octombrie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins apelul formulat de apelantul-reclamant A., împotriva sentinţei civile nr. 726/05.05.2021 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în dosarul nr. x/2020, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), ca nefondat.

4. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei civile nr. 1456A din 17 octombrie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a declarat recurs reclamantul A..

Instanţa de control a pronunţat decizia civilă nr. 1456A/2022 cu aplicarea greşită a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. a) şi c) raportat la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1988.

Onstanta de apel a pronunţat sentinţa exclusiv în baza analizei activităţii avute de parat anterior încercării de înregistrare a mărcii "C.", constatând astfel ca acesta pe de o parte nu a cunoscut notorietatea utilizării de către recurent a acestei mărci la momentul înregistrării depozitului, şi, pe de alta parte, nu a dat dovada de rea-credinţă.

Se învederează încălcarea art. 150 alin. (4) C. proc. civ., astfel încât toate probele care constituie asa zisele certificări şi împuterniciri ale paratului cu privire la reprezentarea/dobândirea calităţilor în C. sunt exclusiv în limba engleza şi nu respecta prevederile art. 150 alin. (4) C. proc. civ.

Cu toate acestea, instanţa de apel a procedat la judecarea cauzei în considerarea acestor probe.

Cu privire la art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea 8^1998, instanţa a reţinut următoarele:

Referitor la elementul obiectiv/cunoaşterea faptului relevant.*" curtea reţine că din nicio probă administrată în cauză nu reiese că Ia momentul 03.09.2018, intimatul pârât B. ar fi cunoscut folosirea îndelungată a unui semn identic sau similar cu marca, de către apelantul reclamant, Dimpotrivă prin probele administrate intimatul pârât a reuşit să demonstreze folosirea sintagmei C. încă din anul 2014, înscrisuri înscrisurile ataşate la dosarul de prima instanţă dovedind faptul că acesta a practicat deşi desfăşurat şi promovat intens acest de arte marţiale, activităţi în cadrul cărora a folosit semnul înregistrat ulterior ca marcă.

Referitor la intenţia frauduloasa/elementul subiectiv: "reaua credinţa reprezintă cunoştinţa pe care o are cel care face depozitul reglementar asupra faptului că marca depusă de el este folosită de altcineva sau că altcineva are intenţia de a o folosi şi ştiind că nu pot folosi ambii aceeaşi marcă deponentul profită de faptul că cel de al 2-lea nu şi-a înregistrat semnul în România şi eludează regulile concurenţei neloiale urmărind sa-şi înlăture cu curentul de pe piaţă folosindu-se de efectul atributiv al depozitului"

Se apreciază că, prin aceste considerente, hotărârea recurată face o aplicare greşită a criteriilor rezultate din jurisprudenţa CJUE - Hotărârea Curţii din data de 11 iunie 2009 în cauza C-529/07, prin care s-au statuat următoarele:

Trebuie menţionat, în ceea ce priveşte termenii "trebuie sa aibă cunoştinţă" din cuprinsul textului celei de a doua întrebări preliminare, că o prezumţie de cunoaştere de către solicitant a utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobşte cunoscută, această cunoaştere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoştinţă de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Instanţa de apel a interpretat jurisprudenta CJUE în sens opus, considerând din contra ca frecventarea de către pârât a comunităţii practicante de "C." ar conduce la concluzia ca paratul nu avea cunoştinţa de folosirea mărcii de către subsemnatul.

Astfel, potrivit surselor informatice online, "C." este un stil specific artelor marţiale chineze fost fondat în 1897 ca sistem de lupta dezvoltat ca familia D../.../C. este strict un sistem orientat spre luptă, spre deosebire de stilul orientat spre sport. Este un sistem de luptă care se concentrează asupra armelor tăioase, de impact sau improvizate; a fost adoptat ca un program preferat de pregătire combinată de către unităţile de elite militare şi de aplicare a legii din întreaga lume."

În România, acest stil este practicat de numeroase cluburi sportive ce au inclus în statutul propriu şi acest stil de Arte Marţiale Filipineze cu denumirea C., acesta regăsindu-se inclusiv în statutul Federaţiei de Arte Marţiale Filipineze din România; prin urmare, având în vedere faptul ca C. este un stil cvasi-cunoscut încă din anul 1897, ca pârâtul este practicant de arte marţiale, prin urmare este membru al acestei comunităţi în care subsemnatul activez ca şi organizator de competiţii şi ca maestru/instructor conduce la concluzia ca acesta avea cunoştinţa de folosirea acestei mărci.

În ceea ce priveşte reaua-credinta, instanţa de apel a apreciat în mod eronat ca decizia iniţiala de respingere a mărcii verbale "C." nu are relevanta probatorie în cazul de fata.

Aşa cum s-a reţinut în jurisprudenţa CJUE, în aprecierea elementului subiectiv Comisia a susţinut că doar un tip de comportament ar putea fi considerat ca fiind rea-redinţă în sensul legislaţiei ~ înregistrarea unei mărci fără intenţia de a o utiliza, ci cu scopul de a împiedica terţii să o utilizeze.

Or, din aceasta perspectiva, introducerea iniţiala a depozitului cu privire la folosirea mărcii "C.", în condiţiile în care, aşa cum am arătat anterior aceasta este de notorietate, relevă faptul ca paratul a acţionat cu rea-crcdinta pentru a împiedica terţii sa o utilizeze faptul ca OSIM a formulat o decizie de respingere nu înlătura reaua-credinta ci, din contra, conduce la concluzia ca paratul a avut o atitudine subiectiv frauduloasa la momentul depozitului mardi în litigiu.

Mai mult înregistrarea unei mărci similare cu cea pentru care s-a emis decizia de respingere, constituita prin alăturarea cuvântului "România'" nu este de natura a crea un caracter distinctiv mărcii ci de a menţine inducerea în eroare a publicului cu privire la originea geografica, calitatea sau natura serviciului.

Conform art. 2 din legea 84/1998, poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafica, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţie de culori, holograme, semnale sonore/precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Marca verbala "C." este nula absolut fiind compusa exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante, în condiţiile în care acest stil este practicat de numeroase cluburi sportive ce au inclus în statutul propriu şi acest stil de Arte Marţiale Filipineze cu denumirea C., acesta regăsindu-se inclusiv în statutul Federaţiei de Arte Marţiale Filipineze din România, iar potrivit practicii constante a OSIM, caracterul distinctiv şi uzual al unei mărci trebuie apreciat, în primul rând, din punct de vedere al produselor sau serviciilor pentru care a fost cerută înregistrarea şi, în al doilea rând, din punct de vedere al percepţiei segmentului de public vizat, care este compus din consumatorii acestor produse sau servicii. în plus, ar trebui de asemenea, să se aibă în vedere că nivelul de atenţie al consumatorului mediu poate varia în funcţie de categoria de produse sau servicii pentru care se solicită protecţie;

Marca figurativa "C." este nula absolut fiind compusa exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante.

După cum rezultă din jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se apreciază global, ţinându-se cont de interdependenţa factorilor relevanţi, în categoria cărora intră gradul de similaritate a semnelor

În conflict şi a produselor/serviciilor desemnate de aceste semne, ceea ce impune, în prealabil, determinarea existenţei similarităţii semnelor şi a produselor.

Mai trebuie precizat că, dacă s-ar admite marca x, s-ar crea un precedent periculos/discriminatoriu, deoarece Ia nivel mondial se foloseşte la scara larga, intrând în uzul comun, denumirea C., iar în România nu ar mai fi permis.

De asemenea, denumirea C. ar trebui să rămână libera pentru orice practicant şi să nu se poată obţină exclusivitate pe un stil popular de Arte Marţiale (cum ar fi, de exemplu: Karate, Judo, Jiujitsu, Aikido etc). C. este în aceeaşi situaţie, doar că nu este un stil atât de popular în România şi de aceea s-a profitat, pentru a se obţine exclusivitate pe acest stil.

5. Apărările formulate în cauză

Intimatul - pârât B. a depus la data de 9.06.2023 întâmpinare prin care solicită:

- Respingerea recursului ca neîntemeiat;

- Păstrarea în tot a hotărârii de apel şi, pe cale de consecinţă,

- Respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Cererea introductivă de instanţă are ca obiect anularea mărcii individuale combinate C., cu nr. de depozit x, fiind invocate două cauze de nulitate, respectiv înregistrarea mărcii cu rea-credinţă şi caracterul uzual al semnului înregistrat, care desemnează în limbajul comun un sistem de luptă filipinez.

Tribunalul a respins acţiunea ca neîntemeiată, în considerarea distinctivităţii dobândite anterior datei depozitului reglementar, respectiv a cronologiei care relevă activităţile anterioare ale titularului mărcii a cărei anulare se cere prin raportare la activităţile concurente ale reclamantului.

Prin apelul declarat, reclamantul A. a criticat soluţia primei instanţe, atât în sensul înlăturării greşite a relei-credinţe la înregistrarea mărcii contestate, cât şi în sensul că marca este nulă absolut, fiind compusă exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent, respectiv în practicile comerciale loiale şi constante. În această privinţă, apelantul-reclamant a arătat că denumirea C. trebuie să rămână disponibilă pentru toţi cei interesaţi să practice respectivul stil de arte marţiale, neputând fi apropriată sub forma dreptului exclusiv la marcă.

Atât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cât şi instanţele de fond au luat în considerare, pentru a reţine incidenţa art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, înscrisuri, capturi de ecran şi fotografii din care rezultă activităţile desfăşurate de intimatul B. pentru a promova sistemul de luptă C., instanţa de apel acordând o importanţă prevalentă numărului de urmăritori ai paginii de Facebook C.. S-a reţinut astfel că intimatul ar fi demonstrat crearea unei legături dintre semnul în litigiu şi persoana sa.

Potrivit art. 5 alin. (2) din aceeaşi lege, înregistrarea unei mărci nu este refuzată sau, după caz, înregistrarea nu este anulată în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) lit. b), c) sau d) dacă înainte de data de depozit a cererii de înregistrare sau înainte de data depunerii cererii de anulare marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării.

Instanţa de apel a reţinut incidenţa acestui text, în considerarea următorului raţionament:

Din examinarea înscrisurilor privind folosirea mărcii în litigiu în perioada 2014 - 3.09.2018, Curtea constată că intimatul-pârât B. a administrat probe suficiente din care reiese legătura semnului cu publicul relevant, precum şi legătura semnului cu serviciile pe care intenţionează să le protejeze prin înregistrare.

Astfel, cu capturile de ecran de pe pagina sa facebook, înfiinţată în data de 24 iulie 2014, intimatul-pârât a dovedit că pagina sa de facebook "C.. civ. - C." are un număr de 1572 de urmăritori, fapt care vinde să demonstreze, în opinia Curţii, percepţia pe care publicul relevant o are asupra mărcii.

De asemenea, cu graficul reprezentând evoluţia numărului de vizualizări a paginii de facebook, înainte de data depunerii mărcii la OSIM, intimatul-pârât a demonstrat crearea unei legături, în percepţia publicului ţintă, între semnul în litigiu şi persoana sa.

Recunoaşterea dobândirii unui caracter distinctiv prin utilizarea mărcii impune ca cel puţin o fracţiune semnificativă a publicului relevant să identifice, datorită mărcii, produsele sau serviciile în cauză ca provenind de la o întreprindere determinată. Cu toate acestea, circumstanţele în care se poate considera îndeplinită condiţia dobândirii unui caracter distinctiv prin utilizare nu pot fi stabilite exclusiv pe baza unor date generale şi abstracte. De aceea, Curtea constată că distinctivitatea dobândită se analizează ţinând cont de circumstanţele specifice cauzei, în concret, în cauza de faţă, de factorul proporţiei mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată.

Aşadar, premisa analizei instanţelor de fond constă în împrejurarea că marca nu avea, în sine, caracter distinctiv, dar ar fi dobândit un astfel de caracter distinctiv prin utilizare.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în forma aplicabilă prezentului litigiu,

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile:

a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; şi

b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.

Potrivit art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege, sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: (…)

b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;

c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante.

Cele două norme menţionate reglementează motive distincte de refuz al înregistrării unei mărci: absenţa caracterului distinctiv al mărcii - lit. b), respectiv ipoteza în care marca este compusă exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante - lit. c). Aceste motive, prin trimiterea pe care art. 47 alin. (1) lit. a) din lege o face la art. 5 alin. (1) în totalitatea sa, constituie, în acelaşi timp, temei de anulare a înregistrării unei mărci.

În cauză, pe calea recursului se invocă incidenţa dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Cu toate că în discuţie se află un motiv absolut de refuz, analiza precumpănitoare a instanţei de apel este specifică unui conflict relativ între drepturile părţilor aflate în litigiu, fiind analizată cronologia activităţilor specifice desfăşurate de părţi, din perspectiva utilizării semnului C., ca şi condiţia cunoaşterii de către pârât că, la rândul său, reclamantul folosea semnul în litigiu.

Instanţa de apel nu a analizat însă în ce măsură marca înregistrată descrie, în mod uzual, chiar serviciile pentru care a fost înregistrată. Această analiză era necesară pentru a se putea apoi verifica în ce măsură marca a putut, totuşi, dobândi caracter distinctiv prin utilizare de către intimatul-pârât. Considerentele ce urmează vor analiza această chestiune, care formează obiectul unuia dintre motivele de recurs declarate.

Prin hotărârea pronunţată la data de 4 octombrie 2001 (C - 517/99) în cauza Merz & Krell Gmbh & Co, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că dispoziţiile - echivalente celor naţionale incidente în prezenta cauză - cuprinse în Directiva mărcilor nr. 89/104/CEE trebuie interpretate în sensul că este exclusă înregistrarea mărcilor compuse exclusiv din semne devenite uzuale în limbajul curent ori în practicile loiale şi constante, această condiţie urmând a fi evaluată prin raportare la produsele ori serviciile pentru care se cere înregistrarea, iar nu într-o manieră abstractă.

De asemenea, potrivit jurisprudenţei Tribunalului Uniunii Europene, caracterul descriptiv al unei mărci trebuie evaluat, pe de o parte, în raport cu produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea semnului şi, pe de altă parte, în ceea ce priveşte percepţia publicului relevant care este alcătuit din consumatorii acestor produse sau servicii [hotărârea din 14 iunie 2007, Europig/OAPI (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179, punctul 30].

În conformitate cu aceeaşi hotărâre, semnele sau mărcile sunt susceptibile de a dobândi un caracter distinctiv prin utilizare, în pofida lipsei de caracter distinctiv intrinsec.

Din jurisprudenţa referitoare la interpretarea articolului 3 alin. (3) din Directiva 89/104, al cărui conţinut normativ este identic, în esenţă, cu cel al articolului 7 alin. (3) din Regulamentul nr. 40/94, reiese că dobândirea unui caracter distinctiv prin utilizarea mărcii impune ca cel puţin o fracţiune semnificativă a publicului relevant să identifice, datorită mărcii, produsele şi serviciile vizate ca provenind de la o întreprindere determinată. Cu toate acestea, circumstanţele în care se poate considera îndeplinită condiţia dobândirii unui caracter distinctiv prin utilizare nu ar putea fi stabilite exclusiv pe baza unor date generale şi abstracte, cum ar fi anumite procentaje.

În acest sens s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Windsurfing Chiemsee (C - 108/97, hotărârea din 4.5.1999, pct. 51, 52), statuând că pentru aprecierea dobândirii unui caracter distinctiv prin utilizare, trebuie să se ţină cont de factori precum, în special, cota de piaţă deţinută de marcă, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării acestei mărci, importanţa investiţiilor realizate de întreprindere pentru a o promova, proporţia mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică produsul ca provenind de la o întreprindere determinată. În această privinţă, constituie mijloace de probă adecvate, printre altele, declaraţiile camerelor de comerţ şi de industrie sau ale altor asociaţii profesionale.

În afara criteriilor enunţate - cota de piaţă deţinută de marca vizată, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării acestei mărci, importanţa investiţiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova, proporţia mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică produsul sau serviciul ca provenind de la o întreprindere determinată, precum şi declaraţiile camerelor de comerţ şi de industrie sau ale altor asociaţii profesionale - este posibilă şi utilizarea unor sondaje de opinie pentru a evalua caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii a cărei înregistrare sau nulitate se solicită, fără însă ca această probă să poată fi absolutizată (hotărârea CJUE pronunţată la 19.06.2014 în cauza C - 217/13, Oberbank, pct. 43, 44)

Mutatis mutandis, aceste principii sunt relevante şi în cauza de faţă şi întăresc concluzia incidenţei motivului absolut de refuz reglementat de art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, ca şi greşita aplicare în cauză a prevederilor art. 5 alin. (2) din lege.

Marca înregistrată, individuală combinată C., cu nr. de depozit x a fost înregistrată pentru servicii din clasa 41 din clasificarea Nisa, respectiv educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive şi culturale.

Denumirea C. este esenţialmente descriptivă pentru sistemul de luptă cu acelaşi nume, C., care reprezintă o tradiţie filipineză asociată familiei D.. Acest sistem a început să fie răspândit la nivel mondial, existând în diferite ţări - inclusiv România - cluburi de arte marţiale (în sensul larg, aproximativ al termenului) care practică sistemul de luptă C..

În acest sens, prin Decizia nr. 291/16.10.2017 a Comisiei de Contestaţii Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care s-a reţinut lipsa de distinctivitate a mărcii C. în raport cu serviciile referitoare la activităţi sportive din clasa 41, nefiind posibilă crearea unui monopol asupra unei denumiri care trebuie să rămână liberă la utilizare pentru toţi practicanţii acestui tip de arte marţiale.

Această decizie a reţinut lipsa caracterului distinctiv al semnului verbal C. până la data pronunţării sale (16.10.2017), fiind intrată în autoritatea de lucru judecat faţă de intimatul-pârât, care nu a contestat-o prin mijloacele procesuale prevăzute de lege.

Intimatul-pârât a solicitat şi a obţinut ulterior înregistrarea mărcii combinate figurative a cărei anulare se solicită în prezenta cauză.

Astfel cum a fost înregistrată marca în discuţie, elementul său figurativ prezintă o similitudine accentuată cu logo-urile uzuale ale mişcării de C. în diferite ţări, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la f. x şi urm., prim dosar fond şi care nu au fost contestate de intimat. Logo-ul federaţiei mondiale de C. este disponibil şi pe pagina de internet www.x.com, similaritatea foarte accentuată a acestui logo cu elementul figurativ al mărcii a cărei anulare se cere fiind una evidentă.

În mod întemeiat susţine recurentul-reclamant că simpla adăugare a cuvântului România în cuprinsul elementului verbal al mărcii înregistrate nu este de natură a conferi caracter distinctiv mărcii înregistrate, prin raportare la serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Se constată prin urmare că, în ansamblul său, marca înregistrată, individuală, combinată C. are caracter descriptiv raportat la serviciile pentru care a fost înregistrată, în percepţia publicului relevant, alcătuit din persoanele interesate de sistemul de luptă omonim. Se impune cu o probabilitate rezonabilă constatarea că aceste persoane vor percepe marca în mod nemijlocit ca fiind o descriere a serviciului oferit, respectiv prestat, şi nu vor identifica un anumit prestator al respectivului serviciu.

Distinctivitatea intrinsecă ori dobândită a semnului înregistrat ca marcă trebuie să permită identificarea produsului sau serviciului pe care îl vizează ca provenind de la o întreprindere determinată şi, aşadar, să distingă acel produs sau acel serviciu de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea Windsurfing Chiemsee, C-108/97, pct. 46; hotărârea Oberbank, C - 217/13, pct. 38).

Din această perspectivă, pentru a face aplicarea subsecventă a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel ar fi trebuit să verifice în ce măsură utilizarea semnului înregistrat ulterior ca marcă a determinat ca respectivul semn să fi dobândit, în percepţia publicului relevant, semnificaţia indicării originii serviciilor prestate. Cu alte cuvinte, ceea ce este necesar pentru a se reţine incidenţa art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 este ca semnul să fi dobândit valenţele indicării originii unui serviciu ca provenind de la o anumită întreprindere, iar nu însuşi serviciul respectiv.

Instanţa naţională trebuie să analizeze în mod global elementele care pot demonstra că marca a dobândit capacitatea să identifice produsul sau serviciul vizat ca provenind de la o întreprindere determinată (Hotărârea Windsurfing Chiemsee, pct. 49, şi hotărârea Nestlé, C-353/03, pct. 31). În plus, aceste elemente trebuie să se raporteze la o utilizare a mărcii ca marcă, cu alte cuvinte, în scopul unei asemenea identificări de către mediile interesate (Hotărârea Nestlé, C-353/03, punctele 26 şi 29).

După cum s-a reţinut deja, din jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene rezultă numeroase criterii în raport de care urmează a fi analizată ipotetica distinctivitate dobândită, respectiv cota de piaţă deţinută de marca vizată, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării acestei mărci, importanţa investiţiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova, proporţia mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică produsul sau serviciul ca provenind de la o întreprindere determinată, precum şi declaraţiile camerelor de comerţ şi de industrie sau ale altor asociaţii profesionale, dar şi, dacă este cazul, folosirea unor sondaje de opinie. Esenţial este ca aceste elemente de fapt să nu releve doar utilizarea per se a semnului, ci şi aptitudinea acestuia de a identifica produsele ori serviciile provenite de la o anumită întreprindere, în opoziţie cu alte produse ori servicii concurente.

Din perspectiva celor ce preced, decizia recurată prezintă mai multe carenţe care determină casarea.

Se constată că, potrivit Curţii de Apel, folosirea mărcii a fost analizată prin raportare la perioada 2014 - 3.09.2018 (data depozitului reglementar), deşi pentru perioada anterioară Deciziei nr. 291/16.10.2017 a Comisiei de Contestaţii Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, această decizie necontestată de intimat are autoritate de lucru judecat în sensul că nu a fost dobândit caracter distinctiv prin utilizare (care trebuia invocat şi reţinut pe temeiul probelor administrate în acea procedură).

Singura perioadă relevantă înăuntrul căruia ar fi putut, eventual, să fie dobândită distinctivitatea este 16.10.2017 - 3.09.2018. De asemenea, din considerentele deciziei recurate nu rezultă dacă analiza s-a făcut prin raportare la semnul verbal C., cu privire la care s-a reţinut cu autoritate de lucru judecat că nu are caracter distinctiv şi nu poate fi înregistrată, ori cu privire la semnul corespunzător mărcii înregistrate şi a cărei anulare se cere. Din această perspectivă, trebuie observat că o eventuală distinctivitate de natură a înlătura anularea putea fi dobândită doar prin raportare la semnul înregistrat ca marcă, respectiv combinaţia dintre elementul verbal şi cel figurativ, fie exact în forma înregistrată, fie în altă formă care diferă prin elemente care nu îi alterează distinctivitatea.

Statuând în sensul că distinctivitatea a fost dobândită prin raportare la numărul vizualizărilor paginii de Facebook a intimatului-pârât, instanţa de apel s-a raportat la un singur element (numărul accesărilor paginii) dintre cele la care se referă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi nu a stabilit în niciun fel, prin raportare la criteriile relevante, împrejurarea că semnul nu mai este pur descriptiv în percepţia publicului relevant, ci că ar fi dobândit, în aceeaşi percepţie, caracter distinctiv, în sensul arătat anterior.

Împrejurarea că publicul relevant cunoaşte oferirea unor antrenamente, cursuri de instruire etc. de către intimatul-pârât sau de către orice altă persoană nu echivalează cu o schimbare de percepţie cu privire la semn în sine, acesta fiind în continuare descriptiv pentru stilul de luptă C..

Cu alte cuvinte, nu este relevantă simpla cunoaştere a semnului şi nici a folosirii acestuia de către intimatul-pârât, ci ceea ce ar fi trebuit probat şi reţinut era o veritabilă schimbare a percepţiei asupra semnului, acesta devenind apt să identifice serviciile ce emană de la o anumită întreprindere, iar nu doar să identifice generic serviciul însuşi.

Simpla asociere a semnului cu intimatul-pârât, care oricum nu a fost stabilită la nivelul unui eşantion reprezentativ al publicului relevant, nu este suficientă pentru a înlătura caracterul descriptiv al mărcii înregistrate. Spre exemplu, dacă un anumit comerciant oferă bijuterii şi are un număr mare de accesări a paginii sale de internet cu acelaşi nume, aceasta nu înseamnă că semnul verbal bijuterii ar înceta să fie descriptiv pentru produsele omonime, ori că acest semn ar avea aptitudinea de a desemna o anumită întreprindere de la care originează aceste produse, în opoziţie cu altele. Aşadar, chiar dacă activitatea acelui comerciant ar fi cunoscută, nu ar fi schimbată percepţia publicului cu privire la semn, care ar fi în continuare perceput ca o simplă descriere cu caracter generic a produselor de acelaşi fel, indiferent de cine ar fi oferite.

Înalta Curte reţine astfel, în acord cu jurisprudenţa citată, că este de interes public ca semnele care sunt uzuale pentru desemnarea a însuşi serviciului prestat să poată fi folosite în mod liber de către orice altă persoană interesată, precum este şi recurentul-reclamant.

Nu are relevanţă, din perspectiva aplicării textului citat, că stilul de luptă C. ar origina din tradiţiile unei familii şi că maestrul filipinez al acestui stil de luptă l-ar fi autorizat pe intimat să înregistreze marca, astfel cum s-a susţinut (de altfel, nu rezultă în speţă că persoana respectivă ar fi titulara unui drept de proprietate industrială care să stea la baza autorizării date intimatului).

Ceea ce este relevant în cauză este că, prin răspândirea pe mapamond a stilului C., atestată inclusiv de existenţa unei federaţii mondiale, semnul înregistrat ca marcă nu mai desemnează în prezent o persoană ori un grup particular de persoane, ci însuşi stilul de luptă ori disciplina ca atare; or, funcţia mărcii nu este aceea de apropriere a denumirii uzuale a unei activităţi de orice natură, ci de individualizare a originii anumitor produse sau servicii prin raportare la o anumită întreprindere, în opoziţie cu produsele ori serviciile de aceeaşi natură care provin de la întreprinderi concurente. Ca atare, nu se mai impune a fi analizate criticile întemeiate pe art. 150 alin. (4) C. proc. civ., câtă vreme înscrisurile la care se referă criticile formulate nu sunt apte a înlătura motivul absolut de refuz aflat în discuţie.

În ipoteza cuprinsă art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, este esenţial ca semnificaţia cuvintelor devenite uzuale ca desemnare a unor produse sau servicii să se fi impus în percepţia consumatorului prin folosire în comerţ, indiferent dacă este vorba despre înţelesul din dicţionarul explicativ sau recunoscut în limbajul specific unui domeniu de activitate particular şi acceptat sau nu la nivel academic, cu atât mai mult dacă ar corespunde unor construcţii lexicale în care componentele au, separat, un alt înţeles în vocabularul curent (de exemplu, "Pagini aurii" sau sloganurile publicitare) ori provin din altă limbă ("Miss" pentru concursuri de frumuseţe; "Oktoberfest" pentru festivaluri de bere cu iz sau specific bavarez).

În toate aceste cazuri, folosirea cuvintelor în practicile comerciale loiale şi constante, precum şi modul de folosire a acestora, denotă că publicul relevant asociază, în mod neechivoc, respectivul cuvânt cu însuşi produsul sau serviciul şi, drept urmare, semnul nu are aptitudinea de a distinge produsele sau serviciile oferite sub acest semn de cele ale altor comercianţi.

Or, aceasta este situaţia în speţă în ceea ce priveşte semnul înregistrat ca marcă şi în cauză nu a fost stabilită o eventuală distinctivitate dobândită prin raportare la criteriile legale şi jurisprudenţiale relevante.

Spre deosebire de motivul absolut de refuz, care protejează interesul public ca semnele care sunt uzuale pentru desemnarea a însuşi serviciului prestat să poată fi folosite în mod liber de către orice altă persoană interesată, motivul de anulare referitor la reaua-credinţă a intimatului-pârât la data înregistrării mărcii trebuie examinat prin raportare la drepturile şi interesele legitime ale unui competitor determinat. Altfel spus, reaua-credinţă relevă un conflict relativ între drepturi concurente, în vreme ce motivul absolut de refuz pune în discuţie păstrarea funcţiei mărcilor şi prevenirea deturnării lor în scopul de a monopoliza chiar denumirea serviciului prestat şi, prin aceasta, a denatura ori restrânge concurenţa pe piaţa relevantă.

Totuşi, cu ocazia rejudecării, urmează ca criticile formulate în apel cu privire la incidenţa relei-credinţe ca motiv distinct de anulare a mărcii să fie examinate inclusiv prin raportare la împrejurarea că intimatul-pârât a solicitat, iniţial, înregistrarea ca marcă a semnului verbal C., cerere respinsă la data de 16.10.2017.

Ulterior, intimatul a încercat din nou monopolizarea denumirii respective, asociindu-i de această dată şi un element figurativ, de asemenea fără caracter distinctiv, astfel cum s-a reţinut în cele ce preced. Urmează aşadar ca criteriile jurisprudenţiale reţinute în hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în cauza Lindt (C - 529/07) să fie reanalizate şi prin raportare la această succesiune concretă de evenimente, atât din perspectiva elementului obiectiv (cunoaşterea folosirii semnului de către recurentul-reclamant) şi cât şi al elementului subiectiv (respectiv intenţia frauduloasă, care poate consta, în speţă, din intenţia excluderii altor competitori cu privire la care se cunoaşte, la data depozitului, că folosesc semnul în discuţie). Această chestiune implică o reanalizare a faptelor şi urmează a fi dezlegată de instanţa de apel cu ocazia rejudecării căii devolutive de atac.

Se constată prin urmare că sunt fondate criticile formulate de recurentul-reclamant cu privire la decizia recurată, din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., urmând ca subsecvent admiterii recursului şi casării deciziei recurate, faţă de dispoziţiile art. 497 C. proc. civ., cauza să fie trimisă spre rejudecare aceleiaşi curţi de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei civile nr. 1456A din 17 octombrie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 octombrie 2023.