Nullity of trade mark assignment due to fictitious price and illicit purpose; standing to challenge absolute nullity of transmissive acts

Şedinţa publică din data de 25 aprilie 2023

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

La data de 06.03.2020 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, sub nr. x/2020, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin care a solicitat instanţei: decăderea pârâtei B. din drepturile de proprietate industrială conferite de mărcile C. şi C. începând cu data de 21.09.2015; anularea contractului de cesiune exclusivă încheiat la data de 29.06.2018 între B. şi S.C. D. S.R.L. ca fiind încheiat de o persoană ce nu este titular de drepturi de proprietate industrială asupra mărcilor C. şi C.; obligarea pârâtei la plata de cheltuieli de judecată.

La data de 23.09.2020, înaintea primului termen de judecată, reclamanta a depus la dosar o cerere de completare a acţiunii sale, întemeiată pe art. 204 alin. (1) C. proc. civ., prin care a cerut instanţei ca nulitatea contractului de cesiune exclusivă atacat să se constate şi pentru cauza inexistentă prin prisma preţului derizoriu stabilit, cât şi pentru cauza ilicită şi imorală prin prisma scopului pentru care el a fost încheiat.

Prin încheierea de şedinţă din data de 19.11.2020, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a dispus citarea în cauză în calitate de pârâtă pentru al doilea capăt al acţiunii a societăţii D. S.R.L..

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 110/29.01.2021, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei B. şi a respins cererea de decădere formulată de către reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva acestei pârâte pentru acest motiv; a admis excepţia lipsei de interes şi a respins cererea de anulare a contractului de cesiune, ca lipsită de interes.

3. Hotărârea pronunţată în apel.

Prin decizia nr. 545A din 4 aprilie 2022 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins apelul formulat de apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu intimaţii pârâţi B., Oficiul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci şi D. S.R.L., ca nefondat.

4. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei nr. 545A din 4 aprilie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a declarat recurs reclamanta S.C. A. S.R.L., indicând incidenţa motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 488 pct. 5 şi 8 C. proc. civ.

Referitor la primul motiv de recurs susţine că, interpretând în mod greşit prevederile art. 33 şi 36 din C. proc. civ., instanţa a încălcat reguli de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, şi anume prevederile imperative ale legislaţiei române privind îndatorirea judecătorilor de a soluţiona orice cerere aflată în competenţa lor (art. 5 din C. proc. civ.), principiul procesual al aflării adevărului (art. 22 alin. (2) din C. proc. civ.), dreptul la un proces echitabil (art. 6 din C. proc. civ. şi art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) şi dreptul la apărare (art. 13 din C. proc. civ.).

Prin menţinerea hotărârii primei instanţe referitoare la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei B. şi la excepţia lipsei de interes în formularea capătului doi de cerere, instanţa de apel nu a analizat în mod corect prevederile art. 36 şi 33 din C. proc. civ., încălcând principiile fundamentale ale procesului civil menţionate anterior.

Aşa cum a arătat prin acţiune şi cum s-a reţinut şi prin sentinţa nr. 2006 din 16.12.2020 a Tribunalului Bucureşti, B. nu a utilizat efectiv niciuna dintre şase mărci.

Împrejurarea că intimata a beneficiat de protecţie pe teritoriul României pentru mărcile pentru care s-a solicitat a se dispune decăderea, fără să realizeze o exploatare efectivă a acesteia, deturnează mărcile de la funcţiile lor şi constituie un abuz de drept, deoarece constituie o ocupaţie nejustificată a unui semn a cărei protecţie este subordonata condiţiei folosirii. O asemenea practică, ce aduce atingere bunelor uzanţe comerciale şi practicilor concurenţiale este sancţionată atât de Legea nr. 84/1998, republicată, cât şi de legea concurenţei nr. 21/1996.

Contrar reţinerilor instanţei, capetele de cerere trebuiau să fie analizate raportat la efectele acestora şi nu raportat la ordinea în care acestea au fost redate în cererea de chemare în judecată. Prin admiterea capătului de cerere vizând nulitatea contractului de cesiune, cesiunea se desfiinţează retroactiv cu consecinţa reintrării mărcilor cesionate în patrimoniul B., întrucât ceea ce este nul produce efecte nule. Ca efect al nulităţii, mărcile transferate nelegal către D. nu au părăsit niciodată patrimoniul B. şi este evident că aceasta are calitate procesuală pasivă inclusiv în ceea ce priveşte capătul de cerere vizând decăderea sa din marcă.

Solicită instanţei să constate că B. are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză şi să dispună decăderea intimatei din drepturile de proprietate industrială conferite de mărcile C. şi C. începând cu 21.09.2015.

În ceea ce priveşte interesul, arată că reclamanta A. a formulat acţiunea în vederea obţinerii unui folos practic, respectiv anularea unei cesiuni de marcă ce a îndreptăţit D. să o acţioneze în judecată în dosarul nr. x/2019. Susţine că anularea cesiunii de marcă ar conduce la respingerea acţiunii formulate de D. împotriva A..

Arată că prin Contractul de cesiune de marcă a cărui nulitate o solicită, B. a transmis către D. atât mărcile "C." şi "C.", cât şi dreptul de a pretinde despăgubiri pentru pretinsa încălcare a drepturilor la aceste mărci, inclusiv pentru perioada anterioară încheierii contractului de cesiune - art. 4 din Contractul de cesiune.

Pentru a se apăra împotriva unei astfel de acţiuni în despăgubire, recurenta a formulat cele două capete de cerere ce fac obiectul judecăţii.

Consideră că, prin admiterea capătului de cerere referitor la nulitatea contractului de cesiune, intimata B. ar fi redevenit titular, ceea ce demonstrează faptul că capetele de cerere trebuiau să fie analizate raportat la efectele acestora, şi nu raportat la ordinea în care acestea au fost redate în cererea de chemare în judecată.

Mai arată că interesul este unul legitim, născut şi actual, personal, iar menţinerea admiterii excepţiei lipsei de interes încalcă principiile fundamentale ale procesului civil, instanţa de apel ignorând argumentele reclamantei şi efectuând o analiză superficială.

În ce priveşte incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., arată că, contrar reţinerilor instanţei de apel, din analiza art. 46 alin. (1) din Legea mărcilor nr. 84/1998 nu rezultă că acţiunea de decădere se poate îndrepta numai împotriva persoanei care avea calitatea de titular al mărcii la data introducerii cererii de chemare în judecată. Astfel, calitatea de titular nu trebuie să existe la data formulării acţiunii în decădere.

Prin urmare, chiar dacă la momentul depunerii acţiunii, intimata B. nu mai avea calitatea de titular al mărcilor nr. x depozit x din data de 08.03.2010 şi nr. x depozit x din data de 08.03.2010, acest fapt nu conduce la concluzia că intimata nu ar mai avea calitate procesuală pasivă faţă de primul capăt de cerere.

Solicită admiterea recursului, casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel.

5. Apărările formulate în cauză

Intimaţii-pârâţi B. şi D. S.R.L. au depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului, iar recurenta a depus răspuns la întâmpinare.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele şi în limitele ce urmează să fie expuse.

Astfel, dintre criticile formulate, instanţa de recurs o găseşte întemeiată pe cea care priveşte limitele învestirii instanţei cu capătul de cerere având ca obiect nulitatea contractului de cesiune a mărcilor C..

După cum în mod corect a arătat recurenta, motivele nulităţii cesiunii au fost multiple şi, deşi este adevărat că prin cererea iniţială a reclamantei al doilea capăt de cerere (în nulitatea cesiunii) decurgea în mod direct din previzionata decădere a pârâtei din drepturile asupra mărcilor, ceea ce atrăgea pretinsa nulitate a contractului de cesiune, la fel de adevărat este că celelalte două motive de nulitate invocate de reclamantă prin cererea depusă cu respectarea prevederilor art. 204 C. proc. civ. erau distincte, iar soluţionarea lor nu decurgea din capătul de cerere privind decăderea.

Prin modificarea de acţiune depusă la dosar de reclamantă înaintea primului termen de judecată, reclamanta a invocat nulitatea contractului de cesiune pentru inexistenţa cauzei din motivul preţului fictiv şi derizoriu, precum şi pentru cauză ilicită şi imorală.

Aceste motive de nulitate erau distincte de cererea de decădere şi constituiau prin ele însele un petit principal.

De aceea, deşi în mod corect se reţine de instanţele de fond că motivul de nulitate a cesiunii invocat prin acţiunea iniţială decurgea în mod direct din admiterea cererii de decădere (şi atunci respingerea cererii de decădere lipsea reclamanta de interesul necesar pentru susţinerea capătului al doilea al cererii astfel cum a fost el iniţial argumentat), instanţa de apel a ignorat în analiza sa referitoare la existenţa interesului pentru cererea de constatare a nulităţii cesiunii împrejurarea că prima instanţă mai fusese învestită cu alte două motive de nulitate.

În consecinţă, soluţionarea excepţiei lipsei de interes invocată în privinţa cererii reclamantei de constatare a nulităţii absolute a cesiunii necesita o analiză separată în privinţa acestor două motive de nulitate, care nu erau accesorii cererii de decădere.

Totodată, în cadrul acestei analize se constată că în privinţa celor două motive de nulitate adăugate prin cererea modificatoare se identifică elementele necesare caracterizării unui interes legitim, personal, serios şi actual cerute de art. 33 C. proc. civ., prin prisma împrejurării că beneficiarul cesiunii (pârâta D. SRL) este titularul unei acţiuni îndreptată împotriva reclamantei din cauza de faţă şi care are ca scop anularea mărcii proprii înregistrate de reclamanta A. -, interzicerea folosirii semnului C. şi despăgubirea beneficiarului cesiunii pentru prejudiciul pretins a fi fost suferit ca urmare a încălcării afirmate.

Cum calea acţiunii în nulitatea absolută a unui act juridic este deschisă, de principiu, oricărei persoane interesate, este greşit a aprecia că, în contextul arătat, pârâtul din acţiunea în contrafacere nu justifică un folos practic şi un interes legitim şi serios în a lipsi de efecte acest act juridic, care fundamentează un demers judiciar ofensiv cum este acţiunea în contrafacere.

Nu pot fi reţinute, în acest sens, susţinerile intimatei-pârâte B., care a arătat că lipsa interesului reclamantei decurge din absenţa unor drepturi proprii ale acesteia anterioare mărcilor C. şi C., pentru că în discuţie nu este interesul de a ataca valabila înregistrare a unei mărci, ci a unui act juridic translativ de drepturi, cum este cesiunea, care este supus condiţiilor de validitate speciale şi totodată celor generale ale oricărui act juridic.

În consecinţă, existenţa folosului practic al atacării acestui act se apreciază în funcţie de posibilele consecinţe ale constatării nulităţii în discuţie, cum s-a arătat.

În plus, nu poate fi reţinută nici apărarea în sensul că, de vreme ce urmăreşte a paraliza acţiunea prin care D. S.R.L. a atacat marca reclamantei şi a invocat încălcarea mărcilor proprii societăţii D. (şi implicit a lipsi de efecte hotărârea primei instanţe din acel proces, defavorabilă reclamantei), interesul nu îndeplineşte cerinţa de a fi legitim.

Dimpotrivă, invocând existenţa unor motive de nulitate absolută, care protejează interesul general, cerinţele legitimării procesuale active şi ale interesului sunt apreciate în mod larg, în acord cu prevederile art. 1247 alin. (2) şi (3) C. civ.

De aceea, în coordonatele prevederilor art. 488 pct. 5 C. proc. civ., din perspectiva incorectei soluţionării a excepţiei lipsei de interes, deci a greşitei aplicări a prevederilor art. 33 din acelaşi cod, recursul se găseşte fondat.

Consecutiv, se impune a constata că este întemeiată şi susţinerea recurentei în sensul că o posibilă lipsire de efecte a contractului de cesiune (ineficienţă care ar avea caracter retroactiv, efect al nulităţii) ar conduce la redobândirea calităţii de titular al mărcii în privinţa pârâtei B..

Cu toate acestea, referitor la primul capăt de cerere, criticile întemeiate de recurentă pe pct. 8 al art. 488 C. proc. civ. nu sunt întemeiate, pentru că decăderea îl poate privi numai pe titularul mărcii la data sesizării instanţei şi la data judecăţii; contrar afirmaţiilor recurentei, art. 46 din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data sesizării instanţei) este inechivoc în această privinţă, fiind lipsită de relevanţă împrejurarea că marca a fost cesionată şi că actele de folosire a căror dovadă este impusă pârâtului îl privesc sau nu şi pe fostul titular.

De aceea, analizând chestiunea strict în termenii legitimării procesuale pasive, cererea de decădere este opusă titularului actual al mărcii, în privinţa căruia se vor produce posibilele efecte ale hotărârii de decădere, astfel încât soluţia admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei cedente nu este, per se, greşită.

Cu toate acestea, deşi este corectă argumentarea instanţelor de fond în sensul că în coordonatele situaţiei juridice existente la momentul sesizării instanţei, pârâta B. nu avea legitimare procesuală pasivă într-o acţiune în decăderea mărcii al cărei titular nu mai era, constatarea existenţei interesului reclamantei în ceea ce priveşte capătul al doilea al cererii face ca problema legitimării procesuale pasive în privinţa acţiunii în decădere să necesite o reevaluare.

În acelaşi context este necesară sublinierea faptului că, astfel cum s-a notat de către instanţă şi cu ocazia dezbaterilor orale din recurs, cererea de decădere a fost formulată de reclamantă exclusiv în contradictoriu cu pârâta B., iar introducerea în cauză în calitate de pârât a societăţii titulare a mărcii la data sesizării instanţei a fost realizată la data de 19.11.2020 de prima instanţă, în temeiul art. 78 C. proc. civ., numai în privinţa capătului de cerere având ca obiect nulitatea cesiunii încheiate de pârâta iniţială cu societatea D..

Prin urmare, cadrul procesual referitor la primul petit a rămas neschimbat, privindu-i doar pe reclamantă şi pe pârâta persoană fizică.

Înalta Curte consideră că la acest moment procesual excepţia lipsei calităţii procentuale pasive pentru cererea de decădere nu poate să fie tranşată cu caracter definitiv şi că ea trebuie să rămână în discuţie şi să primească un răspuns în funcţie de soluţia ce va fi pronunţată cu privire la cel de al doilea capăt al cererii, pentru că legitimarea procesuală pasivă a pârâtei pentru decădere depinde de păstrarea sau nu a efectelor contractului de cesiune, dar având în vedere necesitatea reluării judecăţii cu privire la acesta din urmă, se impune admiterea recursului şi în ceea ce priveşte soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei B. pentru primul capăt al cererii.

Succesiv examinării cererii privind nulitatea cesiunii, în funcţie de rezultatul acestei judecăţi, se va relua şi soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei chemate pentru capătul de cerere în decădere, după distincţiile ce preced.

Fiind incidente dispoziţiile art. 488 pct. 5 C. proc. civ., se va admite recursul în temeiul art. 497 C. proc. civ. şi, pentru că prima instanţă a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, aceasta atrage aplicarea dispoziţiilor art. 480 alin. (3) C. proc. civ.

De vreme ce reclamanta a cerut prin apelul său anularea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei la prima instanţă potrivit art. 480 alin. (3) teza a doua C. proc. civ., rezultă că este incidentă ipoteza prevăzută de art. 497 teza I fraza finală, când se impune casarea deciziei şi a sentinţei şi trimiterea cauzei la prima instanţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 545A din 4 aprilie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi D. S.R.L., B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Casează decizia atacată şi sentinţa civilă nr. 110/29.01.2021 a Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă şi trimite cauza, spre rejudecare, primei instanţe.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25 aprilie 2023.