Trademark infringement of three-dimensional shape mark: risk of confusion requires global assessment of consumer perception and low distinctiveness of shape

Şedinţa publică din data de 7 martie 2023

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Covasna, secţia civilă la 19.10.2018, reclamanta S.C. A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.R.L., solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că reclamanta este titulară a unui drept exclusiv asupra mărcii naţionale nr. x, drept protejat prin înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit art. 4 şi art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; să constate că pârâta a încălcat acest drept prin folosirea în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, a unui semn identic cu marca; să se interzică pârâtei să efectueze rară autorizarea reclamantei următoarele acte: aplicarea/utilizarea semnului identic cu marca pe produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate; să se constate că prin fabricarea/importul şi folosirea pe produse individuale, pârâta a săvârşit un act de concurenţă neloială, în sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 11/1991; să fie obligată pârâta să se retragă de pe piaţă şi să distrugă toate produsele ce poartă reproducerea mărcii reclamantei, sub sancţiunea de daune cominatorii de 3.000 RON/zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii până la executarea întocmai a obligaţiei impuse, potrivit art. 7 din Legea nr. 11/1991 şi a art. 36 din Legea nr. 84/1998; să fie obligată pârâta la publicarea hotărârii, pe cheltuiala sa, în două ziare de circulaţie naţională, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 500 RON/zi de întârziere în executarea obligaţiei, ca măsură compensatorie pentru daunele de imagine aduse societăţii reclamante pe piaţa specifică.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 4 şi art. 36 din Legea nr. 84/1998.

2. Primul ciclu procesual

Prin sentinţa civilă nr. 177/22.03.2019, Tribunalul Covasna, secţia civilă a admis acţiunea precizată, a constatat că reclamanta este titulară a unui drept exclusiv asupra mărcii naţionale nr. x potrivit certificatului emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la data de28.12.2009, a constatat că pârâta S.C. B. S.R.L. a încălcat acest drept prin folosirea în activitatea sa comercială, fără consimţământul reclamantei, a unui semn identic cu marca pentru produse identice cu acela pentru care marca a fost înregistrată şi, că prin aceasta, produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul, a interzis pârâtei să efectueze fără autorizarea reclamantei următoarele acte: aplicarea/utilizarea semnului identic cu marca pe produse sau pe ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, a constatat că prin fabricarea/importul şi folosirea pe produse individuale - sifon, ce poartă reproducerea identică, servilă şi sistematică a mărcii reclamantei nr. x/2009, pârâta a săvârşit un act de concurenţă neloială, în sensul prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 11/1991, a obligat pârâta să retragă de pe piaţă şi să distrugă toate produsele ce poartă reproducerea mărcii anterior menţionate sub sancţiunea de daune - cominatorii de 3000 RON/zi de întârziere de la rămânerea ca definitivă a hotărârii până la executarea întocmai a obligaţiei impuse, a obligat pârâta la publicarea dispozitivului hotărârii definitive, pe cheltuiala sa, în două ziare de circulaţie naţională, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 500 RON/zi de întârziere în executarea obligaţiei.

Împotriva acestei sentinţe, pârâta a declarat apel care a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 1225/Ap/26.09.2019, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia civilă.

Împotriva acestei decizii, pârâta a declarat recurs care a fost înregistrat pe rolul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă.

Prin încheierea nr. 1279/07.07.2020, pronunţată în dosarul nr. x/2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă a declinat competenţa de soluţionare a recursului în favoarea secţiei I Civile a aceleiaşi instanţe.

Prin decizia nr. 598/23.03.2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a I civilă a admis recursul declarat de pârâtă, a casat decizia atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi curţi de apel.

3. Hotărârea pronunţată în apel, în rejudecare

Prin decizia civilă nr. 1540/Ap/02.12.2021, Curtea de Apel Braşov, secţia Civilă a admis apelul declarat împotriva sentinţei primei instanţe, pe care a schimbat-o în tot, în sensul că a respins acţiunea ca neîntemeiată şi a obligat-o pe reclamantă la plata către pârâtă a sumei de 13.536,85 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru toate fazele procesuale.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei nr. 1540AP din 2 decembrie 2021 a Curţii de Apel Braşov, secţia civilă a declarat recurs reclamanta A. S.R.L..

Recursul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, care prin încheierea nr. 1578 din 22 iunie 2022 a admis excepţia necompetenţei materiale procesuale a secţiei a II-a Civile şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea secţiei I civile.

În cuprinsul cererii de recurs, recurenta a invocat incidenţa motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

Arată că decizia recurată este pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data promovării acţiunii), ale art. 5 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, precum şi ale art. 2 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Astfel, instanţa de apel nu a avut în vedere faptul că ÎCCJ nu a analizat pe fond cauza, ci doar a subliniat necesitatea motivării/detalierii argumentelor ce au condus la soluţia atacată.

Curtea de Apel Braşov, cu încălcarea art. 501 C. proc. civ., a schimbat total soluţia cuprinsă de decizia civilă nr. 1225/Ap/26.09.2019, preluând ad-litteram argumentele apelantei B. S.R.L., ca şi cum acestea deja ar fi fost analizate şi însuşite de ÎCCJ.

Instanţa nu precizează care sunt probele/înscrisurile/argumentele care au condus-o la concluzia că produsele comercializate de părţi nu sunt identice, instanţa reţinând totuşi că reclamanta este "titulara unei mărci înregistrate de către OSIM sub nr. x/2009 constând într-un semn tridimensional reprezentând un cap de sifon".

Prin decizia recurată, instanţa de apel reţine că "reclamanta nu comercializează capete de sifon separat, ci doar împreună cu sticla astfel prezentată, în care se găseşte apă carbogazoasă", analizând eronat doar clasele 20 şi 32.

Concluzia instanţei excede cadrului procesual deoarece nu au fost administrate probe şi nu s-a pus în discuţie modalitatea de comercializare a produselor protejate prin marcă.

Chiar pârâta recunoaşte că achiziţionează capetele de sifon separat de la un furnizor din Ungaria, indiferent cum le pune la rândul său pe piaţă.

Instanţa de apel astfel omite faptul că vânzarea/revânzarea produselor purtătoare ale mărcii se poate realiza: capete ataşate unor sticle de plastic umplute cu sifon; individual/separat, către terţi comercianţi care ambalează sau îmbuteliază sifon, aşa cum este societatea pârâtă, recipientele şi capetele fiind reutilizabile; sub orice altă formă (brelocuri, artizanat ş.a.) care imită marca.

Modalitatea de vânzare a produsului purtător de marcă este expresia propriei strategii comerciale a recurentei, care poate îmbrăca în orice moment, una din modalităţile sus prezentate, iar analiza încălcării drepturilor sale nu se poate limita la una din formele de comercializare sus-menţionate.

Dacă şi-ar însuşi opinia instanţei de apel, marca sa ar fi protejată exclusiv daca ar fi comercializat produsul cap de sifon individual, opinie care evident încalcă grav dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de apel este într-o gravă eroare cu privire la marca supusă analizei, în condiţiile în care producătorii de bidoane de plastic (PET-uri) sunt diferiţi de producătorii de capuri de sifon, presupunând tehnologie distinctă de fabricaţie, iar pârâta a recunoscut că produsul cap de sifon poate fi comercializat şi separat, nefiind obligatoriu să fie ataşat pe o sticlă de un anumit fel.

Instanţa de apel omite că produsul - sifon este prezentat în magazinele de profil în lăzi de plastic, astfel că un consumator mediu ia contact cu produsul prin vizualizarea prioritară a capului de sifon, iar ulterior, dacă doreşte, poate scoate sticla din ladă şi poate citi detaliile etichetei.

Prin decizia recurată, instanţa de apel reţine că "se impune aplicarea în cauză a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene . . . . . . . . . .în acest sens a fost pronunţată Hotărârea din 11.11.1997 în cauza C-251 Sabel Ev împotriva Puma AG, Rudolf Dassler Sport în care instanţa europeană a analizat criteriul privind riscul de confuzie care conţine riscul de asociere cu marca anterioară conţinut la art. 4 alin. (1) lit. b) din Directiva ... simpla asociere între două mărci pe care ar putea-o face publicul ca urmare a unei asemănări a conţinutului lor semantic nu este suficientă . . . . . . . . . .deşi în prezenta cauză nu este vorba despre o asociere semantică între marcă si semn, considerentele instanţei se aplică şi pentru speţa de faţă". Curtea astfel nu motivează în ce fel se aplică o aşa-zisă asemănare semantică cu speţa supusă judecăţii, sentinţa fiind evident nemotivată.

Învederează recurenta faptul că marca sa este înregistrată încă din anul 2009, în timp ce societatea pârâtă a fost înfiinţată abia în anul 2017, astfel că este evident că "persoana sub numele căreia opera (reprezentarea) a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publică" în aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, este societatea recurentă, iar dreptul său de autor este evident anterior, prioritar şi demonstrat.

Asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat - în condiţiile în care pe o piaţă redusă (magazine alimentare de cartier/de sat) recurenta comercializează produse de peste 14 ani, este evident că publicul destinatar asociază produsul cu această societate. Mai mult decât atât, pârâta şi-a prezentat şi comercializat produsul exact în locaţiile în care recurenta era prezentă, a atras agenţii recurentei de vânzări, cu o evidentă tendinţă de înşelare a publicului destinatar şi de a prelua abuziv o piaţă locală.

Cu privire la gradul de similitudine între marcă şi semn, între produsele şi serviciile desemnate, în mod corect Tribunalul Covasna printr-o analiză temeinică şi aplicată, a reţinut faptul că:

"din compararea celor două capete de sifon prezentate de reclamantă reiese faptul că sunt asemănătoare conceptual şi vizual..", iar martorul audiat a declarat că cele două capete de sifon ce i s-au prezentat pe rând sunt asemănătoare şi ar putea crede că au fost create de aceeaşi persoană... analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, că între cele două obiecte comercializate de părţi exista asemănări evidente... ceea ce conduce la riscul de confuzie".

Curtea de Apel Braşov face doar o trecere în revistă a practicii CJUE, prezentând generalităţi ale teoriei analizei riscului de confuzie; în schimb, omite sau înlătură din probaţiune vădit nejustificat Hotărârile EU1PO nr. 006477600-0001, 006477600-0002, nr. 006477600-0003, 006477600-0005, 006477600-0004, prin care au fost anulate cererile de înregistrare a modelelor comunitare reprezentând capete de sifon, cereri formulate de societatea Comix System Termelo, Szolgaloto es Kereskedelmi KFT de la care pârâta a cumpărat produsele contrafăcute.

Atât Tribunalul Covasna, cât şi EUIPO - Departamentul operaţiuni au comparat corect exclusiv capetele de sifon, care aşa cum recunoaşte şi pârâta, fac obiectul unor acte de comerţ distincte, individuale, separat de sticlele de plastic.

Pin decizia atacată se încalcă şi Ghidul privind examinarea efectuată de oficiul pentru armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale) în legătură cu mărcile comunitare.

Instanţa de apel denaturează petitele acţiunii şi pune concluzii pe aspecte străine de natura cauzei, deoarece acţiunea priveşte strict încălcarea dreptului conferit de marca nr. x. Astfel, instanţa de apel s-a pronunţat pornind de Ia raţionamentul că produsul pus Ia vânzare este apă îmbuteliată carbogazoasă, omiţând caracteristicile mărcii nr. x şi faptul că art. 2 din Legea nr. 84/1998 nu condiţionează înregistrarea şi protecţia unei mărci de modalitatea de vânzare către terţi.

Toate argumentele sale privind riscul de confuzie sunt doar elemente specifice examinării de fond a unei cereri de înregistrare a unei mărci, la analiza elementului de noutate, însă instanţa de apel a omis că marca recurentei este înregistrată încă din anul 2009, iar produsul protejat este cap de sifon şi nu un alt ansamblu.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată acordate, solicită cenzurarea şi reducerea onorariului în condiţiile art. 451 alin. (2) C. proc. civ., raportat la volumul de muncă şi complexitatea fazelor procesuale pentru care au fost încuviinţate.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

5. Apărările formulate în cauză

Prin întâmpinare intimata S.C. B. S.R.L. a invocat nulitatea recursului, arătând că deşi sunt invocate motivele de nelegalitate prevăzute de art. 488 pct. 6 şi 8 C. proc. civ., recurenta a formulat critici de netemeinicie cu privire la decizia atacată. În subsidiar solicită respingerea recursului, ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

6. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 22 noiembrie 2022, completul de filtru a respins excepţia nulităţii recursului, invocată de intimata B. S.R.L..

A admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1540AP din 2 decembrie 2021 a Curţii de Apel Braşov, secţia civilă.

A fixat termen de judecată la data de 7 martie 2023, ora 900, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Recurenta-reclamantă a subsumat criticile sale prevederilor art. 488 pct. 5 şi 8 C. proc. civ., urmând ca instanţa de recurs să analizeze cu prioritate motivele recursului care se referă la încălcarea normelor procedurale aplicabile cauzei.

Astfel, în cadrul cazului de casare prevăzut de pct. 5 al art. 488 C. proc. civ., recurenta a susţinut că instanţa de apel, în rejudecare, a soluţionat cauza cu încălcarea prevederilor art. 501 C. proc. civ., schimbând total soluţia din primul ciclu procesual în apel, cu preluarea ad-litteram a argumentelor pârâtei.

În primul rând, Înalta Curte observă că pronunţarea unei alte soluţii la rejudecarea după casare decât cea pronunţată la prima judecată în apel nu constituie, per se, o încălcare a art. 501 C. proc. civ., deoarece, cu excepţia ipotezei în care anumite chestiuni litigioase sunt dezlegate în cadrul deciziei de casare, iar soluţia decurge din aceste dezlegări, fiind obligatorie pentru instanţa de apel, în celelalte situaţii la rejudecare se va relua judecata în apel limitat exclusiv de chestiunile tranşate definitiv la instanţa de recurs (şi fireşte, de alte principii generale ale procesului civil, cum este acela al neînrăutăţirii situaţiei în propria cale de atac).

Or, cum arată însăşi recurenta, Înalta Curte nu a dezlegat în cuprinsul deciziei de casare chestiuni litigioase în sensul prefigurării unei soluţii asupra cauzei, ci a apreciat exclusiv asupra modalităţii de abordare a reperelor necesare soluţionării acţiunii prin care se invocă încălcarea dreptului asupra mărcii, statuând cu caracter obligatoriu doar cu privire la punctele de plecare în această analiză şi la necesitatea raportării la jurisprudenţa CJUE relevantă în domeniu.

Prin urmare, nu se identifică o încălcare a art. 501 C. proc. civ. de către instanţa de apel în rejudecare după casare şi, cum se va arăta în analiza celorlalte motive dezvoltate, decizia recurată a respectat şi dezlegările cu caracter obligatoriu cuprinse în decizia primei instanţei de recurs.

Pot fi încadrate tot în cazul de casare prevăzut de art. 488 pct. 5 C. proc. civ. prin raportare la art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. susţinerile referitoare la absenţa indicării de către instanţa de apel a înscrisurilor la care s-a raportat situaţia de fapt reţinută.

Deşi este real că instanţa de apel nu a individualizat înscrisurile avute în vedere atunci când a verificat modalitatea de folosire a semnului litigios şi similaritatea dintre marca reclamantei şi semnul folosit de pârâtă, Înalta Curte observă că, în realitate, aceste împrejurări nu erau contestate în cauză, fiind îndeobşte recunoscut pe parcursul litigiului (inclusiv de prima instanţă, aspecte neapelate) că pârâta utilizează capul de sifon montat pe o sticlă pe care este aplicată şi marca unui terţ.

De aceea, nu se identifică nicio vătămare în prezenţa acestei omisiuni, situaţie în care nu se poate reţine incidenţa art. 488 pct. 5 C. proc. civ., deoarece sancţiunea nulităţii în această situaţie este una virtuală şi nu operează decât condiţionat de existenţa unei vătămări, potrivit art. 175 alin. (2) C. proc. civ.

A mai arătat recurenta în mod corect că aprecierile instanţei de apel referitoare la modul în care reclamanta foloseşte propria marcă sunt străine cauzei, excedând cadrului procesual, ceea ce este corect.

Astfel, având în vedere că protecţia dreptului asupra mărcii se întinde asupra reprezentării acesteia cuprinsă în înregistrare, din perspectiva susţinerii titularului privind încălcarea este lipsit de relevanţă modul în care acesta din urmă îşi foloseşte propriul semn aplicat pe produse sau servicii - cu excepţiile neincidente în speţă când se impune analiza unei distinctivităţi dobândite prin folosire sau când se opune titularului decăderea pentru folosirea semnului într-o modalitate care alterează caracterul distinctiv al mărcii.

De aceea, astfel cum a dispus şi prima instanţă de recurs, analiza semnelor trebuia să raporteze marca înregistrată la produsele pârâtei astfel cum sunt ele comercializate, iar comparaţia nu urma a fi realizată între produsele reclamantei ce poartă marca şi produsele corespunzătoare ale pârâtei.

Cu toate acestea, se constată că analiza instanţei de apel a inclus şi marca reclamantei astfel cum este înregistrată (marcă tridimensională reprezentând un cap de sifon), astfel încât viciul constatat cu privire la argumentarea instanţei de apel nu este unul care să atragă nelegalitatea hotărârii, cât timp ea cuprinde şi elementele faptice necesare verificării condiţiei identităţii sau similarităţii semnelor.

Din această perspectivă, considerentele instanţei care valorifică modul de folosire concretă a mărcii de către reclamantă vor fi înlăturate, urmând a se avea în vedere de către instanţa de recurs exclusiv comparaţia dintre marca înregistrată şi produsele comercializate de pârâtă.

Legat de modul în care pârâta comercializează produsele ce includ un cap de sifon despre care s-a susţinut că încalcă dreptul la marcă al reclamantei, s-a susţinut în cererea de recurs că instanţa de apel a omis a avea în vedere numeroase alte modalităţi în care pârâta ar putea comercializa produsele sale, achiziţionate distinct de la un producător din Ungaria, iar din perspectiva cazurilor de casare această chestiune poate fi încadrată în prevederile art. 488 pct. 5 C. proc. civ., prin prisma omisiunii de a analiza împrejurări relevante cauzei, invocate de părţi şi care făceau obiectul învestirii conform art. 478 alin. (2) C. proc. civ.

Or, Înalta Curte reţine că acţiunea cu care prima instanţă a fost învestită a avut ca obiect solicitarea de încetare a încălcării drepturilor exclusive asupra mărcii, acţiune în contrafacere, ce reprezintă un caz particular de acţiune în răspundere pentru fapta ilicită.

Prin urmare, ceea ce interesează pentru a determina dacă drepturile reclamantului au fost încălcate sunt faptele concrete imputate pârâtei şi modul în care ele au fost sau sunt săvârşite, în vederea examinării cerinţelor specifice incluse în art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (în forma aplicabilă litigiului).

De aceea, nu prezintă relevanţă alte modalităţi în care pârâta ar putea comercializa capetele de sifon decât cea susţinută prin acţiune şi probată pe parcursul judecăţii, după cum (pentru argumentele deja expuse) nu sunt relevante pentru cauză nici alte modalităţi în care reclamanta ar alege să comercializeze propriul produs purtând marca înregistrată.

Contrar susţinerilor recurentei reclamante, analiza raportată la faptele concrete ale speţei nu conduce la aceea că se consideră că marca este încălcată exclusiv dacă pârâta comercializează distinct numai capul de sifon.

Dimpotrivă, în prima decizie de casare s-a statuat în legătură cu acest aspect că pentru stabilirea identităţii sau similarităţii este necesară compararea mărcii reclamantei în forma înregistrată cu semnul utilizat în concret de pârâtă, precum şi că din faptele necontestate rezultă că pârâta comercializează sifon în sticle de plastic pe care este montat capul de sifon şi nu produsul cap de sifon, deci aceasta implică a se lua în considerare semnul folosit efectiv de pârâtă, şi anume sticla împreună cu capul de sifon.

Prin urmare, analizând semnele în conflict prin compararea mărcii reclamantei cu ansamblul comercializat de pârâtă instanţa de apel nu a făcut decât să urmeze dezlegările cu caracter obligatoriu cuprinse în decizia de casare şi totodată, să urmeze principiile cu caracter general necesar a fi urmate în această analiză, izvorâte din jurisprudenţa obligatorie a CJUE.

Astfel, aceeaşi decizie a instanţei de recurs a statuat ca fiind necesar a se ţine cont de criteriile dezvoltate jurisprudenţial de CJUE (cum este cel care arată că este necesar ca la aprecierea globală a similarităţii/identităţii să aibă în vedere imaginea de ansamblu a semnelor în conflict, ţinându-se cont de elementele lor dominante) şi faţă de aceasta, să se răspundă apărării în sensul că pârâta foloseşte şi marca x aplicat pe capul de sifon, prin determinarea elementelor dominante şi a caracterului distinctiv al acestora.

De aceea, în mod corect (din perspectiva regulilor substanţiale) Curtea de apel a avut în vedere împrejurarea că în speţă capul de sifon comercializat de pârâtă este montat pe o sticlă conţinând sifon şi care, la rândul ei, poartă inscripţionată o marcă aparţinând unui terţ, iar concluzia în sensul că acest produs are o individualitate aparte respectă criteriile de analiză evocate anterior.

În acelaşi timp, aceste aprecieri intră în registrul faptelor relevante pentru soluţionarea cauzei, asupra cărora instanţa de recurs nu poate realiza propria evaluare, controlul judiciar fiind rezervat verificări respectării normelor legale aplicabile demersului.

De aceea, nu pot fi primite acele critici care aduc în discuţie existenţa în sine a similarităţii - cu remarca relevantă că, deşi susţine anterior, corect, că excede limitelor judecăţii modul în care înţelege reclamanta să îşi folosească propria marcă, în cadrul acestor dezvoltări, în mod contradictoriu, reclamanta se raportează la propriile produse purtând marca (ataşând cererii de recurs şi fotografii).

În cererea de recurs se mai arată că instanţa de apel a procedat greşit la examinarea exclusiv a produselor din clasele Nisa 20 şi 32, dar această critică este subsumată tot chestiunii legate de modul concret în care instanţa de apel a reţinut că se foloseşte de către pârâtă semnul.

Prin urmare, Înalta Curte constată că nu există un motiv de recurs distinct legat de analiza similarităţii sau identităţii produselor sau serviciilor pentru care semnul protejat ca marcă în beneficiul reclamantei este folosit de pârâtă.

Conex, asupra relevanţei aprecierii martorului audiat de prima instanţă, se impune aceeaşi concluzie - că aprecierea probelor administrate sub aspectul valorii probatorii este atributul instanţelor de fond - dar la fel de important este că, aşa cum s-a consemnat în decizia primei instanţe de recurs, deşi nu era procedural greşit a administra din oficiu o atare probă testimonială, în cauza având ca obiect contrafacere instanţa este ţinută a realiza propria apreciere cu privire la riscul de confuzie prin prisma reperelor necesar a fi avute în vedere (publicul ţintă, caracteristicile sale, modul de percepere concretă a semnelor litigioase, natura bunurilor cărora semnele le sunt aplicate, frecvenţa achiziţionării, valoarea lor şi gradul de atenţie al publicului derivat din aceste elemente, etc).

Prin urmare, nu este nelegală măsura instanţei de apel de a înlătura declaraţia martorului audiat de Tribunal, pentru că însăşi instanţa de recurs a arătat că această chestiune revine spre apreciere instanţei de judecată.

Legat de aplicarea în cauză a principiilor de analiză a riscului de confuzie cuprinse în decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza C-251/95 Sabel Bv vs Puma AG, recurenta-reclamantă a reproşat instanţei de apel acest demers, cu argumentul că în cauza respectivă era vorba despre o asociere semantică şi nu una vizuală, cum este cauza speţei.

Înalta Curte observă că hotărârea evocată a fost pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cadrul unei întrebări preliminare adresate de o instanţă naţională conform art. 177 (în prezent art. 267) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, iar în această ipoteză dezlegările cuprinse în hotărâre sunt obligatorii atât pentru Curte, cât şi pentru instanţele naţionale, după cum rezultă din jurisprudenţa constantă a CJUE (e.g. cauzele reunite 28-30/62 Hotărârea Curţii din 27 martie 1963 Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV v Netherlands Inland Revenue Administration).

Prin urmare, dacă sunt formulate răspunsuri unor întrebări preliminare, prin care se dă o interpretare normelor comunitare, acestea sunt obligatorii în toate cauzele în care se pune problema aplicării acelor norme comunitare, iar împrejurările de fapt particulare analizate (uneori) în hotărârile CJUE pot deveni relevante, de la caz la caz, în funcţie de particularităţile cauzei în care aceste hotărâri sunt invocate.

Fiind vorba însă, despre interpretarea aplicării dreptului comunitar, dezlegările nu pot fi înlăturate exclusiv cu argumentul că în cauza aflată pe rolul instanţei de trimitere problemele de fapt erau într-o măsură sau alta diferite, revenind instanţei naţionale care face aplicarea dezlegărilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sarcina de a verifica în ce măsură aceste dezlegări sunt aplicabile şi în cauza aflată pe rolul său.

În cauza de faţă instanţa de apel a apreciat în mod corect că regulile de analiză a riscului de confuzie cuprinse în hotărârea din cauza Sabel vs Puma se aplică, mutatis mutandis, şi pricinii de faţă.

Astfel, norma interpretată în cauza C-251/95 a fost reprezentată de art. 4 alin. (1) lit. b) din prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 (în vigoare la acel moment), al cărei conţinut normativ corespunde atât reglementării actuale a Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, cât şi Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene şi, nu în ultimul rând, legii naţionale (art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma la data sesizării instanţei).

Curtea a tranşat, răspunzând instanţei de trimitere, că în interpretarea art. 4 alin. (2) lit. b) din Directivă, simpla asociere pe care publicul relevant ar putea să o facă între două mărci ca urmare a conţinutului lor semantic analog nu este, prin ea însăşi, suficientă pentru a reţine riscul de confuzie în sensul reglementării analizate.

Cele mai importante considerente care susţin această constatare sunt cuprinse în par. 22-25 din hotărâre, unde se arată:

"22 Astfel cum s-a constatat la punctul 18 din prezenta hotărâre, articolul 4 alin. (1) litera (b) din directivă nu se aplică în cazul în care nu există, în mintea publicului, un risc de confuzie. În această privinţă, din al zecelea considerent al directivei reiese că aprecierea riscului de confuzie "depinde de numeroşi factori şi, în primul rând, de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă şi semn, şi între produsele şi serviciile desemnate". Prin urmare, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ţinând seama de toţi factorii relevanţi pentru circumstanţele speţei.

23 În ceea ce priveşte similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, această apreciere globală trebuie să fie întemeiată pe impresia de ansamblu produsă de mărci, ţinând seama, în special, de elementele distinctive şi dominante ale acesteia. Într-adevăr, din formularea articolului 4 alin. (1) litera (b) din directivă, potrivit căruia "... există, în mintea publicului, un risc de confuzie...", rezultă că percepţia mărcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau serviciu în cauză joacă un rol hotărâtor în aprecierea globală a riscului de confuzie. Or, consumatorul mediu percepe o marcă, în mod normal, ca pe un tot şi nu procedează la examinarea diferitelor sale detalii.

24 În acest context, este necesar să se sublinieze că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important. Prin urmare, nu este imposibil ca similitudinea conceptuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează imagini care au un conţinut semantic asemănător poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietăţii de care se bucură în rândul publicului.

25 Cu toate acestea, în circumstanţe precum cele din acţiunea principală, în care marca anterioară nu se bucură de o notorietate specială şi constă într-o imagine cu puţine elemente de imagine, simpla similitudine conceptuală dintre mărci nu este suficientă pentru a crea un risc de confuzie."

Or, aceste considerente relevă că aprecierile realizate sunt de ordin general şi ele nu privesc exclusiv riscul de asociere rezultat din analogia semantică, de vreme ce în paragraful 23 Curtea face referire la aceea că imaginea globală a semnelor în conflict este formată pe baza mai multor factori relevanţi, ce fac ca analiza similitudinii vizuale, auditive sau conceptuale să fie realizată prin prisma imaginii globale a produselor, sau serviciilor, astfel cum sunt ele percepute de consumator.

Din această perspectivă, dezlegarea cuprinsă în dispozitiv s-a referit la similitudinea de ordin semantic deoarece Curtea este ţinută a răspunde întrebării astfel cum a fost formulată de instanţa de trimitere, fără însă ca această împrejurare să lipsească de conţinut considerentele decizorii mai sus evocate.

De aceea, în mod corect s-a reţinut, pe de-o parte, că hotărârea în cauza C-251/95 este aplicabilă în cauza de faţă prin prisma regulilor de analiză a riscului de confuzie, iar pe de altă parte că această analiză trebuie să aibă în vedere imaginea globală a semnului de înglobează marca, pentru că aceasta este cea care se formează în percepţia publicului ţintă.

Prin urmare, aşa cum s-a tranşat deja în ciclul procesual anterior, este necesar a verifica imaginea de ansamblu pe care o percepe consumatorul şi nu semnul înregistrat izolat, atât timp cât s-a constatat că pârâta foloseşte capul de sifon împreună cu alte elemente şi nu în mod distinct.

Mai mult decât atât, aşa cum a statuat Înalta Curte în prima decizie de recurs, la rejudecare instanţa de apel era ţinută a analiza una dintre apărările pârâtei relevante pentru analiza în discuţie, apărare ce fusese trecută sub tăcere la prima judecată în apel, şi anume că imaginea ce reprezintă marca reclamantei constituie o caracteristică a produsului, dictată exclusiv de funcţia tehnică a acestuia - apărare ce nu putea duce la lipsirea de protecţie a mărcii înregistrate, dar putea conduce la un caracter distinctiv scăzut, pentru că tot jurisprudenţa CJUE a arătat că elementele slab distinctive au o pondere mai redusă în examinarea similitudinii (C-235/05, L’Oreal).

De asemenea, chestiunea caracterului distinctiv al mărcii a cărei protecţie judiciară se solicită a fost reţinută şi în cauza mai sus evocată, C-251/95 SAbel vs Puma, unde se consemnează, chiar în considerentele anterior reproduse, că riscul de confuzie este cu atât mai posibil să se producă, în prezenţa unei similitudini a semnelor, atunci când marca anterioară are un puternic caracter distinctiv.

Or, Curtea de apel a reţinut că, în luarea deciziei privind achiziţionarea sticlei de sifon, consumatorul nu acordă atenţie caracteristicilor concrete ale capului de sifon, elementele relevante fiind firma producătoare a sifonului şi calitatea acestui produs. De aceea, chiar reţinând similaritatea între marca reclamantei şi produsele comercializate de pârâtă, s-a apreciat că nu există riscul de confuzie.

Prin aceasta s-a valorificat de către instanţa de apel atât regula analizării globale a produselor pârâtei, cât şi principiul potrivit căruia se impune a avea în vedere caracterul distinctiv al mărcii anterioare - concluzia fiind că acesta este scăzut, iar această concluzie nu poate face ea însăşi obiectul cenzurii instanţei de apel, întrucât este o problemă de apreciere a faptelor.

Or, trebuie admis că elementele descriptive sau cu caracter distinctiv scăzut ale unei mărci complexe (cum este şi marca tridimensională a reclamantei) au în general o pondere mai redusă în cadrul analizei similitudinii dintre semne decât elementele care prezintă un caracter distinctiv mai important, care au o capacitate mai mare de a domina impresia de ansamblu produsă de această marcă (în sensul că distinctivitatea unui element al unei mărci complexe este legată de capacitatea acestuia de a domina impresia de ansamblu, a se vedea, de exemplu, Ordonanţa din cauza C-235/05 L’Oréal, pct. 43).

Legat de aceeaşi apreciere a riscului de confuzie, recurenta-reclamantă reproşează instanţei de apel neluarea în calcul a unora dintre criteriile de analiză la care se referă chiar hotărârea din cauza Sabel vs Puma, respectiv prezenţa sa pe piaţă (începută în anul 2009), mai îndelungată decât a pârâtei (societate înfiinţată în anul 2017).

Deşi este adevărat că prezenţa pe piaţă a semnului anterior este un element relevant de analiză a riscului de confuzie, Înalta Curte constată că absenţa valorificării acestuia nu reprezintă un viciu apt să atragă nelegalitatea deciziei, cât timp Curtea de apel a arătat care sunt împrejurările pe care le consideră relevante pentru aprecierea riscului şi le-a valorificat potrivit propriei aprecieri.

În privinţa gradului ridicat de similaritate, de asemenea invocat în cererea de recurs, acesta nu a fost ignorat, cum susţine recurenta, ci, reţinând că în raportul consumatorului cu produsul şi cu semnul protejat elementele acestuia (capul de sifon) nu sunt observate cu prioritate, atenţia consumatorului fiind atrasă de alte caracteristici ale produsului comercializat de pârâtă, instanţa de apel a acordat valenţe determinante (în dauna gradului de similaritate existent) regulii mai sus edictate, respectiv gradului scăzut de distinctivitate al mărcii şi, implicit, a reţinut consecinţa inexistenţei riscului de confuzie.

Conex, nu se poate reţine nici încălcarea ghidului EUIPO privind examinarea mărcilor, deoarece acestea stabilesc o serie de reguli cu caracter general (deduse, cu precădere, din jurisprudenţa CJUE relevantă), iar aplicarea lor la speţa pendinte revenea tot instanţei de apel, în funcţie de faptele constatate.

Prin cererea de recurs s-a făcut trimitere la o serie de astfel de reguli, fără însă a se arăta în mod concret care este încălcarea reclamată; or, existenţa similarităţii dintre semne a fost reţinută, doar că ea este numai o condiţie dintre mai multe, cu caracter cumulativ, pentru constatarea riscului de confuzie şi, implicit, a încălcării (după cum se arată chiar în cuprinsul regulilor evocate de recurentă).

Cum s-a consemnat chiar în hotărârea din cauza Sabel vs Puma, simpla similaritate între semne nu este suficientă pentru constatarea riscului de confuzie; de aceea, nici aceste critici nu pot fi primite.

În cadrul unui alt motiv de recurs (ce poate fi încadrat în art. 488 pct. 8 C. proc. civ.), recurenta susţine greşita înlăturare a unor decizii EUIPO prin care au fost anulate cereri ale unei societăţi terţe din Ungaria de înregistrare a unor modele comunitare reprezentând capete de sifon.

Înalta Curte reţine că aceste decizii au privit modelele comunitare ale terţului din Ungaria, înregistrate întocmai pentru capete de sifon, iar înregistrările au fost anulate pentru că exista anterior modelul înregistrat în Ungaria al aceluiaşi terţ.

Văzând că în cadrul acestor decizii nu au fost examinate susţinerile solicitantului de anulare (reclamanta din cauza de faţă) referitoare la încălcarea drepturilor sale proprii asupra mărcii naţionale în dispută în cauza de faţă, instanţa de recurs constată că deciziile invocate nu au relevanţă în soluţionarea pricinii de faţă, după cum nu este relevantă nici împrejurarea că EUIPO a analizat exclusiv capetele de sifon acolo în discuţie, fiind vorba despre alte drepturi, supuse altor reguli.

Din această perspectivă se observă că deciziile în discuţie cuprind expunerea susţinerilor reclamantei referitoare la nulitatea înregistrării modelului comunitar, dar nu acestea sunt argumentele pe care s-au bazat soluţiile pronunţate, ci existenţa unui model maghiar anterior.

Nu poate fi primit motivul de recurs prin care se susţine cuantumul excesiv al cheltuielilor de judecată acordate de instanţa de apel în raport cu art. 451 alin. (2) C. proc. civ., faţă de decizia nr. 3/2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, care a statuat că aceste chestiuni nu pot fi examinate prin prisma cazurilor de casare cuprinse în art. 488 C. proc. civ.

Constatând caracterul nefondat al criticilor mai sus analizate, precum şi că celelalte susţineri cuprinse în cererea de recurs nu pot fi examinate, deoarece tind la reaprecierea faptelor, ceea ce nu este permis instanţei de recurs, în temeiul art. 496 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1540AP din 2 decembrie 2021 a Curţii de Apel Braşov, secţia civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B. S.R.L..

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 martie 2023.